Merkenrecht - Droit des marques

IEFBE 73

Een dergelijk beschrijvend gebruik

Voorzitter Rechtbank van Koophandel te Brussel, N.V. J. van Ratingen tegen N.V. Nova International & B.V. Princes Household Appliances (met dank aan Kristof Neefs &  Paul Maeyaert, Altius).

Merkenrecht. Beschrijvend gebruik. De vordering op basis van de samengestelde TURBO SAFE FRYING merken (hieronder links afgebeeld) tegen het gebruik van de tekens “turbo frit” (rechts afgebeeld) en “turbo fryer” door Nova International resp. Princess wordt afgewezen op grond van artikel 2.23.1 BVIE en artikel 12 GMVo.  “Een mooie illustratie van het feit dat wij in België onze frietjes au sérieux nemen”, aldus de inzendende advocaat. 

“Aldus kan de merkhouder derden niet verbieden het merk te gebruiken als beschrijvende aanduiding inzake soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten. Een dergelijk beschrijvend gebruik doet immers geen afbreuk aan de commerciële herkomstaanduidende functie van het merk.
 
Meer bepaald willen genoemde bepalingen voor alle marktdeelnemers de mogelijkheid waarborgen om beschrijvende aanduidingen te gebruiken. Deze bepalingen vormen dus een uitdrukking van de vrijhoudingsbehoefte.
 
(…) In casu betreffen de door eiseres op hoofdeis aangevochten tekens – de tekens “TURBO FRIT” en “TURBO FRYER”, dan wel enig teken dat “TURBO” omvat – puur beschrijvende aanduidingen die verband houden met de kenmerken van de door verweersters op hoofdeis verhandelde waren, namelijk friteuses.

De term “FRYER“ is de Engelse term voor een frituurpan. De term “FRIT” is de Franse term voor friet. De term “TURBO”, die normaal gebruikt wordt als eerste element van samengestelde woorden die mechanismen, roterende motoren aanduiden – van het Latijnse turbo, turbinis “circulaire beweging” – of als afkorting van de woorden turbomotor of turbogenerator is per extensie een synoniem geworden van snelheid en efficiëntie."

Blijkt aldus dat het door eiseres op hoofdeis aangevochten gebruik van de litigieuze tekens louter beschrijvend is, zodat zij haar concurrenten dit gebruik niet kan verbieden.”

Eiser beroept zich m.b.t. de beweerde verwarringwekkende reclame door het gebruik van het teken “turbo”eveneens op Wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming. Bij de beoordeling van deze verwarring wijst de rechter erop dat de aanwezigheid van de hoofdmerken van verweersters bij de gewraakte tekens verwarring uitsluit:

“Onterecht argumenteert eiseres op hoofdeis dat het gebruik van de tekens “TURBO FRIT” en “TURBO FRYER” bij de gemiddeld aandachtige consument misleiding/verwarring zou veroorzaken, nu deze er verkeerdelijk van zou uitgaan dat de friteuses afkomstig zijn van eiseres op hoofdeis.
           
De tekens “TURBO FRIT” en “TURBO FRYER” worden namelijk nooit individueel, maar steeds samen met het teken “NOVA” respectievelijk “PRINCESS” gebruikt. In de ogen van de gemiddeld aandachtige consument zal er derhalve nooit verwarring ontstaan.”
 
Lees het vonnis hier (N.B: hoger beroep is nog mogelijk).

IEFBE 69

Het leven is beter in bed

Rechtbank van koophandel te Brussel, 23 april 2010, Meubelen Peeters. Van Leeuw. tegen Intres Belgium (met dank aan Paul Maeyaert, Altius).

Merkenrecht. Stukgelopen samenwerking. Woord- en beeldmerken SLEEPY ('het leven is beter in bed') & SLEEPING. Toepassing van het Bellure-arrest (“duidelijk sprake van exploitatie en meeliften op de bekendheid”). Staking wordt bevolen, ondanks het feit dat de rechtbank de schade niet bewezen acht. De rechtbank acht het meeliften nog versterkt doordat de inbreukmaker een voormalige franchisenemer van de merkhouder was (“ten onrechte de indruk wekt dat er een commerciële band bestaat tussen de betrokken partijen”). Hoger beroep is nog mogelijk.

10. (…) De dominante positie van de term "SLEEPING" en het feit dat enkel de firmanaam wordt toegevoegd, leidt ertoe dat het publiek het gedeelte "by PEETERS. (-) VAN LEEUW." nooit zal gebruiken om naar de winkel te verwijzen. Bijgevolg staat de overeenstemming tussen de SLEEPY-merken en het teken - zelfs met toevoeging van de firmanaam "by PEETERS. (-) VAN LEEUW. - onbetwistbaar vast.

11. In onderhavig geval staat vast dat eiseres op hoofdeis door het gebruik van het sterk gelijkende teken "SLEEPING by PEETERS. (-) VAN LEEUW." ongerechtvaardigd voordeel haalt uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van de SLEEPY-merken.

Er is in casu duidelijk sprake van exploitatie en meeliften op de bekendheid van de SLEEPY-merken, waarbij eiseres op hoofdeis misbruik maakt van de reputatie die eiseres in tussenkomst heeft opgebouwd en zonder enige financiële vergoeding of zonder daarvoor passende inspanningen te moeten leveren, voordeel haalt uit de commerciële inspanningen die eiseres in tussenkomst meerdere decennia lang heeft geleverd om het imago van de SLEEPY-merken te creëren en te onderhouden.

 Het aspect van het meeliften wordt nog versterkt door het feit dat eiseres op hoofdeis voorheen franchisenemer van verweerster op hoofdeis was.

(…)

Het is duidelijk dat eiseres op hoofdeis de SLEEPY-merken en het teken "SLEEPING" niet voor louter beschrijvende doeleinden gebruikt, maar wel ter onderscheiding van waren en diensten. Bovendien bestaan er andere gangbare en beschrijvende termen om aan te duiden dat in de winkel van eiseres op hoofdeis onder andere slaapartikelen worden aangeboden en is er dus geen enkele reden om de geldige SLEEPY-merken dan wel een sterk gelijkend teken te gebruiken. Eiseres op hoofdeis kan zich perfect manifesteren op de markt met gebruik van andere termen.

Eiseres op hoofdeis kan bijgevolg niet ernstig ontkennen dat zij door haar gebruik van de litigieuze tekens ten onrechte de indruk wekt dat er een commerciële band bestaat tussen de betrokken partijen en dat zij minstens een ongerechtvaardigd voordeel put uit de reputatie van de SLEEPY-merken, aangezien de potentiële koper van SLEEPYproducten ten onrechte zal geloven dat zij deze aanbiedt, terwijl zij in wezen producten van concurrerende merken te koop aanbiedt.

Lees de uitspraak hier.

IEFBE 68

Een beslag tot namaak

Rechtbank van Koophandel Brussel, beschikking van 8 april 2010, N.V. Carrefour Belgium tegen Converse Inc. (met dank aan Hein-Piet van Boxel, Novagraaf)

Merkenrecht. Auteursrecht. Parallelimport. België. Opheffing beslag bij Carrefour op gesteld inbreukmakende All Star sportschoenen. “Dat de door Converse aangevoerde aanwijzingen gedeeltelijk onjuist waren, gedeeltelijk te weinig betrouwbaar om een beslag tot namaak toe te staan.”

“Dat hieruit moet besloten worden dat de uitspraakdoende Voorzitter misleid werd;

Dat dit twijfels doet rijzen aangaande de ingeroepen namaak die gehandhaafd wordt betreffende de twee overblijvende types van schoenen; dat deze twijfel versterkt wordt door de verklaring van de deskundige dat haar geen enkel stuk werd voorgelegd met betrekking tot de testen van Converse op namaak en de beweerde resultaten van die testen; dat zij hieraan toevoegt dat voor zover zij dit met het blote oog kan uitmaken de beweerd nagemaakte schoenen identiek zijn aan de schoenen die beweerdelijk origineel zijn;

Dat hieruit dient besloten te worden dat de door Converse aangevoerde aanwijzingen gedeeltelijk onjuist waren, gedeeltelijk te weinig betrouwbaar om een beslag tot namaak toe te staan;

Overwegende dat volledigheidshalve dient te worden vastgesteld dat het verloop der expertise heeft aangetoond dat de drijfveer van Converse blijkbaar het blootleggen van een mogelijke illegale parallelimport was;

Dat het ons in het kader van een derdenverzet tegen een beschikking waarin geen sprake was van een dergelijke parallelimport niet behoort hierover een uitspraak te doen vermits het verzoek dit niet viseerde.

Lees de beschikking hier.

IEFBE 67

Geen luxeproducten

Rechtbank van Koophandel Brussel, 17 maart 2010, A.R. 2008/09126, Mitsubishi Shoij Kaisha Ltd c.s. tegen N.V. Duma c.s. (met dank aan Jeff Keustermans, De Bandt Keustermans & Van den Brande)

Merkenrecht. Parallimport. Geen merkinbreuk door volledige debranding nieuwe Mitsubishi vorkheftrucks. Geen reputatieschade door verwijderen merk (vorkheftrucks zijn geen luxeproducten). Geen wijziging of verslechtering van de toestand van de waren door debranding. Geen inbreuk door metattag, het staat gedaagde vrij reclame te maken voor haar producten. Beroep is vanzelfsprekend nog mogelijk.

24. Verweersters voeren aan dat zij binnen de E.E.R. geen vorkheftrucks van het merk Mitsubishi verkopen. Zij 'debranden' de vorkheftrucks van Mitsubishi onder douaneentrepot waarna zij nieuwe vorkheftrucks onder een eigen merk GSI invoeren in de E.E.R. waarop het merk Mitsubishi niet langer voorkomt.

29. Uit de stukken van het dossier blijkt bovendien dat, in tegenstelling tot wat eiseressen beweren in hun conclusie, verweersters er wel in slagen om alle Mitsubishi merken van de betreffende vorkheftrucks te verwijderen. Verweersters tonen met een proces-verbaal van vaststelling door de gerechtsdeurwaarder (stuk A.45 bundels verweersters) aan dat de vorkheftrucks wel degelijk volledig gedebrand kunnen worden. Vanzelfsprekend hebben verweersters niet de toestemming nodig van eiseressen om de goederen te debranden.

31. De door eiseressen aangehaalde rechtspraak en rechtsleer dat de reputatie van het merk geschaad wordt door een vernielde verpakking is om twee redenen niet van toepassing: vorkheftrucks zijn geen luxeproducten in een dure verpakking (zoals parfums) en verweersters verwijderen alle Mitsubishi merken van de vorkheftrucks en brengen een eigen benaming aan.

Lees de uitspraak hier.

IEFBE 62

Een gegeerd resultaat

Hof van Cassatie van België, 22 oktober 2009, nr. C.08.0411.N, Benelux-organisatie voor de Intellectuele Eigendom tegen Janssen Pharmaceutica.

Merkenrecht. Cassatie in merkweigeringszaak. BBIE weigert inschrijving van het merk Summer Skin, in hoger beroep wordt die weigering ongedaan gemaakt (IEF 6079), maar in cassatie oordeelt het Hof dat de aanvankelijke weigering toch terecht was.

5. De appelrechters stellen vast dat de woordcombinatie Summer Skin kan worden "ervaren als de uitdrukking van een resultaat" dat wordt bereikt door het gebruik van de producten die onder het teken worden aangeboden en dat de combinatie van de twee termen als zodanig geen bepaalde betekenis heeft, maar daarentegen wel verwijst naar "een gegeerd resultaat" na gebruik van de producten. Aldus stellen zij vast dat de woordcombinatie Summer Skin in minstens één van de potentiële betekenissen een kenmerk van de betrokken waren of diensten aanduidt.

6. De appelrechters konden uit deze gegevens niet afleiden, zonder miskenning van de artikelen 2.1 1. l .b en c BVIE, dat "geen van de absolute weigeringsgronden uit artikel 2.1 1. l .b en c BVIE aan de registratie van het teken in de weg staan".

Lees het arrest hier.

IEFBE 61

De Oscars

Rechtbank van Koophandel Brussel, 24 juni 2009, The Academy of Motion Picture Arts And Sciences tegen NV Dexia Insurance Belgium (met dank aan Christian Dekoninck, Lydian Lawyers)

Merkenrecht. Belgische pré-Bellure-zaak uit juni 2009 over de beschermingomvang van het bekende merk ‘Oscar’.
 
The Academy of Motion Picture Arts and Sciences stelt een vordering in op grond van haar CTM en Benelux merk “Oscar” (de bekende jaarlijkse filmprijs) tegen Dexia Insurance Belgium, die zelf het Beneluxmerk “DVV OsCar” had laten inschrijven. Dit merk wordt gebruikt door Dexia voor een spaarsysteem in het kader van haar (auto)verzekeringen: chauffeurs die gedurende een bepaalde tijd geen ongevallen hebben veroorzaakt, krijgen hierdoor bepaalde kortingen. 

De ondervoorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Brussel, zetelend zoals in kortgeding, oordeelt allereerst dat het merk “Oscar” van The Academy wel degelijk geldig is en niet gebruikelijk is (geworden) voor het aanduiden van prijzen in het algemeen. Daarnaast stelde zij evenwel dat er geen sprake is van inbreuk op grond van artikel 2.20.1.c BVIE resp. 9.1.c EMVO omdat The Academy geen (potentiële) schade bewijst. Hoger beroep is aangetekend.

Lees het vonnis hier of hieronder (Scribd).

IEFBE 60

De contrasterende trapezoïde vlakken

Rechtbank van Koophandel Brussel 30 april 2009, A.R. 6631/07, Red Bull GMBH tegen BVBA Waasland horeca Solutions BVBA Powerdrinks (met dank aan Paul Maeyaert, Altius).

Merkenrecht. Blikje Red Bull tegen blikje Bells. Merkinbreuk. Misleidende reclame. Daden strijdig met de eerlijke gebruiken in handelszaken. Totaaldesign.

Het gebruik van het teken bestaande uit het totaal design van het aangevochten Bell’s blikje maakt een inbreuk uit op het semi-figuratief merk van eiseres bestaande uit het totaal design van het Red Bull blikje, en zulks zowel op grond van het artikel 2.20.1.c als het artikel 2.20.1.b. BVIE.

Het gebruik van het teken bestaande uit het totaaldesign van het aangevochten Bell's blikje daarbij, maakt ook een inbreuk uit op het figuratief merk van eiseres bestaande uit de contrasterende trapezoïde vlakken in de kleuren blauw en zilver, op het woordmerk "Red Bull", evenals op de woordmerken met slogans "Geeft je Vleúeúgels" en "Gives You Wings", en dit op grond van het artikel 2.20.1. b. BVIE.

Deze merkinbreuken maken tevens daden uit die strijdig zijn met de eerlijke handelsgebruiken in de zin van artikel 94/3 WHPC.

Het gebruik door eerste verweerster van het woordmerk "Red Bull" en/of het dubbele stierenteken op de menukaarten en/of kastickets of bij het opnemen van mondelinge bestellingen in verband met producten waarop één of meerdere van voormelde tekens zijn aangebracht, en die geen Red Bull product zijn, maakt een inbreuk uit op artikel 2.20.1.a BVIE, en maakt tevens misleidende reclame uit in de zin van artikel 94/2 WHPC, evenals daden strijdig met de eerlijke gebruiken in handelszaken in de zin van artikel 94/3 WHPC.

Lees de uitspraak hier.

IEFBE 58

Afgezien van de betwistbare realiteit

Hof van Beroep Antwerpen, 9 april 2009, in zake 2008/AR/242, Mars Nederland B.V. & Mars Belgium N.V. tegen Nestlé Belgilux N.V.  (Met dank aan Ann Wilsens, NautaDutilh Brussel).

Merkenrecht. Hoger beroep in de rondzwevende chocoladeballetjeszaak (Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, 5 april 2007, IEF 3839). Mars maakt op grond van haar beeldmerk (afbeelding boven) m.b.t. tot haar Malteser chocoladeballetjes bezwaar tegen het door Nestlé’s op de verpakking van KitKat Balls gebruikte ‘zwevende chocoladeballetjespatroon’.

Het beeldmerk van eiser Mars wordt echter nietig verklaard. “Uiteindelijk is dit beeldmerk niets anders dan een marketingoverweging”. Ten overvloede: geen inbreuk, geen ongerechtvaardigd voordeel, geen slaafse nabootsing of parasitaire mededinging.

A. Het litigieus beeldmerk beeldt enkel het product, te weten een klein rond luchtig koekje volledig omhuld met melkchocolade, af in een in deze snoepbranche gebruikelijke dynamische (enigszins zwevend of vliegend) groepering op een uniforme, niet onderscheidende en in de melkchocoladebranche zeer gebruikelijke rode achtergrond. Zo hadden en hebben de meeste producten in het gamma van het sinds 1950 ook in België gebruikt en wereldwijd erg bekend KIT KAT merk, dezelfde rode achtergrondkleur waarbij steeds het dominante en bekende KIT : KAT logo (visueel afgebeeld met een wel bepaalde schrijfwijze met twee grote K's in een wit ovaal) aanwezig is. Het feit dat een van die koekjes in het litigieus beeldmerk van MARS half geopend voorgesteld wordt, is in de branche even gebruikelijk om het binnenste van het product aan de consument te tonen.

B. Het litigieus door MARS ingeroepen beeldmerk bestaat uit een bovendien gebruikelijke combinatie van elementen die op zich gewoonlijk in de handel van snoepgoed ("hapklare chocoladesnacks") gebruikt worden voor de voorstelling van het product (een klein rond koekje volledig omhuld met melkchocolade) en om die reden mist het op zich onderscheidend vermogen, d.w.z. het vermogen tot verwijzing naar de commerciële oorsprong, voor dit product.

C. Uiteindelijk is dit beeldmerk niets anders dan een marketingoverweging waardoor de verpakking van het product op aantrekkelijke wijze geïllustreerd wordt om het uiterlijk van het product te tonen en aldus verschillend van de zorg om dit product te identificeren met behulp van een merk. De rode achtergrondkleur wordt enkel gebruikt omwille van haar in die branche bestaande aantrekkingskracht en ook ter versiering, zonder dat daarbij enige betekenis overpbracht wordt. De door MARS ingeroepen "wel bepaalde schikking, dichtheid en reflectie van de balletjes" is, afgezien van de betwistbare realiteit daarvan in voormeld beeldmerk, niet meer dan de som van de niet onderscheidende bestanddelen en bezit dan ook geen onderscheidend vermogen.

D. Het litigieus beeldmerk kan ook niet door inburgering onderscheidend geworden zijn, nu daartoe een voldoende constant gebruik van dit specifiek beeldmerk als onderdeel van het complex beeld- en woordmerk "Maltesers" ontbreekt. Immers, uit de door MARS op p. 4 van haar syntheseconclusie weergegeven evolutie (tussen 1991 en heden) van de door haar voor het product Maltezers gebruikte verpakking blijkt dat het ingeroepen beeldmerk als zodanig, d.w.z. met de ingeroepen "wel bepaalde schikking, aantal (7) en dichtheid', niet als onderdeel voor de verpakking gebruikt wordt maar wel een afbeelding van wisselend gegroepeerde ronde "zwevende" chocoladeballetjes, waarvan één half opengebroken, op een rode achtergrond.

Bovendien oordeelt het hof dat omwille van het feit dat het ingeroepen beeldmerk door MARS in reclame en verpakking steeds samen met het woordelement Maltesers gebruikt wordt, het doelpubliek het ingeroepen beeldmerk als dusdanig niet meer afzonderlijk waarneemt maar enkel als een deel van een ondeelbaar geheel. Uit de totaalindruk van het complexe woord- en beeldmerk voor het product Maltesers blijkt dan ook dat het beeldmerk in de achtergrond verdwijnt omdat het publiek het woordelement wegens haar dominante onderscheidende kracht als ondubbelzinnige aanduiding van herkomst opvat.

(…) F. Uit voorgaande vaststellingen besluit het hof dan ook dat het door MARS ingeroepen beeldmerk van elk onderscheidend vermogen verstoken is en bovendien uitsluitend bestaat uit een normale combinatie van tekens die in het bona fide handelsverkeer van "hapklare chocoladesnacks" gebruikelijk zijn.

G. Om die redenen wordt het door MARS ingeroepen Benelux beeldmerk (…) nummer 801 054, bij toepassing van artikelen 2.28.1. b. en 2.28.1 .d BIEV nietig verklaard en wordt de doorhaling ervan uit de Benelux merkenregisters bevolen.

IV. Uit voormelde overwegingen volgt tevens dat de ingeroepen verpakking en reclame voor het product Maltesers door het doelpubliek steeds als een ondeelbaar geheel wordt gepercipieerd, waarbij het woordelement Maltesers op bepalende wijze bijdraagt aan de door het complexe merk opgeroepen totaalindruk, zodat op grond van de aanwezigheid daarvan niet kan aangenomen worden dat het ingeroepen "zwevende chocaladeballetjes patroon op een rode achtergrond' op zich het bij het publiek in herinnering blijvende beeld van dit merk domineert.

Daaruit volgt dat het ingeroepen beeldmerk geen individueel onderscheidende functie heeft en gelet op deze bijkomende vaststelling heeft de eerste rechter bovendien - zij het ten overvloede gelet op de door het hof uitgesproken nietigheid van het ingeroepen beeldmerk - op oordeelkundige gronden, die door MARS niet weerlegd en door het hof overgenomen worden, besloten dat in casu geen gevaar bestaat voor verwarring of het leggen van enig verband tussen de duidelijk onderscheiden herkomst van het door MARS onder de bekende merknaam Maltesers en het door NESTLE onder de bekende merknaam Kit Kat (ball) gecommercialiseerd ronde (in de vorm van een balletje) krokante koekje omhuld met melkchocolade.

Lees de uitspraak hier.