Reclamerecht - Droit de la publicité

IEFBE 433

Raad van de EU: Gezondheidswaarschuwingen en plain packaging

Raad van de EU, Council agrees its position on revised EU tobacco directive, PRESSE 284. - dossier
Zie eerder LS&R 642.
The Council today agreed a general approach on a revised draft EU tobacco directive aimed at making tobacco products less attractive by strengthening the rules on how tobacco products can be manufactured, presented and sold (11483/13). The deal, which was reached on the basis of a compromise proposal from the Irish presidency, includes the following key elements:
– An obligation for combined picture and text health warnings to cover 65 % of the front and the back of packages of tobacco products for smoking.
– A ban of any misleading labelling (such as "natural" or "organic"). (...)
– Member states may introduce more stringent rules on additives or on packaging of tobacco products (such as plain-packaging), subject to certain conditions (such as notification of the Commission).

Vervolg
– A ban on the use of cigarettes and roll-your-own tobacco with characterising flavours such as fruit flavours, chocolate or menthol or which contain additives that increase addictiveness and toxicity. This is to make sure that tobacco products taste and smell like tobacco products.
– The extension of the scope of the directive to
• novel tobacco products (products that are placed on the market after the entry into force of the directive) which would require a prior notification before being placed on the market;
• nicotine containing products (such as electronic cigarettes); these products would be allowed on the market below a certain nicotine threshold provided they feature health warnings; above this threshold such products would only be
allowed if authorised as medicinal products (e.g. nicotine replacement therapies);
• herbal products for smoking which would have to carry health warnings.
– Introduction of a tracking and tracing system, together with safety features in order to strengthen the fight against illicit trade and falsified products;
– Member states may decide to ban cross-border distance sales of tobacco products;

The general approach agreed today enables the incoming Lithuanian presidency to engage discussions with the European Parliament on this file. The committee for environment, public health and food safety of the European Parliament is expected to vote its draft amendments in July.

IEFBE 374

Vallen metatags en metadata onder het begrip reclame?

Conclusie A-G HvJ EU 21 maart 2013, zaak C-657/11 (Belgian Electronic Sorting Technology tegen Peelaers) - dossier

Prejudiciële vraag gesteld door het Hof van Cassatie van België.

Begrip reclame in domeinnamen en metatags. Uitlegging van artikel 2 van richtlijn 84/450/EEG misleidende reclame en van artikel 2 van richtlijn 2006/114/EG misleidende reclame en vergelijkende reclame. Moet het begrip reclame worden uitgelegd dat het, enerzijds, de registratie en het gebruik van een domeinnaam en, anderzijds, het gebruik van metatags in metadata van een website, omvat ?

De A-G concludeert: "De registratie van een domeinnaam is geen reclame in de zin van artikel 2 van richtlijn 84/450/EEG van 10 september 1984 betreffende het nader tot elkaar brengen van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake misleidende reclame en van artikel 2 van richtlijn 2006/114/EG van 12 december 2006 inzake misleidende reclame en vergelijkende reclame.

Het gebruik van een domeinnaam en het gebruik van metatags in de broncode van een website kunnen reclame in de zin van deze richtlijnen vormen. Het is echter aan de verwijzende rechter om na te gaan of in het concrete geval de voorwaarden van de definitie van reclame in de zin van deze richtlijnen zijn vervuld."

Vraag: Moet het begrip "reclame" van artikel 2 van richtlijn 84/450/EEG van 10 september 1984 betreffende het nader tot elkaar brengen van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake misleidende reclame, en van artikel 2 van richtlijn 2006/114/EG van 12 december 2006 inzake misleidende reclame en vergelijkende reclame, aldus worden uitgelegd dat het, enerzijds, de registratie en het gebruik van een domeinnaam en, anderzijds, het gebruik van metatags in metadata van een website, omvat?

IEFBE 367

EU-Recht verzet zich tegen verbod op verkoop met verlies

Beschikking HvJ EU 7 maart 2013, zaak C-343/12 (Euronics Belgium tgen Kamera Express) - dossier

Prejudiciële vraag gesteld door de Rechtbank van Koophandel te Gent, België.

Artikel 99 van het Reglement voor de procesvoering – Richtlijn 2005/29/EG – Nationale regeling die algemeen verbod behelst om goederen met verlies te koop aan te bieden of te verkopen.

Het Hof (Zesde kamer) verklaart voor recht:

[Richtlijn oneerlijke handelspraktijken] moet aldus worden uitgelegd dat zij zich verzet tegen een nationale bepaling als aan de orde in het hoofdgeding die een algemeen verbod behelst om goederen met verlies te koop aan te bieden of te verkopen, voor zover deze bepaling de bescherming van de consument beoogt.

 

Gestelde vraag:

Is artikel 101 [WMPC] dat onder meer de consumentenbelangen beoogt te beschermen [...] strijdig met de [richtlijn oneerlijke handelspraktijken] waar het de verkoop met verlies verbiedt terwijl deze richtlijn dergelijke verkooppraktijk schijnbaar niet verbiedt en de Belgische wet mogelijk strenger is dan wat deze richtlijn voorziet en wat verboden is door artikel 4 van deze richtlijn?

Op andere blogs:
NJD (Consumentenrecht: Belgisch verbod op verkoop met verlies in strijd met EU-recht)

IEFBE 353

Met het oog op inwoners van Nederland die de Franse taal begrijpen

Hof Den Haag 29 januari 2013, LJN BZ0458 (Wilkinson tegen Gillette)

Uitspraak ingezonden door Tobias Cohen Jehoram en Robbert Sjoerdsma, De Brauw Blackstone Westbroek.

Beroep na IEF 10712 (De beste scheerbeurt). Reclamerecht. Merkenrecht. Ongeoorloofde vergelijkende reclame en (dus) merkinbreuk. Territoriale reikwijdte: gemeenschapswijd verbod, uitbreiding verbod in Nederland met Franstalige claim, met het oog op inwoners van Nederland die de Franse taal begrijpen. Omvang proceskostenveroordeling.

Zowel Gillette (MACH en MACH3) als Wilkinson (HYDRO3 en HYDRO 5) zijn producenten van scheersystemen voor natscheren. Wilkinson gebruikt de tekst "scheert BETER dan MACH 3" en "de BESTE SCHEERBEURT voor je HUID" op haar producten [zie afbeelding].

Internationale bevoegdheid/litispendentie
Het hof ziet geen reden om zijn oordeel aan te houden tot in de in Duitsland en Spanje aanhangige procedures uitspraak is gedaan. Beroep op artikel 27 EEX faalt, omdat deze procedures niet tussen dezelfde partijen en over hetzelfde onderwerp worden gevoerd.

Het hof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep voor wat betreft de vergelijkende reclame en wijst de merkenrechtelijke grief tevens af, nu Wilkinson niet anders heeft weersproken dan met de stelling dat er sprake is van geoorloofde reclame.

Reikwijdte van de verboden
Wilkinson betoogt dat het verbod, inbreuk te maken op de Gemeenschapsmerkrechten van Gillette, beperkt dient te worden tot Nederland. Nu de merkinbreuk uitsluitend berust op het oordeel over de vergelijkende reclame en zich de uitzonderingssituatie van DHL/Chronopost voordoet dat de inbreuk is beperkt tot één lidstaat. Gillette betoogt dat het verbod gebaseerd op onrechtmatige daad betrekking heeft op de Claim in welke taal dan ook.

Gillette heeft slechts voor de Benelux-landen aannemelijk gemaakt dat er een onrechtmatige daad plaatsvindt of dreigt te vinden. Het hof heeft geen reden te veronderstellen dat de implementatie van de Richtlijn in België en Luxemburg afwijkt van het bepaalde in artikel 4 van de Richtlijn. Derhalve dient tot uitgangspunt dat ook naar het recht van België en Luxemburg sprake is van ongeoorloofde vergelijkende reclame, zodat het verbod mede voor die landen wordt opgelegd.

Wat betreft het merkenrechtelijk verbod
De vaststelling van een inbreuk in een EU-lidstaat brengt volgens de GMV mee dat in beginsel een verbod voor de gehele Europese Unie dient te worden opgelegd. De omstandigheid dat een concern ervoor kiest de distributie per land door een andere rechtspersoon te laten plaatsvinden kan er dan niet toe leiden dat ook een verbod slechts per land zou kunnen worden opgelegd.

Niet valt uit te sluiten dat Gillette (met het oog op inwoners van Nederland die de Franse taal begrijpen) ook een belang heeft bij een verbod op gebruik van de Claim in de Franse taal in Nederland en het tegendeel niet is gesteld of gebleken. Het verbod wordt uitgebreid zodat ook de Franstalige Claim in Nederland verboden is.

Proceskosten merkenrecht/vergelijkende reclame

Wilkinson bepleit dat artikel 1019h Rv slechts voor 5% ziet op de merkinbreuk. Het hof is van oordeel dat, nu Gillette haar vorderingen, ook voor zover zij stelt dat geen sprake is van geoorloofde vergelijkende reclame, grondt op haar merkrechten, terwijl omgekeerd de uitkomst van de beoordeling van de vraag of de vergelijkende reclame geoorloofd is bepalend is voor de uitkomst van het merkenrechtelijke geschil, alle proceskosten kunnen worden beschouwd als gemaakt ter handhaving van de merkrechten van Gillette en daarmee voor vergoeding op de voet van artikel 1019h Rv.

Vergelijkende reclame
16. Uit het voorgaande volgt dat het hof, evenals de voorzieningenrechter, voorshands van oordeel is dat de Claim niet voldoet aan de eisen gesteld in artikel6:194a, lid 2, onder c BW, zodat Wilkinson daartegen in haar grief 2 tevergeefs opkomt. Dit betekent dat in het midden kan blijven of de Claim juist is. Grief 3 kan derhalve niet tot vernietiging leiden. Daarmee faalt ook grief 4, gericht tegen het oordeel van de voorzieningenrechter dat sprake is van ongeoorloofde vergelijkende reclame.

Merkinbreuk
17. Nu Wilkinson de gestelde merkinbreuk niet anders heeft weersproken dan met de stelling dat sprake is van geoorloofde vergelijkende reclame, en deze stelling wordt verworpen, staat (voorshands) vast dat Wilkinson met de Claim inbreuk maakt op de merkrechten van Gillette. Ook grief 5 faalt derhalve.

26. (...) Het hof is van oordeel dat Gillette daarin slechts is geslaagd ten aanzien van Wilkinson Sword voor wat betreft de landen van de Benelux. Gillette heeft wel gesteld, maar, gelet op de betwisting door Wilkinson, onvoldoende gemotiveerd dat wat betreft Frankrijk sprake is van een concrete dreiging tot gebruik van de Claim. Wat betreft de overige landen van de Europese Unie beeft Gillette niet gesteld dat sprake is van een ( op dit moment) concrete dreiging van gebruik van de Claim (in de Nederlandse en Franse taal). Nu Energizer het product alleen in Nederland distribueert, dient het verbod jegens baar slechts voor Nederland te worden toegewezen. Jegens Wilkinson Sword, die de verpakkingen (in elk geval) ook voor de andere Benelux-Ianden produceert, dient het verbod tevens te worden toegewezen voor Belgi! en Luxemburg. In dat verband is nog het volgende van belang. De regeling betreffende vergelijkende reclame is geharmoniseerd in de Richtlijn. De voorwaarden waaronder vergelijkende reclame is toegestaan zijn, wat betreft de vergelijking, neergelegd in artikel 4 onder c van de Richtlijn. In zoverre is sprake van maximum-harmonisatie. Zoals uit het voorgaande blijkt, is het hof van oordeel dat niet aan die voorwaarden is voldaan. Het hof beeft geen reden te veronderstellen dat de implementatie van de Richtlijn in België en Luxemburg afwijkt van het bepaalde in artikel 4 van de Richtlijn. Dat is door partijen ook niet gesteld. Derhalve dient tot uitgangspunt dat ook naar het recht van België en Luxemburg sprake is van ongeoorloofde vergelijkende reclame, zodat het verbod mede voor die landen kan worden opgelegd In zoverre slaagt (dit onderdeel van) grief A van Gillette.

Verboden
28. (...) Er is geen reden in dit verband onderscheid te maken tussen Energizer en Wilkinson Sword. De vaststelling van een inbreuk in een EU-lidstaat brengt volgens de GMV mee dat in beginsel een verbod voor de gehele Europese Unie dient te worden opgelegd. De omstandigheid dat een concern ervoor kiest de distributie per land door een andere rechtspersoon te laten plaats vinden kan er dan niet toe leiden dat ook een verbod slechts per land zou kunnen worden opgelegd. Gelet op het voorgaande faalt grief 7 van Wilkinson .

29. (...) Nu i) de Claim die de inzet vormt van dit geding in de Nederlandse en de Franse taal is gesteld, terwijl ii) de HYDRO 3-producten met daarop de Nederlands/Franse Claim ook in België en Luxemburg worden verhandeld, ziet het hof aanleiding de verboden uit te breiden met het gebruik van (de merken van Gillette in) de Franstalige Claim. Het hof zal deze uitbreiding, ook wat betreft het op onrechtmatige daad gebaseerde verbod, mede op Nederland betrekken, omdat niet valt uit te sluiten dat Gillette (met het oog op inwoners van Nederland die de Franse taal begrijpen) ook een belang beeft bij een verbod op gebruik van de Claim in de Franse taal in Nederland en het tegendeel niet is gesteld of gebleken. Dit onderdeel van grief A van Gillette slaagt derhalve gedeeltelijk.

Lees de uitspraak zaaknummer 200.101.128/01, LJN BZ0458.

Op andere blogs:
DirkzwagerIEIT ("Scheert beter dan mach 3" blijft verboden mede wegens verpakking)
SOLV (Scheert beter dan mach 3)

IEFBE 305

"Smeerbare boter" mag niet onder de naam 'boter' de markt op

HvJ EU 18 oktober 2012, zaak C-37/11 (Commissie tegen Tsjechische Republiek) - persbericht

Als randvermelding, eerder als RB 1521 gepubliceerd. Een melkproduct genaamd: ‘pomazánkové máslo’ (smeerbare boter) kan niet worden geclassificeerd onder de naam 'boter' door de Tsjechische Republiek. Het product voldoet niet aan de criteria, neergelegd in een lijst opgemaakt door de Commissie. De Tsjechische Republiek had niet zelf mogen oordelen over de classificatie van het product, dit is aan voorafgaande toestemming van de Europese Commissie onderworpen. Het Hof oordeelt dat de Tsjechische Republiek inbreuk heeft gepleegd op het Europese recht door toe te staan dat het product ‘pomazánkové máslo' onder de naam boter op de markt kan worden gezet. Ook op IPKat.

Verklaard voor recht: Door de verkoop van pomazánkové máslo (smeerbare boter) onder de benaming „máslo” (boter) toe te staan, hoewel dit product een melkvetgehalte van minder dan 80 % heeft en een gehalte aan water respectievelijk aan droge en vetvrije, van melk afkomstige stof van meer dan 16 % respectievelijk meer dan 2 % heeft, is de Tsjechische Republiek de verplichtingen niet nagekomen die op haar rusten krachtens artikel 115 van verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten („Integrale-GMO-verordening”), gelezen in samenhang met punt I, lid 2, eerste en tweede alinea, van bijlage XV bij deze verordening en deel A, punten 1 en 4, van het aanhangsel bij deze bijlage.

Uit't persbericht: The Court examines the Czech Republic’s argument that products whose exact nature is clear from traditional usage and/or whose designation is clearly used to describe a characteristic quality of the product automatically benefit from that derogation without their inclusion in that list, and hence prior authorisation by the Commission, being necessary. The Court rejects this argument, pointing out that the regulation expressly empowers the Commission to draw up an exhaustive list of products to which the derogation may be applied, on the basis of the lists sent by the Member States, and holds that the application of the derogation therefore requires a prior decision by the Commission.
In those circumstances, the Court finds that the Czech Republic has failed to fulfil its obligations under the regulation, by allowing a milk product which cannot be classified as butter to be marketed under the sales designation ‘pomazánkové máslo’.

The Czech Republic has infringed EU law, by allowing that product to be marketed under that designation.

IEFBE 272

Marketingrichtlijnen groentezaad zijn geldig

HvJ 12 juli 2012, zaak C-59/11 (Association Kokopelli)

Prejudiciële vraag gesteld door Cour d'appel de Nancy, Frankrijk.
Als randvermelding.
In de handel brengen en marketing van van groentezaad.

Uit't perscommuniqué 97/12: The directives on the marketing of vegetable seed are valid. The directives do take into account the economic interests of sellers of ‘old varieties’ in so far as they allow such varieties to be marketed under certain conditions.

(...) By today’s judgment, the Court rules that the validity of the two directives is not affected by certain principles of EU law or by the EU's commitments arising from the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (ITPGRFA).

Antwoord: Bij het onderzoek van de prejudiciële vraag is niet gebleken van feiten of omstandigheden die afbreuk kunnen doen aan de geldigheid van richtlijn 2002/55/EG van de Raad van 13 juni 2002 betreffende het in de handel brengen van groentezaad en richtlijn 2009/145/EG van de Commissie van 26 november 2009 tot vaststelling van bepaalde afwijkingen voor de toelating van landrassen en rassen van groenten die van oudsher op bepaalde plaatsen en in bepaalde gebieden worden gekweekt en die door genetische erosie worden bedreigd, en van groenterassen die geen intrinsieke waarde hebben voor de commerciële productie van gewassen maar die ontwikkeld zijn voor teelt onder bijzondere omstandigheden, en voor het in de handel brengen van zaaizaad van die landrassen en rassen.

Uit het persbericht: (...) Thus, the Court rules that the acceptance regime for vegetable seed does not go beyond what is necessary to achieve those objectives. The requirement of listing in the official catalogues and the related acceptance criteria ensure that seed of a given variety has  the qualities necessary to ensure a high level of agricultural production that is of good quality, reliable and maintained over time. In those circumstances, and particularly in light of the broad discretion  which the EU legislature has in the area of the common agricultural policy, it could legitimately take the view that other measures, such  as labelling, would not  enable the same result to be achieved. A less restrictive measure, such as labelling, would not be as effective, since it would allow the sale and,  therefore, the sowing of seed that is potentially harmful or not conducive to optimum agricultural production. Therefore, the principle of proportionality has not been breached.

Next, the Court observes that the directives at issue take into account the economic interests of traders, such as Kokopelli, who offer for sale ‘old varieties’ that do not satisfy the conditions for inclusion in the official catalogues, in that those directives do not rule out the marketing of such  varieties. Admittedly, geographical, quantitative and packaging restrictions are provided for with regard to seed of conservation varieties and of varieties developed for growing under particular  conditions, but those restrictions nevertheless fall within the scope of the conservation of plant genetic resources. The Court observes that the EU legislature was not pursuing the liberalisation of the market for seed of ‘old varieties’ but was seeking to ease the rules of acceptance while preventing the emergence of a parallel market for such seed, which was likely to constitute an impediment to the internal market for seed of vegetable varieties.

Furthermore, the Court  finds that the directives at issue do not breach the principles of equal treatment, the freedom to pursue an economic activity and the free movement of goods, or  the EU's commitments arising from the ITPGRFA.

Vraag: „[Z]ijn de richtlijnen 98/95/EG, 2002/53/EG en 2002/55/EG van de Raad en richtlijn 2009/145 van de Commissie geldig in het licht van de volgende fundamentele rechten en beginselen van de Europese Unie, te weten het beginsel van de vrije uitoefening van economische activiteiten, het evenredigheidsbeginsel, het gelijkheids‑ of het non-discriminatiebeginsel, en het beginsel van het vrije verkeer van goederen, alsmede in het licht van de uit het [internationaal verdrag] voortvloeiende verbintenissen, in het bijzonder voor zover deze richtlijnen beperkingen stellen aan de productie en het in de handel brengen van zaai‑ en pootgoed van oude rassen?”

IEFBE 169

Reclame is gebruik van domeinnamen en metatags?

Vraag gesteld aan HvJ EU, zaak C-657/11 (Belgian Electronic Sorting Technology tegen Bert Peelaers/Visys NV)

This case raises the following question which has been sent to the Court of Justice for a preliminary ruling:

Is the term ‘advertising’ in Article 2 of Council Directive 84/450/EEC of 10 September 1984 relating to the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States concerning misleading advertising and in Article 2 of Directive 2006/114/EC of 12 December 2006 concerning misleading and comparative advertising to be interpreted as encompassing, on the one hand, the registration and use of a domain name and, on the other, the use of metatags in a website’s metadata?

IEFBE 119

Vorm van Lego blokje als verpakkings- en presentatiemateriaal

Vonnis van de ondervoorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel (als stakingsrechter) 5 december 2011, A.C. 10.479/2010 (franstalig, Lego Juris A/S tegen TKS SA )

Met samenvatting van Dieter Delarue, Allen & Overy LLP.

Merkenrecht. Vormmerken. Oneerlijke handelspraktijk. Lego Juris A/S (Lego) maakt en verdeelt de welbekende bouwblokken. TKS SA (TKS) is de onderneming achter de horlogecollectie "ICE-Watch". Lego verwijt TKS (i) merkinbreuken en (ii) oneerlijke handelspraktijken door het gebruik van het verpakkings- en presentatiemateriaal waarvan hiernaast enkele voorbeelden worden afgebeeld. De merken waarop Lego zich beroept zijn de volgende 3D-Gemeenschapsmerken met respectievelijke inschrijvingsnummers 4938635 en 7453657:
   
Lego vraagt de rechter om TKS te verbieden om nog verder het bewuste verpakkings- en presentatiemateriaal (en andere op de ingeroepen merken gelijkende tekens) te gebruiken, evenals om TKS te verplichten de tussen te komen beslissing te publiceren in een aantal tijdschriften. TKS vraagt de rechter:

  • in hoofdorde: de procedure op te schorten in toepassing van artikel 104 §1 van Verordening (EG) nr. 207/2009 inzake het Gemeenschapsmerk (de "Verordening");
  • in ondergeschikte orde: de vordering van Lego ongegrond te verklaren;
  • in nog meer ondergeschikte orde: het Hof van Justitie van de Europese Unie twee prejudiciële vragen te stellen in functie van de interpretatie van de artikelen 7 en 9 van de Verordening.

TKS vraagt de rechter bij tegenvordering om de door Lego ingeroepen merken nietig te verklaren in zoverre ze werden ingeschreven ter onderscheiding van een aantal producten uit de klassen 14, 16, 20 en 21.

Inhoudsopgave
1. Vraag van TKS om de procedure op te schorten.
2. Vraag van TKS om de ingeroepen merken nietig te verklaren
3. De beweerde merkinbreuk
4. De beweerde oneerlijke handelspraktijken
5. Besluit

Oordeel van de rechtbank
1. Met betrekking tot de vraag van TKS om de procedure op te schorten

TKS vraagt de stakingsrechter om de procedure op te schorten in toepassing van artikel 104 §1 van de Verordening.

De stakingsrechter oordeelt dat de voorwaarden voor toepassing van artikel 104 §1 van de Verordening niet vervuld zijn, en gaat hier dus niet op in. Artikel 104 §1 van de Verordening voorziet dat het, onverlet enkele uitzonderingsgevallen, de nationale rechter betaamt om de procedure waarin een partij zich beroept op een Gemeenschapsmerk op te schorten tot de uitspraak van een bevoegde rechtbank of van het Merkenbureau van de EU, indien één van deze laatsten eerder werd gevat met een betwisting van de geldigheid van het ingeroepen Gemeenschapsmerk. De stakingsrechter oordeelt dat de geldigheid van de ingeroepen merken inderdaad al werd betwist, doch dat deze betwistingen dateren van respectievelijk 9 december 2010 en 22 juni 2011, ie van na de dagvaarding voor de stakingsrechter dewelke reeds op 7 december 2010 gebeurde. Niets belet de stakingsrechter dus om de nietigheid van de ingeroepen merken te beoordelen.

2. Met betrekking tot de vraag van TKS om de ingeroepen merken nietig te verklaren
TKS vraagt de stakingsrechter om de door Lego ingeroepen merken nietig te verklaren in zoverre ze werden ingeschreven ter onderscheiding van uurwerken en tijdmeetinstrumenten (klasse 14), plastic materialen voor verpakking (klasse 16), meubelen (klasse 20) en gerei voor huishouding en keuken (klasse 21). TKS baseert haar vordering tot nietigverklaring op artikel 52 en 7, §1, e), ii) van de Verordening, hetwelk een absolute nietigheidsgrond behelst voor de inschrijving van "tekens die uitsluitend bestaan uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische resultaat te verkrijgen". TKS verwijst uitgebreid naar de veelbesproken Lego t. Megabrands zaak van het Hof van Justitie van de Europese Unie, waar een (ander) merk van Lego nietig werd verklaard in toepassing van dezelfde weigeringsgrond, onder meer in de overweging dat het merkenrecht niet mag worden gebruikt om eeuwigdurend technische oplossingen of innovaties te monopoliseren. Deze eerdere "Lego-zaak" draaide rond de geldigheid van de inschrijving van de vorm van de Lego blokken als merk voor "bouwblokken" (klasse 28).

De stakingsrechter gaat na of in voorliggend geval elk van de essentiële elementen van artikel 7, §1, e), ii) van de Verordening cumulatief voorhanden zijn. Dit is nodig om tot de nietigheid van de merkinschrijving te kunnen besluiten. Met name overweegt de stakingsrechter [citaten vrij vertaald]:

Het bekomen van een technisch resultaat voor bepaalde waren brengt niet noodzakelijk het bekomen van een technisch resultaat voor alle waren met zich mee. De beoordeling moet afzonderlijk, waar per waar, gemaakt worden. In voorkomend geval heeft geen enkele van de waren waarvoor de tekens zijn ingeschreven eigenschappen gelijkaardig aan deze van speelgoedblokken. Geen enkele van deze waren is erop gericht om aan elkaar vastgeklikt of vastgemaakt te worden. Voor bijvoorbeeld verpakkingen is dit vanuit logistiek en praktisch oogpunt zelfs onwenselijk, nu het des te moeilijker is om een product uit de middenste van opeengestapelde en aan elkaar vastgemaakte verpakkingen te halen. Ook wat de meubelen betreft heeft de vorm in kwestie een louter decoratief en onderscheidend (en geen functioneel) karakter.

Voor de bouwblokken is het door de vorm beoogde technisch resultaat de mogelijkheid om de blokken onder invloed van een lichte kracht opeen te stapelen en aan elkaar vast te maken. Voor de waren uit de klassen 14, 16, 20 en 21 bestaat dit technisch resultaat niet. Voor deze waren bestaat de mogelijkheid zelfs niet om ze aan elkaar vast te maken. De verpakkingen in kwestie kunnen niet in elkaar haken, en hetzelfde geldt voor alle andere waren waarvan sprake. Geen van deze waren heeft ooit, om ze normaal te kunnen gebruiken en te commercialiseren, nood gehad aan twee in een rechthoek geplaatste ronde knoppen.

Een teken bestaat uitsluitend uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technisch resultaat te bereiken wanneer alle essentiële kenmerken van de vorm beantwoorden aan deze doelstelling. Als de vorm belangrijke ornamentele of decoratieve elementen bevat, dan is dit niet het geval. De aanwezigheid van ronde knoppen bovenaan het rechthoekig vlak is bij de waren uit de klassen 14, 16, 20 en 21, in tegenstelling tot wat het geval is bij bouwblokken, louter ornamenteel of decoratief.

De vierde voorwaarde die moet worden vervuld om artikel 7, §1, e), ii) van de Verordening toe te kunnen passen is dat de vorm noodzakelijk is om het beoogde technisch resultaat te bekomen. Opnieuw in tegenstelling tot wat het geval is bij speelgoedblokken, is het evident dat verpakkingsdozen, uurwerken, presentatiemeubelen en ander decoratiemateriaal niet voorbestemd zijn om in elkaar te haken of aan elkaar vastgemaakt te worden.

De rechter besluit aldus dat in voorliggend geval de toepassingsvoorwaarden van artikel 7, §1, e), ii) van de Verordening niet vervuld zijn voor de waren uit de klassen 14, 16, 20 en 21, en dat de vordering tot gedeeltelijke nietigverklaring van TKS derhalve ongegrond is.

3. Met betrekking tot de beweerde merkinbreuk
Lego beweert dat TKS inbreuk pleegt op haar merkrechten door, zonder de toestemming van Lego, vormen te gebruiken die erg goed gelijken op de merken waarvan de bescherming wordt ingeroepen, voor waren identiek aan deze waarvoor de merken (onder andere) zijn ingeschreven. Lego baseert haar vordering op artikel Artikel 9 van de Verordening, dat de houder van een Gemeenschapsmerk het recht verleent om iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economische verkeer te verbieden dat gelijk is aan of overeenstemt met het Gemeenschapsmerk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan, waarbij verwarring wordt geacht het gevaar van associatie met het merk te omvatten.

De stakingsrechter vergelijkt eerst de visuele kenmerken van de merken en de gebruikte tekens enerzijds, en de waren waarvoor deze worden gebruikt anderzijds. De stakingsrechter komt daarbij tot de vaststelling dat deze, de horloges zelf er even buiten gelaten, sterk overeenstemmen en dus in principe aanleiding kunnen geven tot verwarring.

De stakingsrechter vervolgt dat het noodzakelijk is om ook stil te staan bij de oorzaak van deze verwarring. Hij herinnert eraan dat het precies door de overeenstemming van de tekens en de soortgelijkheid van de waren is dat het verwarringsgevaar bij het publiek moet bestaan. De stakingsrechter verwijst wat dat betreft naar het voorgelegde marktonderzoek, dat aantoont dat een aanzienlijk deel van het ondervraagde publiek inderdaad "Lego" antwoordt op de vraag waaraan de verpakkingen van TKS hen doen denken. De stakingsrechter is echter van oordeel dat dit op zich niet volstaat om tot het bestaan van verwarringsgevaar te besluiten. De stakingsrechter stelt zich de vraag of hetzelfde publiek "ja" zou hebben geantwooord op de vraag of het op de hoogte is van het feit dat Lego nu (ook) taartendozen en andere verpakkingen maakt. En wat het zou hebben geantwoord op de vraag wat "Lego" bij hen oproept. Zonder twijfel, aldus de stakingsrechter, zou men het over de bouwblokken hebben.

De stakingsrechter wijst erop dat men bij de beoordeling van een merkinbreuk aandacht moet hebben voor de functie van het merk. In voorliggend geval bestaat de functie van de merken erin om de waren waarvoor ze werden ingeschreven (deze uit klassen 14, 16, 20 en 21) te onderscheiden. Hun essentiële functie bestaat erin om de consument de herkomst van de waren te garanderen, aldus de stakingsrechter.

De stakingsrechter besluit dat Lego niet aantoont dat het relevante publiek het identieke teken zou opvatten als een aanwijzing dat de waren in kwestie (ie deze zoals uit de klassen 14, 16, 20, 21) van Lego of van een met Lego verbonden onderneming afkomstig zijn. Aldus is er volgens de stakingsrechter geen merkinbreuk voorhanden.

4. Met betrekking tot de beweerde oneerlijke handelspraktijken
Lego beweert ten andere, los van de aanspraken op grond van haar merkrechten, dat het gebruik van de betreffende verpakkings- en presentatiematerialen door TKS een oneerlijke handelspraktijk zoals verboden door de Wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming (de "WMPC") uitmaakt.

De stakingsrechter oordeelt dat een vordering op basis van het recht op een merk niet noodzakelijk een vordering op basis van de WMPC uitsluit. De stakingsrechter vult aan dat alhoewel de gevraagde maatregelen onder beide vorderingen identiek zijn, de grondslag van de vorderingen verschillend is: merkrechten beogen de bescherming van een monopolie, terwijl de WMPC de belangen van consumenten tracht te vrijwaren.

De stakingsrechter verwijst naar de 14de overweging van Richtlijn (EG) nr. 29/2005 van 11 mei 2005 inzake oneerlijke handelspraktijken, die preciseert dat een kopie die verwarring zaait wat de commerciële oorsprong van goederen betreft, alsdusdanig een oneerlijke handelspraktijk kan uitmaken. De stakingsrechter vervolgt dat als een consument denkt dat de producten van TKS in werkelijkheid van Lego of een met Lego verbonden onderneming afkomstig zijn, dit het koopgedrag van de consument kan beïnvloeden. De stakingsrechter neemt aan dat Lego een erg hoog kwaliteitsaura geniet, en besluit dat de consument die misleid is omtrent de commerciële oorsprong van de producten van TKS ertoe geneigd zal zijn deze aan te kopen omwille van de kwaliteitsgarantie die hij associeert met Lego.

De stakingsrechter oordeelt dat de reproductie door TKS van de vorm van de Lego blokken ook inbreuk maakt op artikel 88, 3° van de WMPC, dat als misleidend (en dus oneerlijk) aanstipt: elke handelspraktijk die de consument in zijn koopgedrag beïnvloedt en die gepaard gaat met onjuiste informatie, of de consument op enigerlei wijze, inclusief door de algemene presentatie, bedriegt ten aanzien van verklaringen of symbolen die doen geloven dat de onderneming of het product sponsoring of directe of indirecte steun krijgt. De stakingsrechter stelt dat nu de verwarring omtrent de commerciële oorsprong van de producten van TKS voortvloeit uit het gebruik van de herkenbare vorm van de Lego blokken, er logischerwijs een risico bestaat dat consument daarin een directe of indirecte ondersteuning van de kant van Lego ziet. Hij vervolgt dat de consument het systematische gebruik door TKS van ronde knoppen op haar verpakkings- en presentatiemateriaal - zoals Lego deze gebruikt op haar blokken - niet anders zal interpreteren dan als een veruitwendiging van een directe of indirecte ondersteuning die TKS geniet van Lego, en dat de aanwezigheid van het merk "ICE-WATCH" hier niets aan verandert.

De stakingsrechter besluit dat deze handelswijze oneerlijk is en derhalve gestopt moet worden.

5. Besluit
De stakingsrechter acht de door Lego ingeroepen merkrechten geldig maar besluit dat het gebruik van de litigieuze verpakkings- en presentatiematerialen door TKS er geen inbreuk op maakt.

Alhoewel geen merkinbreuk, oordeelt hij vervolgens dat hetzelfde gebruik wél een oneerlijke handelspraktijk uitmaakt en derhalve toch gestopt moet worden. De stakingsrechter legt de drempel voor het bestaan van verwarringsgevaar bij zijn beoordeling van de inbreuk op de WMPC een stuk lager dan bij zijn beoordeling van de inbreuk op de merkrechten. 

Voor de volledigheid kan nog worden aangestipt dat de stakingsrechter niet ingaat op de vraag van Lego om het tussen te komen vonnis te laten publiceren in een aantal tijdschriften.