IEFBE 132

Kalenders van voetbalkampioenschappen

Conclusie AG Mengozzi HvJ EU 15 december 2011, zaak C-604/10 (Football Dataco e.a. tegen Yahoo UK Ltd. e.a.)

Prejudiciële vragen van Court of Appeal England & Wales.

Rechtsbescherming van databanken. Kalenders van voetbalkampioenschappen. Auteursrecht en richtlijn 96/9/EG. In het geval van een kalender van voetbalwedstrijden wordt het vaststellen van alle elementen van de afzonderlijke wedstrijden als het creëren van de gegevens beschouwd.

Conclusie
1. Een databank kan uitsluitend de auteursrechtelijke bescherming genieten bedoeld in artikel 3 van richtlijn 96/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken, indien zij een oorspronkelijke intellectuele schepping van de maker is. Daartoe kunnen de inspanningen voor het creëren van de gegevens niet in aanmerking worden genomen. In het geval van een kalender van voetbalwedstrijden is het vaststellen van alle elementen van de afzonderlijke wedstrijden het creëren van de gegevens beschouwd.
2. De voornoemde richtlijn staat eraan in de weg dat nationaal recht auteursrechtelijke bescherming verleent aan een databank die niet voldoet aan de vereisten van artikel 3 van de richtlijn.”

Vraag 1. Wat dient in artikel 3, lid 1, van richtlijn 96/9/EG betreffende de rechtsbescherming van databanken, te worden verstaan onder ‚databanken die door de keuze of de rangschikking van de stof een eigen intellectuele schepping van de maker vormen’, in het bijzonder
a) moeten de intellectuele inspanning en de deskundigheid van het creëren van gegevens daarvan worden uitgesloten?
b) omvat ‚de keuze of de rangschikking’ ook het toevoegen van een wezenlijke inhoud aan een reeds bestaand gegevensitem (zoals het vastleggen van de datum van een voetbalwedstrijd)?
c) vereist de ‚eigen intellectuele schepping van de maker’ meer dan aanzienlijke inspanningen en deskundigheid van de maker, en, zo ja, welke?
Vraag 2. Staat de richtlijn in de weg aan andere nationale auteursrechten op databanken dan die welke daarin worden voorzien?”

IEFBE 131

Erg Zwitserse aanduiding

Gerecht EU 15 december 2011, zaak T-377/09 (Mövenpick Holding tegen OHIM)

Gemeenschapsmerk. Na een afwijzing van de aanvrage, verwerping van het beroep bij Board of Appeal, wordt het beroep van aanvrager van het gemeenschapswoordmerk PASSIONATELY SWISS (ook) bij het Gerecht EU afgewezen. Er is sprake van een absolutie weigeringsgrond: namelijk dat het aangemelde teken een geografische herkomstaanduiding betreft en het geen onderscheidend vermogen heeft: Die Marke kommt somit den Ausdrücken „sehr schweizerisch“, „entschieden schweizerisch“, „deutlich schweizerisch“ oder auch „äußerst schweizerisch“ nahe, in denen die Adverbien systematisch das Adjektiv „schweizerisch“ verstärken.

37      Was die umfassende Beurteilung der Anmeldemarke betrifft, ist weiter zu konstatieren, dass die Verknüpfung der beiden Elemente, aus denen sie besteht, den Regeln der englischen Grammatik entspricht, da das Adverb „passionately“ die Bedeutung des Adjektivs „Swiss“ verstärkt. Die Marke kommt somit den Ausdrücken „sehr schweizerisch“, „entschieden schweizerisch“, „deutlich schweizerisch“ oder auch „äußerst schweizerisch“ nahe, in denen die Adverbien systematisch das Adjektiv „schweizerisch“ verstärken. Folglich stellt die in Rede stehende Marke keine ungewöhnliche und phantasievolle Wortkombination dar.

38      Selbst wenn bestimmte Verbraucher – wie die Klägerin geltend macht – der Anmeldemarke eine phantasievolle Bedeutung zuschreiben könnten, ist darauf hinzuweisen, dass der Umstand, dass eine Marke mehrere Bedeutungen haben kann, der Anwendung des in Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009 vorgesehenen absoluten Eintragungshindernisses nicht entgegensteht. Nach der Rechtsprechung kann ein Wortzeichen nämlich von der Eintragung ausgeschlossen werden, wenn es zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet (Urteil HABM/Wrigley, oben in Randnr. 26 angeführt, Randnr. 32).

39      Damit ist die von der Beschwerdekammer vorgenommene Beurteilung, dass die Anmeldemarke PASSIONATELY SWISS von den maßgeblichen Verkehrkreisen als eine Herkunfts- und Qualitätsbezeichnung verstanden werden könnte, nicht fehlerhaft.

44. Im vorliegenden Fall hat die Beschwerdekammer in den Randnrn. 20, 22 und 23 der angefochtenen Entscheidung jedoch zutreffend festgestellt, dass Waren und Dienstleistungen, die aus der Schweiz stammen, allgemein als solche von hoher Qualität wahrgenommen werden und dass der Wortbestandteil „swiss“ der Anmeldemarke nicht nur eine Information über die geografischen Herkunft der betreffenden Waren und Dienstleistungen vermittelt, sondern auch eine Qualitätskriterium bietet. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass – wie oben in Randnr. 36 festgestellt – die Klägerin selbst den guten Ruf anerkennt, den der geografische Name der Schweiz genießt.

45. Unter diesen Umständen musste die Beschwerdekammer nicht für jede der betroffenen Waren und Dienstleistungen prüfen, ob die Bezugnahme auf die Schweiz ein absolutes Eintragungshindernis gemäß Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009 darstellte. Sie durfte sich wegen des allgemein anerkannten Rufs eines Landes wie der Schweiz vielmehr darauf beschränken, in Randnr. 22 der angefochtenen Entscheidung festzustellen, dass das Zeichen PASSIONATELY SWISS für die Dienstleistungen der Klassen 35, 41, 43 und 44 des Abkommens von Nizza lediglich als ein Hinweis auf die für die Schweiz stehende Qualität und Exklusivität sowie die damit einhergehende schweizerische Gemütlichkeit verstanden würde, und in Randnr. 23 der angefochtenen Entscheidung hinzuzufügen, dass die Waren der Klasse 16 des Abkommens von Nizza den beschreibenden Gehalt des Zeichens wiedergäben und für die betreffenden Dienstleistungen förderlich sein könnten.

IEFBE 130

Preferentiële oorsprongsproducten

HvJ EU 15 december 2011, zaak C-409/10 (Hauptzollamt Hamburg-Hafen tegen Afasia Knits Deutschland GmbH)

Prejudiciële vragen van het Bundesfinanzhof (Duitsland).

Als randvermelding, in't kort: Douanerechten. Gemeenschappelijke handelspolitiek: ACS-EU-Partnerschapsovereenkomst van Cotonou. Het gaat hier om de preferentiële behandeling van producten van oorsprong uit ACS-landen, in het bijzonder de uitvoer uit Jamaica naar de Europese Unie van textiel van oorsprong uit China. Niet-preferentiële oorsprong van goederen. Controle achteraf van certificaten inzake goederenverkeer EUR.1. Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) en autoriteiten van Jamaica. Navordering van invoerrechten. Artikel 220, lid 2, sub b, van verordening (EEG) nr. 2913/92– Communautair douanewetboek. Bewijslast. Gewettigd vertrouwen.

Vragen: 1. Is het in overeenstemming met artikel 32 van Protocol nr. 1 betreffende de definitie van het begrip "producten van oorsprong" en de methoden van administratieve samenwerking van de Partnerschapsovereenkomst tussen de leden van de groep van Staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds1, wanneer de Europese Commissie de controle achteraf van afgegeven bewijzen van oorsprong in het land van uitvoer in wezen zelf, zij het met steun van de plaatselijke autoriteiten verricht, en gaat het om een resultaat van de controle in de zin van deze bepaling, wanneer de aldus verkregen resultaten van de controle van de Commissie worden neergelegd in een protocol dat door een vertegenwoordiger van de regering van het land van uitvoer mede wordt ondertekend?

Ingeval de eerste vraag bevestigend moet worden beantwoord:
2. Kan in een geval zoals dat in het hoofdgeding, waarin de in een bepaalde periode afgegeven certificaten voor preferentiële behandeling door het land van uitvoer ongeldig zijn verklaard omdat de oorsprong van de goederen bij een controle achteraf niet kon worden bevestigd, maar niet kan worden uitgesloten dat bepaalde uitgevoerde goederen aan de oorsprongsvereisten voldeden, de belastingschuldige zich met een beroep op artikel 220, lid 2, sub b, leden 2 en 3, van verordening (EG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek2, op bescherming van zijn gewettigd vertrouwen beroepen, onder aanvoering dat de in zijn geval overgelegde certificaten voor preferentiële behandeling mogelijk juist waren en dus op een juiste weergave van de feiten door de exporteur berustten?

Antwoord:
1)      Artikel 32 van Protocol nr. 1 bij bijlage V van de Partnerschapsovereenkomst tussen de leden van de groep van staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds, ondertekend te Cotonou op 23 juni 2000 en namens de Gemeenschap goedgekeurd bij besluit 2003/159/EG van de Raad van 19 december 2002, dient aldus te worden uitgelegd dat de resultaten van een controle achteraf betreffende de juistheid van de oorsprong van goederen die in door een ACS-staat afgegeven EUR.1-certificaten is aangegeven, welke controle in hoofdzaak bestond uit een onderzoek dat in deze ACS-staat door de Commissie – meer bepaald door het OLAF – op uitnodiging van die staat is verricht, de autoriteiten van de lidstaat waar de goederen zijn ingevoerd binden, mits deze autoriteiten – hetgeen de verwijzende rechter dient te beoordelen – een document hebben ontvangen waarin ondubbelzinnig wordt bevestigd dat die ACS-staat voornoemde resultaten overneemt.

2)      Artikel 220, lid 2, sub b, van verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek, zoals gewijzigd bij verordening (EG) nr. 2700/2000 van het Europees Parlement en de Raad van 16 november 2000, moet aldus worden uitgelegd dat in een situatie waarin de voor invoer van goederen in de Unie afgegeven EUR.1-certificaten ongeldig zijn verklaard wegens onregelmatigheden bij de afgifte van deze certificaten en omdat de op deze certificaten vermelde preferentiële behandeling bij een controle achteraf niet kon worden bevestigd, de importeur zich niet tegen navordering van de invoerrechten kan verzetten door aan te voeren dat niet kan worden uitgesloten dat sommige van deze goederen in werkelijkheid voornoemde preferentiële oorsprong hebben

IEFBE 129

Enkel afvullen is geen merkgebruik

HvJ EU 15 december 2011, zaak C-119/10 (Frisdranken Industrie Winters BV tegen Red Bull GmbH)

Met dank aan Peter Claassen, Roderick Chalmers en Martin Hemmer, AKD advocaten & notarissen
Prejudiciële vragen gesteld door de Nederlandse Hoge Raad (IEF 8610).

Uit't persbericht: Diensten bestaande in het enkele afvullen van blikjes die van een als merk beschermd teken zijn voorzien, vormen geen gebruik van dit teken dat kan worden verboden.

De dienstverlener die in opdracht en volgens aanwijzingen van een derde louter afvuldiensten verricht, zorgt uitsluitend voor de technische voorzieningen waardoor deze derde gebruik kan maken van het teken dat met een beschermd merk overeenstemt

Frisdranken Industrie Winters BV („Winters”) is een Nederlandse onderneming waarvan de voornaamste activiteit bestaat in het „afvullen” van blikjes met door haar of door derden geproduceerde dranken.

Red Bull GmbH produceert en verhandelt onder het merk RED BULL een energiedrank. Voor dit merk heeft Red Bull internationale registraties verricht, met gelding voor onder meer de Beneluxlanden.

Winters heeft blikjes met frisdrank afgevuld in opdracht van Smart Drinks Ltd, een rechtspersoon naar het recht van de Britse Maagdeneilanden en een concurrent van Red Bull. Daartoe heeft Smart Drinks aan Winters lege blikjes aangeleverd met de daarbij behorende afsluitdoppen, een en ander voorzien van verschillende tekens, waarvan sommige overeenstemden met het merk van Red Bull. Ook heeft Smart Drinks het extract van de frisdrank aan Winters aangeleverd.

Winters heeft de blikjes overeenkomstig de aanwijzingen en recepten van Smart Drinks gevuld met een bepaalde hoeveelheid van het extract, heeft dit aangevuld met water en zo nodig koolzuur, en heeft de blikjes gesloten. Daarna heeft Winters de gevulde blikjes weer aan Smart Drinks ter beschikking gesteld, die deze heeft geëxporteerd naar landen buiten de Benelux. Winters heeft louter dergelijke afvuldiensten voor rekening van Smart Drinks verricht, zonder de afgevulde blikjes naar Smart Drinks te vervoeren. Voorts was levering en/of verkoop van die blikjes door Winters aan derden niet aan de orde.

Red Bull heeft voor de Nederlandse rechter aangevoerd dat Winters inbreuk op haar merkrechten maakt en heeft gevorderd Winters te bevelen elk verder gebruik van de met haar merk overeenstemmende tekens te staken. Tegen deze achtergrond wenst de Hoge Raad der Nederlanden van het Hof van Justitie te vernemen of het loutere „afvullen” van verpakkingen die zijn voorzien van een teken dat met een beschermd merk overeenstemt, moet worden aangemerkt als „gebruik van dat teken” in het economisch verkeer in de zin van de merkenrichtlijn 1 , óók indien dit afvullen geschiedt als dienstverlening voor en in opdracht van een ander.

Het Hof brengt om te beginnen in herinnering dat op grond van deze richtlijn de merkhouder het gebruik door een derde, zonder zijn toestemming, van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met zijn merk, kan verbieden wanneer dit gebruik plaatsvindt in het economisch verkeer, betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven, en wegens het bestaan van verwarringsgevaar bij het publiek afbreuk doet of kan doen aan de wezenlijke functie van het merk, namelijk het waarborgen van de herkomst van de waren of diensten aan de consument. Het Hof onderzoekt of een dienstverlener als Winters in dit geval zelf „gebruik” maakt van de met de merken van Red Bull overeenstemmende tekens. In dit verband herinnert het Hof eraan dat het feit dat iemand zorgt voor de technische voorzieningen die nodig zijn voor het gebruik van een teken, en daarvoor wordt vergoed, niet betekent dat degene die deze dienst verleent, zelf het teken gebruikt.

Vastgesteld moet worden dat een dienstverlener die, in opdracht en volgens aanwijzingen van een derde, alleen maar blikjes afvult die reeds zijn voorzien van met ingeschreven merken overeenstemmende tekens, zelf geen „gebruik” van deze tekens in de zin van de merkenrichtlijn maakt. Een dergelijke dienstverlener voert namelijk slechts een technisch gedeelte van het productieproces van het eindproduct uit, zonder enig belang te hebben bij het uiterlijk van de blikjes en met name bij de daarop voorkomende tekens, en zorgt dus uitsluitend voor de technische voorzieningen die nodig zijn voor een dergelijk gebruik door die derde.

Het Hof wijst er verder op dat daarbij nog komt dat een dienstverlener die in de situatie van Winters verkeert, hoe dan ook geen gebruik van de tekens maakt „voor waren of diensten” die dezelfde zijn als of soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven, als bedoeld in de merkenrichtlijn.

Zoals het Hof reeds heeft vastgesteld, heeft dit begrip in beginsel betrekking op de waren of diensten van de derde die van het teken gebruikmaakt. In dit geval staat echter vast dat de door Winters verleende diensten bestaan in het afvullen van blikjes en dat deze diensten niet soortgelijk zijn aan de waren waarvoor de merken van Red Bull zijn ingeschreven.

Weliswaar heeft het Hof met betrekking tot het verlenen van onlinediensten reeds geoordeeld dat dit in de richtlijn gebruikte begrip onder bepaalde voorwaarden ook betrekking kan hebben op waren of diensten van een andere persoon voor rekening van wie de derde handelt. Het Hof heeft namelijk vastgesteld dat de situatie van een dienstverlener die een met het merk van een ander overeenstemmend teken gebruikt om waren aan te prijzen die een van zijn klanten met behulp van de verleende diensten in de handel brengt, onder dat begrip valt wanneer dit gebruik zodanig geschiedt dat een verband tussen het teken en de verleende diensten ontstaat. 2

Het afvullen van blikjes die zijn voorzien van met ingeschreven merken overeenstemmende tekens, kan naar zijn aard evenwel niet worden vergeleken met diensten ter bevordering van de verkoop van producten die van dergelijke tekens zijn voorzien. Met name ontstaat daarbij geen verband tussen die tekens en de afvuldiensten. Het afvulbedrijf is immers niet zichtbaar voor de consument, zodat zijn diensten niet met de tekens kunnen worden geassocieerd.

Het Hof antwoordt dan ook dat de merkenrichtlijn aldus moet worden uitgelegd dat een dienstverlener die in opdracht en volgens aanwijzingen van een derde verpakkingen afvult die hem door deze derde ter beschikking zijn gesteld en waarop door diens toedoen daaraan voorafgaand een teken is aangebracht dat gelijk is aan of overeenstemt met een als merk beschermd teken, zelf geen gebruik maakt van dit teken dat kan worden verboden.

Op andere blogs:
Nederlandsch Octrooibureau (Stieren op het Europese strijdtoneel)
JIPLP (Court clips Red Bull's wings)

IEFBE 128

Geen terugverwijzing naar oppositieafdeling

Gerecht EU 14 december 2011, zaak T-504/09 (Völkl GmbH & Co. KG tegen OHIM/Marker Völkl International GmbH)

Gemeenschapsmerk. Terugverwijzing. Gebruik van ouder merk. In de oppositieprocedure komt aanvrager van woordmerk VÖLKL (kl. 3, 9 en 25) houder van ouder identiek woordmerk VÖLKL (kl. 18, 25 en 28) tegen. Kamer van Beroep verwijst, na vernietiging van beslissing met betrekking tot verwarringsgevaar, terug naar de oppositieafdeling voor verdere afdoening. De aangevoerde middelen:

1. schending van het lijdelijkheidsbeginsel, doordat de kamer van beroep de zaak voor verdere afdoening naar de oppositieafdeling heeft terugverwezen met betrekking tot waren waartegen de oppositie helemaal niet was gericht;
2. schending van het verbod van reformatio in pejus, doordat de kamer van beroep de zaak niet had mogen terugverwijzen naar de oppositieafdeling voor de beoordeling met betrekking tot waren waarvoor de oppositieafdeling de inschrijving reeds had toegestaan;
3. schending van het recht om te worden gehoord;
4. schending van artikel 15(2)(a) (...) doordat de kamer van beroep ten onrechte heeft aangenomen dat het oppositiemerk is gebruikt op een wijze die de verkregen rechten in stand houdt.

Het Gerecht EU wijst de eerste twee en het vierde middel toe, het derde behoeft geen behandeling:

55      That is the situation in the present case. The applicant brought an appeal before the Board of Appeal against the decision of the Opposition Division only in respect of the fact that it had upheld the opposition and rejected the application for registration of the three articles. Moreover, it was not possible for it to appeal against that decision in that it held that the mark applied for could be registered for the other goods which it covered. It follows from the first sentence of Article 59 of Regulation No 207/2009, according to which ‘[a]ny party to proceedings adversely affected by a decision may appeal’, that, inasmuch as the decision of the lower department of OHIM has upheld the claims of a party, that party does not have standing to appeal to the Board of Appeal (order in Case T‑194/05 TeleTech Holdings v OHIM – Teletech International (TELETECH INTERNATIONAL) [2006] ECR II‑1367, paragraph 22).

56      Consequently and as the applicant, in essence, submits by its second plea, by annulling paragraph 2 of the operative part of the decision of the Opposition Division relating to the other goods, the Board of Appeal has exceeded the limits of its jurisdiction as defined in Article 64(1) of Regulation No 207/2009. The second plea is therefore well founded.

57      In any event, it is settled between the parties and, furthermore, confirmed by a reading of the notice of opposition in the procedural file before OHIM, sent to the Court pursuant to Article 133(3) of the Rules of Procedure of the General Court, that, contrary to the finding in the contested decision, the opposition was indeed restricted to only the three articles. It follows that the first plea is also well founded.

113    It follows that the evidence of genuine use of the earlier mark taken into consideration by the Board of Appeal, namely the invoices and catalogues filed by the intervener, were not sufficient to support the finding in the contested decision that the earlier mark had been genuinely used for the goods in Classes 18, 25 and 28 covered by it throughout the period to which those invoices related. At most, that evidence constituted indications that such use might be regarded as probable. In accordance with the case-law cited in paragraph 84 above, a mere supposition, however plausible it may be, is not sufficient for the purposes of Article 42(2) and (3) of Regulation No 207/2009, which requires proof of such use.

IEFBE 127

Weergave van een sluitmechanisme

Gerecht EU 14 december 2011, zaak T-237/10 (Louis Vuitton Malletier SA / OHIM - Friis Group International)

Gemeenschapsmerk. Vormmerk. Nietigheidsprocedure inzake het onderscheidend karakter van het merk dat een weergave van een sluitmechanisme is. Voor een gedeelte van de aangegeven waren is het teken niet onderscheidend (r.o. 82). Van inburgering in een ´substantial part of the European Union´ is geen sprake, zodat van inburgering geen sprake is.

79      Although it is possible that a locking device identical or similar to that of the contested mark might be adapted for use on the goods mentioned in paragraph 75 above, the fact remains that such a device departs significantly from the norms and customs of the sector and, consequently and contrary to what the Board of Appeal found in paragraphs 52 and 53 of the contested decision, possesses the minimum degree of distinctive character required to justify the registration of the contested mark in respect of those goods.

82      It is apparent from all of the foregoing considerations that the first plea must be partially upheld and the contested decision annulled in so far as it declared the contested mark invalid in respect of ‘Jewellery, including rings, keyrings, buckles and earrings, cuff links, bracelets, trinkets, brooches, necklaces, ties pins, ornaments, medallions; horological and chronometric instruments and apparatus, including watches, watchcases, alarm clocks; nutcrackers in precious metals, their alloys or coated therewith, candlesticks in precious metals, their alloys or coated therewith’ in Class 14 and ‘leather and imitations of leather’ and ‘umbrellas’ in Class 18. The remainder of the first plea must be dismissed.

99      It follows that the absence of distinctive character of a mark (be it a word, figurative or three-dimensional mark) on the territory of a single Member State is sufficient to justify that that mark be refused registration or declared invalid if it has been registered, unless Article 7(3) or Article 52(2) of Regulation No 207/2009 applies. The application of those two provisions presupposes the production of evidence of distinctive character acquired through the use of that mark in the part of the European Union where it was devoid ab intitio of any such character, namely in the Member State concerned.

100    The unitary character of the Community trade mark, to which the applicant refers, does not cast doubt on that finding but, on the contrary, confirms it, since it is apparent therefrom that, in order to be accepted for registration, a sign must possess distinctive character, inherent or acquired through use, throughout the European Union (υγεία, paragraph 98 above, paragraph 40). It would be paradoxical to accept, on the one hand, pursuant to Article 3(1)(b) of Directive 2008/95/EC of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (OJ 2008 L 299, p. 25), that a Member State has to refuse to register as a national mark a sign that is devoid of any distinctive character in its territory and, on the other, that that same Member State has to respect a Community trade mark relating to that sign for the sole reason that it has acquired distinctive character in the territory of another Member State (see, by analogy, υγεία, paragraph 98 above, paragraph 53).

101    It is apparent from all of the foregoing considerations that, since it found, in paragraph 73 of the contested decision, that the applicant had not adduced evidence of the acquisition by the contested mark of distinctive character on account of the use which had been made of it in a number of Member States, the Board of Appeal did not infringe either Article 7(3) or Article 52(2) of Regulation No 207/2009 when it declared it invalid for the goods mentioned in paragraph 83 above.

Op andere blogs:
Nederlandsch Octrooibureau (Sluiting als merk)

IEFBE 126

Bekend montagesysteem

Gerecht EU 14 december 2011, zakenT-425/10 (Mixfront), T-166/11 (Infront), T-531/10 (Vorfront),  (Häfele GmbH & Co. KG tegen OHIM)

Drie overeenstemmende procedures. Gemeenschapsmerk. Montagemethodiek voor lades/deuren. Bij de aanmelding van drie gemeenschapswoordmerken INFRONT, VORFRONT en MIXFRONT voor bouwmaterialen, met name deur- en kastmechanismen, is er sprake van een absolute weigeringsgrond vanwege het beschrijvende karakter. De meest verstrekkende aangevoerde middelen: schending van artikel 7, lid 1, sub b, c en d, van verordening nr. 207/20091, aangezien het betrokken gemeenschapsmerk onderscheidend vermogen heeft, niet (zuiver) beschrijvend is en geen gebruikelijk geworden benaming is.

De term zou bekend zijn bij het relevante publiek dat weet welke montagemethodiek het meest geschikt is en weten dat het niet de waren betreft zoals de aangemelde waren. Het Gerecht EU wijst, in lijn met het OHIM en de onderzoeker, de klacht af.

28      Zunächst ist nämlich festzustellen, dass das Zeichen aufgrund seiner Bedeutung von den maßgeblichen Verkehrskreisen im Zusammenhang mit den betreffenden Waren als ein Hinweis wahrgenommen werden wird, dass diese Waren zur Verwendung oder zum Einbau auf der Vorderseite einer Konstruktion oder eines Möbelstücks vor einem anderen Bauelement dieser Konstruktion oder dieses Möbelstücks bestimmt sind, wie die Beschwerdekammer im Wesentlichen festgestellt hat. Die Klägerin hat nichts vorgetragen, was eine solche Beurteilung in Frage stellen könnte.

29      Sodann ist darauf hinzuweisen, dass der Begriff „Vorfront“, wie die Klägerin einräumt, in der Möbelbranche zur Bezeichnung einer bestimmten Montageart für Möbelfronten verwendet wird, die, wie aus der angefochtenen Entscheidung hervorgeht, den Einbau von Schiebetüren vor dem Unterboden, dem Oberboden und den Seitenwänden eines Möbelstücks ermöglicht. Dieses Montagesystem kann im Übrigen die Verwendung der genannten Waren umfassen oder sogar erfordern, was die Klägerin für einige von ihnen nicht bestreitet. Daher kann das Zeichen Vorfront im Zusammenhang mit den betreffenden Waren von den maßgeblichen Verkehrskreisen auch als Hinweis darauf verstanden werden, dass diese Waren zur Verwendung bei einer Montage von Schiebetüren nach diesem System bestimmt oder ihm eigen sind.

30      Diese Beurteilung wird nicht durch das Vorbringen der Klägerin in Frage gestellt, dass der Begriff „Vorfront“ in der Möbelbranche für eine bestimmte Montageart verwendet werde, alle betreffenden Waren auch für andere Montageprinzipien oder sogar für andere Zwecke als die Montage von Möbelfronten verwendet werden könnten und einige dieser Waren für diese Montage nicht benötigt würden. Die Zurückweisung einer Anmeldung nach Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009 durch das HABM setzt nämlich nicht voraus, dass das in Frage stehende Zeichen zum Zeitpunkt der Anmeldung bereits tatsächlich dafür verwendet wird, die in der Anmeldung aufgeführten Waren oder Dienstleistungen oder ihre Merkmale zu beschreiben. Es genügt, dass das Zeichen zu diesem Zweck verwendet werden kann (vgl. Urteil Agencja Wydawnicza Technopol/HABM, Randnr. 38 und die dort angeführte Rechtsprechung). Zudem muss ein Wortzeichen nach dieser Bestimmung von der Eintragung ausgeschlossen werden, wenn es zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der betreffenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet (Urteil des Gerichtshofs vom 23. Oktober 2003, HABM/Wrigley, C‑191/01 P, Slg. 2003, I‑12447, Randnr. 32, und Urteil des Gerichts vom 9. März 2010, Euro-Information/HABM [EURO AUTOMATIC CASH], T‑15/09, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 39). Die Eintragung eines Zeichens kann überdies auch dann abgelehnt werden, wenn es nur für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen einer in der Anmeldung aufgeführten Kategorie beschreibenden Charakter hat. Würde in einem solchen Fall das fragliche Zeichen für die genannte Kategorie als Gemeinschaftsmarke eingetragen, wäre sein Inhaber nämlich durch nichts gehindert, es auch für die Waren oder Dienstleistungen dieser Kategorie zu verwenden, für die es beschreibend ist (vgl. Urteil des Gerichts vom 9. Juli 2008, Reber/HABM – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli [Mozart], T‑304/06, Slg. 2008, II‑1927, Randnr. 92 und die dort angeführte Rechtsprechung). Schließlich ist festzustellen, dass Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009 nicht nur nicht verlangt, dass die Zeichen oder Angaben, die zur Bezeichnung von Merkmalen der betreffenden Waren oder Dienstleistungen dienen können, die ausschließliche Bezeichnungsweise der fraglichen Merkmale sind (vgl. entsprechend Urteil des Gerichtshofs vom 12. Februar 2004, Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99, Slg. 2004, I‑1619, Randnr. 57), sondern ebenso wenig voraussetzt, dass diese Zeichen oder Angaben ausschließlich oder speziell die Merkmale dieser Waren und nicht auch die anderer Waren beschreiben.

IEFBE 125

Jaartalaanduiding 2006

Gerecht EU 13 december 2011, zaak T-424/09 (Goodyear Dunlop Tyres UK Ltd tegen OHIM/Sportfive GmbH & Co. KG)

Gemeenschapsmerk. In de oppositieprocedure staat aanvrager van het gemeenschapswoordmerk QUALIFIER (voor banden van vervoersmiddelen verplaatsing te land, ter zee en in de lucht) tegenover houder van ouder Duits woord-, beeldmerken en gemeenschapswoordmerk QUALIFIERS 2006, QUALIFIERS 2008. De relatieve weigeringsgrond: verwarringsgevaar. Er is sprake van visueel sterke overeenstemming, auditieve overeenstemming is juist vastgesteld door de beroepskamer. Ondanks de toevoeging 2006, een zwak element vanwege het beschrijvende karakter ervan voor aanduiding van een jaartal, is er een hoge graad van overeenstemming. Het beroep wordt afgewezen en Dunlop wordt verwezen in de kosten.

46      Im Übrigen drängt sich, wie die Beschwerdekammer festgestellt hat, die Dominanz des Wortbestandteils „Qualifiers“ im Gesamteindruck gegenüber der Angabe „2006“ trotz seiner schwachen Kennzeichnungskraft, die auf seiner beschreibenden Bedeutung beruht, unabhängig davon auf, welchen Sinn die maßgeblichen Verkehrskreise ihm beimessen. Nach der Rechtsprechung bedeutet nämlich eine etwaige schwache Kennzeichnungskraft eines Elements einer zusammengesetzten Marke nicht zwangsläufig, dass es kein dominierendes Element sein kann, da es sich insbesondere durch seine Position im Zeichen oder seine Größe der Wahrnehmung des Verbrauchers aufdrängen und seinem Gedächtnis einprägen kann (vgl. Urteil des Gerichts vom 13. Dezember 2007, Xentral/HABM – Pages jaunes [PAGESJAUNES.COM], T‑134/06, Slg. 2007, II‑5213, Randnr. 54 und die dort angeführte Rechtsprechung).

47      Somit weisen die einander gegenüberstehenden Zeichen einen hohen Grad begrifflicher Ähnlichkeit auf.

50      Angesichts der im vorliegenden Fall bestehenden Ähnlichkeiten ändert hieran nichts, dass die ältere Marke, wie von der Beschwerdekammer im Übrigen konstatiert, nur eine schwache Kennzeichnungskraft hat. Die Anerkennung einer schwachen Kennzeichnungskraft der älteren Marke steht nicht der Feststellung entgegen, dass im vorliegenden Fall Verwechslungsgefahr besteht. Denn auch wenn die Kennzeichnungskraft der älteren Marke bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr zu berücksichtigen ist, stellt sie doch nur einen der bei dieser Beurteilung zu berücksichtigenden Faktoren dar. Selbst wenn es also um eine ältere Marke mit schwacher Kennzeichnungskraft geht, kann, insbesondere wegen einer Ähnlichkeit der Zeichen sowie der betroffenen Waren oder Dienstleistungen, eine Gefahr von Verwechslungen gegeben sein (vgl. Urteil PAGESJAUNES.COM, oben in Randnr. 46 angeführt, Randnr. 70 und die dort angeführte Rechtsprechung).

51      Nach alledem ist der einzige Klagegrund der Klägerin zurückzuweisen und damit die vorliegende Klage insgesamt abzuweisen. 

IEFBE 124

Onderscheidende waren

Gerecht EU 13 december 2011, zaak T-61/09 (Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG tegen OHIM/Bösinger Fleischwaren GmbH)

Gemeenschapsmerk. In de oppositieprocedure staat aanvrager van het gemeenschapswoordmerk SCHINKEN KING tegenover houder van ouder Duits woordmerk KING en Duits en gemeenschapswoordmerk CURRY KING. De relatieve weigeringsgrond: verwarringsgevaar. De beroepskamer heeft geen onderscheid gemaakt tussen de waren bij de beoordeling. Zij vernietigt de beslissing van de kamer van beroep.

60      Schließlich ist festzustellen, dass die Beschwerdekammer bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Rahmen des auf die ältere deutsche Marke King und auf die ältere Gemeinschaftsmarke Curry King gestützten Widerspruchs ebenso argumentiert hat. Sie hat insoweit beim Ähnlichkeitsgrad der fraglichen Waren nicht nach den betroffenen älteren Marken differenziert. Zudem hat sie keine geringere Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen beim Vergleich der älteren deutschen Marke King und der älteren Gemeinschaftsmarke Curry King mit der angemeldeten Marke festgestellt. Vielmehr ist sie beim Vergleich der älteren deutschen Marke King mit der angemeldeten Marke von einer gewissen begrifflichen Ähnlichkeit ausgegangen. Also hat die Beschwerdekammer auch dadurch einen Fehler begangen, dass sie im Rahmen des auf die ältere deutsche Marke King und die ältere Gemeinschaftsmarke Curry King gestützten Widerspruchs jede Verwechslungsgefahr ausgeschlossen hat.

61      Im Übrigen liefe eine Lösung wie die von der Beschwerdekammer vertretene darauf hinaus, den Faktor der Zeichenähnlichkeit zugunsten des Faktors der Kennzeichnungskraft der älteren Marke zu neutralisieren, womit Letzterem eine übermäßige Bedeutung eingeräumt würde. Daraus ergäbe sich, dass eine Verwechslungsgefahr, wenn die ältere Marke nur schwache Kennzeichnungskraft besitzt, nur im Fall der vollständigen Reproduktion dieser Marke durch die Anmeldemarke vorläge, und zwar unabhängig vom Grad der zwischen den fraglichen Zeichen bestehenden Ähnlichkeit. Ein solches Ergebnis widerspräche jedoch bereits dem Wesen der umfassenden Beurteilung, die die zuständigen Behörden nach Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 vorzunehmen haben (Urteil des Gerichtshofs vom 15. März 2007, T.I.M.E. ART/HABM, C‑171/06 P, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 41). Nach alledem musste die Beschwerdekammer zudem im Rahmen des auf die ältere deutsche Marke King gestützten Widerspruchs erst recht eine Verwechslungsgefahr bejahen.

IEFBE 123

Tussen indiening en eerste vergunning

HvJ EU 8 december 2011, zaak C-125/10 (Merck Sharp & Dohme corporation tegen DPMA)

Prejudiciële vragen van het Bundespatentgericht, Duitsland.

In navolging van IEF 9766 (conclusie AG). Octrooirecht. Aanvullend beschermingscertificaat (ABC). Vraag: Kan een aanvullend beschermingscertificaat voor geneesmiddelen (1) worden afgegeven wanneer de periode tussen de datum van de aanvraag voor het basisoctrooi en de datum van de eerste vergunning voor het in de handel brengen in de Gemeenschap minder dan vijf jaar bedraagt?

Hof verklaart voor recht dat

Artikel 13 van verordening (EEG) nr. 1768/92 van de Raad van 18 juni 1992 betreffende de invoering van een aanvullend beschermingscertificaat voor geneesmiddelen, zoals gewijzigd bij verordening (EG) nr. 1901/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006, gelezen in samenhang met artikel 36 van verordening nr. 1901/2006, moet aldus worden uitgelegd dat voor geneesmiddelen een aanvullend beschermingscertificaat kan worden afgegeven wanneer de periode die is verstreken tussen de datum van de aanvraag voor het basisoctrooi en de datum van de eerste vergunning voor het in de handel brengen in de Europese Unie minder dan vijf jaar bedraagt. In dat geval gaat de in verordening nr. 1901/2006 vastgestelde termijn van de pediatrische verlenging in vanaf de datum die wordt berekend door van de vervaldatum van het octrooi het verschil tussen vijf jaar en de duur van de periode tussen de indiening van de octrooiaanvraag en de verkrijging van de eerste vergunning voor het in de handel brengen af te trekken.

Op andere blogs:
DeBrauw

IEFBE 122

Zelfs wanneer onderscheidend vermogen is aangetoond

Gerecht EU 8 december 2011, Zaak T-586/10 (Aktieselkabet af tegen OHIM/Parfums Givenchy SA)

Gemeenschapsmerk. Oppositieprocedure waar de aanvrager van gemeenschapsbeeldmerk 'only givenchy' tegenover houdster ouder gemeenschaps- en nationale woordmerken ONLY staat. Relatieve weigeringsgrond.

De analyse van het OHIM naar de soortgelijkheid van de tekens is juist uitgevoerd: 'low degree of visual similarity between the signs in question and no conceptual similarity between those signs'. Door de aanvrager wordt slechts bijzonder onderscheidend vermogen geclaimd bij het merk waarbij het niet gaat om identieke producten. Zij bepleit echter geen bijzonder onderscheidend vermogen daar waar het wel gaat om identieke goederen. Verwarringsgevaar wordt, zelfs wanneer het bijzonder onderscheidend vermogen van het merk is aangetoond, dan ook niet aangenomen, omdat het om andere waar gaat dan waarvoor de merken zijn ingeschreven. Gerecht EU wijst gevraagde voorziening af.

46 While it is settled case-law that the more distinctive the earlier mark, the greater will be the likelihood of confusion, it should be noted that the likelihood of confusion presupposes that the signs and the goods or services covered are identical or similar, the reputation of a mark being a factor which must be taken into account when determining whether the similarity between the signs or between the goods or services is sufficient to give rise to a likelihood of confusion (see, to that effect, Canon, cited in paragraph 17 above, paragraphs 22 and 24).

47 However, as is clear from the notice of opposition which appears in OHIM’s case-file, the applicant has claimed a reputation only as regards earlier Community trade mark No 638 833 and earlier Danish trade mark VR 2000 02183, which cover goods in Classes 14, 18 and 25, but has not claimed a reputation nor proved intensive use as regards earlier Danish trade mark VR 2001 03359, which concerns identical goods.

48 In those circumstances, as regards earlier Danish trade mark VR 2001 03359, in view of the weak distinctive character of the word ‘only’, resulting from the fact that it is commonly used in the English language and is easily understood, even by the non-English-speaking public, the Board of Appeal was correct in finding that there was no likelihood of confusion.

53 It follows that there can be no likelihood of confusion, since, even if the earlier marks had acquired a high degree of distinctiveness, the goods set out in paragraph 6 above designated by earlier Danish and Community trade marks VR 2000 02183 and No 638 833 are, as the Opposition Division had already stated, different from those covered by the mark applied for, so that one of the conditions of Article 8(1) of Regulation No 207/2009, namely that the goods be similar, is not met.

54 It follows from all of the foregoing that the applicant’s first plea must be rejected.

IEFBE 121

Uitsluiting van slechts een deel

Gerecht EU 7 december 2011, zaak T-152/10 (El Corte Inglés SA tegen OHIM / Azzdine Alaïa) - computervertaling

Gemeenschapsmerken. Oppositieprocedure. Aanvrager gemeenschapswoordmerk ALIA (schoonmaakmiddelen, oliën, etc.) staat tegenover ouder gemeenschapsbeeldmerk ALAÏA PARIS (oliën, zepen, lotions). Relatieve weigeringsgrond: verwarringsgevaar.

Ten onrechte heeft het OHIM in de bestreden beslissing alle producten in klasse 3 uitgesloten van analyse, terwijl oppositie werd verleend tegen slechts een deel van de waren uit klasse 3. Dit is in strijd met artikel 8 (1)(b) Vo 207/2009. Het Gerecht EU vernietigt de beslissing van het OHIM.

28 En effet, en l’espèce, la chambre de recours ne pouvait pas se fonder sur cette dernière décision pour exclure de l’analyse concernant la similitude des produits et des services tous les produits relevant de la classe 3 en cause dans la présente affaire, dans la mesure où l’affaire ayant donné lieu à ladite décision ne concernait qu’une partie de ces produits, à savoir les « préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; (préparations abrasives) savons ». En ayant écarté de son analyse les autres produits relevant de la classe 3 en cause dans la présente affaire, à savoir les produits « parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ;dentifrices », au regard desquels d’ailleurs l’opposition avait été accueillie, la chambre de recours a ainsi violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

60 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument de la requérante selon lequel, pour les produits relevant de la classe 3, la comparaison visuelle des signes revêtirait une plus grande importance que la comparaison phonétique. En effet, un tel argument est inopérant. Premièrement, il a été relevé, aux points 24 à 29 ci-dessus, que, la chambre de recours ayant erronément exclu de son analyse du risque de confusion les produits relevant de la classe 3 en cause dans la présente affaire, un tel argument ne peut pas s’appliquer à l’analyse faite par la chambre de recours en l’espèce dès lors qu’elle n’a pas concerné lesdits produits. Deuxièmement, même s’il était applicable, cet argument n’aurait, en tout état de cause, aucune incidence sur l’analyse du risque de confusion dès lors qu’il a bien été constaté qu’il existait une similitude visuelle entre les marques en cause.

61 Enfin, en ce qui concerne la pratique antérieure de l’OHMI invoquée par la requérante, il ressort de la jurisprudence que l’OHMI est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union. Si, eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’OHMI doit prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, l’application de ces principes doit toutefois être conciliée avec le respect du principe de légalité (arrêt de la Cour du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, non encore publié au Recueil, points 73 à 75, et la jurisprudence citée).

IEFBE 120

De tiende verjaardagsviering

Rechter in kort geding Rechtbank van Koophandel van Antwerpen 6 december 2011, A/11/07209 (NV Nextel tegen BVBA Nexten Belgium)

Uitspraak ingezonden door Michaël De  Vroey, Baker & McKenzie Antwerpen.

Handelsnaamrecht. Merkenrecht. Nextel is leverancier van gespecialiseerde probleemoplossingen en ICT-netwerken. NEXTEL is eveneens als Benelux woordmerk geregistreerd.

NEXTEN is actief in de IT-sectorspecifieke detachering. Zij heeft een Benelux woord- en beeldmerk geregistreerd. Tegen de OHIM-woord- en beeldmerkaanvrage is oppositie aangetekend door NEXTEL. NEXTEL verwijst (bijkomend) naar de 10e verjaardagsviering waar de samentrekking van NEXTEL en TEN de naam van het evenement NEXTEN vormde.

De stakingsrechter aanvaardt het beroep op impliciete instemming, subsidiair minstens gedogen van het begrip NEXTEN niet. Er zijn voldoende feitelijke aanwijzingen om gedogen te kunnen ontkennen. Er wordt een auditieve en visuele overeenstemming aanvaard, maar op het begripsmatige vlak is er geen vergelijking. Nu er een hoge mate van overeenstemming van activiteiten bestaat, dan wel complementaire dienstverlening, is er sprake van een oneerlijke handelspraktijk vanwege handelsnaamrechtelijke inbreuk.

De vordering tot staking van de statutaire vennootschapsnamen wordt gegrond geacht: de suffixen BELGIUM, CONSULTING en HOLDING zijn van een dergelijke banale aard dat zij louter een beschrijvende functie hebben en geen onderscheidend element toevoegen aan de quasi-identieke aanduiding NEXTEL en NEXTEN.

De rechter verklaard zich echter onbevoegd om kennis te nemen van de de eisen tot gedwongen overdracht van domeinnamen en  de eisen tot wijziging van de statutaire vennootschapsnaam. De verwerende partij dient de kosten te betalen ad €342,41 (dagvaarding) en rechtsplegingsvergoeding €1.320.

IEFBE 119

Vorm van Lego blokje als verpakkings- en presentatiemateriaal

Vonnis van de ondervoorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel (als stakingsrechter) 5 december 2011, A.C. 10.479/2010 (franstalig, Lego Juris A/S tegen TKS SA )

Met samenvatting van Dieter Delarue, Allen & Overy LLP.

Merkenrecht. Vormmerken. Oneerlijke handelspraktijk. Lego Juris A/S (Lego) maakt en verdeelt de welbekende bouwblokken. TKS SA (TKS) is de onderneming achter de horlogecollectie "ICE-Watch". Lego verwijt TKS (i) merkinbreuken en (ii) oneerlijke handelspraktijken door het gebruik van het verpakkings- en presentatiemateriaal waarvan hiernaast enkele voorbeelden worden afgebeeld. De merken waarop Lego zich beroept zijn de volgende 3D-Gemeenschapsmerken met respectievelijke inschrijvingsnummers 4938635 en 7453657:
   
Lego vraagt de rechter om TKS te verbieden om nog verder het bewuste verpakkings- en presentatiemateriaal (en andere op de ingeroepen merken gelijkende tekens) te gebruiken, evenals om TKS te verplichten de tussen te komen beslissing te publiceren in een aantal tijdschriften. TKS vraagt de rechter:

  • in hoofdorde: de procedure op te schorten in toepassing van artikel 104 §1 van Verordening (EG) nr. 207/2009 inzake het Gemeenschapsmerk (de "Verordening");
  • in ondergeschikte orde: de vordering van Lego ongegrond te verklaren;
  • in nog meer ondergeschikte orde: het Hof van Justitie van de Europese Unie twee prejudiciële vragen te stellen in functie van de interpretatie van de artikelen 7 en 9 van de Verordening.

TKS vraagt de rechter bij tegenvordering om de door Lego ingeroepen merken nietig te verklaren in zoverre ze werden ingeschreven ter onderscheiding van een aantal producten uit de klassen 14, 16, 20 en 21.

Inhoudsopgave
1. Vraag van TKS om de procedure op te schorten.
2. Vraag van TKS om de ingeroepen merken nietig te verklaren
3. De beweerde merkinbreuk
4. De beweerde oneerlijke handelspraktijken
5. Besluit

Oordeel van de rechtbank
1. Met betrekking tot de vraag van TKS om de procedure op te schorten

TKS vraagt de stakingsrechter om de procedure op te schorten in toepassing van artikel 104 §1 van de Verordening.

De stakingsrechter oordeelt dat de voorwaarden voor toepassing van artikel 104 §1 van de Verordening niet vervuld zijn, en gaat hier dus niet op in. Artikel 104 §1 van de Verordening voorziet dat het, onverlet enkele uitzonderingsgevallen, de nationale rechter betaamt om de procedure waarin een partij zich beroept op een Gemeenschapsmerk op te schorten tot de uitspraak van een bevoegde rechtbank of van het Merkenbureau van de EU, indien één van deze laatsten eerder werd gevat met een betwisting van de geldigheid van het ingeroepen Gemeenschapsmerk. De stakingsrechter oordeelt dat de geldigheid van de ingeroepen merken inderdaad al werd betwist, doch dat deze betwistingen dateren van respectievelijk 9 december 2010 en 22 juni 2011, ie van na de dagvaarding voor de stakingsrechter dewelke reeds op 7 december 2010 gebeurde. Niets belet de stakingsrechter dus om de nietigheid van de ingeroepen merken te beoordelen.

2. Met betrekking tot de vraag van TKS om de ingeroepen merken nietig te verklaren
TKS vraagt de stakingsrechter om de door Lego ingeroepen merken nietig te verklaren in zoverre ze werden ingeschreven ter onderscheiding van uurwerken en tijdmeetinstrumenten (klasse 14), plastic materialen voor verpakking (klasse 16), meubelen (klasse 20) en gerei voor huishouding en keuken (klasse 21). TKS baseert haar vordering tot nietigverklaring op artikel 52 en 7, §1, e), ii) van de Verordening, hetwelk een absolute nietigheidsgrond behelst voor de inschrijving van "tekens die uitsluitend bestaan uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische resultaat te verkrijgen". TKS verwijst uitgebreid naar de veelbesproken Lego t. Megabrands zaak van het Hof van Justitie van de Europese Unie, waar een (ander) merk van Lego nietig werd verklaard in toepassing van dezelfde weigeringsgrond, onder meer in de overweging dat het merkenrecht niet mag worden gebruikt om eeuwigdurend technische oplossingen of innovaties te monopoliseren. Deze eerdere "Lego-zaak" draaide rond de geldigheid van de inschrijving van de vorm van de Lego blokken als merk voor "bouwblokken" (klasse 28).

De stakingsrechter gaat na of in voorliggend geval elk van de essentiële elementen van artikel 7, §1, e), ii) van de Verordening cumulatief voorhanden zijn. Dit is nodig om tot de nietigheid van de merkinschrijving te kunnen besluiten. Met name overweegt de stakingsrechter [citaten vrij vertaald]:

Het bekomen van een technisch resultaat voor bepaalde waren brengt niet noodzakelijk het bekomen van een technisch resultaat voor alle waren met zich mee. De beoordeling moet afzonderlijk, waar per waar, gemaakt worden. In voorkomend geval heeft geen enkele van de waren waarvoor de tekens zijn ingeschreven eigenschappen gelijkaardig aan deze van speelgoedblokken. Geen enkele van deze waren is erop gericht om aan elkaar vastgeklikt of vastgemaakt te worden. Voor bijvoorbeeld verpakkingen is dit vanuit logistiek en praktisch oogpunt zelfs onwenselijk, nu het des te moeilijker is om een product uit de middenste van opeengestapelde en aan elkaar vastgemaakte verpakkingen te halen. Ook wat de meubelen betreft heeft de vorm in kwestie een louter decoratief en onderscheidend (en geen functioneel) karakter.

Voor de bouwblokken is het door de vorm beoogde technisch resultaat de mogelijkheid om de blokken onder invloed van een lichte kracht opeen te stapelen en aan elkaar vast te maken. Voor de waren uit de klassen 14, 16, 20 en 21 bestaat dit technisch resultaat niet. Voor deze waren bestaat de mogelijkheid zelfs niet om ze aan elkaar vast te maken. De verpakkingen in kwestie kunnen niet in elkaar haken, en hetzelfde geldt voor alle andere waren waarvan sprake. Geen van deze waren heeft ooit, om ze normaal te kunnen gebruiken en te commercialiseren, nood gehad aan twee in een rechthoek geplaatste ronde knoppen.

Een teken bestaat uitsluitend uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technisch resultaat te bereiken wanneer alle essentiële kenmerken van de vorm beantwoorden aan deze doelstelling. Als de vorm belangrijke ornamentele of decoratieve elementen bevat, dan is dit niet het geval. De aanwezigheid van ronde knoppen bovenaan het rechthoekig vlak is bij de waren uit de klassen 14, 16, 20 en 21, in tegenstelling tot wat het geval is bij bouwblokken, louter ornamenteel of decoratief.

De vierde voorwaarde die moet worden vervuld om artikel 7, §1, e), ii) van de Verordening toe te kunnen passen is dat de vorm noodzakelijk is om het beoogde technisch resultaat te bekomen. Opnieuw in tegenstelling tot wat het geval is bij speelgoedblokken, is het evident dat verpakkingsdozen, uurwerken, presentatiemeubelen en ander decoratiemateriaal niet voorbestemd zijn om in elkaar te haken of aan elkaar vastgemaakt te worden.

De rechter besluit aldus dat in voorliggend geval de toepassingsvoorwaarden van artikel 7, §1, e), ii) van de Verordening niet vervuld zijn voor de waren uit de klassen 14, 16, 20 en 21, en dat de vordering tot gedeeltelijke nietigverklaring van TKS derhalve ongegrond is.

3. Met betrekking tot de beweerde merkinbreuk
Lego beweert dat TKS inbreuk pleegt op haar merkrechten door, zonder de toestemming van Lego, vormen te gebruiken die erg goed gelijken op de merken waarvan de bescherming wordt ingeroepen, voor waren identiek aan deze waarvoor de merken (onder andere) zijn ingeschreven. Lego baseert haar vordering op artikel Artikel 9 van de Verordening, dat de houder van een Gemeenschapsmerk het recht verleent om iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economische verkeer te verbieden dat gelijk is aan of overeenstemt met het Gemeenschapsmerk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan, waarbij verwarring wordt geacht het gevaar van associatie met het merk te omvatten.

De stakingsrechter vergelijkt eerst de visuele kenmerken van de merken en de gebruikte tekens enerzijds, en de waren waarvoor deze worden gebruikt anderzijds. De stakingsrechter komt daarbij tot de vaststelling dat deze, de horloges zelf er even buiten gelaten, sterk overeenstemmen en dus in principe aanleiding kunnen geven tot verwarring.

De stakingsrechter vervolgt dat het noodzakelijk is om ook stil te staan bij de oorzaak van deze verwarring. Hij herinnert eraan dat het precies door de overeenstemming van de tekens en de soortgelijkheid van de waren is dat het verwarringsgevaar bij het publiek moet bestaan. De stakingsrechter verwijst wat dat betreft naar het voorgelegde marktonderzoek, dat aantoont dat een aanzienlijk deel van het ondervraagde publiek inderdaad "Lego" antwoordt op de vraag waaraan de verpakkingen van TKS hen doen denken. De stakingsrechter is echter van oordeel dat dit op zich niet volstaat om tot het bestaan van verwarringsgevaar te besluiten. De stakingsrechter stelt zich de vraag of hetzelfde publiek "ja" zou hebben geantwooord op de vraag of het op de hoogte is van het feit dat Lego nu (ook) taartendozen en andere verpakkingen maakt. En wat het zou hebben geantwoord op de vraag wat "Lego" bij hen oproept. Zonder twijfel, aldus de stakingsrechter, zou men het over de bouwblokken hebben.

De stakingsrechter wijst erop dat men bij de beoordeling van een merkinbreuk aandacht moet hebben voor de functie van het merk. In voorliggend geval bestaat de functie van de merken erin om de waren waarvoor ze werden ingeschreven (deze uit klassen 14, 16, 20 en 21) te onderscheiden. Hun essentiële functie bestaat erin om de consument de herkomst van de waren te garanderen, aldus de stakingsrechter.

De stakingsrechter besluit dat Lego niet aantoont dat het relevante publiek het identieke teken zou opvatten als een aanwijzing dat de waren in kwestie (ie deze zoals uit de klassen 14, 16, 20, 21) van Lego of van een met Lego verbonden onderneming afkomstig zijn. Aldus is er volgens de stakingsrechter geen merkinbreuk voorhanden.

4. Met betrekking tot de beweerde oneerlijke handelspraktijken
Lego beweert ten andere, los van de aanspraken op grond van haar merkrechten, dat het gebruik van de betreffende verpakkings- en presentatiematerialen door TKS een oneerlijke handelspraktijk zoals verboden door de Wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming (de "WMPC") uitmaakt.

De stakingsrechter oordeelt dat een vordering op basis van het recht op een merk niet noodzakelijk een vordering op basis van de WMPC uitsluit. De stakingsrechter vult aan dat alhoewel de gevraagde maatregelen onder beide vorderingen identiek zijn, de grondslag van de vorderingen verschillend is: merkrechten beogen de bescherming van een monopolie, terwijl de WMPC de belangen van consumenten tracht te vrijwaren.

De stakingsrechter verwijst naar de 14de overweging van Richtlijn (EG) nr. 29/2005 van 11 mei 2005 inzake oneerlijke handelspraktijken, die preciseert dat een kopie die verwarring zaait wat de commerciële oorsprong van goederen betreft, alsdusdanig een oneerlijke handelspraktijk kan uitmaken. De stakingsrechter vervolgt dat als een consument denkt dat de producten van TKS in werkelijkheid van Lego of een met Lego verbonden onderneming afkomstig zijn, dit het koopgedrag van de consument kan beïnvloeden. De stakingsrechter neemt aan dat Lego een erg hoog kwaliteitsaura geniet, en besluit dat de consument die misleid is omtrent de commerciële oorsprong van de producten van TKS ertoe geneigd zal zijn deze aan te kopen omwille van de kwaliteitsgarantie die hij associeert met Lego.

De stakingsrechter oordeelt dat de reproductie door TKS van de vorm van de Lego blokken ook inbreuk maakt op artikel 88, 3° van de WMPC, dat als misleidend (en dus oneerlijk) aanstipt: elke handelspraktijk die de consument in zijn koopgedrag beïnvloedt en die gepaard gaat met onjuiste informatie, of de consument op enigerlei wijze, inclusief door de algemene presentatie, bedriegt ten aanzien van verklaringen of symbolen die doen geloven dat de onderneming of het product sponsoring of directe of indirecte steun krijgt. De stakingsrechter stelt dat nu de verwarring omtrent de commerciële oorsprong van de producten van TKS voortvloeit uit het gebruik van de herkenbare vorm van de Lego blokken, er logischerwijs een risico bestaat dat consument daarin een directe of indirecte ondersteuning van de kant van Lego ziet. Hij vervolgt dat de consument het systematische gebruik door TKS van ronde knoppen op haar verpakkings- en presentatiemateriaal - zoals Lego deze gebruikt op haar blokken - niet anders zal interpreteren dan als een veruitwendiging van een directe of indirecte ondersteuning die TKS geniet van Lego, en dat de aanwezigheid van het merk "ICE-WATCH" hier niets aan verandert.

De stakingsrechter besluit dat deze handelswijze oneerlijk is en derhalve gestopt moet worden.

5. Besluit
De stakingsrechter acht de door Lego ingeroepen merkrechten geldig maar besluit dat het gebruik van de litigieuze verpakkings- en presentatiematerialen door TKS er geen inbreuk op maakt.

Alhoewel geen merkinbreuk, oordeelt hij vervolgens dat hetzelfde gebruik wél een oneerlijke handelspraktijk uitmaakt en derhalve toch gestopt moet worden. De stakingsrechter legt de drempel voor het bestaan van verwarringsgevaar bij zijn beoordeling van de inbreuk op de WMPC een stuk lager dan bij zijn beoordeling van de inbreuk op de merkrechten. 

Voor de volledigheid kan nog worden aangestipt dat de stakingsrechter niet ingaat op de vraag van Lego om het tussen te komen vonnis te laten publiceren in een aantal tijdschriften.

IEFBE 118

Exclusiviteit na lange periode van delen?

Hof van Cassatie van België 2 december 2011, no. C.08.0510.F (Martin Y Paz Diffusion tegen D.D. / Fabriek van Maroquinerie Gauquie)

Met samenvatting van Hannes Abraham.

Merkenrecht. Registratie van merken, over en weer licentiëren. Prejudiciële vragen aan HvJ EU gesteld.

Feiten: Eiseres in cassatie verkrijgt het Benelux woordmerk ‘NATHAN’ (klasse 18: kleine lederwaren) door middel van een koopovereenkomst, waarin werd bedongen dat de eigendom op de merknaam voor handtassen niet over zou gaan. De verkoper registreert hetzelfde woordmerk NATHAN voor klasse 18 (lederwaren, met uitzondering van kleine lederwaren) en klasse 25 (kledij en schoenen), waarna het aan verweerster in cassatie overgedragen wordt.
 
Eiseres deponeert vervolgens de beeldmerken bestaande uit de letter N (nr. 636308) voor klassen 18 (lederwaren, inclusief handtassen), 14 (metalen), 16, 22, 25 (papier, koorden en kledij) en  ‘NATHAN’ (nr. 636309) voor klassen 18 en 25. Het woordmerk ‘NATHAN BAUME’ (nr. 712962) wordt door eiseres eveneens voor klassen 18 en 25 gedeponeerd.

Beide partijen verkopen wederzijds hun producten aan elkaar die vervolgens in hun respectieve boetieks aangeboden worden. Eiseres geeft zelfs de toestemming aan verweerster om haar merk te gebruiken voor handtassen en schoenen. Eiseres tracht herhaaldelijk om een vorm van samenwerking met verweerster op te stellen, maar telkens zonder resultaat, waarop de handelsrelatie verzuurt.
 
In eerdere instanties: Een vordering tot nietigverklaring wordt door de rechtbank van koophandel te Nijvel ongegrond verklaard. De merken zijn dus geldig. Op haar beurt stelt eiseres in cassatie een vordering tot stopzetting in tegen het gebruik van bovenstaande merken door verweerster, terwijl verweerster een tegenvordering instelt tegen het gebruik van deze merken voor andere producten dan kleine lederwaren. Verweerster wordt in het gelijk gesteld.

In beroep wordt beslist dat eiseres misbruik van recht maakt door de procedure aan te wenden voor andere doeleinden dan waarvoor ze bedoeld is, in strijd met de jarenlange toestemming tot gebruik, waardoor de vordering tot stopzetting wordt geweigerd. Verder wordt ook beslist dat het zelf aanwenden van deze merken door de eiseres voor handtassen en schoenen een handeling van deloyale concurrentie inhoudt, gezien de jarenlange investeringen in reclame door verweerster en het eventuele verwarringsgevaar. Verweerster mag de merken dus enkel gebruiken voor handtassen en schoenen, terwijl eiseres de merken mag gebruiken voor andere waren dan deze laatsten.
 
Tegen dit arrest wordt cassatieberoep aangetekend. Het Hof van Cassatie beslist dat de volgende prejudiciële vragen moeten gesteld worden aan het Europees Hof van Justitie:

1. Moeten de artikelen 5,§1 en 8,§1 van Richtlijn 89/104 geïnterpreteerd worden in die zin dat het exclusief recht, voortvloeiend uit een gedeponeerd merk, definitief niet meer mag tegengeworpen worden door de titularis tegen derden, indien;
- de titularis de exploitatie van dit merk gedurende een lange periode heeft gedeeld met die derde in het kader van een vorm van mede-eigendom?
- de titularis naar aanleiding van deze mede-eigendom aan de derde zijn onherroepelijke toestemming heeft gegeven om zijn merk te gebruiken?
2. Moeten deze artikelen geïnterpreteerd worden in die zin dat de toepassing van een nationale regel, die het uitoefenen op foutieve of onrechtmatige wijze van een exclusief recht verbiedt, kan leiden tot het onherroepelijk verbod tot uitoefenen van het exclusief recht voor een deel van de waren in kwestie OF moeten deze geïnterpreteerd worden in de zin dat de toepassing moet beperkt worden tot een ander soort sanctie?
3. Moeten deze artikelen geïnterpreteerd worden in die zin dat indien de titularis van een merk een einde stelt aan een verbintenis t.a.v. een derde om het merk niet te gebruiken voor bepaalde waren, en hij nadien beoogt  om het merk te gebruiken voor deze waren, de nationale rechter desalniettemin dit gebruik definitief kan verbieden op grond van deloyale concurrentie, omdat deze voor de titularis een oneerlijk voordeel oplevert door de reclame die door de derde werd gevoerd en mogelijk verwarringsgevaar oplevert, OF moeten deze zo geïnterpreteerd worden dat de nationale rechter een andere sanctie moet uitspreken die niet het definitief verbod tot gebruik van het merk tot gevolg heeft?
4. Moeten deze artikelen geïnterpreteerd worden in die zin dat het definitief verbod tot gebruik van het merk door de titularis gerechtvaardigd wordt door de jarenlange investeringen van de derde voor reclame voor de producten waarop het merk wordt aangebracht?

IEFBE 117

The discontinuance

President Gerecht EU 30 november 2011, zaak T-303/11 (Piervittorio Francesco Leopardi Dittajuti tegen OHIM/Pedro Llopart Vilarós)

In overeenstemming met artikel 99 Rules of Procedure heeft eiser het Gerecht EU verzocht om niet-voortzetting van de procedure. De verweerster heeft geen bezwaar hiertegen en conform artikel 87(5) dient de afbrekende partij de kosten te betalen. De president van het Gerecht EU schrapt de zaak van de rol en veroordeelt eiser in de kosten van de verwerende partij.

The first subparagraph of Article 87(5) of the Rules of Procedure provides that a party who discontinues or withdraws from proceedings shall be ordered to pay the costs if they have been applied for in the observations of the other party on the discontinuance. In the present case, the defendant requested that the costs of the proceedings be borne by the applicant.

14. In the present case, however, the versions of the application and covering letter received at the Registry of the General Court on 15 June 2011 (see paragraph 3 above) were scanned copies of the originals of those two documents to which were appended only the scanned signatures of the applicant’s lawyer. In addition, annexed to its letter of 31 July 2011 (see paragraph 4 above), the applicant communicated only page 18 of the original application bearing its lawyer’s hand-written signature.

15. It must therefore be stated that the signed original of the application was not lodged at the Registry within the 10-day period following receipt by the Registry of the copy of that application by fax and by e-mail. In those circumstances, however, in accordance with Article 43(6) of the Rules of Procedure, only the date of lodgment of the signed original of the application can be taken into consideration for the purposes of compliance with the time-limit for bringing an action (order of 28 April 2008 in Case T-358/07 PubliCare Marketing Communications v OHIM (Publicare), not published in the ECR, paragraph 13). Accordingly, it must be concluded that the application was not lodged before the expiry of the period within which the action had to be brought.

16. In that regard, it must be borne in mind that the failure to submit the original application, signed by a duly authorised lawyer, is not among the formal irregularities that are capable of being rectified under the second paragraph of Article 21 of the Statute of the Court of Justice of the European Union and Article 44(6) of the Rules of Procedure of the General Court. That requirement must be regarded as an essential procedural rule and be applied strictly, with the result that failure to comply with it leads to the inadmissibility of the action once the periods for taking steps in the proceedings have expired (see, to that effect, Case C-426/10 P Bell & Ross v OHIM [2011] ECR I-0000, paragraph 42, and Case T-223/06 P Parliament v Eistrup [2007] ECR II-1581, paragraphs 48 and 51).

IEFBE 116

Volledige verzorging

Gerecht EU 30 november 2011, zaak T-123/10 (Paul Hartman tegen OHIM)

Merkenrecht. Het aangemelde gemeenschapswoordmerk COMPLETE mist onderscheidend vermogen. Absolute weigeringsgrond: Het beschrijvend karakter voor de homogene groep van producten incontinentie/verzorgingsproducten. Het OHIM heeft ten onrechte de volledige incontinentieverzorging beoordeeld als geschikt voor merkregistratie voor (inderdaad) complete verzorging, zonder de afzonderlijke waren te beoordelen op de voor elk ingeschreven categorieën. Het Gerecht vernietigt de beslissing van het OHIM.

34. Im Übrigen beruht die Argumentation der Beschwerdekammer unabhängig davon, welche Unterkategorie von Waren betroffen ist, pauschal auf dem Gedanken, dass der mit dem von der Markenanmeldung erfassten Zeichen und den betreffenden Waren konfrontierte englischsprachige Verbraucher wegen des Zusammenhangs zwischen der Bedeutung des Zeichens, der „Vorstellung von Vollständigkeit“, und den streitgegenständlichen Waren einer „vollständigen Inkontinenzversorgung“ das Zeichen unmittelbar – ohne gedankliche Zwischenschritte – so verstehen werde, dass es die Beschaffenheit und Bestimmung dieser Waren beschreibe.

45. Außerdem hat die Beschwerdekammer bei ihrer Analyse ein fehlerhaftes Kriterium verwendet, um zu beurteilen, ob das von der Markenanmeldung erfasste Zeichen im Hinblick auf die genannte Vorschrift eingetragen werden konnte. Nach diesem Kriterium beschreibt ein Begriff, der eine Vorstellung von Vollständigkeit vermittelt, die beanspruchten Waren dahin, dass sie eine vollständige Inkontinenzversorgung bieten, und liefert einen beschreibenden Begriffsinhalt der Beschaffenheit und Bestimmung der in Rede stehenden Waren. Aus dem Vorstehenden ergibt sich aber jedenfalls, dass ein solches Kriterium es im vorliegenden Fall nicht erlaubt, das Vorliegen eines absoluten Eintragungshindernisses auf der Grundlage von Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009 nachzuweisen. Dieses Kriterium kann somit nicht verwendet werden, um das Fehlen von Unterscheidungskraft des angemeldeten Zeichens im Hinblick auf Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung nachzuweisen, weil es nicht beschreibend sei.

IEFBE 115

Middelmatig en niet gering

Gerecht EU 30 november 2011, zaak T-477/10 (SE-Blusen Stenau GmbH tegen OHIM/Sport Eybl & Sports Experts GmbH)

Merkenrecht. Oppositieprocedure. Aanmelding gemeenschapsbeeldmerk SE© SPORTS EQUIPMENT, oppositie door ouder nationaal woordmerk SE So Easy, relatieve weigeringsgrond: soortgelijke tekens.

Het gemeenschappelijke bestanddeel SE heeft geen eigen betekenis in het Duits. Het Gerecht komt tot de conclusie dat er in middelmatige mate overeenstemming is, in tegenstelling tot het OHIM die slechs een geringe overeenstemming concludeert. OHIM heeft foutief beoordeeld dat de tekens (bijna) verschillend zijn, deze beslissing wordt aldus vernietigd.

45 Drittens ist zum bildlichen Vergleich der beiden Zeichen zu konstatieren, dass die Wortbestandteile „So Easy“ und „Sports Equipment“ völlig unterschiedlich sind.

46 Es ist jedoch daran zu erinnern, dass der gemeinsame Wortbestandteil „SE“ den Gesamteindruck des angemeldeten Zeichens dominiert und im Gesamteindruck der älteren Marke eine etwas größere Rolle spielt als das zweite Wortelement „So Easy“. Gleichwohl schaffen die grafischen Elemente in dem angemeldeten Zeichen, insbesondere die ungewöhnliche Schriftart des dominierenden Bestandteils „SE“, in bildlicher Hinsicht Distanz zwischen den einander gegenüberstehenden Zeichen.

47 Angesichts der vorstehenden Erwägungen ist festzustellen, dass in bildlicher Hinsicht eine Ähnlichkeit mittleren Maßes zwischen den beiden Zeichen besteht. Daraus folgt, dass die Beschwerdekammer einen Beurteilungsfehler begangen hat, indem sie annahm, die Zeichen seien einander nahezu unähnlich.

IEFBE 114

Geen rectificeerbare onregelmatigheid

Gerecht EU 28 november 2011, zaak T-307/11 (Noscira SA tegen OHIM/Agouron Pharmaceuticals)

Procesrecht. Gemeenschapsmerk XENTRIOR. Periode waarbinnen het originele beroepsschrift moet worden ingediend is overschreden. Dit is 10 dagen na ontvangst door Registry van een kopie van de aanvraag per fax of email. In dit geval betreft het geen rectificeerbare onregelmatigheid, omdat het gaat om het niet-tijdig indienen van originele beroepsdocumenten getekend door een voldoende geautoriseerde advocaat. Beroep wordt als kennelijk niet-ontvankelijk afgedaan.

14. In the present case, however, the versions of the application and covering letter received at the Registry of the General Court on 15 June 2011 (see paragraph 3 above) were scanned copies of the originals of those two documents to which were appended only the scanned signatures of the applicant’s lawyer. In addition, annexed to its letter of 31 July 2011 (see paragraph 4 above), the applicant communicated only page 18 of the original application bearing its lawyer’s hand-written signature.

15. It must therefore be stated that the signed original of the application was not lodged at the Registry within the 10-day period following receipt by the Registry of the copy of that application by fax and by e-mail. In those circumstances, however, in accordance with Article 43(6) of the Rules of Procedure, only the date of lodgment of the signed original of the application can be taken into consideration for the purposes of compliance with the time-limit for bringing an action (order of 28 April 2008 in Case T-358/07 PubliCare Marketing Communications v OHIM (Publicare), not published in the ECR, paragraph 13). Accordingly, it must be concluded that the application was not lodged before the expiry of the period within which the action had to be brought.

16. In that regard, it must be borne in mind that the failure to submit the original application, signed by a duly authorised lawyer, is not among the formal irregularities that are capable of being rectified under the second paragraph of Article 21 of the Statute of the Court of Justice of the European Union and Article 44(6) of the Rules of Procedure of the General Court. That requirement must be regarded as an essential procedural rule and be applied strictly, with the result that failure to comply with it leads to the inadmissibility of the action once the periods for taking steps in the proceedings have expired (see, to that effect, Case C-426/10 P Bell & Ross v OHIM [2011] ECR I-0000, paragraph 42, and Case T-223/06 P Parliament v Eistrup [2007] ECR II-1581, paragraphs 48 and 51).

IEFBE 113

Definitie van luggage

Gerecht EU 23 november 2011, zaak T-483/10 (Pukka Luggage tegen OHIM/Azpiroz Arruti, inzake PUKKA)

Gemeenschapsmerk. Oppositieprocedure aanvrage gemeenschapswoordmerk PUKKA tegen eerder gemeenschaps en Spaanse beeldmerk met woordelement PUKAS (surfwear, games, packages, sportswear). Verder in citaten:

– Failure to take into account subsets of goods included in ‘luggage’.

35 However, contrary to what the applicant asserts in paragraph 13.1 of the application and in the heading of its first plea, the subcategories referred to in the previous paragraph do not appear ‘separately in the specification of the contested Community trade mark application within the definition of luggage’. Indeed, the list of goods indicated by the applicant in its application for registration of 5 October 2004 does not contain any of the terms listed in the previous paragraph but simply the general term ‘luggage’. Nor has the applicant subsequently specified or restricted the list of goods in respect of which the mark applied for was supposed to be registered.

59 In that regard, it should be borne in mind that, as has been stated in paragraph 35 above, the list of goods indicated by the applicant in its application for registration of 5 October 2004 does not include hard suitcases or hard trolley cases but simply the general term ‘luggage’. Therefore, as has been observed in paragraphs 37 and 38 above, the Board of Appeal rightly merely examined the likelihood of confusion between the marks at issue with respect to the category of goods consisting of luggage, without separately examining the existence of a likelihood of confusion with respect to certain subcategories within that category. Consequently, in the contested decision, the Board of Appeal only ruled on the category of luggage.