Margriet Koedooder: a 'new' town road. Youngkio's BeatStars' contracten en licenties ontleed

EUIPO Board of Appeal 2 juni 2019, IEF 18538, IEFbe 2904; R1002/2018-3 (Tinnus Enterprises tegen Mystic Products en Koopman International) Bevestigd wordt dat de Invalidity Division terecht de ongeldigheid heeft uitgesproken van de modelregistratie van Tinnus voor een waterballonvuller (fluid distribution equipment), omdat alle kenmerken van het model uitsluitend door de technische functie zijn bepaald. De DOCERAM-uitspraak van het HvJ EU wordt toegepast [IEF 17542 en zie ook IEF 17701 en IEF 18001] waarin de ‘multiplicity of forms’ theorie is afgewezen en bevestigt dat het bestaan van technische alternatieven niet betekent dat het model niet technisch is bepaald.

Gerecht EU 19 juni 2019, IEF 18536, IEFbe2903 (Adidas tegen EUIPO) In 2013 heeft verzoekster Adidas bij EUIPO een Uniemerkaanvraag ingediend voor het beeldmerk: „Drie op dezelfde afstand van elkaar geplaatste parallel lopende strepen van gelijke lengte die in welke richting dan ook op de waar zijn aangebracht”. Het merk is onder nummer 12442166 ingeschreven. Interveniënte, Shoe Branding Europe BVBA vorderde daarop nietigverklaring van het betrokken merk. Deze vordering is toegewezen wegens het ontbreken van elk – zowel intrinsiek als door het gebruik verkregen – onderscheidend vermogen. Adidas stelt dat de kamer van beroep ten onrechte talrijke bewijzen buiten beschouwing heeft gelaten omdat deze betrekking hadden op andere tekens dan het betrokken merk en, in de tweede plaats, dat de kamer van beroep de zaak onjuist heeft beoordeeld door vast te stellen dat niet was aangetoond dat het betrokken merk onderscheidend vermogen had verkregen als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt op het grondgebied van de Unie. Het beroep wordt verworpen.

HvJ EU 13 juni 2019, IEF 18531, IEFbe 2901, IT&R 2802; ECLI:EU:C:2019:498 (Google LLC tegen Duitsland) Prejudiciële beslissing. Telecommunicatiedienst. Richtlijn 2002/21/EG. Google is een internetzoekmachine en een e‑maildienst, genaamd Gmail. Met Gmail kunnen gebruikers e‑mails en data via het internet verzenden en ontvangen. Om van deze dienst gebruik te maken moet de gebruiker een e‑mailaccount aanmaken waardoor hij kan beschikken over een adres op basis waarvan hij wordt geïdentificeerd als afzender en ontvanger van e‑mails. Het gaat in deze zaak tussen Google LLC en Duitsland over het BNetzA besluit, waarbij wordt vastgesteld dat de e-maildienst Gmail van Google een telecommunicatiedienst is en Google om die reden op straffe van een dwangsom wordt gelast de verplichting tot kennisgeving na te komen. De BNetzA is van mening dat Gmail een telecommunicatiedienst is in de zin van § 6, lid 1, TKG. Google is van mening dat Gmail geen telecommunicatiedienst is, omdat met deze dienst geen signalen worden overgebracht. Het verzoek om prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van de kaderrichtlijn over het begrip telecommunicatiedienst. Beantwoording van de prejudiciële vragen:

Gerecht EU 13 juni 2019, IEF 18528, IEFbe 2900; ECLI:EU:T:2019:417 (Visi/one tegen EUIPO) Modellenrecht. Visi/one GmbH heeft bij het EUIPO de inschrijving aangevraagd en verkregen van het litigieus model. Dit model wordt gebruikt voor onder andere informatieschermen en reclameborden voor voertuigen. EasyFix GmbH voerde een vordering tot nietigverklaring van het ligitieuze model in, omdat het niet nieuw zou zijn en geen eigen karakter zou hebben. Visi/ OneGmbH stelt tegen de beslissing op de nietigheid beroep in bij het EUIPO en voert vier middelen aan: 1) onjuiste beoordeling van het bewijsmateriaal inzake de openbaarmaking van een „ouder model”, in strijd met artikel 7, lid 1, van verordening nr. 6/2002; 2) schending van het in artikel 62, tweede volzin, van deze verordening neergelegde recht om te worden gehoord; 3) schending van de in artikel 62, eerste volzin, van die verordening neergelegde motiveringsplicht, en 4) onjuiste beoordeling van het eigen karakter van het litigieuze model, in strijd met artikel 6 en 25, lid 1, onder b), van die verordening. Alle middelen zijn ongegrond verklaard.

De Geschillenkamer van de Gegevensbeschermingsautoriteit 28 mei 2019, IEFbe 2899; DOS-2018-05808 en DOS-2018-05815 (Klagers tegen Burgemeester) Privacyrecht. AVG. Er zijn klachten ingediend bij de Gegevensbeschermingsautoriteit tegen een burgemeester die e-mailadressen verkregen in het kader van een verkavelingswijziging, heeft gebruikt voor de verzending van verkiezingspropaganda. Klagers zijn van mening dat dit een inbreuk maakt op hun recht op privacy en rechten ontleent aan de AVG. Nu de mailadressen zijn hergebruikt op deze manier is er sprake van afwending van doelbinding. Een burgemeester met zijn voorbeeldfunctie en te verwachten kennisniveau dient zich hier niet schuldig aan te maken. Er wordt een administratieve geldboete opgelegd.

Conclusie AG 6 maart 2019, IEF 18523, IEFbe 2898; C-705/17 (Roslags Punsch tegen Roslagsöl) Merkenrecht. Het voor alcoholhoudende dranken van klasse 33 ingeschreven beeldmerk ROSLAGS PUNSCH wordt sinds 2007 gehouden door Norrtelje Brenneri Aktiebolag. Het merk is ingeschreven met de volgende disclaimer: ´Inschrijving geeft geen uitsluitend recht voor het woord Roslagspunsch´. Roslagen is de naam van een geografisch gebied aan de oostkust van Zweden. Verzoeker (Mats Hansson) heeft bij het Zweeds bureau voor intellectuele eigendom (hierna: PRV) een aanvraag ingediend voor de inschrijving van ROSLAGSÖL als nationaal woordmerk voor alcoholvrije dranken en bier van klasse 32. Het PRV heeft de aanvraag afgewezen vanwege gevaar voor verwarring tussen het aangevraagde merk en het ingeschreven beeldmerk ROSLAGS PUNSCH, en er derhalve sprake was van een weigeringsgrond. Conclusie AG:

Wat maakt copycats succesvol, bezien vanuit de consument?; Grensoverschrijdende bevoegdheid in merkenzaken (forumshoppen of toch niet?); Het strategisch inzetten van beschermingsregimes, en: Content filtering in copyright, een model voor het merkenrecht?
Deze onderwerpen en meer komen aan de orde tijdens het Benelux Merkencongres op donderdag 20 juni, samengesteld door Tobias Cohen Jehoram en Martin Senftleben.

Hoge Raad 7 juni 2019, IEF 18511, IT 2792, IEFbe 2896; ECLI:NL:HR:2019:849 (Stichting Brein tegen News-Service Europe) Auteursrecht. Vervolg op eerdere uitspraak Hoge Raad [IEF 18372], en [IEF 16425]. Partijen reageerden schriftelijk op vragen die waren voorgelegd, maar ook opmerkingen gemaakt over feiten en omstandigheden die de Hoge Raad in cassatie als vaststaand in het arrest heeft vermeld. De door de advocaten gemaakte opmerkingen geven aanleiding tot het schrappen van twee passages.

HvJ EU 5 juni 2019, IEF 18509, IEFbe 2895, IT 2791; ECLI:EU:C:2019:460 (Skype tegen BIPT) Telecommunicatie. De vennootschap Skype Communications is de ontwikkelaar van communicatiesoftware met de benaming Skype, het BIPT heeft Skype Communications verzocht om dit instituut overeenkomstig artikel 9, § 1, WEC kennis te geven van haar diensten. Omdat Skype dit heeft nagelaten, heeft het BIPT Skype een boete opgelegd. In geschil is de vraag of dit mogelijk is omdat Skype betoogd geen telecommunicatiedienst aan te bieden in de zin van artikel 2, onder c), van richtlijn 2002/21/EG. Het hof is van oordeel dat Skype wel een telecommunicatiedienst aanbiedt, en overweegt als volgt:

Artikel 2, onder c), van richtlijn 2002/21/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische-communicatienetwerken en ‑diensten (kaderrichtlijn), zoals gewijzigd bij richtlijn 2009/140/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009, moet aldus worden uitgelegd dat het aanbieden door een softwareontwikkelaar van een functionaliteit waarmee een „Voice over Internet Protocol”-dienst (VoIP) [spraak over het internetprotocol (VoIP)] ter beschikking wordt gesteld waardoor de gebruiker via het openbaar geschakeld telefoonnet (PSTN) van een lidstaat vanaf een terminal naar een vast of mobiel nummer van een nationaal nummerplan kan bellen, een „elektronische-communicatiedienst” in de zin van die bepaling is wanneer de ontwikkelaar voor het aanbieden van deze dienst wordt vergoed en met het oog op het aanbieden ervan overeenkomsten moet sluiten met de aanbieders van telecommunicatiediensten die naar behoren zijn gemachtigd om oproepen naar het PSTN over te brengen en daaraan af te geven.

Rechtbank Den Haag, 29 mei 2019, IEF 18502, IEFbe 2892; ECLI:NL:RBDHA:2019:5482 (Online Publisher tegen Netmedia) Merkenrecht. Auteursrecht. Bevoegdheidsincident. België. Online Publisher is houdster van de Benelux-merken ‘het publ.sh-merk en de BX-merken’ en voert ‘Wepublish’ als één van haar handelsnamen. Online Publisher had een samenwerking met Netmedia. Netmedia maakt gebruik van tekens die overeenstemmen met BX-merken. Online Publisher stelt dat Netmedia inbreuk maakt op haar auteursrechten en handelsnaamrechten. Netmedia heeft Online Publisher gedagvaard voor de Belgische rechter en vordert onder meer onbevoegheid van de rechtbank. Online Publisher voert onder meer aan dat Netmedia niet bij alle facturen (dezelfde) voorwaarden heeft gevoegd en dat er geen sprake zou zijn van stilzwijgende aanvaarding van de algemene voorwaarden. Netmedia slaagt er niet in toe te lichten dat de voorwaarden ook zien op de samenwerking als zodanig, op de afwikkeling daarvan of op onrechtmatig handelen na afloop van die samenwerking. Beslissing in hoofdzaak wordt verwezen naar de rol.

3.2.1. Netmedia hanteert algemene voorwaarden, die zij bij de door haar aan Online Publisher verzonden facturen heeft gevoegd. Online Publisher heeft de algemene voorwaarden naar Belgische recht (stilzwijgend) aanvaard door de aan haar gezonden facturen zonder voorbehoud te betalen.

3.2.2. De aldus toepasselijke algemene voorwaarden bevatten een forumkeuzebeding:
"Onderhavige transactie wordt beheerst door Belgisch recht. In geval van betwisting zullen de rechtbank van Hasselt (België) exclusief bevoegd zijn (…)."
Dit beding brengt mee dat de Belgische rechter exclusief bevoegd is om van alle vorderingen tussen partijen kennis te nemen. Dit geldt ook voor geschillen die direct of indirect voortvloeien uit de samenwerking tussen partijen.

3.3.3. Bevoegdheid ten aanzien van alle gedaagden is gegeven omdat het onrechtmatig handelen onder ander bestaat uit uitingen op websites die zich mede op Nederland waaronder begrepen het arrondissement Den Haag. Ten aanzien van de merkinbreuk is de rechtbank bevoegd op grond van art. 4.6 BVIE.

4.3. In de zaak tussen Netmedia en Online Publisher kan in het midden blijven of de bedoelde algemene voorwaarden met forumkeuzebeding van toepassing zijn geworden, omdat het subsidiaire verweer van Online Publisher doel treft: de algemene voorwaarden – die uitsluitend zijn toegezonden op de achterkant van door Netmedia een Online Publisher toegezonden facturen – kunnen, zo al overeengekomen, naar het oordeel van de rechtbank uitsluitend betrekking hebben op de betaling van de facturen en in dat verband gerezen geschillen, en niet op de geschillen die in deze zaak aan de orde zijn. Het door Netmedia c.s. ingeroepen beding ziet immers uitsluitend op “Onderhavige transactie” (zie 3.2.2). Dit moet aldus worden begrepen dat de voorwaarden uitsluitend zijn bedoeld te gelden met betrekking tot (de afwikkeling van de betaling van) de factuur waarbij de voorwaarden gevoegd zijn. De stelling dat de voorwaarden ook zien op de samenwerking als zodanig dan wel op de afwikkeling daarvan dan wel op onrechtmatig handelen na afloop van die samenwerking, heeft Netmedia c.s. op geen enkele wijze toegelicht. Ook de stukken bieden daartoe geen aanknopingspunt. Integendeel: voor de samenwerking zijn, naar Online Publisher aanvoert en Netmedia c.s. niet heeft betwist, aparte ‘spelregels’ overeengekomen in oktober 2014. Niet valt in te zien hoe de later toegezonden verschillende sets algemene voorwaarden daar onderdeel van zijn gaan uitmaken.

4.4. Gelet op het voorgaande is geen sprake van een uitdrukkelijk afwijkende overeenkomst in de zin van art. 4.6 BVIE met betrekking de bevoegdheid ten aanzien van de gestelde inbreuk op de BX-merken. Ook heeft Netmedia c.s. onvoldoende gesteld om te kunnen aannemen dat partijen een gerecht van een lidstaat exclusief hebben aangewezen (als bedoeld in art. 25 Brussel I bis-Vo) voor de kennisneming van de vorderingen die hier voorliggen, die alle verband houden met de afwikkeling van de samenwerking waarvoor de spelregels overeengekomen zijn. Ook anderszins is niet gebleken dat het forumkeuzebeding voor die rechtsbetrekking geldt.

De zaak Mitsubishi tegen Duma draait om de vraag of het zonder toestemming van de merkhouder weghalen van een merk van een product, het zogenaamde de-branding, merkinbreuk oplevert. Met een, volgens mij onjuiste redenering, concludeert het Hof dat dit inderdaad inbreuk oplevert [IEF 16602]. De Advocaat-Generaal kwam in zijn conclusie [IEF 17680] tot het oordeel dat de-branding niet op grond van het merkenrecht kan worden tegengegaan, maar mogelijk wel op basis van regels ter bestrijding van oneerlijke concurrentie. Waar gaat het om?

BBIE 3 juni 2019, IEF 18503, IEFbe 2893 (WijKopenAutos tegen Dealerdirect) Merkenrecht. Onderscheidend vermogen. Doorhalingsbeslissing. Vervolg op kort geding [IEF 17914]. Verzoeker tot doorhaling WijKopenAutos stelt dat de bekendheid van 'ik wil van mijn auto af' in het Nederlandstalige gebied te laag is om toekenning van een exclusief merkrecht te rechtvaardigen. DealerDirect BV, verweerder, is van mening dat het merk 'ik wil van mijn auto af' door inburgering over voldoende onderscheidend vermogen beschikt en dat de beslissing van het Bureau om het voor inschrijving toe te laten juist is geweest. Hij verzoekt het nietigheidsverzoek ongegrond te verklaren en de inschrijving te handhaven. Het bestreden merk is ab initio beschrijvend en mist ieder onderscheidend vermogen. De bezwaren worden niet weggenomen door het gebruik dat er van het merk is gemaakt. Inburgering is niet aangetoond. Het verzoek tot doorhaling wordt toegekend.

Conclusie AG HvJ EU 4 juni 2019, IEF 18501, IEFbe2891, IT 2790 (Eva Glawischnig-Piesczek tegen Facebook Ireland Limited) Volledige tekst arrest volgt. Facebook kan ertoe worden verplicht alle commentaar op te sporen en te identificeren dat identiek is aan smadelijk commentaar dat onwettig is bevonden. Dat geldt ook voor commentaar dat qua betekenis verwant is, mits het van dezelfde gebruiker afkomstig is. In dit geval wordt de vraag of Facebook er ook toe kan worden verplicht het betrokken commentaar wereldwijd te verwijderen, niet door het aangevoerde Unierecht geregeld.

Eva Glawischnig-Piesczek, die lid was van de Nationalrat (federaal parlement van Oostenrijk), fractievoorzitter van die Grünen („de Groenen”) in het parlement en federaal woordvoerder van die partij, heeft de Oostenrijkse rechters gevraagd om Facebook bij beschikking in kort geding te gelasten een einde te maken aan de publicatie van smadelijke commentaar. Een gebruiker van Facebook had op zijn persoonlijke pagina namelijk een artikel gedeeld uit het Oostenrijkse onlinemagazine oe24.at, getiteld „De Groenen: vóór het behoud van een minimuminkomen voor vluchtelingen”. Door die posting verscheen op Facebook een „thumbnail” van de website oe24.at, met de titel en een korte samenvatting van het artikel, alsook met een foto van Glawischnig-Piesczek. Die gebruiker had dat artikel bovendien voorzien van een voor deze laatste vernederende commentaar. Alle Facebookgebruikers hadden toegang tot die inhoud.

Actueel, praktijkgericht en volledig: het Nederlands Octrooicongres van deLex! Jaarlijks op de tweede dinsdag van juni, onder leiding van mr. drs. Gertjan Kuipers en prof. mr. Peter Blok.

Met dit jaar onder meer de volgende onderwerpen: "München meets Den Haag: interactie tussen het EOB en de nationale rechter", mr. András Kupecz (Kupecz IP), "Het octrooirechtelijk verbod: heilig huisje in de storm?", mr. Léon Dijkman, (EUI / HOYNG ROKH MONEGIER), "Artificial Intelligence en octrooi", paneldiscussie met o.a. dr. mr. Erik Visscher (De Vries & Metman)

Rechtbank Den Haag 22 mei 2019, IEF 18490, IEFbe 2889; ECLI:NL:RBDHA:2019:5189 (Diesel tegen Calvin Klein) Merkenrecht. Auteursrecht. Vernietiging inschrijving. Inbreuk. Diesel is een onderneming die zich bezig houdt met casual kleding, waaronder jeans. In hun collecties zit standaard het 5-pocketmodel. Bij dit model wordt op de zogenoemde ‘coin pocket’ een label met woord-/beeldmerk van Diesel aangebracht (hierna: het positiemerk). Calvin Klein is eveneens een modeconcern dat jeans voorziet van een label op de coin pocket. Diesel stelt dat dit een inbreuk is op haar merk- en auteursrechten. In reconventie vordert Calvin Klein nietigverklaring van het positiemerk. Deze vordering slaagt nu het positiemerk van huis uit het vereiste onderscheidend vermogen mist, en ook inburgering niet overtuigend bewezen kan worden. Voor zover de plaatsing van het merk als een 'werk' in de zin van de auteurswet moet worden aangemerkt, zijn er te veel verschillen om te kunnen spreken van overeenstemmende totaalindrukken. De vorderingen van Diesel worden dus afgewezen. Het positiemerk wordt nietig verklaard, en Diesel wordt veroordeeld in de proceskosten.

EUIPO 22 mei 2019, IEF 18484, IEFbe 2888; (Van Haren tegen Louboutin) In navolging van de rechtbank Den Haag [IEF 18217] heeft het EUIPO de door Van Haren ingestelde vordering tot nietigverklaring van het Uniemerk voor de rode zool afgewezen. Het EUIPO oordeelt dat:
(i)  de nieuwe nietigheidsgrond bepaald in artikel 7(1)(e)(iii) van de Uniemerkenverordening niet van toepassing is op merken gedeponeerd vóór de inwerkingtreding van deze nieuwe nietigheidsgrond;
(ii) de rode zool hoe dan ook niet onder deze nieuwe nietigheidsgrond valt, nu de rode zool geen wezenlijke waarde aan de waar geeft.
Zie ook: IEF 17759; IEF 17487; IEF 17209; IEF 16890; IEF 15786; IEF 15746; IEF 14828; IEF 13716; IEF 12902 en IEF 12573.

Hof van Beroep Gent 8 april 2019 2018/RK/2 (Belgische Staat tegen Brandweer ivzw) Domeinnaamrecht. De Belgische Staat startte in 2017 een procedure om de domeinnaam brandweer.be  te verkrijgen. Deze domeinnaam was sinds 2008 in handen van een organisatie die zichzelf bestempelde als een 'private brandweerdienst met publieke dienstverlening' en later als een 'ivzw van publiek recht'. De procedure was gebaseerd op de artikelen XVII.23 WER en XII.22-23 WER (dus geen arbitrage via Cepani, IEFbe 2562). Brandweer ivzw heeft de domeinnaam brandweer.be wederrechtelijk geregisteerd. Overdracht aan de Belgische Staat wordt bevolen.

Conclusie AG HR 19 april 2019, IEF 18476, IEFbe 2886; ECLI:NL:PHR:2019:510 (Tata Steel IJmuiden tegen ArcelorMittal France) Octrooirecht. Deze octrooizaak gaat over de beschermingsomvang van EP 0 971 044 B1 (hierna: EP 044 of het octrooi), waarvan ArcelorMittal houdster is, voor een bepaald soort staalplaat met hoge treksterkte, zie ook [IEF 16130]. Het octrooi vermeldt in de conclusies als ondergrens voor het element boor in de staalsamenstelling >0,0005 gewichtsprocenten (hierna: wt%). Tata Steel zoekt in deze zaak zekerheid alvorens de markt te betreden voor staal met een bepaald gewichtspercentage boor (clearing the way in jargon) en vordert daartoe brede verklaringen voor recht, onder meer inhoudend dat met staalplaten met minder dan 0,00045 wt% boor die verder wel aan de kenmerken van de conclusies van EP 044 beantwoorden, niet onder de beschermingsomvang van EP 044 wordt gekomen.  AG acht alle klachten van Tata Steel - juiste maatstaf voor de beschermingsomvang is miskend, uitvindingsgedachte is niet als gezichtspunt maar als uitgangspunt gehanteerd en weginterpreteren van het conclusiekenmerk van de boor-ondergrens - ongegrond.

HvJ EU 15 mei 2019, IEF 18472, IEFbe 2885; ECLI:EU:C:2019:406 (VM tegen EUIPO) In 2009 heeft VM Vermögens-Management bij EUIPO een Uniemerkaanvraag ingediend krachtens verordening nr. 207/2009 voor woordteken 'Vermögensmanufaktur'. Interveniënte in eerste aanleg, DAT Vermögensmanagement, diende bij EUIPO een vordering tot nietigverklaring van het betwiste merk in. VM voert zes middelen aan, waaronder schending van artikel 65, leden 2 en 3, van verordening nr. 207/2009, in samenhang met artikelen 17 en 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. Schending van artikel 36, eerste zin, van het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie. Hogere voorziening wordt in geheel afgewezen. Het argument van VM dat het gerecht blijk gaf van onjuiste rechtsopvatting door te stellen dat het betwiste merk onderscheidend vermogen miste, alleen omdat de uitdrukking Vermögensmanufaktur een lovende verwijzing is, berust op een onjuiste lezing van het bestreden arrest.

Conclusie AG 16 mei 2019, IEF 18469, IEFbe 2884; ECLI:EU:C:2019:423 (Spedidam) Is het toelaatbaar dat een lidstaat in zijn wetgeving inzake het auteursrecht voorziet in een vermoeden dat de uitvoerend kunstenaar van een bepaald werk een openbare instelling die tot taak heeft audiovisuele opnamen te bewaren, toestemming heeft gegeven om het werk te publiceren en indien nodig, te exploiteren door middel van een stilzwijgende overdracht van de rechten van de uitvoerend kunstenaar? Dat is de kernvraag waar het in dit verzoek om een prejudiciële beslissing om gaat.