Merkenrecht - Droit des marques  

HvJ EU 17 oktober 2013, zaak C-597/12P (Isdin/BHIM en Bial-Portela) - dossier
Merkenrecht. Motiveringsplicht. Hogere voorziening tegen het arrest van het Gerecht van 9 oktober 2012, waarbij het Gerecht heeft vernietigd de beslissing van de kamer van beroep houdende verwerping van het beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling tot afwijzing van de oppositie die door de houder van het gemeenschapswoordmerk „ZEBENIX” voor waren en diensten van de klassen 3, 5 en 42 tegen de aanvraag tot inschrijving van het woordmerk „ZEBEXIR” voor waren van de klassen 3 en 5 is ingesteld. Het beroep wordt toegewezen.

Wanneer eenzelfde weigeringsgrond wordt ingebracht, mag de motivering globaal zijn en moeten de waren en diensten concreet verbonden zijn zodat de groep waren en diensten homogeen is. Het volstaat niet dat de waren of diensten tot dezelfde klasse behoren om dan direct van homogeniteit te spreken. Omdat het Gerecht zelf een onderscheid in eenzelfde klasse heeft gemaakt, dient zij de weigeringsgrond te motiveren voor elk van de groepen binnen de klasse; die motivering ontbreekt. Het Hof verwijst de zaak terug naar het Gerecht.

27      Deze mogelijkheid geldt evenwel enkel voor waren en diensten die zo rechtstreeks en concreet onderling verbonden zijn dat zij een categorie of groep van waren of diensten vormen die voldoende homogeen is. Het volstaat niet dat de betrokken waren of diensten tot dezelfde klasse in de zin van de Overeenkomst van Nice behoren, om van een dergelijke homogeniteit te kunnen spreken, aangezien deze klassen vaak een grote verscheidenheid van waren of diensten omvatten die niet noodzakelijk in die mate voldoende rechtstreeks en concreet onderling verbonden zijn (zie in die zin beschikking van 18 maart 2010, CFCMCEE/BHIM, C‑282/09 P, Jurispr. blz. I‑2395, punt 40).

28      In casu heeft het Gerecht zelf een onderscheid gemaakt tussen de waren van eenzelfde klasse van de Overeenkomst van Nice, op basis van de omstandigheden waaronder deze in de handel worden gebracht. Bijgevolg moest het zijn beslissing motiveren voor elk van de groepen waren die het binnen deze klasse heeft gevormd.

29      Aangezien een dergelijke motivering ontbreekt voor de andere dan de in punt 40 van het bestreden arrest genoemde waren van klasse 5, namelijk voedingsmiddelen voor baby’s, verbandmiddelen, ontsmettingsmiddelen, middelen ter verdelging van ongedierte, schimmeldodende en onkruidverdelgende middelen, kunnen de belanghebbenden op grond van dat arrest niet de redenen kennen waarop het Gerecht dienaangaande zijn vernietiging van de litigieuze beslissing baseert, en beschikt het Hof niet over voldoende elementen om zijn toezicht in het kader van de onderhavige hogere voorziening uit te oefenen.

Hof van Beroep te Luik 3 oktober 2013, 2012/RG/412 (Siecom en Newtel tegen Sietel)
Uitspraak ingezonden door Michaël De Vroey, Baker & McKenzie.
Merkenrecht. Er is sprake van een conceptuele, visuele en auditieve gelijkenis die wordt versterkt door het gebruik van een Engelstalige slogan (SIETEL - SIEtel Think your communication en SieCom - solid telecom solutions; it's all about people). Het Hof van Beroep concludeert bijgevolg tot merkinbreuk en een met de marktpraktijken strijdige daad. SIETEL wordt bevolen iedere vorm van gebruik als vennootschaps-, handels-, merk- en domeinnaam te staken voor dezelfde of soortgelijke producten, op straffe van een dwangsom van 2.500 euro per dag. SIETEL wordt ook bevolen haar SIETEL Beneluxmerkinschrijving en domeinnaam (www.sietel.be) te schrappen.

p. 4: D'emblée, il saute aux yeux que la dénomination sociale et la marque verbale SIETEL ont été construites en combinant des éléments constitutifs des marques figuratives de SIECOM et NEWTEL:
a) la première syllabe (SIE) est la même que celle de SIECOM;
b) la seconde syllabe (TEL) est identique à celle de NEWTEL;
c) à l'instar de SIECOM et NEWTEL, SIETEL a, pour construire sa marque verbale, ajouté sous sa dénonimation sociale SIEtel trois mots anglais pour lesquels, elle utilise - sur les piéces auxquelles la cour peut avoir égard - des caractéres plus petits, tout comme le font les appelantes dans leurs marques figuratives.

p. 11: Constate qu'en faisant usage du Signe SIEtel en tant que dénomination sociale, nom commercial, enseigne, marque et nom de domaine pour des produits identiques ou similaires á ceux des appelantes, SIETEL viole les droit de SIECOM sur les marques figurative BENELUX enregistrées sous les numéros 0715581 et 0863602, en vertu de l'article 2.20 (1), b., de la Convention Benelux en matière de Propriété Intellectuelle, et ce faisant, commet un acte contraire aux pratique honnêtes du marché au sens de l'article 95 de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratique du marché et á la protection du consommateur.

Vz. Rechtbank van Koophandel Antwerpen 12 september 2013, C/13/00138 (Louboutin tegen Van Dermeersch)
Uitspraak ingezonden door Dieter Delarue en Thierry van Innis, Van Innis & Delarue.
Louboutin is houder van het met de schoen een contrasterende rode 'zoolmerk'. Politica Van Dermeersch is senator voor Vlaams Belang en verspreidt affiches met de slogan 'Vrijheid of islam?' waarop haar benen afgebeeld staan met luxe schoenen. Louboutin steunt zich met succes op artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE.

In een interview met Gazet van Antwerpen heeft Van dermeersch geantwoord dat Louboutins dure, typisch westerse schoenen zijn die heel goed symboliseren dat vrouwen de vrijheid moeten hebben om te dragen wat ze willen, anders dan in de islam (geparafraseerd). De gebruiker trekt op deze wijze een ongerechtvaardigd voordeel uit of doet afbreuk aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. In dit geval heeft verweerster alleszins de bedoeling om voordeel te halen uit de merkbekendheid van Louboutin, door de schoenen met de kenmerkende rode zool zeer prominent en goed zichtbaar op de foto af te drukken. Daardoor trekt de affiche nog veel sterker de aandacht dan met een meer neutrale schoenen.

Er is geen geldige reden te vinden in het recht om alle merkenkledng te dragen die zij wil, voor zover op eerlijke wijze verkregen. Bij uitstek zijn politici publieke figuren die de aandacht kunnen trekken met de wijze waarop zij zich kleden. Er blijft echter een fundamenteel verschil bestaan tussen de eerdere occasionele verschijningen en het lanceren van een systematisch en georganiseerde politieke campagne waarbij op grote schaal wordt gebruik gemaakt van de speciaal daartoe gecreëerde beelden. Van dermeersch wordt verboden het merk verder te gebruiken voor haar campagne Vrouwen tegen Islamisering' op straffe van een dwangsom van €5.000 per dag.

Leestips: pagina's 6 en 7.

Via gva.be: Van dermeersch heeft al nieuwe affiche:

Hof van Beroep Brussel 3 oktober 2013, 2012/AR/2166 en 2012/AR/2167 (Dagboek van Anne Frank en Het Achterhuis)
Merkenrecht. Geen onderscheidend vermogen. Geen inburgering. Zie eerder: IEF 12977 en IEF 12516. Het BBIE heeft 7 juni 2012 de inschrijving van de woordmerken  "Het dagboek van Anne Frank" en "Het Achterhuis" voor de producten en services van de klassen 9, 16, 39 en 41 geweigerd. De merkinschrijvingen waren geweigerd op absolute gronden. Het BBIE vond het merk beschrijvend en niet onderscheidend voor de producten. Het Anne Frank-Fonds (AFF) vordert de inschrijving van de woordmerken en subsidiair vraagt zij om een prejudiciële vraag aan het HvJ EU:  "Is de titel van een boek geschikt om te dienen ter onderscheiding van producten en services van de klassen 9, 16, 39 en 41 in de zin van Richtlijn 2008/95/EG". Het Hof van Beroep loopt enkele absolute weigeringsgronden van artikel 2.11 van het BVIE na.

Onderscheidend vermogen - Het teken moet het product onderscheiden van waren en diensten van andere ondernemingen. Een teken heeft geen onderscheidend vermogen wanneer het gaat om een karakter die besloten ligt in het product. Het onderhavige teken zou dienen ter onderscheiding van een 'dagboek' of materiaal waar dit in is opgenomen en is dan ook niet onderscheidend. In ieder geval niet zonder verwarring. Nu het teken geen onderscheidend karakter heeft, stelt het Hof van Beroep hieromtrent geen vraag aan het HvJ EU.

Beschrijvend karakter - Omdat het teken onderscheidend vermogen mist, is het nutteloos om na te gaan of het beschrijvend is. Het Hof ligt toe waarom het onwenselijk is een omschrijvend teken in te schrijven. Het betreft 'gemeenschappelijk goed'. Wanneer het AFF dit teken als merk kan registreren, is het voor anderen onmogelijk om het materiaal onder de originele naam te publiceren. Het is ook ongewenst dat een dergelijk monopolie toekomt aan een ander dan de erfgenamen van de auteur. Verder garandeert een merk niet de authenticiteit van het oeuvre van het product.

Inburgering - Het AFF heeft niet voldoende bewezen dat het teken ingeburgerd is als merknaam van haar producten. Ook dit beroep slaagt niet.

Verder heeft het AFF haar merkaanvrage beperkt. Het AFF trekt zich terug van de aanvraag voor producten van klasse 16, waaronder dagboeken. Dit verandert het oordeel van het Hof van Beroep niet over dat het teken beschrijvend is. Het Hof van Beroep wijst de vorderingen af en veroordeelt het AFF in de kosten.

6. (...) Ii s’en déduit que le signe <<Het achterhuis>> n’est pas distinctif en ce qui concerne les produits et services vises dans Ia demande d’enregistrement qui constituent le support materiel dans lequel est incorporée l’ctuvre littéraire designee par le signe.
Dans ces conditions, il est inutile de poser tine question préjudicielle a la Cour de justice de l’Union Européenne.

7. (...) A cet égard, il convient d’observer que, même si l’OBPI n’a pas fonde sa decision sur le droit d’auteur, les droits d’auteur détenus par le Anne Frank-Fonds viendront bientôt a expiration et que cette oeuvre, qui fait déjà partie du patrimoine culturel de l’humanité, entrera sous peu dans le domaine public. L’enregislrement du signe, s’il était ordonné, aura donc pour consequence de créer en faveur du Anne Frank-Fonds tin monopole de fait perpétuel sur cette oeuvre (sous reserve de renouvellement), interdisant a tout opérateur économique d’encore publier l’euvre sous son titre original. Or, un des objectifs du refus d’enregistrement d’une marque peat étre d’ éviter que le droit exclusif et permanent que confére tine marque
puisse servir a perpétuer d’autres droits que le législateur a voulu soumettre a des délais de péremption (Conclusions de l’avocat général Ruiz-Jarabo Colomer, Philz~s, C-299/99, n° 30). En effet, il ne peut être accepté qu’une personne s’approprie, de manière indéfinie, une creation de l’esprit faisant partie du patrimoine culturel universel aux fins de l’utiliser sur le marché pour distinguer les produits qu’elle fabrique ou les services qu’elle offre, en jouissant d’une exclusivité dont ne beneficient méme pas les heritiers de l’auteur de cette creation (Conclusions de l’avocat général Ruiz-Jarabo Colomer, Shield Mark, C-283/0 1, n° 52).

8. (...) Or, il a été dit plus haut que le public concerné perçoit le signe comme le titre de l’ceuvre d’Anne Frank et pas comme une marque permettant de distinguer les produits et les services incorporant cette oeuvre. II s’ensuit que le moyen n’est pas fonde. En tout état de cause, les pièces produites par le Anne Franic-Fonds ne permettent pas de prouver l’inverse dans Ia mesure oü, notamment en ce qul concerne les contrats d’ edition, ces documents établissent au contraire un lien entre le signe et l’ceuvre pour laquelle un droit de reproduction est concédé sur la base du droit d’ auteur.

10. En toute hypothèse, une telle limitation n’est pas de nature a modifier l’appréciation de la cow puisqu’elle a confirmé la decision de 1’OBPI en ce que le signe n’était pas distinctif au motif que, confronté a ce dernier, le consommateur concerné percevra immédiatement celui-ci comnie le titre de I’ceuvre d’Anne Frank, mais pas coinme l’indication de l’entreprise qui propose ces produits et services. Cette appreciation est valable pour tous les produits et services concernés.
Par ailleurs, en ce qui conceme le caractêre descriptif, Ia cour n’a pas admis l’enregistrement au motif que I ‘intérét general de tous s’opposait a ce qu’une entreprise puisse jouir d’une exciusivité sur le titre d’une ceuvre littéraire dont ne bénéficient méme pas les héritiers de l’auteur de cette creation. Une telle appreciation est également valable pour tous les produits et services concernés. La demande est, des lors, en tout cas non fondee.

dispositif
Pour ces motifs, Ia cour,
1. Reçoit l’appel mais le dit non fondé Ct en déboute le Anne Frank-Fonds.
2. Lui délaisse les dépens d’appel et le condamne a payer a I’OBPI une indemnité de procedure de €1.320,00.

Rechtbank van Koophandel te Brussel 2 september 2013, A.R. 2011/6388 (Bacardi tegen Alcimex)
Ingezonden door Niels Mulder, DLA Piper.
Gemeenschapsmerk, beeldmerk, woordmerk, uitputting. Bacardi is houder van de beeld- en woordmerken Bacardi, ingeschreven voor diverse waren en diensten, waaronder alcoholische en non-alcoholische dranken. Alcimex is groothandelaar in sterke dranken die op de Belgische markt onder meer Bacardi rum verdeelt. Bacardi bewijst dat Alcimex flessen aanbiedt en in voorraad houdt die een inbreuk maken op de merkrechten van Bacardi in de zin van art. 2.20(1)a BVIE en 9(1)a Vo 207/2009. Het betreft de variaties Bacardi Oro, Bacardi Limon en Ron Bacardi Superior. Alcimex stelt dat zij toestemming had deze merken te gebruiken omdat er sprake is van uitputting. Alcimex weet niet aan te tonen dat de producten eerder in de EER in de handel zijn gebracht.

De rechtbank wijst de vorderingen van Bacardi toe. De rechtbank gebiedt Alcimex de inbreukmakende handelingen te staken, onder verbeurte van een dwangsom. Verder moet Alcimex schadevergoeding betalen en winst afdragen. De in beslag genomen flessen moeten worden vernietigd en Alcimex moet de gedingkosten betalen.

De feiten

6. BACARDI stelt zich voor als een wereldwijd opererende onderneming die zich bezig houdt met de productie, de verkoop en marketing van een breed scala aan (alcoholhoudende) dranken, waaronder Bacardi Rum, evenals Dewar's‚ Bombay Sapphire, Grey Goose en Martini.

7. BACARDI is houder van de beeld- en woordmerken BACARDI, ingeschreven voor diverse waren en diensten, waaronder alcoholische en non-alcoholische dranken. BACARDI voert aan dat deze merken, dankzij het grote succes van de rum producten en dankzij de uitgebreide en intensieve reclamecampagnes, grote bekendheid genieten in binnen- en buitenland. Nog volgens BACARDI is het merk BACARDI te beschouwen als een algemeen bekend merk in de zin van artikel 617/3 van het Verdrag van Parijs.

9. ALCIMEX stelt zich voor als een groothandelaar ín sterke dranken die op de Belgische markt onder meer Bacardi rum verdeelt.

10. BACARDI voert aan dat zij had vastgesteld dat ALCIMEX flessen rum van het type Bacardi Oro met een inhoudsmaat van 1 liter en een alcoholpercentage van 40% waarop de BACARDI merken waren aangebracht te koop aanbood en verdeelde. Een gerechtsdeurwaarder heeft een dergelijke fles aangekocht in de vestiging van ALCIMEX in de Maastrichterstraat te Hasselt en hiervan een proces-verbaal van vaststelling opgemaakt (Farde II, stuk 3, bundel BACARDI).

11. Volgens BACARDI maakt deze fles een inbreuk uit op haar Benelux- en Gemeenschapsmerken doordat ze zonder haar toestemming werd verhandeld in de Europese Economische Ruimte (hierna: EER). BACARDI heeft vervolgens op 15 december 2010 een verzoekschrift neergelegd bij de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel tot het bekomen van een beslag inzake namaak op basis van artikel 1369bis/1 e.v. van het Gerechtelijk Wetboek. De gevraagde maatregel werd toegestaan bij beschikking van 16 december 2010 en mevrouw Cathy van den Daelen werd aangesteld als gerechtsdeskundige. De beschikking werd op 10 januari 2011 betekend aan ALCIMEX en de deskundige heeft haar verslag neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel op 30 juni 2011 (Farde II, stuk 5 bundel BACARDI).

De gronden van beslissing
27. Naar het oordeel van de rechtbank toont ALCIMEX in casu niet aan dat de toepassing van de gewone bewijsregels een reëel gevaar zou creëren van afscherming van nationale markten. De uitzonderingssituatie vindt derhalve geen toepassing en er is bijgevolg geen enkele grond om de bewijslast bij BACARDI te leggen. ALCIMEX legt geen overeenkomsten voor en maakt niet aannemelijk dat er een gevaar voor nationale marktafscherming bestaat. ALCIMB( geeft geen concrete feiten, noch omstandigheden waaruit zou blijken dat BACARDI zich dusdanig opstelt dat verkopen naar het buitenland worden ontmoedigd.

29. Uit hetgeen voorafgaat volgt dat het indien BACARDI zich als verweer tegen de merkinbreuk beroept op het ven/veer dat de van het merk voorziene flessen door of met toestemming van BACARDI in de EER in het verkeer zouden zijn gebracht (en dat derhalve de merkrechten van BACARDI zijn uitgeput), het bewijs daarvan op ALCIMEX rust. ALCIMEX moet hiertoe een toereikende en transparante boekhouding voeren. Bij gebreke hiervan, ontneemt ALCIME)( zich het middel om de plaats van de eerste in omloopbrenging van het product te kunnen bewijzen en moet ALCIMEX hiervan dan ook de gevolgen van dragen.

30. BACARDI bewijst dat ALCIMEX flessen aanbiedt en in voorraad houdt die een inbreuk uitmaken op de merkrechten van BACARDI in de zin van artikel 2.20 (1) a BVIE en 9 (1) a V0 207/2009. Het betreft de volgende inbreuken:

40. De chaotische boekhouding van ALCIMEX mag geen vrijgeleide mag zijn om aan haar bewijslast te ontsnappen. Op ALCIMEX rust de bewijslast van de uitputting en het komt haar toe om er zich voor elk exemplaar” van te verzekeren dat zij dit kan bewijzen met respect voor de rechten van de merkhouder.

46. BACARDI kan zich terecht verzetten tegen het gebruik door ALCIMB< van haar merk op de litigieuze flessen. ALCIMEX moet immers om zich op de uitputting van het merkrecht van BACARDI te kunnen beroepen aantonen dat de producten waarop de merken van BACARDI voorkomen, door BACARDI of met haar toestemming in de EER in het verkeer zijn gebracht. ALCIME)( blijft in casu in gebreke dit te bewijzen. ALCIMEX heeft overigens door (het aanvaarden van) de verwijdering van de identificatiecodes van de betrokken producten zichzelf het middel ontnomen om de plaats van de eerste in omloopbrenging van het product te kunnen bewijzen en moet hier volgens de rechtspraak dan ook de gevolgen van dragen“.

47. BACARDI vordert de stopzetting van de inbreuken overeenkomst artikel 102 (1) V0 207/2009 en artikel 2.20 (1) a van het BVIE.

48. BACARDI verzoekt om de staking van de inbreukmakende handelingen te bevelen onder verbeurte van een dwangsom van 1.000 euro per fles die in de handel wordt gebracht zonder toestemming van BACARDI. De inbreuken betreffen een ernstige misleiding in een zeer competitieve markt. Deze inbreuken mogen niet worden geminimaliseerd en verantwoorden het opleggen van een dwangsom. Het risico op herhaling is immers niet objectief uitgesloten.

51. De schade van BACARDI bestaat erin dat haar de beschikkingsmacht over de producten is ontnomen en haar de mogelijkheid is ontnomen om de eerste verhandeling ervan in de EER te controleren. Hieruit volgt inderdaad commerciële schade doordat BACARDI niet is staat is gesteld haar merkrechten te verzilveren en de economische waarde van haar merken te realiseren door de eerste verhandeling van merkproducten in de EER. Daarnaast heeft BACARDI ook morele schade geleden bestaande uit schade aan het imago en de reputatie van haar onderneming en merken evenals schade het officiële distributienetwerk. Door de rechtspraak en rechtsleer wordt algemeen aanvaard dat in geval van merkinbreuk schade kan worden toegebracht aan het imago en de reputatie van de merkhouder. De vergoeding van dergelijke morele schade wordt eveneens uitdrukkelijk voorzien in artikel 2.21 (2) a BVIE.

52. Eenmaal het bestaan van schade vaststaat en er, zoals in casu, geen herstel in natura mogelijk is, moet de schade bij equivalent worden hersteld, meer bepaald door een geldelijke vergoeding. Artikel 2.21 (2) BVIE voorziet dat de rechter die de schadevergoeding vaststelt, rekening moet houden met alle passende aspecten, zoals de negatieve economische gevolgen waaronder de winstderving, die de benadeelde partij heeft ondervonden en de morele schade die de merkhouder door de inbreuk heeft geleden. Hetzelfde artikel voorziet ook dat kan worden teruggevallen op een forfaitair bedrag. Ook de rechtspraak bevestigt dat dergelijke forfaitaire ex aequo begroting aangewezen is wanneer de precieze elementen ontbreken voor een exacte bepaling van het schadebedrag. Bovendien aanvaardt de rechtspraak dat bij de schadebegroting rekening moet worden gehouden met de moeilijkheid voor de merkhouder om de schade die voortvloeit uit de aantasting van de aantrekkingskracht en de waarde van de merken precies te begroten.

56. BACARDI vordert bovendien dat ALCIMEX overeenkomstig artikel 2.21 (4) BVIE wordt veroordeeld tot afdracht van de winst op de onrechtmatig door haar verhandelde inbreukmakende goederen voor 1.622,67 euro.

57. Is er sprake van kwade trouw, dan kan de merkhouder naast of in plaats van een vordering tot schadevergoeding een vordering in stellen tot afdragen van de ten gevolge van dit gebruik genoten winst. Van ‘gebruikte kwader trouw‘ is slechts sprake in gevallen van moedwillig gepleegde inbreuk. Hiermee bedoelt men niet alleen de gevallen van piraterij, maar ook iedere opzettelijk gepleegde inbreuk waarbij iemand zich ten tijde van het handelen bewust was van het inbreukmakende karakter daarvan. Daarbij geldt dat ieder die beroeps- of bedrijfsmatig in het economisch verkeer gebruik maakt van een teken, geacht wordt bekend te zijn met de inhoud van het merkregister.

58. Van bewustheid in voormelde zin is geen sprake indien degene wiens handelen achteraf als inbreukmakend wordt bevonden, het verwijt van inbreuk heeft bestreden met een verweer dat in redelijkheid niet als bij voorbaat kansloos kan worden aangemerkt. Dit is in casu naar het oordeel van de rechtbank niet het geval.

59. De kwade trouw blijkt tevens uit het feit dat ALCIME)( haar boekhouding allesbehalve naar behoren voert en zij niet voor alle verkopen facturen uitschrijft. (…) BACARDI vordert de vernietiging van de kwestieuze inbreukmakende producten, waarvan de aanwezigheid werd vastgesteld op de datum van het beslag inzake namaak en die werden geïnventariseerd in de processen- verbaal van de gerechtsdeun/vaarders (Farde II, stuk 6a en stuk 6b bundel BACARDI).

65. BACARDI vordert de publicatie van het vonnis. BACARDI concludeert evenwel niet over het bedrag dat door haar verschuldigd zal zijn aan ALCIMEX indien zij overgaat tot publicatie van het tussen te komen vonnis (of een uittreksel daarvan) en de publicatiemaatregel in hoger beroep desgevallend ongedaan wordt gemaakt.

8 HET BESCHIKKEND GEDEELTE
Op grond van de bovenstaande overwegingen neemt de rechtbank volgende beslissing.

De rechtbank verklaart de vordering van BACARDI ontvankelijk en gegrond als volgt:

De rechtbank stelt vast dat dat de door Alcimex NV gepleegde handelingen van aankopen, invoeren, te koop aanbieden, verkopen en het daartoe in voorraad houden van flessen Bacardi Oro, Ron Bacardi Superior en Bacardi die zonder haar toestemming in de EER in de handel zijn gebracht, een inbreuk uitmaken op de merkrechten van Bacardi & Company Limited.

De rechtbank gebiedt Alcimex NV dienvolgens tot stopzetting van de in punt 6.2 van dit vonnis omschreven inbreukmakende handelingen, onder verbeurte van een dwangsom van 1.000 euro per fles waarvoor de toestemming van Bacardi & Company Limited voor het in de EER in de handel brengen niet werd bekomen, vanaf 24 uren na de betekening van dit vonnis.

De rechtbank veroordeelt Alcimex NV tot betaling aan Bacardi & Company Limited van een schadevergoeding van 21.680 euro, evenals tot afdracht van de winsten die zij heeft genoten op de verkoop van de producten, voorzien van de merken van Bacardi & Company Limited.

De rechtbank beveelt de vernietiging van alle bij Alcimex NV in beslag genomen flessen RON BACARDI SUPERIOR en BACARDI LIMON‚ voorzien van de "BACARDI" merken van Bacardi & Company Limited, die zonder

toestemming van Bacardi & Company Limited in de EER in de handel werden gebracht en die een inbreuk uitmaken op de merkrechten van Bacardi & Company Limited, op kosten van Alcimex NV en op voorlegging van het bewijs van de vernietiging aan Bacardi & Company Limited, binnen een termijn van uiterlijk één maand na de betekening van dit vonnis.

De rechtbank verklaart de tegenvordering ontvankelijk maar ongegrond.

De rechtbank veroordeelt Alcimex NV tot betaling van de gedingkosten, in hoofde van Bacardi & Company Limited begroot op 2.200 euro rechtsplegingsvergoeding plus 282,22 euro plus de kosten van de procedure beslag inzake namaak: 240,22 euro betekeningsbevel plus 7.737,95 euro kosten deskundige plus 409,65 euro deurwaarderskosten (Holemans) plus 610,19 euro deurwaarderskosten (Vandormael) plus kosten aanzegging bewarend derdenbeslag 194,58 euro.

Figuratief gemeenschapsmerk(1)
Gemeenschapswoordmerk "Bacardi"
Benelux woordmerk "Bacardi"
Figuratief Gemeenschapsmerk(2)
Figuratief Gemeenschapsmerk(3)
Figuratief Beneluxmerk (4)
Figuratief Beneluxmerk (5)

HvJ EU 3 oktober 2013, C-120/12P - dossier, C121/12P - dossier,  C122/12P - dossier.
Zie eerder IEF 10688 en IEF 12658. Bewijs van bestaan en geldigheid van ouder merk. Bewijzen en vertalingen ingediend na afloop van de door het BHIM gestelde termijn. Beoordelingsvrijheid van de kamer van beroep. Niet-tijdige overlegging van documenten. Hogere voorzieningen tegen arresten van het Gerecht van 16 december 2011, Rintisch / BHIM (T-62/09; T-109/09; T-152/09). Inhoudende de verwerping van beroep strekkende tot vernietiging van eerdere beslissingen inhoudende verwerping van beroepen tegen de beslissingen van de opossitieafdeling tot afwijzing van verzoeksters oppositie ingesteld tegen inschrijving van de woordmerken "PROTI SNACK", "PRO VITAL" en "PROTIACTIVE". Beoordelingsvrijheid verleend bij artikel 74, lid 2, van verordening (EG) nr. 40/94 [thans artikel 76, lid 2, van verordening (EG) nr. 207/2009]. Het Hof van Justitie EU verwerpt de hogere voorzieningen.

De bewijzen van het bestaan, de geldigheid en de beschermingsomvang van de merken die Rintisch moest overleggen zijn nauwkeurig en uitputtend opgesomd in 19, lid 2, sub a‑ii, van de uitvoeringsverordening. Rintisch werd dus geacht, zelfs vóór het instellen van zijn oppositie, op de hoogte te zijn van de precieze documenten die hij ter staving ervan moest overleggen. In die omstandigheden moet de kamer van beroep haar beoordelingsvrijheid op restrictieve wijze uitoefenen en kan zij de te late overlegging van dergelijke bewijzen enkel aanvaarden indien de omstandigheden waarin deze bewijzen te laat zijn overgelegd, de vertraging van verzoekende partij bij de op haar rustende bewijsvoering kunnen rechtvaardigen.

Hogere voorziening
C-120/12P
36. Niettemin dient erop te worden gewezen dat de kamer van beroep in punt 39 van de litigieuze beslissing heeft aangegeven dat, indien zou worden verklaard dat zij beschikte over een beoordelingsvrijheid om te beslissen of rekening diende te worden gehouden met te laat overgelegde documenten, zij die in elk geval in het nadeel van opposant zou hebben uitgeoefend. Zij heeft vervolgens in de punten 40 tot en met 43 van die beslissing de rechtvaardigingsgronden daarvoor uiteengezet.

37. Deze gronden, die de kamer van beroep subsidiair aanvoert om te weigeren rekening te houden met bewijzen die door Rintisch te laat zijn overgelegd, kunnen het gebrek in de litigieuze beslissing slechts herstellen indien op basis daarvan kan worden geoordeeld dat de kamer van beroep de beoordelingsvrijheid die zij op grond van artikel 74, lid 2, van verordening nr. 40/94 heeft, daadwerkelijk heeft uitgeoefend om, gemotiveerd en naar behoren rekening houdend met alle relevante omstandigheden, te beslissen of het voor haar beslissing nodig was, met de niet tijdig overgelegde bewijzen rekening te houden (zie in die zin arrest van 26 september 2013, Centrotherm Systemtechnik/BHIM en centrotherm Clean Solutions, C‑610/11 P, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 110).

38. In dit verband dient eraan te worden herinnerd dat het Hof reeds heeft geoordeeld dat, wanneer het BHIM in het kader van een oppositieprocedure uitspraak moet doen, er met name gegronde reden kan zijn om met niet tijdig aangevoerde feiten of bewijzen rekening te houden wanneer het BHIM van oordeel is dat deze gegevens prima facie werkelijk relevant kunnen zijn voor de uitkomst van de bij hem ingestelde oppositieprocedure en dat bovendien het stadium van de procedure en de omstandigheden waarin deze gegevens niet tijdig zijn aangevoerd, niet eraan in de weg staan dat er rekening mee wordt gehouden (reeds aangehaalde arresten BHIM/Kaul, punt 44, en Centrotherm Systemtechnik/BHIM en centrotherm Clean Solutions, punt 113).

39. Voor zover Rintisch in casu zijn oppositie met name heeft gebaseerd op drie ingeschreven Duitse merken, zijn de bewijzen van het bestaan, de geldigheid en de beschermingsomvang van deze merken die hij tijdens de oppositieprocedure moest overleggen, nauwkeurig en uitputtend opgesomd in regel 19, lid 2, sub a‑ii, van de uitvoeringsverordening. Rintisch werd dus geacht, zelfs vóór het instellen van zijn oppositie, op de hoogte te zijn van de precieze documenten die hij ter staving ervan moest overleggen. In die omstandigheden moet de kamer van beroep haar beoordelingsvrijheid dus op restrictieve wijze uitoefenen en kan zij de te late overlegging van dergelijke bewijzen enkel aanvaarden indien de omstandigheden waarin deze bewijzen te laat zijn overgelegd, de vertraging van verzoekende partij bij de op haar rustende bewijsvoering kunnen rechtvaardigen.

HvJ EU 26 september 2013, zaak C-610/11P (Centrotherm Systemtechnik tegen BHIM en centrotherm Clean Solutions) - dossier
Zie eerder: IEF 12658. Gemeenschapswoordmerk, normaal gebruik van het merk, bewijs. Hogere voorziening tegen het arrest van het Gerecht (Zesde kamer) van 15 september 2011, Centrotherm Clean Solutions/BHIM (T-434/09), waarbij is verworpen het beroep tegen de beslissing van de vierde kamer van beroep van het BHIM van 25 augustus 2009 (zaak R 6/20084) voor zover daarbij de vordering tot vervallenverklaring van het merk CENTROTHERM is toegewezen.

Volgens Centrotherm heeft het Gerecht ten onrechte gesteld dat het verklaring op erewoord geen bewijskracht heeft. Ook had het BHIM in een procedure tot vervallenverklaring de in verordening (EG) nr. 207/2009 vastgestelde regels ambtshalve had moeten onderzoeken. Verder stelt Centrotherm had het BHIM de niet tijdig overlegde bewijsstukken in aanmerking kunnen nemen. Tenslotte had het Gerecht regel 40, lid 5, van verordening (EG) nr. 2868/95 buiten toepassing moeten verklaren.

Het Hof (Vierde kamer) verklaart:
1)      Het arrest van het Gerecht van de Europese Unie van 15 september 2011, Centrotherm Systemtechnik/BHIM – centrotherm Clean Solutions (CENTROTHERM) (T‑434/09), wordt vernietigd.
2)      Punt 2 van het dictum van de beslissing van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 25 augustus 2009 (zaak R 6/2008‑4) wordt vernietigd.
3)      Centrotherm Systemtechnik GmbH, het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) en centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG, dragen hun eigen kosten betreffende zowel de procedure in eerste aanleg als de procedure in hogere voorziening.

HvJ EU 26 september 2013, zaak C-609/11P (Centrotherm Systemtechnik tegen BHIM en centrotherm Clean Solutions) - dossier
Zie eerder: IEF 12658. Hogere voorziening tegen het arrest van het Gerecht (Zesde kamer) van 15 september 2011, Centrotherm Clean Solutions/BHIM (T427/09), waarbij de beslissing van de vierde kamer van beroep van het BHIM van 25 augustus 2009 (zaak R 6/20084) is vernietigd voor zover zij de beslissing van de nietigheidsafdeling van 30 oktober 2007 gedeeltelijk heeft vernietigd. Normaal gebruik van het merk. Bewijs. Centrotherm stelt dat het arrest inbreuk maakt op haar recht om autonome conclusies en middelen voor te dragen die met name strekken tot wijziging van de vastgestelde beslissing. Zij is van mening dat het Gerecht blijk gaf van een onjuiste rechtsopvatting betreffende het normaal gebruik van het merk. Verder is volgens Centrotherm het Gerecht voorbijgegaan aan rechtspraak van het Hof betreffende normaal gebruik en symbolisch gebruik. Als laatste heeft het Gerecht ten onrechte een verklaring op erewoord niet als bewijsmiddel gekwalificeerd. De middelen slagen niet.

Het Hof (Vierde kamer) verklaart:
1) De hogere voorziening wordt afgewezen.
2) Centrotherm Systemtechnik GmbH wordt, behalve in haar eigen kosten, verwezen in de kosten van centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG.
3) Het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) draagt zijn eigen kosten.

Prejudiciële vragen aan HvJ EU 8 mei 2013, in zaak C-421/13 (Apple) - dossier
Prejudiciële vragen gesteld door Bundespatentgericht (Duitsland).
Merkenrecht. 3D-vormmerk. Winkelinrichting. Verpakking van de waren ook de presentatie van een dienst. Apple vraagt uitbreiding van de bescherming van haar op 10 november geregistreerd driedimensioneel internationaal merk ‘steel gray and light brown’ tot Duitsland voor klasse 35, met als omschrijving ‘een onderscheidend teken en uit de inrichting van een detailhandelszaak’. Het DPMA weigert de inschrijving op grond van gebrek aan onderscheidend vermogen. Apple gaat tegen dat besluit in beroep.

Het Bundespatentgericht stelt vast dat de uitkomst van het beroep afhangt van de uitlegging van de artikelen 2 en 3 van de richtlijn. De vraag of een driedimensionele vorm van een winkelinrichting als merk voor diensten van detailhandelszaken kan worden beschermd is niet wettelijk geregeld en tot dusver in Duitsland evenmin beantwoord in de rechtspraak.

1. Moet artikel 2 van de richtlijn aldus worden uitgelegd dat met de mogelijkheid van bescherming van „verpakking” van waren ook de presentatie wordt bedoeld die een dienst belichaamt?

2. Moeten artikel 2 en artikel 3, lid 1, van de richtlijn aldus worden uitgelegd dat een teken dat de presentatie weergeeft die een dienst belichaamt, als merk kan worden ingeschreven?
3. Moet artikel 2 van de richtlijn aldus worden uitgelegd dat aan het vereiste van grafische voorstelling is voldaan door een uitgetekende voorstelling alleen of met aanvullingen zoals een beschrijving van de presentatie of absolute groottes in meter of relatieve groottes met schaalaanwijzing?
4. Moet artikel 2 van de richtlijn aldus worden uitgelegd dat de draagwijdte van de bescherming van het dienstmerk voor de detailhandel zich ook uitstrekt tot de door detailhandelaren zelf geproduceerde waren?

Prejudiciële vragen aan HvJ EU 8 mei 2013, in zaak C-420/13 (Netto Marken Discount) - dossier
Prejudiciële vragen gesteld door het Bundespatentgericht (Duitsland).
Merkenrecht. Nice-classificaties. Aangeboden diensten inhoudelijk nader specificeren als de door detailhandelaar verkochte waren? Verzoekster heeft in september 2011 verzocht om opname van het woord-/beeldteken Netto in het door het DPMA bijgehouden register. In september 2012 wordt de opname gedeeltelijk afgewezen: de inhoud en omvang van de diensten zouden niet duidelijk en nauwkeurig van andere diensten te onderscheiden zijn zodat een indeling in klassen niet mogelijk was. Verzoekster gaat tegen dat besluit in beroep.

Het Bundespatentgericht moet de vraag beantwoorden of een opgave van de diensten, waarbij een teken wordt aangevraagd voor detail- en groothandel in nader aangeduide diensten, voldoende bepaald is. Aangezien dat een vraag van Unierecht is legt hij het HvJ EU de volgende vragen voor:

1) Moet artikel 2 van de richtlijn aldus worden uitgelegd dat onder een dienst in de zin van deze bepaling ook de detailhandel in diensten wordt begrepen?
2) Indien vraag 1 bevestigend wordt beantwoord:
Moet artikel 2 van de richtlijn aldus worden uitgelegd dat de door een detailhandelaar aangeboden diensten inhoudelijk net zo nader moeten worden gespecificeerd als de door een detailhandelaar verkochte waren?

a) Volstaat het voor de specificatie van de diensten dat
aa) enkel de dienstensector in het algemeen of algemene benamingen,
bb) enkel de klasse(n) of
cc) elke afzonderlijke dienst concreet worden aangeduid?
b) Spelen deze aanduidingen dan een rol bij de bepaling van de datum van de aanvraag, of is het bij de aanduiding van algemene benamingen of klassen mogelijk om deze te wijzigen of aan te vullen?
3) Indien vraag 1 bevestigend wordt beantwoord:
Moet artikel 2 van de richtlijn aldus worden uitgelegd dat de beschermingsomvang van het dienstmerk voor de detailhandel in diensten ook betrekking heeft op diensten die de detailhandelaar zelf verricht?