HvJ EU 1 augustus 2025, IEF 22863; IEFbe 3953; ECLI:EU:C:2025:593 (Tradeinn Retail Services S.L. tegen PH). In een zaak tussen Tradeinn Retail Services S.L. (TRS), een in Spanje gevestigde onderneming, en PH, houder van Duitse beeldmerken voor duikapparatuur, vordert PH dat TRS wordt verboden gebruik te maken van aan zijn merken gelijke tekens op producten, verpakkingen, aanbiedingen en advertenties gericht op Duitsland. TRS verkoopt via haar website en het platform Amazon.de duikaccessoires voorzien van deze tekens. De Duitse rechter in eerste aanleg wijst de vordering deels toe. In hoger beroep wordt TRS daarnaast verboden de betrokken goederen te verkopen of daartoe in voorraad te hebben. TRS stelt daarop beroep in bij de hoogste Duitse rechter, die prejudiciële vragen stelt aan het Hof van Justitie. De verwijzende rechter vraagt of een merkhouder een derde kan verhinderen goederen met een inbreukmakend teken in een andere lidstaat in voorraad te houden met het doel deze in de lidstaat van merkbescherming aan te bieden of te verhandelen. Ook rijst de vraag of daadwerkelijk fysiek bezit vereist is, dan wel dat feitelijke controle via toezicht of leiding volstaat.

Hof Amsterdam 19 augustus 2025, IEF 22862, IEB 3952, C/13/754261 (Coty Beauty tegen Prestige Parfums). Prestige Parfums B.V. (hierna: Prestige) houdt zich bezig met de wereldwijde handel in originele parfumflessen, waaronder parfumflessen van de merken die beheerd worden door Coty Beauty Germany GmbH (hierna: Coty). De rechtbank oordeelt op verzoek van Coty dat het aanbieden van parfumflessen van Coty-merken in de EU, die eigenlijk voor andere markten bestemd zijn, een inbreuk vormt op Coty’s merkrechten. Prestige moet alle informatie die zij heeft over de herkomst en distributiekanalen van dergelijke flessen delen met Coty, op straffe van dwangsommen. Coty betwist de juistheid en/of volledigheid van de uiteindelijke opgave van Prestige, en krijgt toestemming van de voorzieningenrechter voor het leggen van conservatoir bewijsbeslag ten laste van Prestige, wederom op straffe van dwangsommen. Coty meent dat Prestige dwangsommen heeft verbeurd door medewerking te weigeren aan het bewijsbeslag. Prestige vordert in eerste aanleg dat Coty elke executiehandeling staakt en gestaakt houdt. De voorzieningenrechter kent de vordering toe, voor zover het gaat om de executiemaatregelen vanwege schending van de medewerkingsplicht. Coty gaat in hoger beroep.

Gerecht van de Europese Unie, 25 juni 2025, IEF 22860; IEFbe 3951; ECLI:EU:T:2025:638 (Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne, INAO, de Franse Republiek, de Italiaanse Republiek en oriGIn tegen EUIPO en Nero Lifestyle Srl). Het Gerecht vernietigt de beslissing van de Kamer van Beroep, waarin de oppositie tegen het Uniewoordmerk ‘NERO CHAMPAGNE’ gedeeltelijk werd afgewezen. De oppositie was ingesteld door het Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne en het INAO, met steun van de Franse en Italiaanse Republiek en de organisatie oriGIn. Volgens het Gerecht is de Kamer ten onrechte uitgegaan van de veronderstelling dat een merk dat een beschermde oorsprongsbenaming bevat, en wordt gebruikt voor producten die aan het productdossier voldoen, per definitie geen afbreuk kan doen aan de reputatie van die benaming of misleidend kan zijn. Nero Lifestyle had een Uniewoordmerk aangevraagd voor onder meer wijn, promotionele diensten en publicaties die allemaal betrekking hebben op Champagne. De oppositie was gebaseerd op de beschermde oorsprongsbenaming Champagne. De Kamer stelde dat zolang het merk enkel werd gebruikt voor producten die voldoen aan het productdossier, het gebruik ervan niet als misleidend of reputatie-uitbuitend kon worden beschouwd. Het Gerecht oordeelt echter dat die redenering te kort door de bocht is. Het gebruik van een merk met een BOB kan ook dan nog verboden zijn wanneer het bij het publiek een verkeerde indruk wekt of ongerechtvaardigd voordeel haalt uit de bekendheid van de benaming.

HvJ EU 1 augustus 2025, IEF 22852; IEFbe 3950; ECLI:EU:C:2025:618 (Lunapark Scandinavia tegen Hardeco Finland). Lunapark Scandinavia Oy is merkhouder van DRACULA voor snoepgoed. Hardeco Finland Oy heeft in 2019 de activiteiten van Karkkimies Oy overgenomen. Karkkimies verkocht al jarenlang snoepgoed onder het teken ‘Dracula’, zonder daarop een merkrecht te hebben. Lunapark trad daar destijds niet tegen op, en ook na de overname zette Hardeco het gebruik voort. In 2020 start Lunapark een procedure wegens merkinbreuk en vordert zij een verbod en schadevergoeding. Hardeco voert aan dat Lunapark haar recht heeft verwerkt door jarenlang stil te zitten, waarbij het zich beroept op een algemeen beginsel van Fins privaatrecht dat vorderingen binnen een redelijke termijn moeten worden ingesteld. De Finse rechter oordeelt dat er sprake is van merkinbreuk, maar wijst de vorderingen af. Volgens de rechter heeft Lunapark door haar stilzitten het recht verloren, ook al geldt de wettelijke gedoogregeling (uit de Merkenrichtlijn) hier niet. Lunapark gaat in hoger beroep en stelt dat de Merkenrichtlijn 2015/2436 limitatief bepaalt in welke gevallen stilzitten tot verlies van rechten leidt.

HvJ EU 10 juli 2025, IEF 22854; IEFbe 3949; ECLI:EU:C:2025:556 (Sánchez Romero Carvajal Jabugo S.A.U. tegen Embutidos Monells S.A.). Carvajal is houder van de oudere Uniemerken 5J Cinco Jotas en 5J voor waren van klasse 29. Monells is houder van de Spaanse merken 5Ms en 5Ps, aangevraagd en ingeschreven voor dezelfde waren. In een buitengerechtelijke ingebrekestelling verzoekt Carvajal aan Monells het gebruik te staken en afstand te doen van de inschrijvingen. Daarbij worden twee specifieke data genoemd die samenvallen met het verstrijken van de vijfjaarstermijn waarbinnen een vordering tot nietigverklaring wegens gedogen kan worden ingesteld. De procedure tot nietigverklaring wordt later, na die termijn, ingesteld en is gebaseerd op de stelling dat Monells bij de aanvraag te kwader trouw heeft gehandeld. Monells voert aan dat Carvajal het gebruik jarenlang heeft toegestaan en door de brief de verwachting heeft gewekt dat na de genoemde data geen procedure meer zou volgen.

Op woensdag 8 oktober vindt in samenwerking met het tijdschrift Berichten industriële Eigendom (BIE) het BIE-symposium 2025 plaats. Ook dit jaar hebben we het tijdens het symposium over het Unified Patent Court (UPC), onder leiding van Constant van Nispen.

Annotatie bij <lostmarydirect.com>, 3 juni 2025, IEF 22827; CAC-UDRP-107605 (Dashing Joys en Imiracle tegen Zafar)[1] door Willem Leppink [2].

De recent gewezen beslissing over de domeinnaam <lostmarydirect.com> is een opmerkelijke uitspraak. In deze beslissing gewezen (en ingezonden) door mr. Marieke Westgeest, domeinnaamgeschillenbeslechter [3] bij het Tsjechisch Arbitragehof, wijzigt [4] zij de sinds 2001 bestaande en internationaal gehanteerde Oki Data-criteria [5], die zij vervolgens omdoopt tot de Lost Mary- criteria.

Kort en goed wijst zij de klacht af omdat de klagers, fabrikanten van e- sigaretten, niet hebben kunnen bewijzen dat de verweerder, Mohammad Zafar, een wederverkoper (reseller) van deze producten, geen recht of legitiem belang had bij de domeinnaam. Onder de Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP), de geschillenregeling die van toepassing is op onder meer .com-domeinnamen, is het ontbreken van een recht of legitiem belang het zogeheten tweede element dat bewezen moet worden, naast dat de klagers moeten bewijzen dat de domeinnaam gelijk is aan of verwarringwekkend overeenstemt met het merk van de klagers (eerste element) en dat de verweerder te kwader trouw was bij de registratie en het gebruik (derde element) [6].

Artikel geschreven door Bram Bogaerts. De houder van een nationaal merk kan een derde verbieden om in het buitenland inbreukmakende producten in voorraad te houden met het doel deze aan te bieden of in de handel te brengen in de lidstaat waar het nationale merk wordt beschermd. Dit oordeelde het Europese Hof van Justitie op 1 augustus 2025, in zaak C-76/24. Een Duitse partij is houder van de (inmiddels vervallen) bovenstaande beeldmerken met nr. 30426551 en nr. 30426550, voor onder andere duikaccessoires.

Een in Spanje gevestigde handelaar in sportartikelen biedt via haar website en Amazon duikaccessoires aan met daarop de hierboven genoemde merken in Duitsland.

In beroep oordeelde het Oberlandesgericht Nürnberg, dat naast het verkoop en reclameverbod, dat het in voorraad hebben van inbreukmakende producten in het buitenland ook verboden was. Het Budesgerichtshof stelt vragen van uitleg.

De 25e editie van het Benelux Merkencongres vindt plaats op dinsdag 7 oktober 2025. Tijdens dit congres, waar actuele ontwikkelingen in het merkenrecht centraal staan, hoort u onder meer Tomas Westenbroek. Hij is verbonden aan het Instituut voor Informatierecht (IViR) en doceerde eerder aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Verder werkt hij als Legal Officer bij het Benelux Office for Intellectual Property (BOIP). In zijn bijdrage tijdens het Benelux Merkencongres zal Westenbroek ingaan op de manier waarop onderscheidend vermogen thans beoordeeld wordt en hoe dat is geëvolueerd. 

Westenbroek geldt als een bevlogen merkenrechtjurist. Zijn fascinatie voor het vakgebied begon al in 2011, toen hij zijn scriptie publiceerde bij deLex: Waarom is Bio Claire beschrijvend en AquaClean niet? Deze scriptie markeerde het begin van een loopbaan gewijd aan merkenrecht, dat hem sindsdien niet meer heeft losgelaten. Westenbroek haalt veel voldoening uit het delen van zijn passie voor het merkenrecht en inspireert als docent nieuwe generaties rechtenstudenten met zijn kennis en enthousiasme. Binnenkort verschijnt zijn artikel POSTKANTOOR IN ICELAND – On a margin of appreciation for European IP Offices in assessing the descriptiveness of trademarks in het tijdschrift Berichten Industriële Eigendom (BIE). 

Aanmelden voor het Benelux Merkencongres kan via deze link. Meer informatie over het programma vindt u hier.

Gerecht EU 16 juli 2025, IEF 22815, IEFbe 3944; ECLI:EU:T:2025:729 (Iceland Foods en INTA tegen EUIPO en Íslandsstofa (Promote Iceland), de staat IJsland en SA – Business Iceland). Iceland Foods Ltd (Hierna: Iceland Foods) vordert bij het Gerecht van de EU de nietigverklaring van de beslissing van de Grote Kamer van Beroep van het EUIPO. Deze beslissing bevestigde de eerdere nietigverklaring van het Uniemerk ICELAND, dat geregistreerd was voor een breed scala aan waren en diensten in de klassen 7, 11, 16, 29–32 en 35 van de Nice-classificatie. In 2002 heeft zij het woordmerk ICELAND laten registreren. In 2016 dienden Íslandsstofa (Promote Iceland), de staat IJsland en SA – Business Iceland een verzoek tot nietigverklaring in bij het EUIPO. Het merk werd hierop nietig verklaard. Iceland Foods ging hiertegen in beroep. De Grote Kamer van Beroep bevestigt dat het merk ICELAND niet in aanmerking kwam voor registratie als Uniemerk vanwege zijn beschrijvende karakter en gebrek aan onderscheidend vermogen. Het beroep van Iceland Foods tegen de nietigverklaring wordt verworpen. Bij het Gerecht verzoekt Iceland Foods dat deze beslissing van de Grote Kamer van Beroep wordt vernietigd. Het EUIPO verzoekt de vordering af te wijzen, net als Íslandsstofa (Promote Iceland), de staat IJsland en SA – Business Iceland. De INTA, als interveniënt, verzoekt vernietiging van de bestreden beslissing. Iceland Foods baseert haar vorderingen op artikel 7 lid 1 onder c, en onder b, van de Verordening inzake het Gemeenschapsmerk.