Merkenrecht - Droit des marques

Hof van beroep Brussel 30 maart 2021, IEF 19871, IEFbe 3200, 2019/AR/1312 (bet365 tegen Rocoluc en EAC) Bet365 is een groot internationaal gokbedrijf dat online kansspelen aanbiedt, onder andere in België. Rocoluc en EAC zijn Belgische bedrijven die eveneens actief zijn in de kansspelsector. Samen zijn zij online actief onder de naam 'bet333'. Bet365 is van mening dat hiermee inbreuk wordt gemaakt op haar Uniemerk. Het Hof van beroep gaat hier echter niet in mee, mede omdat bet365 niet over de juiste vergunning beschikt om in België kansspelen aan te bieden. Daarbovenop wijst zij de tegenvordering van Roculuc en EAC toe, waarmee zij het Uniemerk van bet365 nietig verklaard.

Tribunal de première instance (correctionnel) du Hainaut, division Charleroi 6 janvier 2021, 19C000951 (Petrus contre X) Contrefaçon par importation de plus de 3000 étiquettes de vin « Château Petrus ». Constitution de partie civile par le titulaire de la marque « Château Petrus », notamment du chef de contrefaçon de sa marque figurative renommée (forme et graphisme de l’étiquette de vin). 

Poursuites recevables : la collaboration, lors de la saisie de la marchandise contrefaite à l’aéroport de Gosselies (Charleroi), entre les autorités douanières et le titulaire de la marque n’est pas contraire au principe du procès équitable prévu à l’article 6.1. de la CEDH. 

Délit de contrefaçon établi : l’importation constitue un « usage » non autorisé de la marque au sens de la CBPI. L’usage relève de la « vie des affaires » dès lors qu’il s’inscrit dans un activité commerciale visant l’obtention un avantage économique. La marque figurative « Château Pétrus » contrefaite étant une marque renommée, l’usage de celle-ci peut être prohibé même pour des produits différents que les produits désignés, tels que par exemple les objets de décoration. Le prévenu entendait tirer indûment profit de la renommée et du pouvoir distinctif de la marque, l’acquisition des étiquettes ayant été faite dans le but de revendre des objets décoratifs revêtus de ces étiquettes, à haut prix. Le dommage moral subi par le titulaire de la marque est indemnisé à concurrence d’un montant forfaitaire de 10 € par étiquette contrefaisante.

Gerecht EU 20 januari 2021, IEF 19711; IEFbe 3172; T-328/17 (Halloumi tegen Bbqloumi) Persbericht. Het Gerecht bevestigt dat er geen gevaar voor verwarring bestaat tussen het collectieve merk HALLOUMI, voorbehouden aan de leden van een Cypriotische vereniging voor de bescherming van de traditionele kaas van Cyprus, en het teken 'BBQLOUMI' dat dient om de producten van een Bulgaars bedrijf aan te duiden.

Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel 11 december 2020, IEFbe 3166; C/20/00060 (Kadine B.V. tegen Fear of God LLC) Kadine is houder van de "Essentiel-merken" voor o.a. handtassen, kleding en schoenen. Ze verkoopt en verdeelt haar kledingwaren via meer dan 50 eigen retailwinkels verspreid over de hele EU. FOG is de uitbater van het streetwear label 'Fear of God Essentials'. FOG lanceerde in 2018 een nieuw submerk 'Fear of God Essentials', dat voor kleding werd geregistreerd. Op de kleding figureert prominent het opschrift 'Essentials', al dan niet aangevuld met het onderschrift 'Fear of God'. Kadine vordert vast te stellen dat met het gebruik van de benaming 'Essentials', door FOG, zij daarmee inbreuk pleegt op de merkrechten van Kadine. Op 1 juli 2020 heeft FOG een nieuwe collectie Essentials kleding gelanceerd en ze maakt vanaf dan via haar website www.fearofgod.com reclame voor de Essentials kleding die mede op consumenten in de Benelux en de EU gericht is. Daarop heeft Kadine FOG op 18 september 2020 in kort geding gedagvaard. Geoordeeld wordt dat de vordering van Kadine gegrond is, waardoor het FOG verboden wordt om inbreuk te maken op de merkrechten van Kadine in de gehele EU, door het teken 'Essentials' voor waren en diensten commercieel te exploiteren. Dit onder verbeurte van een dwangsom van 500 euro per overtreding van dit verbod.

HvJ EU 11 november 2020, IEF 19572, IEFbe 3147; ECLI:EU:C:2020:902 (EUIPO tegen John Mills) Merkenrecht. Het EUIPO komt in beroep tegen het arrest van het Gerecht EU [IEF 18095], waarin werd geoordeeld dat de conflicterende tekens niet gelijk zijn. Het HvJ EU doet de zaak zelf af. Geoordeeld wordt dat de Kamer van beroep terecht heeft geoordeeld dat John Mills moest worden beschouwd als ‘gemachtigde’ van de houder van het oudere merk in de zin van artikel 8 lid 3 Verordening 207/2009. Daarnaast is anders dan het Gerecht oordeelde, artikel 8 lid 3 van toepassing zowel wanneer het aangevraagde merk gelijk is aan het oudere merk, als wanneer het daarmee overeenstemt. Bovendien bestaat de specifieke voorwaarde voor de door deze bepaling gewaarborgde bescherming erin, dat de inschrijvingsaanvraag is gebeurd door een gemachtigde of vertegenwoordiger op eigen naam, zonder toestemming van de houder. Bijgevolg wordt de overeenstemming niet beoordeeld op basis van het bestaan van verwarringsgevaar. Het bestreden arrest wordt vernietigd en het beroep ingesteld door John Mills tegen de beslissing van de eerste Kamer van beroep wordt verworpen.

HvJ EU 16 juli 2020, IEF 19571, IEFbe 3146; ECLI:EU:C:2020:573 (ACTC tegen EUIPO en Taiga) Merkenrecht. ACTC heeft inschrijving aangevraagd voor het woordteken ‘TIGHA’ voor een groot aantal kledingstukken. Taiga heeft oppositie ingesteld op grond van haar oudere Uniewoordmerk ‘TAIGA’ voor eveneens kledingstukken. Volgens de Kamer van beroep maakte Taiga normaal gebruik van haar woordmerk en was er sprake van verwarringsgevaar door het aangevraagde merk. Het Gerecht EU heeft het beroep van ACTC verworpen. Het HvJ EU overweegt dat de consument die een waar of dienst wenst te kopen van een categorie die bijzonder nauwkeurig en afgebakend is omschreven, waarbinnen geen belangrijke onderverdeling kan worden gemaakt, alle waren of diensten van deze categorie zal associëren met het oudere merk, zodat dit merk zijn wezenlijke functie zal vervullen. In die omstandigheden volstaat het dat de houder van het oudere merk bewijst dat dit merk normaal gebruikt is voor een deel van de waren of diensten van deze homogene categorie. Indien er echter sprake is van een ruime categorie die kan worden onderverdeeld in verschillende zelfstandige subcategorieën, moet de houder van het oudere merk het normaal gebruik bewijzen voor elk van de zelfstandige subcategorieën. De hogere voorziening wordt verworpen. Een deel van de onderdelen wordt niet-ontvankelijk verklaard omdat ACTC een nieuwe beoordeling van de feiten wenst, dan wel niet aangeeft welk punt van het bestreden arrest zij betwist. Voor het overige is de hogere voorziening ongegrond.

HvJ EU 22 oktober 2020, IEF 19533, IEFbe 3141; ECLI:EU:C:2020:854 (Ferrari) Merkenrecht. Ferrari produceerde in de jaren tachtig en negentig sportwagens onder de naam Testarossa. Het Landgericht Düsseldof heeft de doorhaling gelast van de Testarossa-merken, omdat Ferrari geen normaal gebruik meer van deze merken zou maken. Ferrari heeft tegen deze beslissing hoger beroep ingesteld bij het Oberlandesgericht Düsseldorf, omdat Ferrari tweedehandsauto’s verkoopt die zijn voorzien van dit merk en nog steeds onderhoudsdiensten levert voor de Testarossa. Dit leidde tot prejudiciële vragen aan het HvJ EU, over de uitleg van het begrip ‘normaal gebruik’. Art. 12 lid 1 Richtlijn 2008/95 EG moet aldus worden uitgelegd dat van een merk ook normaal gebruik wordt gemaakt, wanneer de houder tweedehands waren verkoopt die onder dit merk in de handel zijn gebracht en wanneer de houder bepaalde diensten verricht die betrekking hebben op de onder dat merk verkochte waren.

Franstalige ondernemingsrechtbank Brussel 14 oktober 2020, IEF 19525, IEFbe 3139; A/20/00893; A/20/01109 (VF International tegen Carrefour Belgium) In deze zaak wordt geoordeeld dat de verdeling van de hierboven rechts afgebeelde jas, verdeeld door Carrefour en Kano, inbreuk maakt op het hierboven links afgebeelde positiemerk van kledingbedrijf VF. Het positiemerk van VF heeft een groot onderscheidend vermogen en het teken aangebracht op de jassen verdeeld door Carrefour kan aanleiding geven tot verwarring.

Een vertaling en samenvatting van de belangrijkste overwegingen uit het Franstalige vonnis: