Hof van beroep Estland: bruto winstmarge merkhouder meest relevant bij begroting schadevergoeding door nalatigheid ISP bij takedown van namaakwebwinkels

Tallinn Circuit Court 24 januari 2025, IEF 22779, IT 4903, IEFbe 3931; 2-14-6942 (Eiser tegen verweerder). De verweerder bezit verschillende IP-adresreeksen. Deze IP-adressen werden vervolgens gekoppeld aan inbreukmakende domeinnamen en webshops. De verweerder handelde in wezen als een proxy door zijn klanten toe te staan domeinnamen en websites anoniem te gebruiken. Het Hof van Justitie had in de prejudiciële beslissing van 2018 (HvJ zaak C-521/17 (SNB-REACT/Deepak Mehta)) geoordeeld dat er ook geen beperking van aansprakelijkheid ('safe harbor') is als aanbieders van diensten van de informatiemaatschappij (ISPs) een actieve rol spelen door het hun klanten 'mogelijk te maken' hun online verkoopactiviteit te optimaliseren. Hiermee had het Hof het ‘actieve rol’-criterium uit L’Oréal/eBay, als dienstverleners de presentatie van verkoopaanbiedingen (zelf) optimaliseren of bevorderen, uitgebreid.

In 2021 bevestigde het Hooggerechtshof van Estland inderdaad het ontbreken van een beperking van aansprakelijkheid voor de verweerder. Ook bevestigde het Hooggerechtshof dat hij in ieder geval na de kennisgeving nalatig handelde door niet zijn best te doen om de inbreuk op de relevante websites te beëindigen. De verweerder werd als ISP samen met de directe (primaire) inbreukmakers van de merken hoofdelijk aansprakelijk gehouden voor de schade door IE-inbreuk en veroordeeld tot betaling van de proceskosten.

In zijn beslissing van 24 januari 2025 bevestigt Tallinn Circuit Court definitief de schade-uitspraak waartegen de verweerder in beroep was gegaan: als het niet mogelijk is om specifieke schade te berekenen, kan de winstderving van merkhouders abstract worden begroot; de merkhouder mag uitgaan van het voordeel dat normaal gesproken kan worden verwacht op basis van de omstandigheden. De websites boden tientallen pagina’s met namaakproducten aan en de gezamenlijke verkoopprijs van de goederen die waren afgebeeld op ingediende screenshots van de webshops bedroeg € 179.540. De verkoop van namaakproducten vervangt de verkoop van originele producten: rechthebbenden werd de mogelijkheid ontnomen om hun producten voor ten minste de genoemde prijs te verkopen.

Het hof oordeelt dat dit moet worden gecompenseerd door de bruto winstmarge van de merkhouders met de litigieuze merken, en niet de winstmarges van de gedaagde ondernemingen. In deze zaak is uiteindelijk toch de winstmarge van de verweerder en zijn ondernemingen gebruikt, want de marges lagen dicht bij elkaar (61% ten opzichte van 59,04%) en deze was iets gunstiger voor de verweerder. De eiser maakte hier geen bezwaar tegen. Het hof acht dit ten slotte in overeenstemming met de doelstellingen van artikel 13 van de IE-Handhavingsrichtlijn (2004/48/EC) om schade vast te stellen op basis van objectieve grondslagen alsmede het oordeel in het OTK-arrest (C-367/15) van het HvJ EU, dat de vergoeding niet overeen hoeft te komen met het exacte bedrag van de geleden schade.

49.3. In the present case, the Supreme Court explained that in a situation where it is not possible to calculate specific damage, the loss of profit of the trademark owner can be calculated in the abstract, i.e. the trademark owner can proceed from the benefit that can usually be expected based on the circumstances.When selling trademarked products, earning income corresponds to the so-called normal course of things. It can therefore be concluded that if the trade mark proprietors had earned a sales revenue of EUR 179 540, part of the sales revenue would have remained with the trade mark proprietors after all expenses had been paid profit and this is offset by the profit margin. The county court has considered it proven, without violating procedural rules, that the profit margin of at least one trademark, Pandora, was 61% in Estonia at the time of the infringement. The above-mentioned article focusing on the analysis of the supply chains of counterfeit products (p. 416, Vol. XI, tl 182p-187) points out that in the clothing and footwear sector, profit margins range from 20% to 50% in the fake trade, even up to 70% for wholesalers, and watch retailers, for example, make a profit of 60-70%. Although, in the opinion of the Chamber, the profit margins in the case of the disputed marks are the most relevant in determining the damages awarded to the proprietors of the trade marks , and not the profit margins of the defendant companies, in the abstract assessment of the damage, it must be considered sufficient at the time of the infringement of the profit margin of the trade mark Pandora itself, which was 61% in Estonia and also in accordance with the conclusions of the cited article on the profit margins of retailers of jewellery products. As the profit margin of the defendant's companies of 59.04%, which was not contested by the plaintiff, which was not disputed by the plaintiff, the defendant's appeal does not provide a basis for revising it upwards and is more favourable to the defendant. In view of the above, it is possible to proceed from a profit margin of 59.04%, which is close to Pandora's profit margin, as noted by the county court.