Sub c-inbreuk op Harley-Davidson-merken

Rb. Den Haag 21 mei 2025, IEF 22785, IEFbe 3932; ECLI:NL:RBDHA:2025:11712 (Harley-Davidson Motor Company tegen Game Castle). Harley-Davidson handelt in motorrijwielen en gerelateerde producten en heeft meerdere merkregistraties op haar naam staan. Game Castle is een bedrijf dat zich richt op onderhoud, reparatie, verkoop, verhuur en organisatie van amusementsspelen en vintage geluid, games, verlichting, jukeboxen, games en dinerbanken. Via haar webshop onder de domeinnaam www.americanvintageunlimited.nl biedt ze vintage producten aan, waaronder neon verlichtingsborden met Harley-Davidson tekens (hierna: de neon signs). Hiermee maakt Game Castle volgens Harley-Davidson inbreuk op de Harley-Davidson-merken.

Harley-Davidson vordert in deze procedure dat de rechtbank voor recht verklaart dat Game Castle inbreuk maakt op haar intellectuele-eigendomsrechten en meer in het bijzonder op haar merkrechten. Ten tweede vordert Harley-Davidson dat de rechtbank Game Castle beveelt iedere inbreuk op de merken van Harley-Davidson te staken en gestaakt te houden. Ten derde vordert Harley-Davidson informatie over de neon signs, zoals de verkoopaantallen, een recall van de neon signs, inclusief rectificatie naar de klanten en een rectificatie op de website en in de fysieke winkel. Ten slotte vordert Harley-Davidson vernietiging van de volledige voorraad van de neon signs en betaling van een schadevergoeding, dwangsommen en de proceskosten.

Game Castle voert aan dat de Harley-Davidson-merken, met uitzondering van één beeldmerk, niet zijn geregistreerd voor neon verlichting. De tekens op de neon signs stemmen niet overeen met dit ene beeldmerk van Harley-Davidson, dus zou er geen sprake zijn van merkinbreuk. Er zou ook geen merkinbreuk zijn ten opzichte van de andere Harley-Davidson-merken, want daar is geen sprake van dezelfde of overeenstemmende waren. Subsidiair voert Game Castle aan dat Harley-Davidson langer dan vijf jaar geen normaal gebruik heeft gemaakt van haar merken voor neon verlichting, zodat de merken voor wat betreft klasse 9 vervallen kunnen worden verklaard. Ten slotte zegt Game Castle toe om de neon signs niet meer te verkopen en zegt ze dat ze ze ook niet meer op voorraad heeft.

De rechtbank oordeelt dat het hier gaat om algemeen bekende merken en in het licht van een eventuele sub c-inbreuk oordeelt de rechtbank dat het publiek de neon signs in verband brengt met de Harley-Davidson-merken en dat deze zelfs de suggestie wekken dat de waren afkomstig zijn van Harley-Davidson. Ook is de rechtbank van oordeel dat Game Castle ongerechtvaardigd voordeel heeft getrokken uit de reputatie van de Harley-Davidson-merken. Er is dus sprake van een sub c-inbreuk (artikel 9 lid 2 sub c UMVo en artikel 2.20 lid 2 sub c BVIE). De rechtbank wijst het inbreukverbod met betrekking tot de Harley-Davidson-merken toe. De vordering tot opgave van informatie wordt voor een bepaalde periode toegewezen, de recall wordt toegewezen voor professionele afnemers en de vordering tot vernietiging wordt toegewezen. Wegens onvoldoende belang wijst de rechtbank de rectificatie op de website en in de fysieke winkel af. Verder worden de vordering tot betaling van schadevergoeding, dwangsommen en proceskosten toegewezen.

4.11. Gelet op de wereldwijde bekendheid van en de vrijwel identieke overeenstemming tussen de merken en de tekens, is de rechtbank van oordeel dat Game Castle met het aanbieden en de verkoop van die Harley-Davidson neon signs ongerechtvaardigd voordeel heeft getrokken uit de reputatie van de Harley-Davidson-merken. Game Castle profiteert immers van de goodwill van de Harley-Davidson-merken zonder daarvoor enige financiële vergoeding te betalen en zonder enige inspanning daarvoor te leveren. Dat sprake zou zijn van decoratief gebruik op zeer kleine schaal voor en door liefhebbers volgt de rechtbank niet. Game Castle is immers een commercieel bedrijf dat beoogt winst te maken met de verkoop van haar producten.