Ferrari behoudt TESTAROSSA-merk: Gerecht EU vernietigt beslissing EUIPO

Gerecht EU 2 juli 2025, IEF 22788, IEFbe 3934; ECLI:EU:T:2025:659 (Ferrari tegen EUIPO - Kurt Hesse (TESTAROSSA)). Ferrari is sinds 2007 houder van het internationale woordmerk TESTAROSSA voor onder meer auto’s en voertuigonderdelen (klasse 12). In 2015 verzocht Kurt Hesse de Nietig- en Vervalverklaringsafdeling van het EUIPO om het merk vervallen te verklaren wegens gebrek aan normaal gebruik in de vijf jaar ervoor. De Nietig- en Vervalverklaringsafdeling van het EUIPO wees het verzoek op 16 december 2016 gedeeltelijk toe. Het merk werd doorgehaald voor vrijwel alle aangeduide waren, met uitzondering van automobielen. Beide partijen gingen hiertegen in beroep. Hesse wilde ook vervallenverklaring voor auto’s; Ferrari betoogde juist dat het merk ook voor voertuigonderdelen en motoren normaal werd gebruikt. Op 29 augustus 2023 (gecorrigeerd op 28 september 2023) verklaarde de Kamer van Beroep van het EUIPO het merk volledig vervallen. Ferrari stelde daarop beroep in bij het Gerecht van de EU en vorderde vernietiging van deze beslissing. Het Gerecht benadrukt dat het materiële geschil wordt beheerst door Verordening nr. 207/2009, terwijl de procedurele regels uit Verordening 2017/1001 van toepassing zijn. 

Ferrari voerde aan dat het merk TESTAROSSA nog steeds werd gebruikt, ook al werd het model sinds 1996 niet meer geproduceerd. In de relevante periode zouden tweedehandsmodellen via erkende dealers zijn verkocht, terwijl Ferrari ook een officiële certificeringsdienst aanbiedt ter bevestiging van de authenticiteit van gebruikte Testarossa’s. Volgens de Kamer van Beroep van het EUIPO betrof dit gebruik door derden zonder uitdrukkelijke toestemming van Ferrari en kon het daarom niet als normaal gebruik gelden. Het Gerecht volgt die redenering niet. Verkoop via erkende dealers kan worden gezien als gebruik met impliciete toestemming van de merkhouder, zeker in de luxewagenmarkt. De certificeringsdienst van Ferrari, hoewel aangeboden onder de naam Ferrari, verwijst expliciet naar het merk TESTAROSSA en draagt volgens het Gerecht bij aan de reputatie en marktwaarde van het model en daarmee aan normaal merkgebruik.

Ferrari overhandigde met betrekking tot de onderdelen aanvullend bewijs in beroep en de Kamer van Beroep nam daarover tegenstrijdige standpunten in. De ene keer werd het bewijs als te laat aangemerkt en de andere keer inhoudelijk beoordeeld. Het Gerecht acht die inconsistentie in strijd met een deugdelijke motivering. Inhoudelijk oordeelt het dat Ferrari het merk TESTAROSSA ook gebruikt voor originele onderdelen en accessoires die via erkende dealers zoals Maranello worden verkocht. Het gebruik is niet alleen beschrijvend, maar duidt op de commerciële herkomst. Volgens vaste rechtspraak kan het gebruik van een merk op vervangingsonderdelen gelden als gebruik voor het hoofdproduct, tenzij die onderdelen een aparte economische subcategorie vormen. Daarvan is hier geen sprake. De Kamer van Beroep had dat argument afgewezen vanwege de lagere economische waarde van onderdelen, maar het Gerecht wijst erop dat de perceptie en het gebruiksdoel voor de consument bepalend zijn, niet de prijs. Gelet op deze gebreken vernietigt het Gerecht de beslissing van de Kamer van Beroep van het EUIPO in haar geheel. Het EUIPO heeft het merkgebruik onjuist beoordeeld, de motivering is ontoereikend en tegenstrijdig, en de relatie tussen het gebruik voor onderdelen en voor auto’s is verkeerd geïnterpreteerd. Het EUIPO en Hesse worden veroordeeld in de proceskosten van Ferrari, waaronder die van de administratieve beroepsprocedure.

44      That assessment is supported, in the present case, by the practices regarded as warranted in the relevant economic sector and the characteristics of the market. It is common practice in the motor vehicle market for cars to be marketed both under a trade mark designating their manufacturer, such as, in the present case, the word mark Ferrari or the applicant’s figurative mark representing a prancing horse, and under a second trade mark designating their model, such as the contested mark, the two marks being intrinsically linked. Thus, according to the practices regarded as warranted in that sector, a distributor or dealer authorised by Ferrari is deemed to be authorised to market all of that manufacturer’s car models. In addition, in accordance with the practices regarded as warranted in the second-hand car sector, a distinction must be drawn between sales of second-hand cars by an independent third party having no connection with the manufacturer of those cars, and sales by a dealer or distributor authorised by that manufacturer. That is all the more true when, as in the present case, the second-hand cars in question are vintage collectible luxury high-end models, which are particularly esteemed and valued by collectors. It is well known that, on this specific market, the fact that such a car is sold by a dealer or distributor authorised by the proprietor of the trade mark can serve to indicate its commercial origin and to reassure customers that the maintenance of the car and any replacement of parts and accessories have not been carried out in such a way as to affect its commercial origin.

60      Having regard to all the foregoing considerations, it must be held that the Board of Appeal made an error of assessment in concluding that the applicant had not shown that it had impliedly consented to the use of the contested mark by third parties in respect of ‘automobiles’ in Class 12.