Conclusie A-G Drijber in zaak Airwair/van Haren

Parket bij BenGH 10 november 2025, IEF 23101; IEFbe 4033; C-2022/15-V (Airwair tegen Van Haren). Een verzoek van Airwair aan de Eerste Kamer, gericht tegen een arrest van de Tweede Kamer waarin het Benelux-positiemerk van Airwair – een geel stiksel in de zwarte rand tussen zool en bovenschoen van een veterlaars – nietig is verklaard wegens gebrek aan onderscheidend vermogen [IEF 21931]. De Tweede Kamer oordeelde dat het merk wel is ingeburgerd voor donkerkleurige laarzen, maar niet voor andere kleurvarianten, en verklaarde het merk daarom in zijn geheel nietig. De centrale rechtsvraag is: moet een merk dat wordt gebruikt op producten met verschillende verschijningsvormen onderscheidend vermogen hebben voor alle verschijningsvormen, of is inburgering voor één representatieve vorm voldoende om het merk te behouden? 

Volgens de A-G moet bij de beoordeling van inburgering worden gekeken naar de gehele categorie van waren waarvoor het merk is ingeschreven. Als er binnen die categorie geen subcategorieën kunnen worden onderscheiden op basis van doel en bestemming, dan geldt het merk als ingeburgerd voor alle waren binnen die categorie, ondanks variaties in verschijningsvorm (zoals kleur). De Tweede Kamer is terecht uitgegaan van één categorie, namelijk veterlaarzen, maar heeft vervolgens ten onrechte afzonderlijk onderzocht of het merk ook voor niet-donkergekleurde laarzen was ingeburgerd. Dat is volgens de A-G juridisch onjuist.

4.38 Ik meen daarom dat de vraag of een merk is ingeburgerd moet worden beoordeeld op het niveau van alle waren die onder de (aangevraagde) merkregistratie vallen. Indien de categorie van waren waarop het merk is aangebracht wegens ontbreken van verschillende gebruiksvormen niet in nadere subcategorieën kan worden ingedeeld, geldt het merk als ingeburgerd voor alle waren waarvoor het is ingeschreven, ongeacht verschillen in de verschijningsvorm van de waren. Welnu, de Tweede Kamer is uitgegaan van één categorie waren (veterlaarzen), zoals eveneens blijkt uit de door hem uitgesproken geheel nietigheid en vervallen verklaring van het Merk. Dat uitgangspunt houd ik voor juist. De Tweede Kamer heeft echter ondanks dat uitgangspunt afzonderlijk onderzocht of het Merk voor niet-donkerkleurig veterlaarzen is ingeburgerd. Dat laatste getuigt mijns inziens van een onjuiste rechtsopvatting. Binnen de categorie 'veterlaarzen' kan geen nadere onderverdeling in verdere subcategorieën worden gemaakt aan de hand van de daarvoor geldende maatstaf, te weten het doel en de bestemming van de waren. Ik licht dat toe.