EU-merk Vagisan ongeldig verklaard op basis van eerdere Britse merken, ondanks Brexit

Gerecht van de Europese Unie 30 april 2025, IEF 22683; IEFbe 3909; ECLI:EU:T:2025:421 (Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel tegen EUIPO, Combe International LLC). Het Gerecht wijst het beroep af van Dr. August Wolff tegen de beslissing van het EUIPO, waarin het merk Vagisan ongeldig is verklaard. Combe International heeft een verzoek tot nietigverklaring ingediend op basis van twee eerder in het Verenigd Koninkrijk ingeschreven merken met de naam VAGISIL. Deze merken zijn geregistreerd voor waren in de cosmetische en farmaceutische sector. De Kamer van Beroep stelde vast dat de betrokken waren identiek of soortgelijk waren en dat de merken visueel en fonetisch gemiddeld overeenstemden. Volgens de Kamer was er sprake van verwarringsgevaar bij het relevante publiek, bestaande uit vrouwen en professionals, van wie het aandachtsniveau varieerde van bovengemiddeld tot hoog. De gemeenschappelijke beginletters ‘vagi’, ook al hadden die slechts een zwakke onderscheidende kracht, vielen op door hun plaatsing en lengte. De eindletters ‘san’ en ‘sil’ verschilden, maar dat deed volgens de Kamer niet af aan de gelijkenis.

Bij het Gerecht voert Dr. August Wolff aan dat de oudere merken van Combe inmiddels niet langer gelden als merken die in een lidstaat zijn ingeschreven, en dat de grond voor nietigverklaring daarmee vervalt. Het Gerecht wijst dat argument af. Volgens vaste rechtspraak beoordeelt het Gerecht uitsluitend of de beslissing van de Kamer van Beroep rechtmatig is op het moment waarop die is genomen. Op dat moment was het Unierecht nog van toepassing op het Verenigd Koninkrijk. Daarom blijft de beslissing rechtsgeldig, ondanks latere veranderingen. Het Gerecht verwerpt ook het verzoek van het EUIPO om te verklaren dat er geen uitspraak meer nodig is. Het Gerecht oordeelt dat de zaak haar doel niet heeft verloren. Op grond van het terugtrekkingsakkoord ontstaat uit het EU-merk Vagisan automatisch een overeenkomstig nationaal merk in het Verenigd Koninkrijk. De geldigheid van dat Britse merk is afhankelijk van de geldigheid van het oorspronkelijke EU-merk. Als het EU-merk ongeldig blijft, moet ook het nationale Britse merk in beginsel ongeldig worden verklaard. Om die reden bestaat nog steeds belang bij een uitspraak.

Het Gerecht bevestigt tot slot dat er sprake is van verwarringsgevaar. Beide merken bestaan uit één woord, delen vijf van de zeven letters in dezelfde volgorde en hebben dezelfde structuur, ritme en intonatie. Conceptueel is er een lage mate van overeenstemming. Hoewel de oudere merken geen hoge mate van onderscheidend vermogen hebben, sluit dat verwarringsgevaar niet uit. Het Gerecht komt tot de slotsom dat de beslissing van het EUIPO geldig is. Het beroep van Dr. August Wolff wordt verworpen. Het merk Vagisan blijft ongeldig verklaard en Dr. August Wolff wordt in de kosten verwezen.

31 Furthermore, if the Court were to uphold the action by annulling the contested decision and EUIPO consequently withdraw the declaration of invalidity of the contested mark, United Kingdom trade mark right No UK00 810 985 168 Vagisan, the validity of which is linked to that of the contested mark, would remain valid, pursuant to Article 54(3) of the Withdrawal Agreement.

36 In that regard, it should be borne in mind that, according to the case-law, the purpose of actions before the Court under Article 65(2) of Regulation No 207/2009 is to obtain a review of the legality of decisions of the Boards of Appeal of EUIPO and that review must be carried out in the light of the factual and legal context of the dispute as it was brought before the Board of Appeal (see judgment of 1 February 2005, SPAGv OHIM – Dann and Backer (HOOLIGAN), T‑57/03, EU:T:2005:29, paragraph 17 and the case-law cited; judgment of 3 December 2015,TrekStorvOHIM – Scanlab (iDrive), T‑105/14, not published, EU:T:2015:924, paragraph 15). It follows that the Court may not annul or alter a decision against which an action has been brought on grounds which come into existence subsequent to its adoption (judgments of 11 May 2006,Sunriderv OHIM, C‑416/04 P, EU:C:2006:310, paragraph 55, and of 13 March 2007,OHIMv Kaul, C‑29/05 P, EU:C:2007:162, paragraph 53).