EUIPO: "TABERNA ASTORIA 1872" trekt ongerechtvaardigd voordeel uit merk "Waldorf Astoria"

Opposition Division EUIPO 5 november 2025, IEF 23099; IEFbe 4031; B/3/219/702 (Hilton tegen Servicios Productivos Malagueños). Servicios Productivos Malagueños heeft het beeldmerk "TABERNA ASTORIA 1872" aangevraagd. Hilton heeft oppositie ingesteld wegens strijd met een ouder merk "Waldorf Astoria" op grond van artikel 8 lid 1 sub b en artikel 8 lid 5 van Verordening 2017/1001. Het EUIPO weigert de inschrijving van het merk “TABERNA ASTORIA 1872”  voor alle aangevraagde diensten, omdat het ongerechtvaardigd voordeel trekt uit het bekende merk “WALDORF ASTORIA”. 

Het EUIPO gaat eerst alle voorwaarden voor een beroep op artikel 8 lid 5 Verordening 2017/1001 langs. Uit de overlegde stukken blijkt dat het merk "Waldorf Astoria" bekendheid geniet in de EU, voor hoteldiensten (klasse 42). Oppositie is ingesteld tegen klasse 35 (reclame en promotie) en klasse 43 (horecadiensten). Volgens het EUIPO zijn de klassen zo erg verwant dat het publiek een link zal leggen met het bekende merk. Daarna komt de vergelijking tussen de twee tekens aan bod. Auditief en visueel komen de merken gemiddeld overeen. Conceptueel verschillen ze. Het teken trekt ongerechtvaardigd voordeel uit de reputatie van het oudere merk (free-riding). Hilton doet al jarenlang substantiële investeringen in de reputatie van het merk: daardoor kan het merk van aanvrager meeliften op het imago, zonder eigen inspanning. De aanvraag voor "TABERNA ASTORIA 1872" wordt afgewezen wegens strijd met een ouder merk op grond van artikel 8 lid 5 Verordening 2017/1001. Servicios Productivos Malagueños moet, als de in het ongelijk gestelde partij, de proceskosten betalen.  

(...) Bearing in mind the link between the services in question, as established above, some degree of reputation of the earlier mark and the similarities of the signs, the Opposition Division concludes that the contested trade mark is likely to take unfair advantage of the distinctive character or the repute of the earlier trade mark. Indeed, the accumulation of all of the above factors makes it quite likely that the contested sign recalls the earlier mark, thus misappropriating its attractive powers and advertising value. 

The connection that the contested sign might trigger with the earlier reputed mark and the positive image it possesses, would inevitably compel consumers to further explore said brand and the services offered under it. This way, the contested mark will already unfairly benefit from the continuous investments of the opponent in creating and preserving the positive image of its mark. 

On the basis of the above, the Opposition Division concludes that the contested trade markis likely to take unfair advantage of the distinctive character or the repute of the earlier trade mark. (...)