Kennis van merkinschrijving mag niet gelijkgesteld worden met gedogen concreet gebruik van merk

Voorz. NL Rechtbank van Koophandel Brussel 31 juli 2017, IEFbe 2663 (Merck Sharp & Dohme tegen MSD Europe) Merkenrecht. MSD stelt zich voor als een wereldwijde gezondheidsonderneming wiens missie erin bestaat innovatieve producten en diensten te ontwikkelen om de gezondheid van patiënten te verbeteren. Zij is houdster van een Benelux woordmerk, semi-figuratief Uniemerk en Uniewoordmerk. Deze merken zijn volgens haar sinds decennie intensief gebruikt in de Benelux en de rest van de EU. Verwerende partij is producent en/of minstens distributeur van allerhande producten bedoeld om gezondheid van patiënten te verbeteren. Zij maakt op verschillende wijzen gebruik van de tekens “MSD”, “MSD Europe” en “MSD-BAND”. Ze is bezit een semi-figuratief Beneluxmerk, waartegen MSD oppositie heeft gevoerd. MSD heeft niet bewust de merken gedoogd. Kennis van de inschrijving van een merk moet en mag dus niet gelijkgesteld worden met kennis en gedogen van het concrete gebruik van dat ingeschreven merk door de merkhouder. De MSD Merken en de gewraakte tekens heel sterk overeenstemmen, sterk soortgelijk zijn, en de MSD Merken een groot onderscheidend vermogen hebben, bestaat er een gevaar op verwarring in hoofde van de gemiddelde consument. Merkenrechten van MSD zijn geschonden.

21. MSD voert terecht aan dat verwerende partij niet bewijst dat MSD het gebruik van de ingeschreven merken bewust heeft gedoogd. Verwerende partij bewijst niet dat MSD kennis had van het bestaan van het Beneluxmerk met inschrijvingsnummer 758077, gedeponeerd in 2004.

23. Verwerende partij blijft ook in gebreke om het bewijs te leveren van het feit dat MSD effectief kennis had van het concrete gebruik van de merken van verwerende partij zoals ingeschreven.

Toen MSD kennis kreeg van de merkinschrijving in 2008 heeft zij – met succes – oppositie gevoerd tegen het merk voor de waren in klasse 10. Dit impliceert ipso facto niet dat MSD zich later niet zou kunnen verzetten tegen het concrete gebruik van dat merk, ook niet tegen de waren in andere klassen dan deze tegen welke MSD destijds oppositie heeft ingesteld. De oppositie toont aan dat er geen gedogen is en MSD zich heeft verzet tegen de inschrijving. Men mag er daarna logischerwijze van uitgaan dat verwerende partij zich houdt aan de gevolgen van haar schrapping, met name om het merk niet te gebruiken voor medische of orthopedische waren en, a fortiori, voor andere waren en diensten die zelfs niet onder het merk vallen.

Kennis van de inschrijving van een merk moet en mag dus niet gelijkgesteld worden met kennis en gedogen van het concrete gebruik van dat ingeschreven merk door de merkhouder.

24. […] Behoudens kennis van het loutere bestaan van het bewuste Beneluxmerk in 2008 voert verwerende partij geen enkel ander element aan waaruit moet blijken dat MSD het concrete gebruik van het ingeschreven merk heeft gedoogd (zoals briefwisseling of de beweerde vergaderingen tussen partijen).

37. Minstens stemmen merken en tekens in zéér hoge mate overeen wat hun dominant en onderscheidende bestanddelen betreft, te weten het letterwoord “MSD”, en dit zowel fonetisch als visueel. Fonetisch zijn merk en teken globaal genomen identiek.

Visueel zijn ze quasi-identiek. Er kan immers weinig aandacht gehecht worden aan de kleuren en/of de schrijfwijze van de woordtekens. Dit geldt in het bijzonder ook omdat sommige van de MSD Merken woordmerken zijn. Hoewel een woordmerk dan wel bestaat uit letters, woorden of groepen van woorden zonder figuratieve elementen, de beschermingsomvang ervan strekt zich eveneens uit tot het schrift of de typografie waarin men het woordmerk kan uitvoeren (bijvoorbeeld op een wijze die overeenstemt met het aangevochten teken), zodoende dat merk en teken visueel sterker overeenstemmen.

38. De conclusie is dat de MSD merken globaal genomen in zeer hoge mate overeenstemmen met de gewraakte tekens.

44. Gelet op het feit dat de MSD Merken en de gewraakte tekens heel sterk overeenstemmen, sterk soortgelijk zijn, en de MSD Merken een groot onderscheidend vermogen hebben, bestaat er een gevaar op verwarring in hoofde van de gemiddelde consument […].