Prima facie geldigheid octrooien in recente cassatierechtspraak

Bijdrage aangebracht door Michael Beck, IPLodge. In IRDI nr. 2014/4 gaat Michael Beck in op de recente verduidelijking door het Hof van Cassatie van het begrip 'prima facie geldigheid', zoals gebruikt voor octrooien bij het toekennen van voorlopige maatregelen of beslagen inzake namaak. De impact van beslissingen ten gronde op de prima facie geldigheid van dat octrooi stond ter discussie. Hierna vindt u een samenvatting van deze bijdrage.

Beroepsprocedures voor het Europees Octrooibureau
De beroepsprocedure van het Europees Octrooiverdrag (EOV) heeft schorsende werking, zodat een herroeping na oppositie, waartegen beroep hangende is, geen effect heeft op de rechten van de octrooihouder voor wat voorlopige maatregelen betreft. Dit is net de situatie waarvoor de schorsende werking bedoeld is, en dit werd ook zo toegepast door het Hof van Cassatie in zijn arrest van 5 januari 2012. Het arrest leidde wel tot discussie, omdat het schorsend effect ruim werd ingevuld: het arrest vermeldde “dat het Belgische luik van een Europees octrooi prima facie geldig is … zolang het niet nietig werd verklaard door een beslissing die in kracht van gewijsde is getreden”.

Verduidelijking met betrekking tot Gerechtelijke Procedures
De stelling uit het arrest van 5 januari 2012 werd uiteindelijk verder verduidelijkt in de arresten van 24 juni 2013, en 26 juni en 12 september 2014.

In het eerste arrest werd deze redenering toegepast op een situatie waarbij een ABC door de rechtbank nietig was verklaard en een beroep nog hangend was. De vraag rees of een gerechtelijk hoger beroep dezelfde schorsende werking heeft als het beroep uit het EOV. Het Hof liet de voorlopige maatregelen op basis van het in eerste aanleg vernietigde ABC toe, onder meer op grond van de overwegingen dat hoger beroep de uitvoering van een vonnis schorst en dat nietigverklaringen van een octrooi in België pas geregistreerd worden wanneer zij in kracht van gewijsde gaan.

In de zaak van het tweede arrest waren voorlopige maatregelen bevolen die zouden voortduren zolang het octrooi niet nietig zou zijn verklaard door een beslissing met kracht van gewijsde. Cassatie besliste dat de kortgedingrechter zijn maatregelen geen langere uitwerking kon geven dan tot aan de eerste nietigheidsbeslissing van de feitenrechter, maar voegde toe dat de kortgedingrechter wel (opnieuw) bewarende maatregelen kan treffen indien aannemelijk wordt gemaakt dat een rechtsmiddel tegen de nietigheidsbeslissing succesvol zal zijn.

In het derde arrest was de vraag of een Frans octrooi, dat nietig was verklaard, maar waarvoor nog een beroepsprocedure liep, en het Belgisch luik van een Europees octrooi, waarvan het Britse luik nietig was verklaard, nog prima facie geldig konden zijn. Cassatie concludeert dat de rechter rekening kan houden met een octrooi waarvan de nietigverklaring nog niet in kracht van gewijsde is gegaan, maar dat het niet volstaat naar de schorsende werking te verwijzen om tot de prima facie geldigheid te besluiten. Voor het Europese octrooi geldt dat de territoriale beperking van een buitenlandse nietigverklaring niet betekent dat het Belgische luik zonder meer prima facie geldig moet worden beschouwd.

Conclusie
Het Hof van Cassatie heeft in deze arresten duidelijk gemaakt dat een nog aanvechtbare nietigverklaring de mogelijkheid van voorlopige maatregelen niet uitsluit. Uit de arresten blijkt ook dat het octrooi in die omstandigheden niet automatisch prima facie geldig blijft.

Lees het volledige artikel op Jura.