IEFBE 3147

Uitleg artikel 8 lid 3 Uniemerkenverordening

HvJ EU 11 november 2020, IEF 19572, IEFbe 3147; ECLI:EU:C:2020:902 (EUIPO tegen John Mills) Merkenrecht. Het EUIPO komt in beroep tegen het arrest van het Gerecht EU [IEF 18095], waarin werd geoordeeld dat de conflicterende tekens niet gelijk zijn. Het HvJ EU doet de zaak zelf af. Geoordeeld wordt dat de Kamer van beroep terecht heeft geoordeeld dat John Mills moest worden beschouwd als ‘gemachtigde’ van de houder van het oudere merk in de zin van artikel 8 lid 3 Verordening 207/2009. Daarnaast is anders dan het Gerecht oordeelde, artikel 8 lid 3 van toepassing zowel wanneer het aangevraagde merk gelijk is aan het oudere merk, als wanneer het daarmee overeenstemt. Bovendien bestaat de specifieke voorwaarde voor de door deze bepaling gewaarborgde bescherming erin, dat de inschrijvingsaanvraag is gebeurd door een gemachtigde of vertegenwoordiger op eigen naam, zonder toestemming van de houder. Bijgevolg wordt de overeenstemming niet beoordeeld op basis van het bestaan van verwarringsgevaar. Het bestreden arrest wordt vernietigd en het beroep ingesteld door John Mills tegen de beslissing van de eerste Kamer van beroep wordt verworpen.

91. Wat betreft het verwijt van John Mills dat de kamer van beroep heeft geoordeeld dat artikel 8, lid 3, van verordening nr. 207/2009 in casu van toepassing was omdat de conflicterende merken overeenstemden, zij ten eerste opgemerkt dat, zoals blijkt uit de punten 54 tot en met 74 van dit arrest, deze bepaling van toepassing is op inschrijvingsaanvragen van de gemachtigde of de vertegenwoordiger van de houder van het oudere merk, zowel wanneer het aangevraagde merk gelijk is aan het oudere merk als wanneer het daarmee overeenstemt.

92. Ten tweede zij vastgesteld dat de toepassing van artikel 8, lid 3, van deze verordening weliswaar onder meer voortvloeit uit de overeenstemming van de conflicterende merken, maar de specifieke voorwaarde voor de door deze bepaling gewaarborgde bescherming erin bestaat dat de inschrijvingsaanvraag is gebeurd door de gemachtigde of de vertegenwoordiger van de houder van het oudere merk, op eigen naam en zonder toestemming van deze houder, en zonder dat de gemachtigde of de vertegenwoordiger zijn handelwijze rechtvaardigt. Bijgevolg wordt de overeenstemming van de conflicterende merken voor de toepassing van artikel 8, lid 3, van verordening nr. 207/2009 niet beoordeeld op basis van het bestaan van verwarringsgevaar, aangezien deze voorwaarde bij artikel 8, lid 1, onder b), van deze verordening hoort (zie naar analogie arrest van 18 juni 2009, L’Oréal e.a., C‑487/07, EU:C:2009:378, punten 34‑36).

98. Wat betreft het verwijt van John Mills dat de kamer van beroep heeft geoordeeld dat artikel 8, lid 3, van verordening nr. 207/2009 in casu van toepassing was, terwijl de waren waarnaar de aanvraag tot inschrijving van het litigieuze merk verwees niet alle dezelfde waren als de door het oudere merk aangeduide waren, dient eraan te worden herinnerd dat deze bepaling de waren of diensten waarvoor het merk wordt aangevraagd weliswaar niet vermeldt, maar de wezenlijke functie van een merk erin bestaat de commerciële herkomst van de bedoelde waren of diensten aan te duiden [arrest van 12 september 2019, Deutsches Patent- und Markenamt (#darferdas?), C‑541/18, EU:C:2019:725, punt 18].

99. Om redenen die analoog zijn aan de in de punten 70 tot en met 73 van dit arrest uiteengezette redenen, die de algemene opzet van deze bepaling en het ermee nagestreefde doel betreffen, kan de toepassing van deze bepaling dus niet worden uitgesloten omdat het bij de waren of diensten waarop de inschrijvingsaanvraag betrekking heeft en de door het oudere merk aangeduide waren of diensten niet gaat om dezelfde, maar om soortgelijke waren.