UPC CoA: tegenvordering tot nietigverklaring mag afhankelijk worden gesteld van vaststelling van inbreuk

UPC CoA 17 augustus 2026, IEF 23853; IEFbe 4313; UPC_CoA_40/2026; UPC_CoA_123/2026 (AorticLab tegen Emboline). In deze zaak tussen Emboline en AorticLab staat de vraag centraal of een tegenvordering tot nietigverklaring afhankelijk mag worden gesteld van de voorwaarde dat het octrooi inbreuk maakt, en welke gevolgen zo’n voorwaardelijke tegenvordering heeft in hoger beroep. Emboline had AorticLab aangesproken wegens inbreuk op EP 2 129 425. AorticLab stelde een tegenvordering tot nietigverklaring in, maar maakte deze tijdens de mondelinge behandeling afhankelijk van een vaststelling van octrooi-inbreuk door het gerecht. De Local Division Munich oordeelde dat geen sprake was van inbreuk en besliste daarom niet inhoudelijk op de tegenvordering. Het Court of Appeal oordeelt dat een inbreukvordering en een tegenvordering tot nietigverklaring onder het UPCA en de Rules of Procedure afzonderlijke procedures zijn. Een voorwaarde waarbij de tegenvordering tot nietigverklaring afhankelijk wordt gesteld van een vaststelling van inbreuk, is daarom geen zuiver intra-procedurele maar een ‘inter-procedural’ voorwaarde. Dat onderscheid is met name van belang voor de wijze waarop hoger beroep moet worden ingesteld: bij een inter-procedurele voorwaarde moet tegen de beslissing in de tegenvorderingsprocedure afzonderlijk beroep worden ingesteld en kan niet worden volstaan met een cross-appeal in de inbreukprocedure.

Dat de voorwaarde inter-procedureel van aard is, betekent volgens het Court of Appeal echter niet dat een dergelijke voorwaardelijke tegenvordering ontoelaatbaar is. Niets in het UPCA of de Rules of Procedure sluit dit uit. Partijen bepalen in beginsel zelf het voorwerp van hun vordering en R. 263.3 RoP bepaalt dat toestemming om een vordering onvoorwaardelijk te beperken steeds wordt verleend. Het afhankelijk stellen van een tegenvordering van een vaststelling van inbreuk beperkt de omstandigheden waaronder het gerecht inhoudelijk over die vordering hoeft te beslissen. R. 263.3 RoP is daarop naar analogie van toepassing. De voorwaarde brengt bovendien niet mee dat de tegenvordering ophoudt te bestaan zodra in eerste aanleg geen inbreuk wordt vastgesteld. Wanneer de tegenvordering afhankelijk is gesteld van een vaststelling van inbreuk door ‘the Court’, moet daaronder volgens het Court of Appeal, bij gebreke van een andersluidende formulering, zowel het Court of First Instance als het Court of Appeal worden verstaan. Na een oordeel van niet-inbreuk in eerste aanleg blijft de voorwaardelijke tegenvordering daarom gedurende de beroepstermijn aanhangig. Wordt tegen het oordeel van niet-inbreuk beroep ingesteld, dan kan ook de beslissing over de tegenvordering afzonderlijk worden aangevochten. Wanneer het Court of Appeal vervolgens alsnog inbreuk vaststelt, hoeft de nietigheidsvordering in beginsel niet naar de eerste aanleg te worden terugverwezen. R. 242.2(b) RoP bepaalt dat het enkele feit dat het Court of First Instance niet over een voor het hoger beroep relevant punt heeft beslist, in beginsel geen uitzonderlijke omstandigheid vormt die terugverwijzing rechtvaardigt. Volgens het Court of Appeal ziet ‘failed to decide’ niet alleen op een omissie van het gerecht, maar op iedere situatie waarin in eerste aanleg niet over een voor het hoger beroep relevant punt is beslist. Het Court of Appeal kan de nietigheidsgronden in dat geval zelf beoordelen. Tot slot herstelt het Court of Appeal AorticLab in haar recht om afzonderlijk beroep in te stellen tegen de beslissing over de tegenvordering. De mogelijkheid van een dergelijke voorwaardelijke tegenvordering en de gevolgen daarvan voor hoger beroep waren vóór de clarification order van 16 juli 2026 niet uitdrukkelijk geregeld. Mede doordat de Local Division de voorwaarde als intra-procedureel had aangeduid, mocht AorticLab redelijkerwijs aannemen dat zij haar positie via een cross-appeal bij haar Statement of response kon veiligstellen. Daarmee was voldaan aan de voorwaarden voor re-establishment of rights onder R. 320 RoP. Het op 24 juli 2026 ingestelde beroep wordt daarom ontvankelijk verklaard.

Headnotes

1) The infringement action and the counterclaim for revocation are separate actions under the UPCA and Rules of Procedure. Making the counterclaim for revocation conditional upon a finding of infringement is an ‘inter-procedural’ condition.

2) Whether a condition is ‘intra-procedural’ in the strict sense or ‘inter-procedural’ is relevant for the question of whether a cross-appeal may be lodged, which is possible if the condition is intra-procedural in the strict sense, or a separate appeal must be lodged, which is the case if the condition is inter-procedural.

3) Whether the condition of a finding of infringement must be considered intra-procedural or inter-procedural has no relevance for the question of whether making a counterclaim conditional upon a finding of infringement is permissible. Nothing in the UPCA or Rules of Procedure suggests that this is excluded per se.

4) Where a counterclaim for revocation is made conditional upon a finding of infringement, the claims remain unchanged but are limited in terms of need for adjudication. It does not mean that the entire counterclaim for revocation action as such is made conditional upon a finding of infringement in the sense that it would not be pending as long and/or as soon as the condition is not fulfilled. R. 263.3 RoP applies by analogy (see clarification order of 16 July 2026 in UPC-CoA-40/2026).

5) Where a counterclaim for revocation is made conditional upon a finding of infringement by ‘the Court’, in the absence of an explicit indication by a party to the contrary (e.g. by explicitly referring to ‘the Court of First Instance’), ‘the Court’ must be understood as to refer to both the Court of First Instance and the Court of Appeal. Consequently, after a finding of non-infringement by the Court of First Instance, the conditional counterclaim is still ‘pending’ for the duration of the appeal period and the decision may be appealed from, after which it becomes pending before the Court of Appeal.

6) In R. 242.2(b) RoP the wording ‘failed to decide’ does not (only) refer to an ‘omission attributable to the Court’, but refers to any situation where something relevant for a decision on appeal was not decided upon at first instance, regardless of the reason therefor. There is no indication in R. 242.2(b) RoP and no reason to treat non-decided infringement and invalidity arguments differently.