Merkenrecht - Droit des marques  

Gerecht EU 19 januari 2012, zaak T-103/11 (Tiantian Shang tegen OHIM)

Gemeenschapsmerk. Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk JUSTING (2) waarvoor aanspraak wordt gemaakt op de anciënniteit van het nationale beeldmerk met woordelement JUSTING. De onderzoeker wijst beeldmerk af, omdat het Italiaanse en het gemeenschapsmerk niet gelijk zijn. Vervolgens wordt het beroep verworpen. Als middel worden artikel 34 Vo. 207/2009, Schending van Richtlijn 98/71 en de bekendheid van het oudere nationale merk ingezet.

De verschillen in de beeldelementen van de aan de orde zijnde waren dienen, aldus verzoekster weer in de context van een „proces van grafische evolutie” van het oudere nationale merk te worden geplaatst. Dit beroep slaagt niet, daarvoor verschillen de tekens te veel om beroep te kunnen doen op anciënniteit van het oudere nationale beeldmerk.

Gelijke tekens
23. De kamer van beroep heeft terecht geoordeeld dat de merken niet gelijk waren, zodat de aanspraak op de anciënniteit van het oudere nationale merk voor het aangevraagde gemeenschapsmerk niet kon worden toegewezen.

24. Verzoeksters argument dat de verschillen tussen de merken door een „proces van grafische evolutie” beoogt te verklaren, kan niet afdoen aan die conclusie.

Schending richtlijn 98/71 :
27. Volgens rekwirante dienen de twee merken uit het oogpunt van een „mogelijk verwarringsgevaar”, indien wordt afgezien van een „al te grote gestrengheid”, te worden geacht één merk te zijn, rekening houdend met de identiteit van de waren, van het woordelement en van de houder, met de „feitelijke anciënniteit” en met de „duidelijke combinatie en/of evolutie van de volkomen verenigbare tekens”.

29. Om te beginnen dient te worden opgemerkt dat de bepalingen van richtlijn 98/71 in casu niet van toepassing zijn omdat zij modellen betreffen.

31. Bovendien zijn de argumenten die verzoekster in het kader van dit middel aanvoert, in wezen dezelfde als die van het eerste middel. Verzoekster tracht immers aan te tonen dat de wezenlijke bestanddelen van de aan de orde zijnde merken gelijk zijn, te weten het woordelement „justing”, en dat de verschillen slechts het resultaat zijn van een „proces van grafische evolutie” waarmee het Gerecht rekening moet houden om daaruit te concluderen dat de merken gelijk zijn.

HvJ EU 19 januari 2012 zaak C-53/11P (OHIM tegen Nike International) - dossier

Hogere voorziening na T-137/09. In de oppositieprocedure komt Nike, als aanvrager voor het gemeenschapswoordmerk R10, een niet-ingeschreven nationaal woordmerk R10 tegen. Tijdens de procedure wordt dat nationaal merk gecedeerd. Het arrest gaat over de ontvankelijkheid van het beroep, het begrip "persoon die beroep kan instellen" en de toepasselijkheid van richtsnoeren voor BHIM. In citaten:

Persoon die beroep kan instellen
44. Met het eerste onderdeel van het eerste middel en met het tweede middel stelt het BHIM dat het Gerecht artikel 58 van verordening nr. 40/94 en regel 49 van verordening nr. 2868/95 heeft geschonden door geen rekening te houden met de toepasselijkheid van deze bepalingen en door de eerste kamer van beroep van het BHIM de verplichting op te leggen, bij de beoordeling van de procesbevoegdheid van een persoon die een beroep tegen een beslissing van een oppositieafdeling van het BHIM heeft ingesteld, de richtsnoeren van het BHIM mutatis mutandis toe te passen. Het Gerecht heeft geoordeeld dat de kamer van beroep Nike een bijkomende termijn had moeten verlenen om haar opmerkingen in te dienen, dan wel om extra bewijzen over te leggen betreffende de overdracht van het oudere recht waarop zij zich ter rechtvaardiging van haar procesbevoegdheid beriep.

50. Niet alleen kan het BHIM volgens de bewoordingen van bedoeld lid 1 de persoon die het beroep instelt geen bijkomende termijn toekennen om een onregelmatigheid te verhelpen die verband houdt met het bewijs van zijn procesbevoegdheid, maar lid 2 van regel 49 sluit die mogelijkheid bovendien uit.

Bewijs van cessie ouder nationaal recht
56. Hieruit volgt dat het Gerecht artikel 58 van verordening nr. 40/94 en regel 49, leden 1 en 2, van verordening nr. 2868/95 heeft geschonden door in casu geen rekening te houden met de toepasselijkheid van regel 49, lid 1, van verordening nr. 2868/95 en door te oordelen dat de eerste kamer van beroep van het BHIM krachtens regel 50, lid 1, en – naar analogie – regel 31, lid 6, van deze verordening, alsook, mutatis mutandis, overeenkomstig het – in punt 17 van het onderhavige arrest vermelde – punt van de richtsnoeren van het BHIM betreffende de oppositieprocedure, Nike in de gelegenheid had moeten stellen haar opmerkingen in te dienen of bijkomende bewijzen over te leggen waaruit de overgang van het door haar ten bewijze van haar procesbevoegdheid ingeroepen oudere recht kon blijken.

Toepasselijkheid van richtsnoeren voor BHIM
57. Voor zover het Gerecht in het bestreden arrest heeft geoordeeld dat de kamers van beroep van het BHIM verplicht zijn om de richtsnoeren van het BHIM toe te passen, is het, zoals het BHIM opmerkt, vaste rechtspraak dat de beslissingen die deze kamers van beroep krachtens verordening nr. 40/94 ter zake van de inschrijving van een teken als gemeenschapsmerk dienen te nemen, op een gebonden en niet op een discretionaire bevoegdheid berusten, zodat de rechtmatigheid van de beslissingen van die kamers van beroep enkel moet worden beoordeeld op basis van deze verordening, zoals uitgelegd door de rechter van de Unie (zie in die zin arresten van 15 september 2005, BioID/BHIM, C‑37/03 P, Jurispr. blz. I‑7975, punt 47; 12 januari 2006, Deutsche SiSi-Werke/BHIM, C‑173/04 P, Jurispr. blz. I‑551, punt 48, en 16 juli 2009, American Clothing Associates/BHIM en BHIM/American Clothing Associates, C‑202/08 P en C‑208/08 P, Jurispr. blz. I‑6933, punt 57).

Gerecht EU 18 januari 2012, zaak T-304/09 (Tilda Riceland Private Ltd. tegen OHIM/Siam Grains Co. Ltd) - dossier

Gemeenschapsmerkenrecht. In de oppositieprocedure komt aanvrager van gemeenschapsbeeldmerk BASmALI houdster van niet-ingeschreven ouder merk en ouder teken BASMATI tegen. Oppositieafdeling wijst de oppositie af, het beroep wordt vervolgens verworpen.

Middelen: ten eerste, de kamer van beroep haar beslissing ten onrechte uitsluitend heeft gebaseerd op een uitlegging van een bepaling waarbij geen rekening wordt gehouden met nationale regels en rechterlijke uitspraken van de betrokken lidstaat; ten tweede, de kamer van beroep het recht van een lidstaat, namelijk het Verenigd Koninkrijk, niet heeft toegepast met betrekking tot een vordering gekend als "extended form of passing off" en, ten derde, de kamer van beroep ten onrechte heeft geëist dat verzoekster houder is van eigendomsrechten voor het teken "BASMATI", en ten slotte de kamer van beroep ten onrechte heeft geoordeeld dat het woord "BASMATI" een generieke term is.

De beslissing van Kamer van Beroep wordt vernietigd, omdat niet nauwkeurig is onderzocht of verzoekster rechten op dat teken had verworven naar het nationale recht.

In citaten:

22      In de tweede plaats dient te worden geoordeeld dat bij de vraag of een opposant rechten op een niet-ingeschreven merk of op een in het economisch verkeer gebruikt teken heeft verworven – en dus houder van het aangevoerde teken is in de zin van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94 – het ter onderbouwing van de oppositie aangevoerde nationale recht niet buiten beschouwing mag worden gelaten. In deze context speelt het geldende nationale recht in het bijzonder een rol bij de vaststelling van de procedures voor verwerving van rechten op het teken dat ter staving van een oppositie op grond van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94 wordt aangevoerd.

25      In de derde plaats bepaalt section 5(4) van de Trade Marks Act 1994 in de tweede alinea ervan ook dat een persoon die kan opkomen tegen het gebruik van een merk, moet worden geacht „houder van een ouder recht” te zijn. Hieruit volgt dat volgens het in het Verenigd Koninkrijk geldende recht in het kader van een vordering wegens misbruik de hoedanigheid van houder van een ouder recht niet kan worden vastgesteld op autonome wijze – zoals de kamer van beroep in wezen in de bestreden beslissing heeft gedaan – zonder rekening te houden met het vermogen van de opposant om op te komen tegen het gebruik van een merk.

26      Het feit dat de eigendom die door de vordering wegens misbruik wordt beschermd, geen betrekking heeft op een woord of een naam waarvan het gebruik door derden is beperkt, maar op de klantenkring zelf waaraan afbreuk wordt gedaan door het litigieuze gebruik [arrest Gerecht van 11 juni 2009, Last Minute Network/BHIM – Last Minute Tour (LAST MINUTE TOUR), T‑114/07 en T‑115/07, Jurispr. blz. II‑1919, punt 61], zoals de kamer van beroep in wezen in punt 24 van de bestreden beslissing heeft gesteld, kan daaraan geen afbreuk doen. De omstandigheid dat de opposant enkel formeel eigenaar van de klantenkring is waaraan afbreuk wordt gedaan, betekent immers niet noodzakelijkerwijs dat hij op het aangevoerde teken geen rechten heeft verworven die hem in staat stellen om, in voorkomend geval, op te komen tegen het gebruik van een later merk. In dit verband dient erop te worden gewezen dat in het kader van de vordering wegens misbruik een reputatie op de markt wordt verworven door het teken dat dient tot aanduiding van waren of diensten (zie in die zin arrest LAST MINUTE TOUR, reeds aangehaald, punt 84). Bovendien is het door het gebruik van het betrokken teken dat een natuurlijk of rechtspersoon „houder van een ouder recht” in de zin van het in het Verenigd Koninkrijk geldende recht kan zijn.

28      In de vierde plaats kan het feit dat – zoals de kamer van beroep in punt 19 van de bestreden beslissing stelt – verzoekster in de motivering van haar oppositie de term „merk” heeft gebruikt om te verwijzen naar het aangevoerde teken, niet alleen het gevolg zijn van het aanvoeren van een niet-ingeschreven merk ter staving van de oppositie, maar bovendien kan dit geen afbreuk doen aan het feit dat de oppositie onder meer was gebaseerd op een in het economisch verkeer gebruikt teken. De kamer van beroep heeft overigens deze oppositiegrond vermeld in punt 16 van de bestreden beslissing. In deze context dient te worden geoordeeld dat de door de kamer van beroep aangehaalde omstandigheid dat het teken BASMATI geen merk is, evenwel niet betekent dat verzoekster geen rechten op dit teken had verworven in de zin van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94, gelezen tegen de achtergrond van het in casu geldende nationale recht. Wat meer in het bijzonder de bewering van de kamer van beroep betreft dat de term „basmati” een soortnaam is, blijkt uit de nationale rechtspraak dat een teken dat dient tot aanduiding van waren of diensten, een reputatie op de markt kan hebben verworven in de zin van het toepasselijke recht inzake de vordering wegens misbruik, ook al was het aanvankelijk beschrijvend of mist het elk onderscheidend vermogen (arrest LAST MINUTE TOUR, punt 26 supra, punt 84). Bovendien blijkt uit de nationale rechtspraak dat een teken dat dient tot aanduiding van waren of diensten, een reputatie op de markt kan hebben verworven in de zin van de regeling inzake de vordering wegens misbruik, hoewel het door verschillende marktdeelnemers in het kader van hun commerciële activiteiten wordt gebruikt (Chocosuisse Union des fabricants suisses de chocolat & Ors v Cadbury Ltd. [1999] EWCA Civ 856). Deze „extensieve” vorm van de vordering wegens misbruik, die in de nationale rechtspraak wordt erkend, stelt aldus verschillende marktdeelnemers in staat om rechten te hebben op een teken dat een reputatie op de markt heeft verworven. Bijgevolg kan de door de kamer van beroep aangevoerde omstandigheid, zo deze al vaststaat, in het licht van het geldende nationale recht niet afdoen aan het feit dat de opposant rechten op het aangevoerde teken kan hebben verworven.

29      Uit een en ander volgt dat de kamer van beroep blijk heeft gegeven van een onjuiste opvatting door de oppositie af te wijzen op grond dat verzoekster niet had aangetoond dat zij houdster van het betrokken teken was, zonder nauwkeurig te onderzoeken of verzoekster rechten op dat teken had verworven overeenkomstig het recht van het Verenigd Koninkrijk.

Gerecht EU 17 januari 2012, zaak T-513/10 (Hamberger Industriewerke GmbH tegen OHIM) - dossier

Gemeenschapsmerkenrecht. De aanvraag van het gemeenschapswoordmerk ATRIUM (bouwmaterialen en bodembedekking voor centrale ruimte in huis) wordt afgewezen, waarna het beroep wordt verworpen, nu is de vraag: mist het betrokken merk onderscheidend vermogen, omdat het louter beschrijvend is?

Zowel in het Engels als in het Duits heeft het begrip "atrium" een normale betekenis in het dagelijkse taalgebruik. Er bestaat tussen het beoogde gebruik van de waren en het teken een concreet verband, aldus is het teken beschrijvend voor de waren. Het beroep is drieledig: (1) er zijn meerdere betekenissen toe te kennen aan het woord "atrium", (2) het verband dat wordt gesteld, is slechts hypothetisch en (3) het teken kán worden gebruikt als onderdeel van een atrium, net als talloze andere waren en diensten beschrijvend kunnen zijn, dus zou dit niet louter beschrijvend zijn. Alle beroepsgronden worden afgewezen.

15 Was in der vorliegenden Rechtssache die angesprochenen Verkehrskreise angeht, stellte die Beschwerdekammer, ohne dass die Klägerin dem widersprochen hätte, zu Recht fest, dass die in der Anmeldung beanspruchten Waren, nämlich Baumaterialien und Bodenbeläge, sowohl an den gewerblichen als auch an den privaten Verbraucher gerichtet seien. Darüber hinaus führte die Beschwerdekammer, ohne dass die Klägerin dem widersprochen hätte, gleichfalls zutreffend aus, dass der Begriff „Atrium“ sowohl im Englischen als auch im Deutschen gebräuchlich sei.

19 Schließlich trifft zwar zu, dass – wie die Klägerin ausgeführt hat – der Begriff „Atrium“ einen bestimmten Bereich eines Gebäudes und nicht die zu seiner Errichtung oder Ausstattung verwendeten Baumaterialien beschreibt, doch ist der oben in den Randnrn. 11 bis 13 angeführten Rechtsprechung zu entnehmen, dass als beschreibend ein Zeichen anzusehen ist, das nicht nur die Ware, für die die Marke angemeldet wird, sondern auch eines der Merkmale dieser Ware beschreibt, wobei der Verwendungszweck einer Ware als eines ihrer Merkmale anzusehen ist.

20 Da der Begriff „Atrium“ zur Beschreibung des Verwendungszwecks der in der Anmeldung beanspruchten Waren dienen kann, ist im Ergebnis daher festzustellen, dass zwischen der Marke Atrium und diesen Waren ein hinreichend unmittelbarer und konkreter Bezug besteht, der es den angesprochenen Verkehrskreisen ermöglicht, unmittelbar und ohne weitere Überlegung die Beschreibung eines der Merkmale dieser Waren zu erkennen. Die Beschwerdekammer hat somit zu Recht festgestellt, dass die Marke gemäß Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009 beschreibenden Charakter hat.

Afgewezen middelen:
22 Diese macht erstens im Kern geltend, dass der Begriff „Atrium“ weitere Bedeutungen habe und dass in diesen anderen Bedeutungen der Begriff „Atrium“ für die in der Anmeldung beanspruchten Waren nicht beschreibend sei. Der Rechtsprechung ist jedoch zu entnehmen, dass es nach dem Wortlaut von Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009 ausreicht, dass das Zeichen zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen die beanspruchten Waren bezeichnen kann (Urteil HABM/Wrigley, oben in Randnr. 11 angeführt, Randnr. 32).

23 Die Klägerin ist zweitens der Ansicht, dass es nicht mit Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009 im Einklang stehe, auf einer rein hypothetischen Grundlage, gestützt auf den möglichen Verwendungszweck der in der Anmeldung beanspruchten Waren, davon auszugehen, dass der Begriff „Atrium“ für diese Waren beschreibend sei. Dieses Vorbringen kann keinen Erfolg haben, da nach der Rechtsprechung die Zurückweisung einer Anmeldung nach Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009 durch das HABM nicht voraussetzt, dass die Zeichen und Angaben, aus denen die in dieser Bestimmung genannte Marke besteht, zum Zeitpunkt der Anmeldung bereits tatsächlich für die in der Anmeldung aufgeführten Waren oder Dienstleistungen oder für ihre Merkmale beschreibend verwendet werden. Es genügt, wie sich schon aus dem Wortlaut der Bestimmung ergibt, dass die Zeichen oder Angaben zu diesem Zweck verwendet werden können (Urteil HABM/Wrigley, oben in Randnr. 11 angeführt, Randnr. 32).

24 Die Klägerin trägt drittens vor, dass, legte man die Argumentation der Beschwerdekammer zugrunde, davon auszugehen wäre, dass der Begriff „Atrium“ für die Baumaterialien der Wände, Decken und Böden nicht beschreibend wäre, dagegen aber durch ihn sämtliche vom Atrium umfassten bzw. darin angeordneten Hilfsmittel/Ausstattungen beschrieben würden, was auch bedeutete, dass ein solcher beschreibender Charakter für eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen gegeben wäre. Insoweit genügt die Feststellung, dass die Frage, ob der Begriff „Atrium“ in Bezug auf andere Waren als die von der in Rede stehenden Anmeldung erfassten beschreibenden Charakter hat oder nicht, im vorliegenden Fall keinen Einfluss auf die Rechtmäßigkeit der angefochtenen Entscheidung haben kann.

Gerecht EU 17 januari 2012, zaak T- 249/10 (Kitzinger tegen OHIM/Mitteldeutscher Rundfunk/Zweites Deutsches Fernsehen) - dossier

Gemeenschapsmerkenrecht. Aanvrager van gemeenschapsbeeldmerk met woordelement "KICO" (papier, boekbindmiddelen, kantoorartikelen, verpakkingsmateriaal) komt houdster van gemeenschapswoordmerk KIKA en Duits beeldmerk met woordelement "KIKA" (brochures, kantoorartikelen, schrijfwaren, etc.) tegen in de oppositieprocedure. De oppositieafdeling wijst oppositie toe, het beroep wordt afgewezen, nu is de vraag: is er wel/geen verwarringsgevaar tussen de merken?

Gerecht EU beoordeelt dat het relevante publiek juist is vastgesteld en ook juist is dat de waren identiek of soortgelijk zijn. Visueel is er enige gelijkenis tussen de tekens, auditief is er een hoge mate van gelijkenis en tot slot bestaat er geen conceptuele vergelijking mogelijk vanwege ontbreken van een betekenis. Het beroep wordt afgewezen.

48 Unter Berücksichtigung der Identität oder Ähnlichkeit der fraglichen Waren sowie der Ähnlichkeiten, die zwischen den einander gegenüberstehenden Zeichen in visueller und in klanglicher Hinsicht bestehen, ist festzustellen, dass die Beschwerdekammer fehlerfrei angenommen hat, dass zwischen den einander gegenüberstehenden Waren Verwechslungsgefahr bestehe. An diesem Ergebnis ändert angesichts der im vorliegenden Fall vorhandenen Ähnlichkeiten der Umstand nichts, dass die ältere Marke, wie die Beschwerdekammer zudem festgestellt hat, nur eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft aufweist. Nach der in Randnr. 25 des vorliegenden Urteils angeführten Rechtsprechung hat ferner der Umstand, dass die visuelle Ähnlichkeit geringer ist als von der Beschwerdekammer angenommen, angesichts der ebenfalls festgestellten weiteren Ähnlichkeiten zwischen den Marken keine Auswirkungen auf die Gesamtbeurteilung der Verwechslungsgefahr zwischen den fraglichen Marken jeweils als Ganzes. Das Bestehen von Verwechslungsgefahr wird zusätzlich dadurch bestätigt, dass der Durchschnittsverbraucher nur selten die Möglichkeit hat, verschiedene Marken unmittelbar miteinander zu vergleichen, sondern sich auf das unvollkommene Bild verlassen muss, das er von ihnen in Erinnerung behalten hat (Urteil des Gerichts vom 17. November 2005, Biofarma/HABM – Bausch & Lomb Pharmaceuticals [ALREX], T‑154/03, Slg. 2005, II‑4743, Randnr. 60).

Gerecht EU 17 januari 2012, zaak T-522/10 (Hell Energy tegen OHIM/Hansa Mineralbrunnen GmbH) - dossier

Gemeenschapsmerkenrecht. De aanvrager van gemeenschapsbeeldmerk HELL (energiedranken) komt in de oppositieprocedure gemeenschapswoordmerk HELLA (energiedranken) tegen. De oppositie wordt toegewezen, waarna het beroep wordt afgewezen, nu is de vraag of ten onrechte verwarringsgevaar is vastgesteld?

Ondanks de referenties naar talloze namen van filmen, liederen en muziekgroepen door aanvrager is er juist geconcludeerd dat het relevante publiek geen betekenis aan het woord "hell" in conceptuele zin geeft. Tot slot volgt dat de "aural impact is, in the present case, of greater importance than the visual or conceptual impression as the goods in question are mostly purchased in a noisy environment, like a bar or a restaurant, and ordered orally," het beroep wordt afgewezen. Het tweede middel is ongegrond, want de aanvrager maakt niet duidelijk waarom de Board of Appeal een merkenmonopolie constitueert die in strijd is de met vrijheid van goederen en mededinging.

Gerecht EU 12 januari 2012, zaak T-462/09 (August Storck KG tegen OHIM/RTV italiana SpA (RAI), inzake: Ragolizia)

Gemeenschapsmerkenrecht. August Storck vraagt het gemeenschapswoordmerk Ragolizia (klasse 30: zoetwaren) aan en komt in de oppositieprocedure RTV italiana SpA (RAI) die zich beroep op haar ouder gemeenschapswoordmerk FAVOLIZIA (klasse 30: voor diverse eet/drinkwaar: koffie, rijst, maïsvlokken, mosterd). De relatieve weigeringsgrond is verwarringsgevaar vanwege gelijkheid van tekens.

Gerecht constateert geen fouten in de vergelijking van de tekens, wel dat er geen conceptuele vergelijking kan plaatsvinden, omdat het geen betekenis heeft in de Europese talen; het doet wel denken aan het Engelse "favour" (r.o. 20-33). Zelfs wanneer een ouder merk een zwak onderscheidend vermogen heeft, door verzoekster wordt betoogd dat een groot aantal merken in klasse 30 met "favo" beginnen, kan er verwarringsgevaar zijn. Dit is in onderhavige geval het geval omdat het gaat om conflicterende goederen waarvoor de merken zijn geregistreerd identiek zijn en de tekens gelijk. Het beroep wordt afgewezen.

Vergelijking 32      Au demeurant, même à supposer avérée la circonstance que, pour le public pertinent, le signe FAVOLIZIA évoque le mot anglais « favour », il y a lieu de considérer que l’éventuelle différence conceptuelle entre les signes en conflit qui en résulterait risquerait d’échapper à l’attention du public pertinent en raison du degré de similitude visuelle et phonétique constaté entre ces signes au point 26 ci‑dessus [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 11 novembre 2009, REWE‑Zentral/OHMI – Aldi Einkauf (Clina), T‑150/08, non publié au Recueil, point 53].

Verwarringsgevaar 40      La requérante soutient en outre que la marque antérieure FAVOLIZIA présente un faible caractère distinctif, dès lors qu’un grand nombre de marques désignant des produits relevant de la classe 30 commencent par « favo » ou présentent la terminaison « lizia » ou « izia ». La marque Ragolizia, en revanche, présenterait un caractère distinctif plus élevé que la marque antérieure FAVOLIZIA, qui lui serait conféré par ses deux premières syllabes « rago ».

41      Il convient de relever, à cet égard, que, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits visés (arrêt GLÄNSA, point 30 supra, point 52, et la jurisprudence citée).

Vergelijking 32      Au demeurant, même à supposer avérée la circonstance que, pour le public pertinent, le signe FAVOLIZIA évoque le mot anglais « favour », il y a lieu de considérer que l’éventuelle différence conceptuelle entre les signes en conflit qui en résulterait risquerait d’échapper à l’attention du public pertinent en raison du degré de similitude visuelle et phonétique constaté entre ces signes au point 26 ci‑dessus [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 11 novembre 2009, REWE‑Zentral/OHMI – Aldi Einkauf (Clina), T‑150/08, non publié au Recueil, point 53].

Verwarringsgevaar 40      La requérante soutient en outre que la marque antérieure FAVOLIZIA présente un faible caractère distinctif, dès lors qu’un grand nombre de marques désignant des produits relevant de la classe 30 commencent par « favo » ou présentent la terminaison « lizia » ou « izia ». La marque Ragolizia, en revanche, présenterait un caractère distinctif plus élevé que la marque antérieure FAVOLIZIA, qui lui serait conféré par ses deux premières syllabes « rago ».

41      Il convient de relever, à cet égard, que, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits visés (arrêt GLÄNSA, point 30 supra, point 52, et la jurisprudence citée).

HR 23 december 2011, LJN BT8460 (Trianon tegen Revillon chocolatier société par actions simplifiée)

In navolging van IEF 10532 (concl. A-G). Vormmerk. en de wezenlijke waarde van de waar. De hoge raad stelt prejudiciële vragen aan HvJ EU.

Rechtspraak.nl: Merkenrecht. Vormmerk; Het Hof heeft juiste maatstaf aangelegd bij beoordeling onderscheidend vermogen vormmerk (HvJEU 29 april 2004, nr. C-456/01 en 457/01 (Henkel) en 22 juni 2006, nr. C-25/05 (Werther’s Echte). Voor die beoordeling gelden niet meer of andere eisen dan in geval van tweedimensionale merken (HvJEU 8 april 2003, nr. C-53, 54, 55/01 (Linde e.a.)). Onjuist dat van belang is dat consument weet aan wie product moet worden toegeschreven: voldoende dat merk publiek in staat stelt waren als afkomstig van bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waar van die van andere ondernemingen te onderscheiden (Linde-arrest). Het ligt op weg verweerder bevrijdend verweer te voeren dat een van de in art. 2.21 lid 4 BVIE bedoelde uitzonderingen van toepassing is; rechter mag uitzonderingsbepaling niet ambtshalve toepassen. Bewijslast kwade trouw rust op merkhouder. Vragen over weigerings- of nietigheidsgrond dat (vorm)merken niet uitsluitend mogen bestaan uit vorm die wezenlijke waarde aan de waar geeft (art. 2.1 lid 2 BVIE, art. 3 lid 1, aanhef en onder e (iii) Merkenrichtlijn).

Vragen van uitleg

1. Gaat het bij de weigerings- of nietigheidsgrond van art. 3 lid 1, aanhef en onder e (iii), van de Richtlijn 89/104/EEG, zoals gecodificeerd in Richtlijn 2008/95,
te weten dat (vorm)merken niet uitsluitend mogen bestaan uit een vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft, om het motief (of de motieven) van de aankoopbeslissing van het in aanmerking komende publiek?
2. Is van "een vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft" in de zin van evenbedoeld voorschrift
(a)slechts sprake indien die vorm moet worden aangemerkt als de voornaamste of overheersende waarde in vergelijking tot andere waarden (zoals bij voedingswaren het geval is met smaak en substantie), of
(b)kan daarvan ook sprake zijn, indien naast die voornaamste of overheersende waarde ook andere, eveneens als wezenlijk aan te merken waarden van die waar bestaan?
3. Is voor de beantwoording van vraag 2 beslissend de opvatting van de meerderheid van het in aanmerking komende publiek, of kan de rechter oordelen dat reeds de opvatting van een deel van het publiek volstaat om de betrokken waarde als "wezenlijk" in de zin van voormelde bepaling aan te merken?
4. Indien het antwoord op vraag 3 luidt in laatstbedoelde zin, welke eis dient dan aan de omvang van het betrokken deel van het publiek te worden gesteld?

Lees het arrest hier (LJN / schone pdf).

Gerecht EU 16 december 2011, Zaak T-62/09 (Bernhard Rintisch tegen OHIM/Bariatrix Europe Inc. SAS), zaak T-109/09 en zaak T-152/09 (Bernhard Rintisch tegen OHIM/Valfleuri Pâtes alimentaires SA).

Gemeenschapsmerk. In drie oppositieprocedures komt aanvrager van gemeenschapswoordmerk PROTI SNACK respectievelijk PROTIVITAL en PROTIACTIVE houder van de oudere, Duitse woord- en beeldmerken PROTIPLUS, PROTI en PROTIPOWER tegen. De oppositieafdeling wijst oppositie af en Kamer van Beroep verwerpt het beroep. Ook het Gerecht EU verwerpt de actie en veroordeelt Rintisch in de kosten. Vergelijk IEF 10557 (BGH stelt vragen).

Aangevoerde middelen (en conclusie):
1. schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 van de Raad, op grond dat de kamer van beroep de oppositie niet ten gronde heeft beoordeeld; (middel is niet-ontvankelijk want het is niet gericht tegen de beslissing van Board of Appeal)
2. schending van artikel 74, lid 2, van verordening nr. 40/94 van de Raad, daar de kamer van beroep heeft geweigerd, haar discretionaire bevoegdheid uit te oefenen, of althans niet heeft uiteengezet hoe zij deze heeft uitgeoefend; (er is geen discretionaire bevoegdheid; middel is ongegrond en wordt dus verworpen)
3. misbruik van bevoegdheid, aangezien de kamer van beroep door verzoeker overgelegde documenten en bewijzen niet in aanmerking heeft genomen. (geen schending door Board of Appeal)

Uit T-62/09: Niet-ontvankelijk
23 It must be held that, since the present plea alleges infringement by the Opposition Division of Article 8(1)(b) of Regulation No 40/94, it is not directed against a decision of the Board of Appeal. 
24 It follows that the present plea in law must be rejected as inadmissible.

Discretionaire bevoegdheid 
40 If the evidence to establish the existence, validity and scope of an earlier mark – which, in accordance with the new wording of Rule 20(1) of Regulation No 2868/95, applicable to the present case, cannot be taken into account by the Opposition Division when it is filed late – could nevertheless be taken into consideration by the Board of Appeal by virtue of its discretionary power under Article 74(2) of Regulation No 40/94, the legal consequence laid down expressly in Regulation No 1041/2005 for that type of deficiency, namely the rejection of the opposition, might, in certain cases, have no practical effect.
41 It must therefore be held that the Board of Appeal did not err by finding that, in the circumstances of the present case, there was a provision which prevented evidence submitted late to OHIM by the applicant from being taken into account and that, therefore, the Board of Appeal did not have any discretion under Article 74(2) of Regulation No 40/94.
45      Lastly, as regards the applicant’s arguments in relation to the judgment in Case T‑407/05 SAEME v OHIM – Racke (REVIAN’s) [2007] ECR II‑4385, it must be noted that that judgment concerned a situation in which Rule 20(1) of Regulation No 2868/95, in the version applicable to the present case, had not yet been provided for by that regulation. In addition, even if – as the applicant claims – the judgment in REVIAN’s states at paragraph 51 that the Board of Appeal is called upon to carry out a new, full examination of the merits of the opposition, such an examination does not, however, mean that, according to the case-law cited in paragraphs 31 and 32 above, the Board of Appeal may take into consideration facts or evidence submitted to the Opposition Division late where there is a provision to the contrary effect. To that end, it must be held that the Board of Appeal was correct to find, in paragraph 34 of the contested decision, that the documents filed late with the Opposition Division cannot be regarded as being lodged within the time-limits merely because an appeal has been filed (see, to that effect, OHIM v Kaul, paragraph 30 above, paragraph 61).
46      It follows that the Board of Appeal did not infringe Article 74(2) of Regulation No 40/94, in not taking into account, in the contested decision, the documents submitted late to the Opposition Division by the applicant which were intended to prove the existence and the validity of the earlier marks.
48 In the light of the foregoing, the present plea must be rejected as unfounded.

56      It follows that, since those extracts had not been translated into the language of the proceedings, the Board of Appeal was not entitled to take them into account for the purposes of proving that the earlier marks had been renewed before the date of opposition.
57      It must therefore be held that the Board of Appeal did not err in concluding, in paragraph 46 of the contested decision, that the existence and the validity of earlier marks had not been duly substantiated by the applicant and that, in the absence of such proof, it was not entitled to examine the merits of the opposition or to analyse, in particular, the existence of a likelihood of confusion between the marks at issue.

Conclusie AG Kokott HvJ EU 15 december 2011, zaak C-368/10 (EC tegen Koninkrijk der Nederlanden) - eurlex

Als randvermelding. Keurmerken. Aanbestedingsrecht. De provincie Noord-Holland heeft voor de gunning van een overheidsopdracht voor levering en beheer van koffieautomaten als voorwaarde opgegeven dat het de leveringen van sociaal- en milieuvriendelijke, biologische, fair trade producten betreft. Als eis werd hierin vermeld dat de koffie- en theeconsumpties het Max Havelaar en EKO-Keurmerk zouden dragen.

De Europese Commissie verwijt Nederland dat de vermelding van deze twee keurmerken indruist tegen de bepalingen van het Unierecht op het gebied van overheidsopdrachten.

Kokott concludeert dat een aanbestedende dienst rekening mag houden met ecologische en sociale belangen, maar niet mag eisen dat de geleverde producten een heel concreet keurmerk dragen. De dienst moet ook andere keurmerken toelaten; dwingend voorschrijven van een bepaald milieukeurmerk is in strijd met het Unierecht.

Conclusie: 1. Het Koninkrijk der Nederlanden heeft niet voldaan aan de krachtens de Verdragen op hem rustende verplichtingen doordat de Provincie Noord-Holland in het jaar 2008 in de procedure voor de gunning van een overheidsopdracht voor de levering en het beheer van koffieautomaten
– in strijd met artikel 23, lid 6, van richtlijn 2004/18 dwingend heeft voorgeschreven dat de te leveren koffie en thee het EKO-keurmerk of een op vergelijkbare criteria berustend keurmerk droegen,
– in de voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht in strijd met artikel 2 van richtlijn 2004/18 onnauwkeurige ‚kwaliteitseisen’ voor potentiële inschrijvers met betrekking tot ‚duurzaam inkopen en maatschappelijk verantwoord ondernemen’ heeft opgenomen en
– in het kader van de gunningscriteria in strijd met artikel 53, lid 1, sub a, van richtlijn 2004/18 heeft aangegeven dat extra punten werden toegekend indien de te leveren ‚ingrediënten’ waren voorzien van de keurmerken EKO en/of Max Havelaar of van een op dezelfde criteria berustend keurmerk.