Merkenrecht - Droit des marques  

Tribunal UE 16 juin 2015, IEFbe 1374;  T-395/14 en T-396/14 (BestLock contre Lego)
Nederlandse versie hieronder.  Droit des marques. Communique de presse: Le Tribunal confirme l’enregistrement de la forme des figurines Lego comme marque communautaire. Selon le règlement sur la marque communautaire1 , les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature même du produit ou par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique ne peuvent pas être enregistrés comme marque communautaire.

Best Lock, une société concurrente de LEGO qui utilise des figurines similaires, a demandé la nullité de ces marques, au motif, d’une part, que la forme du produit serait imposée par sa nature même (à savoir sa faculté d’assemblage avec d’autres briques de construction emboîtables, à des fins ludiques) et, d’autre part, que les figurines de jouet en cause se conformeraient, tant dans leur ensemble que dans leurs détails, à des solutions techniques (à savoir l’imbrication avec d’autres briques de construction). L’OHMI a rejeté les demandes en nullité de Best Lock. Cette dernière s’est alors adressée au Tribunal de l’Union européenne pour obtenir l’annulation des décisions de l’OHMI.

Par ses arrêts de ce jour, le Tribunal rejette les recours de Best Lock et confirme ainsi les décisions d’enregistrement de la forme des figurines Lego comme marque communautaire. S’agissant tout d’abord du grief selon lequel la forme du produit serait imposée par sa nature même, le Tribunal l’écarte comme irrecevable, dans la mesure où Best Lock n’a avancé aucun argument au soutien de cette allégation et n’a développé aucun raisonnement visant à démontrer que les considérations de l’OHMI à cet égard seraient erronées. 

En ce qui concerne le grief selon lequel la forme du produit serait nécessaire à l’obtention d’un résultat technique, le Tribunal relève qu’aucun résultat technique n’apparaît être lié à la forme des éléments caractéristiques des figurines (tête, corps, bras et jambe) ou en résulter, ces éléments ne permettant pas, en tout état de cause, l’assemblage avec des briques de construction emboîtables. En outre, la représentation graphique des creux sous les pieds, de la face arrière des jambes, des mains et du plot sur la tête ne permet pas de savoir, à elle seule, si ces éléments comportent une quelconque fonction technique (comme permettre l’assemblage avec d’autres éléments) ni, le cas échéant, quelle serait celle-ci. Enfin, rien ne permet de considérer que la forme des figurines en cause serait, en tant que telle et dans son ensemble, nécessaire pour permettre l’assemblage avec des briques de construction emboîtables : en effet, le « résultat » de cette forme est simplement de conférer des traits humains, étant entendu qu’on ne saurait qualifier de « résultat technique » le fait que la figurine en cause représente un personnage et peut être utilisée par un enfant dans un contexte ludique approprié.

Le Tribunal en conclut que les caractéristiques de la forme des figurines en cause ne sont pas nécessaires à l’obtention d’un résultat technique.

Merkenrecht. Vormmerk. Uit het perscommuniqué: Het Gerecht bevestigt de inschrijving van de vorm van de Lego-figuren als gemeenschapsmerk. Volgens de verordening inzake het gemeenschapsmerk kunnen tekens die uitsluitend bestaan uit de vorm die door de aard van de waar bepaald wordt of uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, niet als gemeenschapsmerk worden ingeschreven.

Best Lock, een concurrent van Lego die soortgelijke figuren gebruikt, heeft verzocht om nietigverklaring van deze merken op grond dat de vorm van de waar wordt bepaald door de aard ervan (te weten de mogelijkheid van aaneenkoppeling met andere in elkaar passende bouwstenen voor speeldoeleinden), en voorts op grond dat de betrokken speelgoedfiguren, zowel in hun geheel als met betrekking tot de details ervan, beantwoorden aan een technische oplossing (te weten het verbinden met andere bouwstenen). Het BHIM heeft de vorderingen tot nietigverklaring van Best Lock afgewezen. Daarop heeft Best Lock bij het Gerecht van de Europese Unie beroepen tot vernietiging van de beslissingen van het BHIM ingesteld.

Gerecht EU 16 juni 2015, IEF 15029;  T-395/14 en T-396/14 (BestLock tegen Lego)
Merkenrecht. Vormmerk. Uit het perscommuniqué: Het Gerecht bevestigt de inschrijving van de vorm van de Lego-figuren als gemeenschapsmerk. Volgens de verordening inzake het gemeenschapsmerk kunnen tekens die uitsluitend bestaan uit de vorm die door de aard van de waar bepaald wordt of uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, niet als gemeenschapsmerk worden ingeschreven.

Best Lock, een concurrent van Lego die soortgelijke figuren gebruikt, heeft verzocht om nietigverklaring van deze merken op grond dat de vorm van de waar wordt bepaald door de aard ervan (te weten de mogelijkheid van aaneenkoppeling met andere in elkaar passende bouwstenen voor speeldoeleinden), en voorts op grond dat de betrokken speelgoedfiguren, zowel in hun geheel als met betrekking tot de details ervan, beantwoorden aan een technische oplossing (te weten het verbinden met andere bouwstenen). Het BHIM heeft de vorderingen tot nietigverklaring van Best Lock afgewezen. Daarop heeft Best Lock bij het Gerecht van de Europese Unie beroepen tot vernietiging van de beslissingen van het BHIM ingesteld.

In de arresten van heden verwerpt het Gerecht de beroepen van Best Lock en bevestigt het aldus de beslissingen tot inschrijving van de vorm van de Lego-figuren als gemeenschapsmerk.

Wat de grief betreft dat de vorm van de waar noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, merkt het Gerecht op dat geen enkele technische uitkomst verband lijkt te houden met de vorm van de kenmerkende elementen van de figuren (hoofd, lichaam, armen en benen) of daarvan het gevolg lijkt te zijn, daar deze elementen in elk geval de aaneenkoppeling met in elkaar passende bouwstenen niet mogelijk maken. Verder kan uit de grafische voorstelling van de holtes onder de voeten, van de achterkant van de benen, van de handen en van het uitsteeksel op het hoofd als zodanig niet worden opgemaakt of deze elementen een of andere technische functie hebben (zoals het mogelijk maken van de aaneenkoppeling met andere elementen) en, in voorkomend geval, om welke functie het zou gaan. Ten slotte is er geen enkele reden om aan te nemen dat de vorm van de betrokken figuren, als zodanig en in zijn geheel, noodzakelijk is om het aaneenkoppelen met in elkaar passende bouwstenen mogelijk te maken: de «uitkomst» van deze vorm is immers louter het verlenen van menselijke trekken, met dien verstande dat het feit dat de betrokken figuur een personage voorstelt en door een kind kan worden gebruikt in een passende speelcontext, niet kan worden aangemerkt als een „technische uitkomst”.

Het Gerecht oordeelt derhalve dat de kenmerken van de vorm van de betrokken figuren niet noodzakelijk zijn om een technische uitkomst te verkrijgen.

Draft regulation on the Community trade mark
Draft directive to approximate the laws of the Member States relating to trade marks
Trade marks reform: Presidency secures provisional agreement
Uit het persbericht: On 10 June 2015, the Council's Permanent Representatives Committee (Coreper) approved a compromise agreement on the reform of the European trade mark system. The reform of the current system will improve the conditions for businesses to innovate and to benefit from more effective trade mark protection against counterfeits, including fake goods in transit through the EU's territory. The new legal framework is also aimed at making trade mark registration systems throughout the European Union more accessible and efficient for businesses in terms of lower costs and complexity, increased speed, greater predictability and legal certainty.

Next steps After endorsement of the compromise agreement by the Legal Affairs committee of the European Parliament, the legal texts will come back to the Council for political agreement, followed by the usual legal-linguistic revision before the formal adoption of the Council's position at first reading. Afterwards, the texts will be put for a vote in second reading at a plenary session of the European Parliament.

Prejudiciële vragen aan HvJ EU 5 december 2014, IEFbe 1362; C-175/15 (Taser)
EEX-Verordening. Brussel I. Verweerster is houdster van het in Roemenië ingeschreven merk TASER International. In 2008 zijn twee overeenkomsten tussen partijen gesloten over de niet-exclusieve distributie van verzoeksters producten waarbij verbintenissen zijn aangegaan om alle merken die verweerders in Roemenië hadden laten inschrijven of waarvan zij de inschrijving in Roemenië hadden gevraagd en die bestonden in de merken en de handelsnaam van verzoekster, aan verzoekster over te dragen. Die verbintenis wordt blijkbaar door verweerders niet nagekomen want in mei 2011 vonnist de Rb Boekarest dat verweerders de contractuele verplichtingen dienen na te komen. Daar bleek dat verweerders weigeren de verbintenis uit te voeren omdat verzoekster haar verbintenis tot betaling van de prijs voor de overdracht niet is nagekomen. Verweerders beroep (uitspraak april 2013) slaagt niet. De zaak ligt nu voor in cassatie. Partijen zijn het niet eens over de bevoegde rechter. In de overeenkomsten is een bepaling opgenomen dat bij uitsluiting de gerechten in Arizona/VS bevoegd zijn. Op grond daarvan meent verzoekster dat de bevoegdheidsbepalingen van het internationale privaatrecht niet van toepassing zijn. Verweerders menen dat dit wel het geval is.

De verwijzende Roemeense cassatierechter oordeelt dat volgens het Roemeens recht niet aan de voorwaarden voor beslechting van het geschil door de Roemeense rechter wordt voldaan. Het bijzondere in deze zaak is dat partijen het eens zijn over het bevoegde gerecht (forumkeuze), en toch voor de Roemeense rechter zijn verschenen, een situatie als genoemd in artikel 24 Vo. 44/2001. Conclusie daarvan zou zijn dat de verwijzende rechter bevoegd is. Aangezien hij niet geheel zeker is dat deze conclusie juist is vraagt hij het HvJEU om uitleg van de uitdrukking „gevallen waarin zijn bevoegdheid voortvloeit uit andere bepalingen van deze verordening” in artikel 24 van de Vo.:

1) Dient artikel 24 van verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken aldus te worden uitgelegd dat de uitdrukking „gevallen waarin zijn bevoegdheid voortvloeit uit andere bepalingen van deze verordening” ook ziet op de situatie waarin de partijen bij een overeenkomst tot overdracht van de rechten op een in een lidstaat van de Europese Unie ingeschreven merk op ondubbelzinnige en onbetwiste wijze de bevoegdheid om kennis te nemen van elk geschil betreffende de nakoming van de contractuele verplichtingen hebben toegewezen aan de gerechten van een staat die geen lid van de Europese Unie is en waarin de verzoeker zijn woonplaats (zetel) heeft, doch de verzoeker zich heeft gewend tot een gerecht van een lidstaat van de Europese Unie op het grondgebied waarvan de verweerder zijn woonplaats (zetel) heeft?
Ingeval deze vraag bevestigend wordt beantwoord:
2) Dient artikel 23, lid 5, van die verordening dan aldus te worden uitgelegd dat het niet ziet op een forumkeuzebeding ten gunste van een staat die geen lid van de Europese Unie is, zodat het op grond van artikel 2 van de verordening aangezochte gerecht zijn bevoegdheid zal bepalen volgens zijn nationale regels van internationaal privaatrecht?
3) Kan worden aangenomen dat een geschil betreffende de nakoming, langs gerechtelijke weg, van de in een overeenkomst tussen de partijen bij dat geschil aangegane verplichting om de rechten op een in een lidstaat van de Europese Unie ingeschreven merk over te dragen, betrekking heeft op een recht „dat aanleiding [geeft] tot deponering of registratie” in de zin van artikel 22, punt 4, van de verordening, gelet op het feit dat volgens het recht van de staat waar het merk is ingeschreven, de overdracht van de rechten op een merk is onderworpen aan registratie in het Merkenregister en aan bekendmaking in het Publicatieblad betreffende industriële eigendom?
Ingeval deze vraag ontkennend wordt beantwoord,
4) staat artikel 24 van de verordening dan eraan in de weg dat een op grond van artikel 2 van de verordening aangezocht gerecht in een situatie als beschreven in de hierboven geformuleerde prejudiciële vraag, vaststelt dat het niet bevoegd is om kennis te nemen van de zaak, ook al is de verweerder voor dat gerecht verschenen zonder de bevoegdheid ervan te betwisten, zelfs wanneer dat gerecht uitspraak doet in laatste aanleg?

Voorz. Rechtbank van Koophandel Brussel 27 mei 2015, IEFbe 1361 (Rolex tegen Le Joaillier)
Uitspraak ingezonden door Jolien Barbier en Daan De Jaeger, Monard Law.  Le Joaillier baat een winkel uit op de Zavel te Brussel en verkoopt daar o.a. Rolex tweedehandsuurwerken en verricht onderhouds-en herstellingsdiensten. De winkel maakt gebruik van officiële Rolex accessoires die zijn voorbehouden aan de erkende verdelers. Le Joaillier werd in gebreke gesteld om het gebruik te staken van de accessoires. De stakingsrechter stelt vast dat verwerende partij een inbreuk pleegt op het merkenrecht van Rolex door op onrechtmatige wijze de foutieve indruk te wekken dat er een commerciële band bestaat tussen verwerende partij en eisende partijen, en beveelt staking van het gebruik van het merk. 

23. [...] Naar luid van artikel 2.23.1.c omvat het uitsluitend recht ook niet het recht om zich te verzetten tegen het gebruik in het economisch verkeer door een derde van het merk "wanneer dit nodig is om de bestemming van de waar of dienst, met name als accessoire of onderdeel aan te geven.." Ook deze uitzondering is gekoppeld aan de voorwaarde dat "er sprake is van een eerlijk gebruik in de nijverheid en handel".

24. In casu betekent dit dat artikel 7 EMRL zich ertegen verzet dat de houder van het Rolex merk een derde verbiedt, zijn merk te gebruiken om bij het publiek aan te kondigen dat hij gespecialiseerd is of specialist is in de verkoop van tweedehands Rolex-uurwerken mits deze reclame geen gegrond reden in de zin van artikel 7, lid 2 opleert om zich daartegen te verzetten.  

25. Een gegronde reden in de zin van artikel 7, lid 2 EMRL kan zijn dat het teken derwijze wordt gebruikt, dat de indruk kan ontstaan dat er een commerciële band tussen de wederverkopers en de merkhouder bestaat, en met name dat de onderneming van de wederverkoper tot het distributienetwerk van de merkhouder behoort [...].

11. Verwerende partij pleegt derhalve inbreuk [...]. In casu moet worden geconcludeerd dat vanuit de perceptie van de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument, deze consument uit niets kan afleiden dat verwerende partij niet tot het netwerk van eisende partij behoort. [...]

12. Artikel 7 EMRL beoogt de belangen van de bescherming van de rechten van het merk en die van het vrij verkeer van goederen in de Gemeenschap met elkaar in overeenstemming te brengen door de latere verhandeling van een product voorzien van een merk mogelijk te maken, zonder dat de merkhouder zich daartegen kan verzetten. Daarom staat de stakingsrechter verwerende partij wel toe om gebruik te maken van het Rolex-merk om bij het publiek aan te kondigen dat hij de reparatie en het onderhoud van de waren voorzien van dit merk verricht [...] of dat hij specialist is in de verkoop of de reparatie en het onderhoud van die waren, tenzij het merk zo wordt gebruikt, dat de indruk kan worden gewekt dat er een commerciële band [...] bestaat [...].

Merkenrecht. We beperken ons tot een maandelijks overzicht van de oppositiebeslissingen van het BBIE. Recentelijk heeft het BBIE een serie van 32 oppositiebeslissingen gepubliceerd die wellicht de moeite waard is om door te nemen. Zie voorgaand bericht in deze serie: BBIE-serie maart 2015.

29-05	2008550	AMUNDI	CREDIMUNDI	1260616	Toegew.	fr
18-05	2008835	DEF	DEFT	1267065	Toegew.	nl
12-05	2009101	DENIM	CAST IRON PREMIUM DENIM	1271448	Afgew.	nl
06-05	2007755	Bally	BILLY X CLUB STREET CHIC CITY REBEL	1247495	Gedeelt.	nl
06-05	2007367	Bally	BILLY X CLUB CHIC CITY REBEL STREET	1239561	Gedeelt.	nl
06-05	2009064		Eau Croco	1267366	Toegew.	nl
06-05	2009198	APPLE	APPLE4EGG	1268761	Toegew.	nl

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 3 juni 2015, IEFbe 1358; ECLI:NL:RBZWB:2015:3577 (Roy Donders)
Benelux (woord)merken. Voorgebruik. "Roy Donders" - een Bekende Nederlander - is door JanssenConcepts gedeponeerd. Partijen zijn in overleg geweest, onder de voorwaarden dat JanssenConcept niets met de merkdeponering te doen. Roy Donders gebruikte zijn dienstmerk voor kledingparty's. Het merk ROY DONDERS is een eigen naam, toen het merk ROY DONDERS door JanssenConcepts werd gedeponeerd, was hij al een bekende Nederlander. JanssenConcepts heeft te kwader trouw de merken gedeponeerd en doorhaling van de gedeponeerde merken wordt bevolen.

3.3. Ter onderbouwing van zijn stelling dat de depots te kwader trouw zijn verricht, stelt [eiser] dat hij het teken ROY DONDERS voorafgaand aan het eerste depot van JanssenConcepts reeds als merk voor zijn huispakken en als dienstmerk voor zijn kledingparty’s gebruikte. Vanaf het eerste seizoen van ‘Roy Donders: Stylist van het Zuiden’ is de verkoop van zijn huispak een terugkerend thema in het televisieprogramma geweest. Hierdoor zijn de aanduidingen ‘Roy Donders’ en ‘Roy Donders original’ als onderscheidingsteken en dus als merk gebruikt voor de kleding van [eiser] (als warenmerk) en voor de kledingparty’s (als dienstmerk). De tekens hebben mede door de centrale plek in het televisieprogramma een groot onderscheidend vermogen voor de kleding van [eiser] verworven, veel meer dan het fantasiemerk ROJAMI’S. Het publiek percipieert het teken ROY DONDERS als merk en het teken fungeert dus bij uitstek als herkomstaanduiding. Het enthousiaste publiek wil niet zo maar een huispak, het wil een Roy Donders huispak.
Gezien de aangevangen verkoop van de kleding, de tientallen kledingparty’s en de diverse onderhandelingen met derden over allerlei Roy Donders-producten, is sprake van een reële exploitatie van het merk, althans van een concreet voornemen daartoe.
[eiser] stelt dat JanssenConcepts wetenschap had van het voorgebruik van het teken ROY DONDERS door [eiser] zelf. Janssen heeft [eiser] benaderd met een voorstel om nu juist de activiteiten die [eiser] ontplooid had verder te begeleiden als communicatieadviseur. Uit de correspondentie tussen partijen en de door Janssen gegeven presentatie blijkt onmiskenbaar dat Janssen van het merkgebruik door [eiser] op de hoogte was. JanssenConcepts heeft niet voor niets het teken ROY DONDERS al in december 2013 gedeponeerd, kort ná het eerste succesvolle seizoen van zijn TV-programma. Voor zover dat niet het geval is had JanssenConcepts als communicatieadviseur van genoemd gebruik behoren te weten, aldus [eiser].

3.8. Janssen c.s. betwist dat artikel 6septies UvP van toepassing is omdat [eiser] niet is aan te merken als een merkhouder en JanssenConcepts geen agent is.

3.18. Op grond van vorenstaande feiten en omstandigheden is de rechtbank van oordeel dat het depot van 19 december 2013, en daarmee ook het depot van 9 mei 2014, te kwader trouw is geschied. Daartoe geldt nog het volgende. Toen M. Janssen - zoals door Janssen c.s. gesteld - door het succes van de televisieserie de potentie zag in het registreren van het merk ROY DONDERS, had hij naar het oordeel van de rechtbank op grond van zijn professie (directeur van een marketingbureau) kunnen en dienen te onderzoeken of het merk al door [eiser] werd gebruikt. Gelet op de hiervoor vermelde producties blijkt dat er op internet genoeg aanwijzingen waren dat het merk reeds door [eiser] werd gebruikt als dienstmerk.

Rechtbank Den Haag 13 mei 2015, IEFbe 1356 (Brite Strike Technologies)
Zie eerder IEF 1021. Brite Strike Inc. vordert een verklaring voor recht dat gedaagde te kwader trouw BRITE STRIKE heeft laten inschrijven, de nietigheid en de doorhaling van het merk. Gedaagde heeft woonplaats in Luxemburg en er is geen verbintenis die in Nederland is of moet worden uitgevoerd. De definitieve vragen:
I. Dient het BVIE (al dan niet op de in het arrest van het gerechtshof Den Haag van 26 november 2013, overwegingen 28 - 34 genoemde gronden) te worden aangemerkt als een posterieur verdrag, zodat artikel 4.6 BVIE niet kan worden aangemerkt als een bijzondere regeling, in de zin van artikel 71 EEX-Vo oud?

Indien deze vraag bevestigend wordt beantwoord:
II. Volgt uit artikel 22 lid 4 EEX-Vo oud dat zowel de Belgische, als de Nederlandse en de Luxemburgse rechter internationaal bevoegd zijn van het geschil kennis te nemen?
III. Zo nee, hoe dient dan in een geval als het onderhavige te worden vastgesteld of de Belgische, dan wel de Nederlandse of de Luxemburgse rechter internationaal bevoegd is? Kan voor deze (nadere) vaststelling van de internationale bevoegdheid artikel 4.6 BVIE (wél) worden toegepast?

Prejudiciële vraag gesteld aan HvJ EU 3 april 2015, IEFbe 1355; zaak C-179/15 (Daimler)
Merkenrecht. Verzoekster (autofabrikant) is houdster van onder meer het internationale beeldmerk ‘Mercedes-Benz’, ingeschreven sinds 21-09-1966. De bescherming (ook in Hongarije) betreft overwegend bepaalde auto-onderdelen. Verweerster (kort: Együd Garage) is in Hongarije ingeschreven en actief in de auto-detailhandel. Haar diensten zijn afgestemd op de voertuigen van verzoekster. In 2007 sluit Mercedes-Benz Hungaria (dochter Daimler, geen partij in het geding) en verweerster een overeenkomst over klantenservice, die afliep op 31-03-2012. Gedurende de overeenkomst mag verweerster zich profileren als ‘erkend Mercedes-Benz garagehouder’. Maar ook na afloop van de overeenkomst (en nu nog steeds) blijft verweerster deze uitdrukking (met name op Hongaarse maar ook op Engelstalige websites) gebruiken, ondanks pogingen van verzoekster dit te stoppen om verwarring bij klanten te voorkomen. Verzoekster vraagt de verwijzende rechter vast te stellen dat verweerster inbreuk maakt op haar merkenrecht en haar te gelasten de (misleidende) advertenties te verwijderen, zich verder van inbreuken te onthouden en een rechtzetting in nationale en regionale dagbladen te plaatsen. Verweerster bewijst dat zij bij de onderneming die reclamediensten aanbiedt heeft aangedrongen op wijziging van de ads.

Die instructie zou inmiddels zijn uitgevoerd. De andere ads zijn niet door haar op internet geplaatst en zij heeft daartoe ook nimmer opdracht gegeven. Zij wijst erop geen invloed op de plaatsing van ads te kunnen uitoefenen. Op haar verzoeken tot verwijdering wordt slechts door één directeur van een reclamewebsite gereageerd; deze geeft toe dat verweerster geen opdracht tot plaatsing heeft gegeven. Hij stelt dat plaatsing komt door de werkwijze van websites (overnemen bestaande gegevens) om te voorkomen dat adverteerders denken dat het om een spookonderneming gaat.

De verwijzende Hongaarse rechter (hoofdstedelijke Rb) geeft aan dat er veel soortgelijke gevallen worden voorgelegd. Het lijdt geen twijfel dat het blijven opduiken het gevolg is van de praktijk van bepaalde aanbieders, en dat de gewraakte ads kunnen leiden tot verwarring bij het publiek. Er is geen unanimiteit onder Hongaarse rechters of het op deze wijze opduiken in ads, ook na pogingen tot verwijdering, moet worden beschouwd als ‘gebruik van het merk’. Hij vraagt dan ook het HvJEU zich hierover uit te spreken:

“Moet artikel 5, lid 1, onder b), van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten aldus worden uitgelegd dat de houder van een merk tegen een derde die wordt genoemd in een internetadvertentie waarin een teken is opgenomen dat met het merk kan worden verward en die betrekking heeft op door de derde aangeboden diensten die identiek zijn aan de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven, zodat bij het publiek ten onrechte de indruk kan worden gewekt dat er officiële commerciële banden bestaan tussen de onderneming van de derde en de houder van het merk, ook dán kan optreden, wanneer de advertentie niet op het internet is geplaatst door of voor rekening van de erin genoemde persoon of op het internet blijft opduiken hoewel de erin genoemde persoon alles heeft gedaan wat redelijkerwijs van hem kon worden verlangd om de advertentie te laten verwijderen, maar daar niet in is geslaagd?”

Rechtbank van Koophandel afdeling Antwerpen 7 oktober 2014, IEFbe 1347 (Nationale Loterij tegen A en K en Nationale Loterij tegen TRF)
Uitspraak ingezonden door Ruben Peeters, Ruben Peeters BV BVBA. Oneerlijke marktpraktijk. Merkenrecht. De Nationale Loterij (hierna: NL) komt op tegen A en K, en de door hen opgerichte VZW The Right Frequency, die het 'Lucky4All-systeem' (L4A-systeem) bedenken en uitvoeren. Het L4A-systeem is een platform dat groepsdeelname aan de Lotto mogelijk maakt, wat de kansen op winst zou doen verhogen. De Nationale Loterij vordert de staking van het L4A-systeem (misleidende en oneerlijke marktpraktijk, piramidespel, schending Loterijwet), dienaangaande commerciele uitingen (misleidende en oneerlijke marktpraktijk, gebruik van vergelijkbaar formulier, vergelijkende reclame), merkenrechtelijke inbreuk (gebruik teken 'LOTTO' en 'NATIONALE LOTERIJ' en verbod instandhouden van het beeldmerk Lucky4ALL), schending van de transparantieplicht, en vordert een rectificerende publicatie. De stakingsrechter oordeelt dat hij geen bevoegdheid heeft ten aanzien van declaratoire uitspraak  of instandhoudingsverbod. Verder geen inbreuk op Benelux beeldmerk met verbale elementen. Ook geen sprake van inbreuk op de loterijwetgeving of een verboden piramidesysteem, noch van vergelijkende reclame. Wel sprake van misleidende marktpraktijken wegens gebrek aan controle en transparantie, schending transparantieplicht in KBO, en toewijzing publicatiebevel.

IV. TOELAATBAARHEID
IV.A Belang in hoofde van NL

Belang in de procesrechtelijke zin is ieder voordeel, materieel of moreel dat de eisende partij uit zijn vordering wil halen. Concreet wordt het belang in vraag gesteld omtrent de stakingseisen met als basis een vermeend loterijmisdrijf, vermeend verboden piramidespel, misleidende commerciële uitingen en transparantieverplichtingen. Iedere partij die beweert rechten te hebben en een procedure instelt om deze rechten uit te oefenen of af te dwingen, heeft per definitie het door artikel 17 Ger. Wb. vereiste belang.[...]

IV.B Voorwerp van tegeneis strekkende tot een declaratoire uitspraak

Het behoort niet tot de bevoegdheid van de stakingsrechter om een declaratoire uitspraak te wijzen.

IV.C Vordering tot het staken van het instandhouden van een merkinschrijving

De stakingsrechter is niet bevoegd op hoofdvordering de nietigverklaring van een merk uit te spreken. Door de staking te vragen van het "instandhouding van de merkinschrijving" wordt een oneigenlijk gebruik gemaakt van de stakingsprocedure. [...]

V. SAMENHANG

VI. BEOORDELING
VI.A. Positie van de VZW TRF
VI.B. Het L4A-systeem

1 Inleidend
2 Strafrechtelijke inbreuk op de wetgeving inzake loterijen
De schending van de Loterijwet wordt niet aanvaard aangezien de NL onvoldoende naar recht aantoont dat L4A een ander voordeel uit het systeem haalt dan de winst die gegenereerd wordt door de aangekochte loten. Dat bepaalde personen meer zouden ontvangen dan andere (gezien de eigen wijze van verdeling van de lotto¬ opbrengsten), heeft geen invloed op .de toepassing van artikel 37 Loterijwet. De te verdelen gelden zijn deze die bekomen worden uit "de deelname aan de verrichting".
3 Verboden piramidesysteem
Overeenkomstig artikel 91, 14° WMPC (artikel Vl.100 , 14° WER) worden de volgende misleidende handelspraktijken onder alle omstandigheden als oneerlijk beschouwd: "een piramidesysteem opzetten, beheren of promoten waarbij de consument tegen betaling kans maakt op een vergoeding die eerder voortkomt uit het aanbrengen van nieuwe consumenten in het systeem dan uit de verkoop of het verbruik van producten". […] Het Hof van Justitie heeft zich gebogen over dit begrip, meer bepaald in haar arrest van 3 april 2014 (C-515/12). Het Hof heeft in een meer-ledige toets aangereikt. […] Er dient een rechtstreekse band te bestaan tussen de door de nieuwe leden verrichte betalingen en de door de bestaande leden ontvangen vergoedingen. Deze rechtstreekse band wordt onvoldoende naar recht bewezen door de NL. [...]
4 Misleidend piramidesysteem
L4A wordt heden op een dergelijke wijze georganiseerd dat er geen afdoende controle bestaat/mogelijk is. […] Dit gebrek aan controle werkt misleiding in de hand aangezien er een gebrek is aan  transparantie omtrent de zogenaamde eerste 4 niveau's die gereserveerd  zijn voor het "systeem". […] Door zich op het veld van de kansspelen te begeven, dient de consument zeer volledig en gedetailleerd geïnformeerd te worden omtrent het systeem op zich. Het minste gebrek aan informatie dient als misleidend te worden beschouwd. Dit is uiterst belangrijk aangezien de consument een keuze zal maken om deel te nemen aan een kansspel op basis van de winsten die hem worden voorgeschoteld.
5 Beweerde instemming van de NL

VI.C. Commerciele uitingen over en voorstelling van het spel L4A

1 Aankleding en vormgeving
De lotto-balletjes maken deel uit van het lotto-spel. Dit spel mag enkel nationaal georganiseerd worden door de NL. Dit houdt echter niet in dat zij een alleenrecht zou hebben verkregen op het woord "lotto" dan wel de "balletjes". L4A toont voldoende naar recht dat het uitzicht van deze balletjes [niet] eigen is aan de zogenaamde Belgische nationale lotto, maar algemeen gebruikt wordt. Het is L4A  dan ook toegelaten om op haar website of communicatie gebruik te maken van het woord "lotto" en/of de balletjes. De eigen lotto-formulieren verschillen voldoende van deze van de NL. [...]
2 Goedkeuring van verschillende officiele instanties en de NL zelf
De aanduiding in verschillende mails en communicatie "als zou het spel effectief de expliciete goedkeuring wegdragen van verschillende officiële instanties, waaronder de Kansspelencommissie, de FOD Economie en de Nationale Loterij zelf' , wordt als inbreukmakend beschouwd aangezien L4A onvoldoende naar recht dergelijke goedkeuring kan aantonen. Het feit dat er communicatie is geweest tussen de vermelde commissies, overheidsdiensten en NL zelf houdt niet in dat er goedkeuring werd gegeven.
3 Unieke wiskundige formule
De beweringen dat (i) iedere week wordt gewonnen en/of (ii) veel geld wordt verdiend en/of dit via (ii) een unieke wiskundige formule, berusten op foutieve/misleidende informatie die de consument tot een besluit over een transactie kan brengen dat hij niet had genomen indien hij correct was geïnformeerd.
4 Vergelijkende reclame
Een essentieel bestanddeel van de vergelijkende reclame betreft de identificatievereiste van een concurrent (cfr. artikel 2 WMPC). Het is net dit element dat niet kan worden teruggevonden in de relatie tussen het L4A-systeem en de door de NL aangeboden dienst. L4A is geen concurrent van het lotto-spel aangeboden door de NL.

VI.D Merkenrechtelijke inbreuk

1 Algemeen
2 Artikel 2.20.1.a BVIE
Eén van de noodzakelijke voorwaarde voor de toepassing van artikel 2.20.1.a. BVIE, meer bepaald gelijkheid tussen merk en teken, is niet aanwezig. [...]
3 Artikel 2.20.1.b BVIE
[...] Op basis van bovenstaande  elementen wordt geoordeeld dat er geen overeenstemming bestaat tussen het beeldmerk "Lotto" en "Nationale Loterij / Loterie Nationale" en het teken "lotto" en '"nationale loterij'  gebruikt door L4A.

VI.E Transparantieplicht

1 Identiteit organisator
Het is pas nadat de consument/speler een besluit heeft genomen omtrent het deelnemen aan het L4A-systeem dat hij in kennis wordt gesteld van de identiteit van de organiserende entiteit. Bij het eigenlijke aanbod om toe te treden tot het systeem heeft de consument/speler niet de vereiste informatie ter beschikking omtrent de organisatoren van het spel. Het gebrek aan transparantie omtrent de identiteitsgegevens wordt inbreukmakend beschouwd […].
2 KBO-wetgeving
De NL bewijst onvoldoende naar recht dat L4A beschouwd dient te worden als een systeem dat "beroepsmatig" wordt georganiseerd. Het gebrek aan transparantie en de misleidende informatie brengen niet met zich mee dat het dient beschouwd te worden als beroepsmatig. Inbreuken op de KBO-wetgeving (Titel 2 Boek III WER) zijn dan ook niet aan de orde.

VII. MAATREGELEN

Een uitlooptermijn van 2 maanden kan niet in overeenstemming worden gebracht met de ernst van de vastgestelde inbreuk. [...] De stelling van verwerende partijen dat zij geen zeggingschap hebben over de inhoud van de site, wordt niet aanvaard. [...]

J. De Vree, Belgische Internet veilinghuizen permitteren zich onwettelijke praktijken en riskeren zware straffen, IEFbe 1344
Bijdrage ingezonden door Jan De Vree, LinkedIn-profiel. Internet koopjesjagers zullen wellicht al wel eens op de websites van veilinghuizen hebben gekeken en vastgesteld dat sommige aangeboden goederen, heel goedkoop onder de digitale hamer worden verkocht. Deze veilinghuizen verkopen in opdracht van deurwaarders goederen uit faillissementen of nalatenschappen of in opdracht van bedrijven die hun overstocks of tweedehandsgoederen kwijt willen. Iedereen, zowel particulieren als handelaren, kunnen na registratie op de website van het veilinghuis, mee bieden op de goederen. Wie als laatste bieder zijn bod digitaal ziet afgeklopt worden, is eigenaar. Alhoewel dit laatste bij sommige veilinghuizen ook nog niet zeker is. In de kleine lettertjes lees je soms dat er eerst een akkoord van de verkopende partij moet zijn, en pas als dit akkoord is bevestigd, de verkoop bekrachtigd wordt.

“Voorlopige toewijzing: het hoogste bod op deze kavel zal worden voorgelegd aan onze opdrachtgever. xxxxx zal U binnen de 24 uur berichten of Uw bieding U al dan niet werd toegewezen.” De veilinghuizen stellen dat eenmaal geboden werd, de bieder ook verplicht is om de goederen te betalen. Een bod kan niet meer ongedaan worden gemaakt “Nadat u op “bod plaatsen” geklikt hebt, zal U een detailoverzicht krijgen van Uw bod. Deze omvat het bedrag, verhoogd met BTW, kosten en eventuele additionele kosten. Indien u op de tab “bod plaatsen” geklikt hebt, is Uw bod geplaatst. Uw bod is dan onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder voorbehoud.” Iedere bieder blijft gehouden aan zijn bod, ook indien zijn bod wordt overtroffen. Indien de veilingmeester beslist het bod van de hoogste bieder te weigeren zal de hoogste voorgaande bieder als koper worden aangeduid.”

Is dit wettelijk?
Elke ‘internet’ verkoop van een handelaar aan een consument is een verkoop op afstand en moet beantwoorden aan de voorwaarden die De Wet van marktpraktijken en consumentenbescherming de verkopers oplegt. Deze wet is een omzetting van een Europese Richtlijn (2011/83/EU) En het siert de Belgische wetgever dat zij in de omzetting van deze richtlijn, heel strikt bij de originele richtlijn is gebleven. Deze wet hoort thuis in het wetboek van economisch recht, waardoor de interpretatie van deze teksten steeds door de rechter dient te gebeuren. Verkoop van onroerende goederen vallen niet onder deze bescherming. Enkel particuliere aankopen worden hiermee bedoeld, beroepsmatige en verkoop tussen handelaren zijn hierin niet begrepen. Deze wet is ook enkel geldig tussen een particulier en een professionele verkoper. Verkopen tussen particulieren worden geregeld via het Burgerlijkwetboek. De openbare verkoop is niet van toepassing op deze wetgeving.

Is de Internet veiling een openbare verkoop?
De wetgever omschrijft heel exact wat een openbare verkoopveiling is : Wetboek van economisch recht Boek VI hoofdstuk II Art.2 36° openbare veiling: een verkoopmethode waarbij goederen of diensten door de onderneming worden aangeboden aan consumenten die persoonlijk aanwezig zijn of de mogelijkheid krijgen om persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, door middel van een transparante competitieve biedprocedure, onder leiding van een ministeriële ambtenaar die belast is met de openbare verkoopverrichtingen, en waarbij de winnende bieder verplicht is de goederen of diensten af te nemen; Art. VI. 78. De openbare tekoopaanbiedingen en verkopen in de zin van artikel VI. 75 mogen enkel gehouden worden in lokalen die hiervoor uitsluitend zijn bestemd, behoudens afwijkingen die, bij noodzaak, worden toegestaan door de minister of door de door hem daartoe aangewezen ambtenaar. Eenieder die een openbare tekoopaanbieding of verkoop organiseert, is verantwoordelijk voor de naleving van de bepalingen van het eerste lid en van artikel VI. 76. De organisator vermeldt goed leesbaar zijn naam, voornaam of maatschappelijke benaming, woonplaats of maatschappelijke zetel en zijn ondernemingsnummer op alle aankondigingen, reclame en documenten die betrekking hebben op de openbare tekoopaanbieding en verkoop.

Wat is een openbare verkoop?
De openbare verkoop wordt aanzien als een toetredingscontract waarin alle contractvoorwaarden eenzijdig zijn bepaald en waarin enkel de prijs nog opgenomen dient te worden, die tot stand komt door het concurrentieel biedingproces. De kandidaat-koper heeft geen bedenktijd en kan niet onderhandelen omtrent de voorwaarden noch een tegenvoorstel doen. B. VAN BAEVEGHEM, “De beer, zijn vel en de hoogste bieder: het aanbod in de vrijwillige openbare verkoop”, Bij de openbare verkoop van roerende goederen kan er enkel bij openbare toewijzing verkocht worden in de aanwezigheid van een openbare ambtenaar, zoals bijvoorbeeld een gerechtsdeurwaarder Art. 1, 2de lid Wet van 16 maart 1803 tot regeling van het notarisambt (Ventôsewet); art. 516, 5de lid Ger.w.;art. 227 Sw. De openbare verkoop van lichamelijke roerende goederen, waarbij de eigenlijke verkoping verplicht onder de leiding van een optredende ambtenaar zoals een notaris of gerechtsdeurwaarder dient te gebeuren. Deze openbare verkoop wordt gekenmerkt door de drie uiteengezette essentiële kenmerken van openbare publiciteit, mededinging en toewijzing. De relevante artikels worden verspreid in het Wetboek der Registratierechten aangetroffen. De Belgische wet voorziet dat wie tijdens een openbare veiling een geldig bod doet, geacht wordt dit bod te kunnen handhaven en de gevolgen van de koop te kunnen dragen. Wanneer de veilingmeester het bod toewijst aan de hoogste bieder, is deze koper verplicht om het goed aan de op voorhand gekende voorwaarden te kopen. Als een bod geweigerd wordt (bv niet rechtsgeldig of ongeldig ingediend) dan kan de koop aan de voorlaatste bieder toegewezen worden. De koper koopt de goederen zoals ze zijn, zonder garantie en recht op herroeping. De gegevens op de aanplakbiljetten en in de aankondigingen zijn louter informatief. De goederen waren te bezichtigen. bijgevolg wordt de koper geacht volledig, persoonlijk en onder eigen verantwoordelijkheid inge-licht te zijn over de staat van de eigendommen Tot het ogenblik dat de toewijzing definitief wordt of de verkoop wordt stopgezet, blijft elke bieder verbonden door zijn bod en heeft de verkoper het recht zijn toestemming tot die verkoop te geven of te weigeren.Wie op een openbare veiling een geldig bod doet, moet zich hieraan houden, wie dat niet kan, zal de gevolgen van zijn bieding moeten dragen. Zo’n situatie wordt een rouwkoop genoemd en is in het Burgerlijk Wetboek (art.1184) ook duidelijk omschreven. Er is geen enkel beletsel dat een openbare verkoop via het internet wordt geveild, maar dan moet aan alle voorwaarden voldaan zijn, zoals deze in het WER en andere wetboeken is omschreven.

Aanwezigheid
Het is niet genoeg dat de consument aanwezig mag zijn bij de slotveiling, er moet ook een ministeriële ambtenaar (deurwaarder) aanwezig zijn die belast is met de transparante en competitieve biedprocedure. Waardoor bepaalde internet voorwaarden bv de vijfminutenregel niet van toepassing kunnen zijn. De vijfminutenregel is een digitaal hulpmiddel die de veiling verlengt met vijf minuten wanneer er tijdens de laatste vijf minuten er een hoger bod wordt ingediend. Deze nuance is belangrijk, Het is duidelijk, dat als het Europese Recht, de openbare verkoop met haar specifieke voorwaarden erkent, ook de internetveiling. De internetveiling echter is enkel geldig is als aan al de dwingende voorwaarden werd voldaan. Al de internetveilingen, die niet voldoen aan deze eisen ressorten niet onder openbare verkoop, maar onder verkoop op afstand. De veilingsite die deze richtlijnen naast zich neerlegt en zich toch als een openbare veiling uitgeeft, of voorwaarden oplegt die enkel geldig zijn bij een openbare veiling, bezondigt zich aan de voorwaarden van artikel 227 van het Strafwetboek: “Hij die zich inmengt in openbare ambten, hetzij burgerlijke of militaire activiteiten wordt gestraft met gevangenisstraf van een maand tot twee jaar.” Wie een openbare verkoop organiseert zonder de aanwezigheid en controle van een ministeriële ambtenaar is strafbaar. De voorwaarden die aan een koop via een openbare verkoop zijn verbonden wijken in vele zaken immers af van vele rechtsgeldige regels in het verbintenisrecht. Het proces van de veilingsite “Eenmaal andermaal.be” waarbij het notariaat de veilingsite voor de rechter daagde, werd tot in Cassatie gevoerd en werd op grond het biedingsproces dat eenmaal-andermaal.be organiseert en voor de kandidaat-kopers niet het uitbrengen van een bod als resultaat heeft, maar een voorstel van een prijs voor een goed of een invitatie tot bieden, is toegelaten. Deze toelating is op de veilingsites waarvan hier spraken niet het geval. Het uitgebrachte bod door kopers is ondubbelzinnig bindend. Sommige veilingsites stellen dat hun veiling geen openbare verkoop is, maar ondertussen in hun algemene voorwaarden wel uitsluitend de voorwaarden die enkel gelden bij een openbare verkoop opleggen, en zich beroepen op de uitsluiting van het consumentenbeschermingsrecht, omdat ze een openbare veiling zijn, Dit wil ook zeggen dat de handel B2B ook niet onder deze voorwaarden kan geschieden. Een internetveiling moet voldoen aan de eisen zoals in het BW zijn opgenomen. Het is duidelijk dat als een veilingsite de indruk wekt een ‘openbare’ veiling te organiseren door de aankondiging dat een deurwaarder de verkoop van roerende goederen uit een faling organiseert en hierbij uitdrukkelijk de voorwaarden van een openbare veiling oplegt aan de koper, er duidelijk sprake is van misleiding.

Alhoewel in het beginsel de partijen zelf de voorwaarden van een contract kunnen onderhandelen, is het niet toegestaan om met misleidende handelingen een partij op het verkeerde been te zetten. Het is dan ook maar de vraag of een bod bindend kan zijn en blijven als de koper geen garantie heeft dat de koop gesloten is in een voorlopige toewijzing.

Ook volgende voorwaarden zijn niet rechtsgeldig
“Alle goederen worden verkocht in de staat waarin ze zich bevinden met alle eventuele zichtbare of verborgen gebreken. De bieders/kopers worden geacht de loten grondig te hebben geïnspecteerd. Alle goederen worden verkocht zonder waarborg ook indien de staat, de aard, de hoeveelheid of benaming niet conform is met de beschrijving. Eventuele km-standen of draaiuren van voertuigen, bouwjaren, eerste inschrijvingsdata of andere technische of commerciële specificaties worden louter indicatief meegedeeld zonder enige garantie of verantwoordelijkheid van **** of de opdrachtgever. Bij een eventuele foutieve vermelding, geeft dit geen aanleiding tot koopvernietiging of koop-ontbinding. Iedere bieder/koper erkent op de hoogte te zijn dat er geen verhaalrecht mogelijk is”. Deze voorwaarden kunnen enkel bij een “openbare verkoop” opgelegd worden. Enkel als de verkoopprijs lager of onbeduidend is tegenover de normale verkoopprijs van het goed, kan men deze voorwaarden afdwingen, omdat de koper dan kan weten, aan de hand van het aankoopbedrag, dat de overeenkomst inderdaad enkel gaat over wat de koper heeft gezien. Maar een veilingsite kan echter nooit op voorhand weten aan welke prijs het goed uiteindelijk zal verkocht worden. Het is zelfs mogelijk dat de verkoopsprijs van het goed veel duurder is dan wat de normale marktwaarde voor een gelijkaardig product dat (wel) in orde is en met waarborg verkocht moet worden. Het vertrouwensbeginsel is duidelijk en maakt onverkort deel uit van het verbintenisrecht.

Lees verder.