Merkenrecht - Droit des marques  

Gerecht EU 13 juni 2012, zaak T-342/10 (Hartmann tegen OHIM/Mölnlycke Health Care)

Gemeenschapsmerkenrecht. In de oppositieprocedure komt aanvrager van het woordmerk MESILETTE (klasse 5) de houder van het Duitse en internationale woordmerk MEDINETTE tegen. De oppositieafdeling wijst de oppositie af, het beroep wordt verworpen. Middel: verwarringsgevaar is onjuist beoordeeld.

Gerecht EU vernietigt de uitspraak van de Kamer van Beroep. Ondanks de visuele en fonetische overeenkomsten bestaat er een verschil tussen de twee merken MEDINETTE en MESILETTE. Dit verschil bestaat uit het feit dat voor het publiek duidelijk is dat het eerste merk naar de medische sector verwijst (middels: 'medi'), waardoor het een duidelijke betekenis heeft voor het publiek, dit gedlt niet voor MESILETTE. Er is dus een duidelijke betekenis van het merk, dat voorkomt dat er een verwarringsgevaar is.

31 The conclusion that there is an average degree of visual and phonetic similarity between the signs at issue cannot be weakened by the finding of the Board of Appeal that, because of the element ‘medi’ in the earlier marks which alludes to the medical sector, less importance must be accorded to it in the context of the assessment of similarities since the relevant public will focus most of its attention on the suffix ‘nette’. Even if the element ‘medi’ refers to the medical sector, that fact could only have an effect in the context of the assessment of conceptual similarity. The descriptive character of a word element can have no relevance to the assessment of visual and phonetic similarities, where the only factors which must be taken into consideration are those capable of having a specific effect on visual and phonetic impressions (see, to that effect, judgment of 13 September 2010 in Case T 149/08 Abbott Laboratories v OHIM – aRigen (Sorvir), not published in the ECR, paragraph 37).

32 As regards the conceptual comparison of the signs at issue, it must be noted that conceptual differences may, to a large degree, counteract phonetic and visual similarities between the marks at issue, provided that at least one of those marks has, from the point of view of the relevant public, a clear and specific meaning, so that the public is capable of grasping it immediately (see, to that effect, Case C 16/06 P Éditions Albert René v OHIM [2008] ECR I 10053, paragraph 98, and judgment of 11 November 2009 in Case T 277/08 Bayer Healthcare v OHIM – Uriach-Aquilea OTC (CITRACAL), not published in the ECR, paragraph 53).

33 It should also be noted that, while the average consumer normally perceives a mark as a whole and does not proceed to analyse its various details (Case C 342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer [1999] ECR I 3819, paragraph 25), the fact remains that, when perceiving a word sign, he will break it down into elements which, for him, suggest a concrete meaning or which resemble words known to him (see, to that effect, Case T 256/04 Mundipharma v OHIM – Altana Pharma (RESPICUR) [2007] ECR II 449, paragraph 57, and CITRACAL, paragraph 55).

34 In the present case, the relevant public, because of its knowledge and experience, will generally be able to establish a conceptual link between the element ‘medi’ in the earlier marks and the medical sector (judgment of 6 October 2011 in Case T 247/10 medi v OHIM – Deutsche Medien Center (deutschemedi.de), not published in the ECR, paragraphs 41 and 42). As the Board of Appeal rightly found, the element ‘medi’ corresponds, for all the relevant languages, to the root of words clearly alluding to the medical sector: ‘Medikamente’ and ‘Medizin’ in German, ‘medicina’ in Hungarian, ‘medicína’ in Czech and Slovak, ‘medycyne’ in Polish, ‘medicina’ in Italian, ‘médicine’ in French, ‘medicinski’ and ‘medicina’ in Bulgarian; ‘medisch’ in Dutch and ‘medicament’ in Romanian.

Gerecht EU 12 juni 2012, zaak T-165/11 (Stichting ROC van Amsterdam tegen OHIM/Investimust)

Gemeenschapsmerkenrecht. In de nietigheidsprocedure vordert de Stichting ROC van Amsterdam, van het opleidingshotel The College Hotel, de nietigverklaring van het woordmerk COLLEGE (voor toeristeninformatiedienst en hotels). Dit vanwege het beschrijvend karakter van het woordmerk, een absolute nietigheidsgrond ex art. 52(1)(a) jo. 7. De nietigheidsafdeling wijst de vordering af en het beroep wordt verworpen. Middel: de kamer van beroep heeft het in beroep overlegde bewijsmateriaal niet in aanmerking genomen.

Het Gerecht EU wijst de grieven af, de verzoekster heeft niet aangetoond wat een gebruiker van een gebouw in college-stijl kan verwachten.

31      Second, the Board of Appeal did not err in holding that the term ‘college’ does not generally call to mind those services. A student or any other person interested in a college does not, generally, go to a college with the object or expectation of staying there or spending a night there, and a person seeking a hotel establishment will not, generally, refer to a college, as the Board of Appeal noted in paragraph 25 of the contested decision.

32      As OHIM rightly points out, a user of a hotel accommodation service which uses the term ‘college’ cannot predict with sufficient precision the characteristics of that service that are linked to the term ‘college’. A former college converted into a hotel will not necessarily be decorated like a college, just as a hotel using the name ‘college’ will not necessarily be situated near an educational institution. In the same way, the building used by a hotel decorated like a college may have had other uses in the past and may be situated in an area without schools or colleges.

33 The same is, moreover, true of the fact that certain universities offer rooms. Even if one were to proceed on the assumption that a university corresponds to a college, it must be noted that that offer of rooms is then generally addressed to persons who, by reason of their profession or studies, are deemed to be attending a university for a prolonged period. Even though certain universities offer hotel accommodation services to the general public in cases where some student accommodation is vacant, such an offer is ancillary or complementary to the main activity of a university, namely teaching and research, as the Board of Appeal rightly points out in paragraph 24 of the contested decision.

34 Accordingly, the applicant’s arguments relating to the services in Class 43 must be rejected as unfounded.

35 Third, concerning the documentary evidence, the applicant submits that the Board of Appeal made an error of assessment by rejecting certain items of evidence as being clearly irrelevant, and thus inadmissible, as that evidence merely supported the arguments previously expounded.

Gerecht EU 7 juni 2012, gevoegde zaken T-492/09 T-147/10 (Meda Pharma tegen OHIM/Nycomed)

Gemeenschapsmerkenrecht. Nycomed verzoekt om 'uitstrekking van de bescherming' van het woordmerk ALLERNIL voor de waren van klasse 5. In de oppositieprocedure komt zij de houdster van het Duitse woordmerk ALLERGODIL tegen (klasse 5). De oppositieafdeling wijst het verzoek af, het beroep wordt verworpen. Aangevoerde middelen: beginselen inzake verwarringsgevaar onjuist toegepast (art. 8), ontoereikende motivering (art. 75).

Het Gerecht EU wijst de klacht af. De kamer van beroep heeft het woordelement "Aller" als beschrijvend opgevat voor allergiegeneesmiddelen en niet kenmerkend, er is daarom geen verwarringsgevaar.

49      Die Beschwerdekammer befand, dass bei umfassender Beurteilung die Verwechslungsgefahr trotz Identität der betreffenden Waren ausgeschlossen sei, da das Wortelement „aller“ beschreibend und nicht kennzeichnungskräftig sei und sich die Übereinstimmungen zwischen der Widerspruchsmarke und der angemeldeten Marke auf die Endung „il“ beschränkten.

50      Die Klägerin trägt vor, bei Warenidentität sei, um jegliche Verwechslungsgefahr auszuschließen, ein größerer Unterschied zwischen den Zeichen erforderlich als bei einem großen Warenabstand. Unter den Umständen des vorliegenden Falles, in dem die Warenidentität unstreitig sei, hätte die Beschwerdekammer eine Verwechslungsgefahr bejahen müssen, wie dies auch in der Entscheidung der Ersten Beschwerdekammer des HABM vom 14. September 2009 in der Sache R 734/2008‑1 (Alleris und Allernil) geschehen sei. Mehrere Entscheidungen des HABM zeigten, dass die angefochtenen Entscheidungen von der Entscheidungspraxis des HABM abwichen, was gegen den Gleichheitsgrundsatz und das Diskriminierungsverbot verstoße.

52      Die Beschwerdekammer hat aber in der vorliegenden Rechtssache die Umstände des Einzelfalls zutreffend berücksichtigt. Sie hat in diesem Zusammenhang zu Recht festgestellt, dass zwischen den im vorliegenden Fall betroffenen Waren Identität besteht, und hat ferner – wie oben aus den Randnrn. 40, 41 und 46 hervorgeht – festgestellt, dass sich die in Rede stehenden Zeichen in phonetischer und visueller Hinsicht ganz entfernt ähneln und dass ein Vergleich dieser Zeichen in begrifflicher Hinsicht unmöglich ist. Daher wird, wie das HABM zutreffend vorträgt, die Identität der gekennzeichneten Waren durch einen sehr geringen Ähnlichkeitsgrad der in Rede stehenden Zeichen ausgeglichen, so dass die Beschwerdekammer zu der Schlussfolgerung berechtigt war, dass keine Verwechslungsgefahr besteht, zumal der Aufmerksamkeitsgrad des Publikums erhöht ist und nicht dargetan wurde, dass die ältere Marke eine erhöhte Kennzeichnungskraft besitzt.

Schriftelijke opmerkingen door de Europese Commissie in zaak C-2/12 (Trianon Productie B.V. tegen Revillon Chocolatier Spa) 2 april 2012, D2722.

Ingezonden door Wouter Pors, Bird & Bird LLP.

In navolging van IEF 10714 (HR prejudiciële vragen: Staafje chocola in wijnrankvorm). Merkenrecht. Vormmerk. Hoewel de zaak geschikt is (medegedeeld tijdens de MMA-lunch van 1 juni 2012), had de Europese Commissie al wel een standpunt ingenomen.

In het licht van het vorenstaande, heeft de Commissie de eer Uw Hof voor te stellen als volgt op de voorliggende prejudiciële vragen te antwoorden.

1. Artikel 3, lid 1, aanhef en sub e, derde gedachtestreepje Richtlijn 89/104/EEG moet zo worden uitgelegd, dat de vermoedelijke motivatie of perceptie van het in aanmerking komende publiek niet beslissend is bij de beantwoording van de vraag of een vorm wezenlijk waarde aan de betrokken waar geeft, maar hooguit een nuttig beoordelingselement kan zijn in het kader van een beoordeling op objectieve grondslag.

2. Artikel 3, lid 1, aanhef en sub e, derde gedachtestreepje Richtlijn 89/104/EEG moet zo worden uitgelegd, dat deze bepaling toepassing vindt waar de waarde van de vorm zelfstandig en inherent ten minste voor een aanzienlijk deel commerciële waarde geeft aan de betrokken waar, waarbij niet is uitgesloten dat in voorkomend geval andere kenmerken ook, en mogelijk een belangrijke, waarde geven aan deze waar.

Interessante overwegingen:

24. Met deze advocaten-generaal is de Commissie van mening dat deze bepaling aldus dient voor het maken van een onderscheid van rechten beschermd onder het merkenrecht en andersoortige bescherming van intellectuele eigendomsrechten, tegen de achtergrond van de doelstellingen de verlening van een eeuwigdurend exclusief recht te voorkomen waar dat niet geëigend is omdat dit de industriële ontwikkeling te veel zou belemmeren. Hieruit volgt dat deze nietigheidsgrond niet te restrictief moet worden uitgelegd. Bovendien vindt de Commissie hierin een bevestiging dat aan dit criterium primair toepassing moet worden gegeven op objectieve grondslag - en niet, of in elk geval niet hoofdzakelijk, op basis van de perceptie van het in aanmerking komende publiek. De functie van het maken van onderscheid op die wijze beter gewaarborgd.

31. De zienswijze dat de hier bedoelde ratio en hoofdregel uit Lego Juris in beginsel eveneens toepasbaar zijn op de nietigheidsgrond genoemd na het derde gedachtestreepje van punt e wordt eveneens gedeeld door het Gerecht. Dit blijkt uit het arrest in de zaak Bang & Olufsen, waar het Gerecht deze ratio en regel zonder voorbehoud overnam en toepaste op de ook in het onderhavige geval aan de orde zijnde weigeringsgrond inzake de vorm die een wezenlijke waarde geeft aan de waar.

Gerecht EU 25 mei 2012, zaak T-233/10 (Nike International tegen OHIM/Intermar Simanto Nahmias)

Gemeenschapsmerkenrecht. In de oppositieprocedure komt de aanvrager van het woordmerk JUMPMAN de houdster van Spaanse en gemeenschapswoordmerken JUMP tegen (allen klasse 25 - kleding, schoenen). De oppositieafdeling wijst de oppositie toe en wijst de aanvraag af, het beroep wordt verworpen. Middel: er is geen verwarringsgevaar ex 8(1)(b).

Het Gerecht EU wijst de klacht af. Er is wel verwarringsgevaar aanwezig vanwege het overeenstemmende element met een onderscheidend vermogen. Het woord 'jump' is geen onderdeel van de Spaanse vocabulaire en zal door het Spaanse publiek worden gezien als `fanciful term´ voor kleding en schoeisel. Het heeft aldus onderscheidend vermogen.

30 That argument is not convincing. On the contrary, it must be held, as the Board of Appeal did, that the word ‘jump’, which is not part of the basic vocabulary of the general public in Spain and which will not be understood as being the English word meaning ‘jump’ or ‘to jump’, will be perceived as a fanciful term. It follows, therefore, that the earlier mark for goods in Class 25 has average distinctive character.

50 It must be held that the Board of Appeal correctly found that there is a likelihood of confusion, on account of the distinctive character of the word ‘jump’, the identity of the goods concerned and the visual and phonetic similarities between the signs at issue.

51 As held in paragraph 30 above, the English word ‘jump’ has average distinctive character for goods in Class 25 for the relevant public, that is to say the general public in Spain who have an average level of attention for those goods.

Op andere blogs:
Dirkzwagerieit (Nike verliest zaak over Jump merk)

Gerecht EU 24 mei 2012, zaak T-152/11 (TMS Trademark-Schutzrechtsverwertungsgesellschaft tegen OHIM/Comercial Jacinto Parera)
Gemeenschapsmerkenrecht. De vervallenverklaring van het door Comercial Jacinto Parera gevoerde beeldmerk MAD (klasse 25) is gevorderd. De nietigheidsafdeling wijst de vordering deels toe, het beroep wordt verworpen. Middel: Er is sprake van schending van de artt. 15 en 51, want op basis van de bewijsstukken had de Kamer van Beroep niet mogen concluderen dat het beeldmerk voor kledingsstukken normaal is gebruikt.

Het Gerecht EU wijst het middel af. Er is geen fout gemaakt door de Kamer van Beroep in de vaststelling dat het beeldmerk voor kledingstukken wel normaal is gebruikt (zie meer foto's van gebruik in de uitspraak).

77 Il résulte de l’ensemble de ces éléments de preuve soumis à l’appréciation de la chambre de recours que c’est sans commettre d’erreur que cette dernière a établi sur la base de certains éléments qui lui étaient soumis que le titulaire de la marque communautaire avait démontré l’usage sérieux de la marque antérieure. En effet, les catalogues, les brochures et les revues sont étayés par des factures, des déclarations d’acheteurs et de clients, des factures de l’imprimerie où les documents publicitaires ont été imprimés, des exemples d’étiquettes et d’emballages revêtus de la marque antérieure ainsi que d’une déclaration de l’administrateur du titulaire de ladite marque. Par ailleurs, les factures et les déclarations de clients ont été déposées à titre exemplatif.

78 Il s’ensuit que, sans préjudice de l’erreur commise par la chambre de recours concernant l’absence de prise en considération des annexes II‑8 à II‑11 et II‑13, le moyen unique doit être rejeté ainsi que le recours dans son ensemble.

Gerecht EU 24 mei 2012, zaak T-169/10 (Grupo Osborne tegen OHIM/Industria Licorera Quezalteca)

Gemeenschapsmerkenrecht. In de oppositieprocedure komt aanvrager van het woordmerk TORO XL de houdster van het beeldmerk met woordelement XL. De oppositieafdeling wijst de oppositie af, in beroep wordt deze toegewezen. Middel: artikel 8(1)(b).

Het Gerecht EU vernietigt de beslissing van de Kamer van Beroep. Toro is het meest onderscheidende element van het woordmerk, de letters XL laten het publiek niet direct denken aan bepaalde producten.

56      Or, compte tenu des différences entre les marques en cause sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, à tout le moins à l’égard des consommateurs espagnols, italiens, français et portugais, ainsi que du faible caractère distinctif de l’élément verbal « xl », commun aux marques en cause, il est peu probable que le public pertinent attribue au titulaire de la marque antérieure l’origine des produits couverts par la marque demandée. En effet, l’impression d’ensemble de la marque demandée, au sein de laquelle l’élément verbal « toro » est l’élément le plus distinctif, et sans que la combinaison de lettres « xl » ne détienne au sein de cette marque une position distinctive autonome, ne saurait être telle que le public pertinent soit conduit à croire que les produits en cause proviennent d’une même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.

57      Dès lors, il convient de constater que l’identité des produits concernés ne peut compenser les différences existant entre les marques en cause. Il s’ensuit que la chambre de recours a erronément conclu à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit.

HvJ  EU 24 mei 2012, zaak C-196/11 P (Formula One Licensing tegen OHIM) - persbericht

Hogere voorziening na IEF 9423. Gemeenschapsmerkenrecht. Oppositieprocedure tegen aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk F 1-LIVE op grond van ouder gemeenschapsbeeldmerk, oudere nationale woordmerken en ouder internationaal woordmerk F 1 en F 1 Formula 1. De oppositie werd afgewezen.

Middelen: Het Gerecht EU heeft blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting betreft het onderscheidend vermogen, verwarringsgevaar en heeft ten onrechte de bekendheid van de merken in standaardtypografie uitgesloten en dat de term F 1 onderscheidend vermogen mist.

Het Hof vernietigt het arrest van het Gerecht waarbij op merkenrechtelijk gebied het onderscheidend vermogen van het teken „F1” niet is erkend. Noch het BHIM noch het Gerecht is bevoegd om de geldigheid ter discussie te stellen van nationale merken op grond waarvan oppositie tegen de inschrijving van een gemeenschapsmerk kan worden ingesteld.

Derhalve stelt het Hof zich op het standpunt dat in een situatie als de onderhavige, het BHIM en derhalve het Gerecht enkel met betrekking tot het aangevraagde merk moeten nagaan op welke wijze het relevante publiek het teken dat gelijk is aan het nationale merk percipieert en, in voorkomend geval, de mate van onderscheidend vermogen van dit teken moeten beoordelen. Op dit punt wijst het Hof met klem erop dat een zekere mate van onderscheidend vermogen moet worden toegekend aan een nationaal merk waarop een oppositie tegen de inschrijving van een gemeenschapsmerk is gebaseerd.

In deze omstandigheden oordeelt het Hof dat het Gerecht, door te oordelen dat het teken „F1”, dat gelijk is aan de nationale merken van Formula One Licensing, elk onderscheidend vermogen miste, de geldigheid van deze merken ter discussie heeft gesteld in het kader van een inschrijvingsprocedure voor een gemeenschapsmerk en aldus de verordening inzake het gemeenschapsmerk heeft geschonden 3 .

Bijgevolg vernietigt het Hof het arrest van het Gerecht en, aangezien het Hof niet in staat is de zaak zelf af te doen, verwijst het de zaak naar het Gerecht.

Op andere blogs:
IPKat (F1: Community TM institutions can't cast aspersions on national marks)
Marques (f1 case: CTM proceedings can't touch validity of national marks)
Merkwaardigheden (Het kruispunt van beroemd en verguisd)

HvJ EU 24 mei 2012, zaak C-98/11 P (Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli tegen OHIM) - persbericht

Hogere voorziening ná IEF 9296. Merkenrecht. Vormmerk. Weigering van een vormmerk op een chocoladehaas met rood halsbandje, vanwege het ontbreken van een onderscheidend vermogen. Inburgering in de gehele Unie is niet aangetoond.

Middelen: Een chocolade haas is een typische vorm voor het paasfeest, echter dat stond geenszins vast en is met een omstandig betoog betwist. Uit een klein aantal (drie) waren die eveneens in goudkleurige folie gewikkeld zijn, kan men geen 'gangbare praktijk' afleiden. Het Gerecht EU geeft, door te concluderen dat het merk onderscheidend vermogen door gebruik moet hebben verkregen in de volledige Unie, om twee redenen blijk van een onjuiste rechtsopvatting.

Ten eerste: In de 15 lidstaten waar het betrokken merk uit zichzelf onderscheidend vermogen bezit, moet dan ook niet worden verlangd dat het onderscheidend vermogen heeft verkregen door gebruik in het economisch verkeer. Ten tweede: Bij de beoordeling van de vraag of een merk voor inschrijving in aanmerking komt, alsook bij de toetsing van het onderscheidend vermogen, dient de Europese Unie als één gemeenschappelijke eenheidsmarkt te worden beschouwd. Wanneer voor het merendeel het teken onderscheidend vermogen heeft, dient dit bescherming in de gehele EU.

Het Hof van Justitie EU concludeert: De vorm van een chocolade haas met een rood lint kan niet worden ingeschreven als gemeenschapsmerk.

In het vandaag uitgesproken arrest oordeelt het Hof dat het Gerecht geen blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te concluderen dat het BHIM de inschrijving van dit merk terecht had geweigerd.

Het Hof herinnert eraan dat het onderscheidend vermogen van een merk moet worden beoordeeld ten aanzien van de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, en uitgaande van de perceptie van het relevante publiek. Het Hof overweegt dienaangaande dat het Gerecht deze criteria correct heeft vastgesteld en toegepast, door zowel de in de sector gebruikelijke praktijken als de perceptie van het product door de gemiddelde consument te onderzoeken. Wat de verkrijging van onderscheidend vermogen door het gebruik van het aangevraagde merk betreft, bevestigt het Hof de geldigheid van de redenering van het Gerecht, voor zover dit heeft geoordeeld dat Lindt niet het bewijs heeft geleverd dat onderscheidend vermogen was verkregen door het gebruik op het volledige grondgebied van de Unie.

Op andere blogs:
IPKat (Day of Judgment for Chocolate Bunnies)
Marques (Lindt chocolate bunny shape correctly ruled unregistrable, says court)
Outlaw (Chocolate rabbits with red ribbon wrapping not Community trade mark protectable, ECJ rules)

Gerecht EU 22 mei 2012, zaak T-179/11 (Sport Eybl & Sports Experts tegen OHIM)

Gemeenschapsmerkenrecht. In de oppositieprocedure komt aanvrager van het beeldmerk SEVEN SUMMITS (in blauw en rood) houdster van het beeldmerk SEVEN en 7SEVEN tegen. De oppositieafdeling wijst de oppositie toe, het beroep wordt verworpen. Middel: ten onrechte is verwarringsgevaar aangenomen.

Het Gerecht EU wijst de klacht af. Een deel van het merk is identiek, een deel is gelijk, daarover is geen strijd. Het element SEVEN is een niet te negeren element voor de beoordeling van de algehele indruk.

23      The Board of Appeal found, correctly, that the goods in question were in part identical and in part similar; moreover, that finding was not disputed by the parties.

44      It follows from the foregoing that the Board of Appeal was right in finding that there is some overall similarity between the marks at issue, principally owing to the presence in those marks of the word element ‘seven’, which is not a negligible element in the overall impression made by either of the two marks.

62      Taking into account the interdependence between, on the one hand, the fact that there is some overall similarity between the signs at issue (see paragraph 44 above) and, on the other, the fact that the goods in question are in part identical and in part similar (see paragraph 23 above), the Board of Appeal was able to uphold, correctly, in paragraph 20 of the contested decision, that a likelihood of association, which is encompassed by the likelihood of confusion, could not be ruled out between the two signs. Since the common element ‘seven’ constitutes the principal element of the earlier mark and has a distinctive autonomous position in the mark applied for, the overall impression made by the mark applied for may lead the relevant public to believe that the goods at issue, at the very least, come from economically linked undertakings. That conclusion holds true even if the goods in question were to be considered as being generally on display to the consumer, since the impression of an overall similarity between the signs at issue still remains apparent for the latter.