Merkenrecht - Droit des marques  

Merkenrecht. We beperken ons tot een wekelijks overzicht van de (voortgezette oppositie)beslissingen van het Gerecht EU. Ditmaal over:

(A) Visuele gelijkenis is van belang voor supermarkt producten
(B) woordelement 'Doughnuts' niet altijd beschrijvend bij relevant publiek
(C) verwarringsgevaar ten onrechte ontkend (STAR SNACKS vs star foods)

Gerecht EU 9 oktober 2012, zaak T-366/11 (Bial-Portela / OHMI - Isdin (ZEBEXIR))

(A) Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de houder van het gemeenschapswoordmerk „ZEBINIX”, voor waren en diensten van de klassen 3, 5 en 42, strekkende tot vernietiging van beslissing R 1212/20091 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 6 april 2011, waarbij is verworpen het beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling houdende afwijzing van de oppositie van verzoekster tegen de aanvraag voor inschrijving van het woordmerk „ZEBEXIR”, voor waren van de klassen 3 en 5. De voorziening wordt toegewezen, de beslissing wordt vernietigd. In tegenstelling tot wat de Board of appeal meent, is de visuele gelijkenis van de tekens gemiddeld overeenstemmend. Aangezien de producten in supermarkten staan en door consumenten worden gekozen op basis van visueel onderzoek van de verpakking. Dat betekent dat de visuele gelijkenis van de tekens van bijzonder belang is. Er is verwarringsgevaar. Ook op IPKat.

39 In the present case, the Board of Appeal found that, despite the common elements of the marks, their phonetic and visual differences were sufficiently relevant to exclude any likelihood of confusion, even for identical goods.

40 However, contrary to what the Board of Appeal found, the signs at issue have an average degree of similarity, particularly visually. In that respect, account must also be taken of the fact that the goods in Class 3 and a large proportion of the goods in Class 5 (namely food for babies, materials for dressings, disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides), designated by the marks at issue, are normally marketed on display in supermarkets and therefore chosen by the consumers after a visual examination of their packaging, which means that the visual similarity of the signs is especially important. It must therefore be found that there is a likelihood of confusion between the mark applied for and the earlier mark.

Gerecht EU 10 oktober 2012, zaak T-569/10 (Bimbo / OHMI - Panrico (BIMBO DOUGHNUTS))

 (B) Gemeenschapsmerk – Beroep door de aanvrager van het woordmerk „BIMBO DOUGHNUTS” voor waren van klasse 30 ingesteld en strekkende tot vernietiging van beslissing R 838/20094 van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 7 oktober 2010 houdende verwerping van het beroep tegen de weigering van de oppositieafdeling om dit merk in te schrijven in het kader van de oppositie die is ingesteld door de houder van de internationale en nationale woordmerken „DONUT”, „DOGHNUTS” en „DONUTS” en van de internationale en nationale beeldmerken bevattende het woordbestanddeel „donuts”, voor waren van klasse 30. Afgewezen, doughnuts is niet beschrijvend voor het publiek dat de Engelse taal niet beheerst. Ook op IPKat.

97 In this case, the’doughnuts’ element, which is almost identical to the earlier trade mark, has an independent distinctive role in the mark applied for. Indeed, contrary to what is claimed by the applicant, that element is not devoid of distinctive character but on the contrary has average distinctive character for the part of the relevant public which is not familiar with English. Furthermore, since the’doughnuts’ element is wholly meaningless for that consumer, the mark applied for, BIMBO DOUGHNUTS, does not form a unitary whole or a logical unit on its own in which the ‘doughnuts’ element would be merged. The part of the relevant public which is not familiar with English will not be able to understand the sign at issue as meaning that the goods concerned are doughnuts produced by the undertaking Bimbo or by the proprietor of the trade mark BIMBO.

98 There is no relevance in this case in the applicant’s argument that, when the mark whose registration is sought is formed of several elements, one of which is descriptive and identical or similar to an earlier mark, the Court has always decided that registration should be granted. In fact, the ‘doughnuts’ element is not considered descriptive by the part of the relevant public which is not familiar with English.

Gerecht EU 10 oktober 2012, zaak T-333-11 (Wessang / OHMI - Greinwald (star foods))

(C) Gemeenschapsmerk – Beroep tot vernietiging, ingesteld door de houder van de communautaire beeld- en woordmerken „STAR SNACKS” voor waren van de klassen 29, 30 en 31, tegen beslissing R 1837/20104 van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 15 april 2011, houdende afwijzing voor de tweede keer van verzoeksters oppositie tegen de aanvraag tot inschrijving van het beeldmerk „star foods” voor waren van de klassen 29, 30 en 32, na de vernietiging van de oorspronkelijke beslissing tot afwijzing van de oppositie door de vierde kamer van beroep bij het arrest van het Gerecht van 11 mei 2010 in zaak T492/08, Wessang/BHIM - Greinwald (star foods). De beslissing van het OHIM wordt vernietigd, omdat het verwarringsgevaar met betrekking tot de waren en diensten (met uitzondering van Bier) ten onrechte ontkend werd (art. 8 lid 1 onder b Vo. 207/2009). Ook op Marques.

35 Hinsichtlich der in der Anmeldung beanspruchten „Biere“ der Klasse 32 ergibt sich vorstehend aus Randnr. 25, dass das Gericht bereits entschieden hat, dass sie mit den von der älteren Marke erfassten Waren der Klassen 29 und 30 keine Ähnlichkeit aufweisen. Somit ist die Beschwerdekammer zutreffend zu dem Schluss gekommen, dass der Widerspruch zurückzuweisen sei, soweit er die „Biere“ betreffe.

36 Da die übrigen angemeldeten Waren und die von der älteren Marke erfassten Waren identisch oder ähnlich und die beiden Marken einander insgesamt ähnlich sind, ist nicht auszuschließen, dass die maßgeblichen Verkehrskreise trotz der nur durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der älteren Marke glauben könnten, dass die betreffenden Waren aus demselben Unternehmen oder aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen.

37 Nach alledem hat die Beschwerdekammer die Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 für die betreffenden Waren – mit Ausnahme von „Bieren“ der Klasse 32 – zu Unrecht verneint.

Conclusie A-G Verkade HR 5 oktober 2012, nr. 11/04114 (Hauck GmbH & Co. KG tegen Stokke c.s.)

Hauck Alpha

Stokke

Conclusie (van 96 pagina's) ingezonden door Tobias Cohen Jehoram en Vivien Rörsch, De Brauw Blackstone Westbroek.

Auteursrecht. Merkenrecht. Met de volgende leeswijzer: De conclusies in de zaken rolnrs. 11/00447, 11/02739 en 11/04114 zijn de nrs. 4.1 - 4.40 identiek, behoudens toespitsingen op elke afzonderlijke zaak in de nrs. 4.24 en 4.30 (en 4.1.3 alléén in 11/04114). Aan het Hof van Justitie van de EU zouden een zevental vragen van uitleg kunnen worden voorgelegd.

Inhoudsopgave:
1. Inleiding (nrs. 1.1 - 1.6)
2. Feiten (nrs. 2.1 - 2.8)
3. Procesverloop (incl. weergave van overwegingen van het hof)(nrs. 3.1. - 3.10)
4. Auteursrechtelijk en merkenrechtelijk kader
4.A. nationaal auteursrechtelijk kader (nrs. 4.1.1 - 4.40)
4.A.a. De 'werktoets': algemeen
4.A.b. De 'werktoets' toegespitst op objecten in de zin van art. 10 lid 1 onder 11¤ Aw
4.A.c. Het inbreukcriterium: algemeen
4.A.d. Het inbreukcriterium toegespitst op objecten van art. 10 lid 1 onder 11¤ Aw
4.A.e. Wissenwerking tussen voldoening aan werktoets en inbreukcriterium
4.A.f. Taakverdeling cassatierechter / feitenrecht
4.A.g. Synthese van het voorafgaande
4.B. Unierecht
4.B.a. Uitgangspunten bezien vanuit Unie-regelgeving
4.B.b. Enige rechtspraak van het HvJEU
4.C. Merkenrechtelijk kader (nrs. 4.41 - 4.55)
5. Bespreking van de cassatiemiddelen
5.A. Principaal cassatieberoep van Hauck (nrs. 5.1.1 - 5.25.2)
5.B. Incidenteel cassatieberoep van Stokke c.s. (nrs. 5.26 - 5. 67)
6. Vragen van uitleg
7. Conclusie

Aan het Hof van Justitie van de EU zouden de volgende vragen van uitleg kunnen worden voorgelegd:

1. Gaat het bij de weigerings- of nietigheidsgrond van art. 3 lid 1 aanheft en onder e (i) van de Richtlijn 89/104, zoals gecodificeerd in Richtlijn 2008/95, te weten dat (vorm)merken niet uitsluitend mogen bestaan uit een vorm die door de aard van de waar bepaald wordt, om:
(a) een vorm die voor de functie van de waar onontbeerlijk is, waarbij onontbeerlijk verstaan moet worden als: afwezigheid van een (realistisch) alternatief?; of is daarvan reeds sprake
(b) in geval van een of meer (wezenlijke) gebruikskenmerken van een waar, waarnaar de consument mogelijkerwijs in de waren van concurrenten zoekt;
of
(c) geldt een nog andere uitleg?

2.Voor zover het antwoord op vraag 1 geheel of gedeeltelijk zou blijken samen te vallen met het antwoord op vraag 3, in hoeverre zijn de antwoorden op de vragen 4 t/m 6 van belang voor de (nadere) uitleg van de in vraag 1 bedoelde uitsluitingsgrond?

3. Gaat het bij de weigerings- of nietigheidsgrond van art. 3 lid 1, aanhef en onder e (iii) van de Richtlijn 89/104, zoals gecodificeerd in Richtlijn 2008/95, te weten dat (vorm)merken niet uitsluitend mogen bestaan uit een vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft, om het motief (of motieven) voor de aankoopbeslissing voor het in aanmerking komende publiek.

4. Is van een vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft in de zin van even bedoeld voorschrift:
(a) slechts sprake indien die vorm moet worden aangemerkt als de voornaamste, of overheersende waarde in vergelijking tot andere waarden (zoals bij kinderstoelen het geval kan worden geacht met eigenschappen als: veilig, degelijk, duurzaam, comfortabel en deugdelijk, en (daarom pedagogisch en ergonomisch verantwoord), of
(b) kan daarvan ook sprake zijn, indien naast die voornaamste, of overheersende waarde in vergelijking tot andere waarden, eveneens als wezenlijk aan te merken waarden van die waar bestaan (zoals bij kinderstoelen het geval kan worden geacht met : het design (esthetische aantrekkelijkheidswaarde, aantrekkelijk uiterlijk, fraaie vormgeving e.d.))?

5. Is voor de beantwoording van vraag 4 beslissend de opvatting van de meerderheid van het in aanmerking komende publiek, of kan de rechter oordelen dat reeds de opvatting van een deel van het publiek volstaat om de betrokken waarde al "wezenlijk" in de zin van voormelde bepaling aan te merken?

6. Indien het antwoord of vraag 5 luidt in laatstbedoelde zin, welke eis dient dan aan de omvang van het betrokken deel van het publiek te worden gesteld?

7. Laat het systeem van art. 3 lid 1, aanhef en onder e van de Richtlijn 89/104, zoals gecodificeerd in Richtlijn 2008/95, toe dat de bevoegde instantie, gelet op die ratio van art. 3 lid 1 sub e MRI en het daarin nagestreefde algemeen belang, kan oordelen dat de gedeeltelijke voldoening aan telkens een meerdere sub criteria tóch kan resulteren in uitsluiting van merkenrechtelijke beschermbaarheid van de als merk geclaimde vorm?

Conclusie
Mijn conclusie strekt ertoe dat de Hoge Raad, alvorens verder te beslissen, het Hof van Justitie van de Europese Unie zal verzoeken over vragen van uitleg van Richtlijn 89/104/EEG (geconsolideerde versie: 2008/95/EG) als bedoeld in par. 6 van deze conclusie uitspraak te doen, en het geding zal schorsen totdat het Hof van Justitie naar aanleiding van dat verzoek uitspraak zal hebben gedaan.

Op andere blogs:
NautaDutilh (Dutch Supreme Court expected to refer further questions regarding shape marks to CJEU)

Merkenrecht. We beperken ons tot een wekelijks overzicht van de oppositiebeslissingen van het Gerecht EU. Ditmaal over:

A. Een merkaanvraag waarbij een klasse (inmiddels) is aanvaard (Tequila matador)
B. Een co-existentie die een merk niet afzwakt (CLEAR FOCUS vs FOCUS)

Gerecht EU 3 oktober 2012, zaak T-584/10 (Yilmaz tegen OHMI - Tequila Cuervo (TEQUILA MATADOR HECHO EN MEXICO))

(A) Gemeenschapsmerk – Beroep door de houder van het internationale en nationale woordmerk Gemeenschapsmerk – Beroep door de houder van het internationale en nationale woordmerk „MATADOR” voor waren van klasse 32 ingesteld en strekkende tot vernietiging van beslissing R 1162/20092 van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 13 oktober 2010 houdende vernietiging van de weigering van de oppositieafdeling om het beeldmerk met het woordelement „TEQUILA MATADOR HECHO EN MEXICO” in te schrijven voor waren van de klassen 32 en 33 in het kader van de door verzoekster ingestelde oppositie.

Op het beroep behoeft niet te worden beslist voor zover het strekt tot nietigverklaring van de beslissing van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 13 oktober 2010 (zaak R 1162/2009‑2), aangezien daarbij inschrijving van het aangevraagde merk voor „alcoholhoudende dranken” is aanvaard. Het beroep wordt aldus verworpen. Ook op IPKat.

Gerecht EU 3 oktober 2012, zaak T-204/10 (Lancôme / OHMI - Focus Magazin Verlag (COLOR FOCUS))

(B) Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de houder van het woordmerk „COLOR FOCUS” voor waren van klasse 3 en strekkende tot vernietiging van beslissing R 238/20092 van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 11 februari 2010 houdende verwerping van het beroep tegen de beslissing van de nietigheidsafdeling tot toewijzing van de vordering tot nietigverklaring van dit merk, ingesteld door de houder van het gemeenschapswoordmerk „FOCUS” voor waren van klasse 3. Het beroep wordt afgewezen, niet is bewezen dat de co-existentie van de merken het onderscheidend vermogen van FOCUS heeft afgezwakt.

50      However, since it shows only that those marks are registered, that table, the only evidence in support of the applicant’s claim, does not constitute evidence of the use of those marks, as the applicant admitted before the Board of Appeal and in the present action, at paragraph 24 of the application, and as the Board of Appeal rightly found at paragraph 20 of the contested decision. Furthermore, that table does not show their coexistence on the market or that there is no likelihood of confusion between those marks.

51      In those circumstances, the view must be taken that the applicant did not show that, in accordance with the case-law cited at paragraph 46 above, the marks at issue coexisted on the market without a likelihood of confusion between them or, furthermore, that such a coexistence weakened the distinctive character of the mark FOCUS.

52      Therefore, the Board of Appeal’s assessment relating to the distinctive character of the earlier mark FOCUS must be upheld.

Merkenrecht. We beperken ons tot een wekelijks overzicht van de oppositiebeslissingen van het Gerecht EU. Ditmaal over:

(A) complementaire en niet soortgelijke waren: El Lancero tegen LE LANCIER
(B) Verhoogd risico op meeliften met ouder merk door familie van merkrechten: CITIGATE tegen CITI.
(C) Er zijn geen fouten gemaakt in de beoordeling (o.a. bekend merk): TUZZI tegen EMIDIO TUCCI.
(D) gedeeltelijke vernietiging vanwege geen bewijs normaal gebruik voor brillen, juwelen en toiletpapier: EMILIO PUCCI tegen EMIDIO TUCCI.
(E) Normaal gebruik wel aangetoond: EMIDIO TUCCI tegen EMILIO PUCCI
(F) Merken zijn verschillend: EMIDIO TUCCI tegen PUCCI

Gerecht EU 26 september 2012, zaak T-265/09 (Serrano Aranda / OHMI - Burg Groep (LE LANCIER))

(A) Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de houder van de nationale woord- en beeldmerken die het woordelement „EL LANCERO” bevatten voor waren van de klassen 29, 30 en 31, en strekkende tot vernietiging van beslissing R 366/2008-1 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 27 maart 2009 houdende verwerping van het beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling tot afwijzing van de oppositie ingesteld door verzoeker tegen de aanvraag tot inschrijving van het woordmerk „LE LANCIER” voor waren en diensten van de klassen 29 en 30. De voorziening wordt afgewezen.

40 Met betrekking tot het argument dat de distributie van de door de conflicterende merken aangeduide waren verloopt via dezelfde verkooppunten, inzonderheid supermarkten, is reeds geoordeeld dat het feit dat twee categorieën waren in dezelfde handelszaken, zoals warenhuizen of supermarkten, kunnen worden verkocht, niet erg relevant is, aangezien in deze verkooppunten zeer verscheiden waren te koop worden aangeboden, zonder dat de consument deze waren automatisch dezelfde herkomst toekent [zie in die zin arrest Gerecht van 13 december 2004, El Corte Inglés/BHIM – Pucci (EMILIO PUCCI), T‑8/03, Jurispr. blz. II‑4297, punt 43]. Zoals het BHIM aanvoert, betekent de verkoop in een supermarkt bovendien niet noodzakelijk dat de waren precies naast elkaar worden verkocht. Aangezien verzoeker het Gerecht niet meer beoordelingselementen heeft bezorgd, dient te worden geoordeeld dat de verkoop van de door de conflicterende merken aangeduide waren zal plaatsvinden in distributieruimtes met een zekere geografische nabijheid zonder dat daaruit uit het oogpunt van de consument een duidelijke complementariteit tussen de door de betrokken merken aangeduide waren voortvloeit. Verzoekers argument betreffende de verkoopwijze van de door de conflicterende merken aangeduide waren moet dus ook ongegrond worden verklaard.

41 In deze omstandigheden dient te worden geoordeeld dat, gelet op het bestaan van een zekere mate van complementariteit tussen de door de conflicterende merken aangeduide waren, sprake is van een geringe soortgelijkheid van deze waren in de zin van verordening nr. 207/2009.

76 Rekening houdend met zowel de geringe soortgelijkheid van de waren (zie punt 69 supra) als de geringe overeenstemming van de conflicterende merken (zie punt 41 supra), dient in casu in navolging van de kamer van beroep te worden geoordeeld dat er geen verwarringsgevaar bestaat.

Gerecht EU 26 september 2012, zaak T-301/09 (IG Communications / OHMI - Citigroup en Citibank (CITIGATE))

(B) Gemeenschapsmerk – Beroep door de aanvrager van het woordmerk „CITIGATE” voor waren en diensten van de klassen 9, 16, 35 en 42 ingesteld en strekkende tot vernietiging van beslissing R 821/2005–1 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 30 april 2009 houdende vernietiging van de afwijzing door de oppositieafdeling van de oppositie ingesteld door de houder en aanvrager van de nationale en communautaire woord en beeldmerken met de term „CITI” voor waren en diensten van de klassen 9, 16, 35, 36 en 42. De voorziening wordt afgewezen.

122 Therefore, as observed correctly by the Board of Appeal, there is a risk that the mark applied for will take advantage of the aura attaching to the CITIBANK mark on account of its reputation and that, lastly, the relevant section of the public might decide to use the applicant’s services in the belief that the mark in question is linked to the well-known mark CITIBANK. That risk is, moreover, increased because there is a family of CITI trade marks (see, to that effect, CITI, paragraph 83).

Gerecht EU 27 september 2012, zaak T-535/08 (Tuzzi fashion / OHMI - El Corte Inglés (Emidio Tucci))

(C) Gemeenschapsmerk – Beroep door de houder van het internationale en nationale woordmerk „TUZZI”, alsmede van de nationale firmanaam „TUZZI FASHION GMBH”, voor waren van klasse 25 [red. kleding] ingesteld en strekkende tot vernietiging van beslissing R 1561/2007-2 van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 23 september 2008 houdende verwerping van het beroep tegen de afwijzing door de oppositieafdeling van de oppositie ingesteld door verzoekster tegen de aanvraag tot inschrijving van het beeldmerk „Emidio Tucci” voor waren van klasse 25. De voorziening wordt afgewezen. Ook op IPKat, Marques (part I), (part II).

85 Le fait que la chambre de recours ne se soit pas explicitement prononcée sur les éléments de preuve présentés par la requérante afin d’établir le caractère distinctif accru des marques antérieures n’entache pas la motivation de la décision attaquée. En effet, au point 30 de la décision attaquée, la chambre de recours a souligné que, « même si l’opposante avait prouvé qu’il existait un caractère distinctif prononcé en raison d’une utilisation intensive, le résultat de la comparaison des signes [… était] suffisant pour exclure tout risque de confusion ». La motivation de la décision attaquée indique que, nonobstant lesdits éléments de preuve, les conditions pour apprécier l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit ne sont pas réunies et permet, donc, de connaître les raisons pour lesquelles la chambre de recours a exclu l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit (voir, en ce sens, arrêt OFTAL CUSI, point 80 supra, point 53).
86 En outre, dans la mesure où les allégations de la requérante concernant le caractère distinctif accru des marques antérieures ont été examinées par la chambre de recours et, par la suite, écartées, la requérante ne peut pas non plus prétendre que la chambre de recours a commis une violation de son droit d’être entendue.
87 Dès lors, il convient de rejeter cet argument comme non fondé.

Gerecht EU 27 september 2012, zaak T-357/09 (Pucci International / OHMI - El Corte Inglés (Emidio Tucci))

(D) Gemeenschapsmerk – Beroep door de houder van de communautaire en nationale woord en beeldmerken „EMILIO PUCCI” voor waren van de klassen 9, 12, 14, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 33 en 34 ingesteld en strekkende tot vernietiging van de beslissing van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 18 juni 2009 in de gevoegde zaken R 770/20082 en R 826/20082 houdende gedeeltelijke verwerping van het beroep tegen de gedeeltelijke afwijzing door de oppositieafdeling van de oppositie ingesteld door verzoekster tegen de aanvraag tot inschrijving van het beeldmerk „Emidio Tucci” voor waren en diensten van de klassen 1-45. De beslissing wordt vernietigd op de eerste plaats vanwege het ontbreken van bewijs van normaal gebruik van het merk voor brillen en op de tweede plaats, met toepassing van artikel 8 lid 5 reglement 207/2009, voor de volgende waren: brillen, juwelen en toiletpapier. Ook op IPKat, Marques (part I), (part II).

27 La division d’opposition a considéré que l’usage desdites marques n’était établi que pour les lunettes comprises dans la classe 9, les fauteuils compris dans la classe 20, les vêtements, les chaussures et la chapellerie compris dans la classe 25 et les produits compris dans les classes 18 et 24 couverts par la marque communautaire figurative antérieure, ces produits étant donc ceux pertinents aux fins d’apprécier l’existence d’un risque de confusion. La chambre de recours a confirmé en partie la conclusion de la division d’opposition. Néanmoins, elle a considéré, aux points 82 à 85 de la décision attaquée, que la preuve de l’usage présentée pour les lunettes et les fauteuils n’était pas suffisante aux fins d’établir l’usage sérieux desdites marques sur le marché et, en conséquence, a exclu ces produits de l’appréciation du risque de confusion. Par ailleurs, comme la chambre de recours l’a constaté au point 27 de la décision attaquée, la marque communautaire figurative antérieure couvrant les produits relevant des classes 18 et 24 n’était pas soumise à l’obligation d’usage.

Gerecht EU 27 september 2012, zaak T-373/09 (El Corte Inglés / OHMI - Pucci International (Emidio Tucci))

(E) Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de aanvrager van het beeldmerk „Emidio Tucci” voor waren van de klassen 1 tot en met 45, en strekkende tot vernietiging van beslissingen R 770/2008-2 en R 826/2008-2 van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 18 juni 2009 houdende gedeeltelijke verwerping van de beroepen tegen de beslissing van de oppositieafdeling tot gedeeltelijke weigering van de inschrijving van dit merk in het kader van de oppositie ingesteld door de houder van de communautaire en nationale woord en beeldmerken „Emilio Pucci” voor waren en diensten van de klassen 3, 9, 12, 14, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 33 en 34. De voorziening wordt afgewezen, omdat normaal gebruik wel is aangetoond. Ook op IPKat, Marques (part I), (part II).

57 Dans le cadre de l’examen des arguments de la requérante, il convient, tout d’abord, d’examiner les questions liées à la preuve de la renommée de la marque italienne de 1966, mentionnées aux points 36, 37 et 48 ci-dessus. À cet égard, il convient de rappeler que, comme il ressort du point 30 ci-dessus et comme l’a fait valoir la chambre de recours au point 68 de la décision attaquée, l’intervenante a réussi à établir à suffisance l’usage de la marque italienne de 1966 pour les vêtements, les chaussures, la chapellerie pour dames et les cravates. La renommée de la marque italienne de 1966 ne peut donc être remise en cause par l’absence d’utilisation de ladite marque sur le marché

Gerecht EU 27 september 2012, zaak T-39/10 (El Corte Inglés / OHMI - Pucci International (PUCCI))

PUCCI

(F) Gemeenschapsmerk – Beroep door de houder van de nationale beeldmerken „Emidio Tucci” voor waren van de klassen 3, 9, 14, 25 en 28 en van het nationale woordmerk „E. Tucci” voor waren van klasse 25 ingesteld en strekkende tot vernietiging van beslissing R 173/2009-1 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 29 oktober 2009 houdende verwerping van de afwijzing door de oppositieafdeling van de oppositie ingesteld door verzoekster tegen de aanvraag tot inschrijving van het woordmerk „PUCCI” voor waren van de klassen 3, 9, 14, 18, 25 en 28. De voorziening wordt afgewezen, omdat de merken verschillend zijn (par 65). Ook op IPKat, Marques (part I), (part II).

94 In the present case, first, it should be pointed out that, in paragraph 36 of the contested decision, the Board of Appeal did not acknowledge the reputation of the earlier mark for the men’s clothing and footwear in Class 25.

95 Secondly, it should be noted, as is clear from paragraph 65 above, that the marks at issue are neither identical nor similar. As the second condition referred to in paragraph 92 above has not been satisfied, this plea must be rejected, without considering whether the applicant provided evidence proving that the use of the mark applied for would take unfair advantage or be detrimental to the reputation of the earlier mark.

Vzr. Rechtbank van koophandel te Brussel 29 juli 2011, A.R. 2011/264 (Red Bull GmbH tegen NV Konings)

Uitspraken zijn ingezonden door Paul Maeyaert en Jeroen Muyldermans, Altius.

Merkenrecht. Uitleg begrip tussenpersoon 2.22 lid 6 BVIE. Red Bull energiedrank wordt wereldwijd gecommercialiseerd onder de merken Red Bull en Bullit. Konings vult blikjes in opdracht van de in het Verenigd Koninkrijk gevestigde Sun Mark met energiedrank die onder het teken BULLET te koop wordt aangeboden. Over het afvullen verwijst de rechtbank de vordering naar de rol in afwachting van C-119/10 (Frisdranken Industrie Winters tegen Red Bull, IEF 10674). De uitvoer moet als inbreukmakend merkgebruik worden beschouwd en het transitverweer gaat niet op. Tussen RED BULL en BULLET en de conceptuele reclame bestaat er geen direct, noch indirect verwarringsgevaar.

37. Uit hetgeen voorafgaat volgt dat, gelet op de identiteit tussen de waren, de quasi-identeit tussen het Bullit Merk en de energiedrank genaamd "BULLET", alsmede het lage aandachtsniveau van de consument er een reëel verwarringsgevaar bestaat in het hoofde van het relevante publiek, in die zin dat het gevaar bestaat dat het publiek zou kunnen menen dat de energiedrank "BULLET" geproduceerd en/of gecommercialisseerd wordt door de onderneming die "BULLIT" produceert dan wel er economisch mee verbonden is.

Vzr. Rechtbank van koophandel te Brussel 26 september 2012, A.R. 2011/264 (Red Bull GmbH tegen NV Konings)

Verwerende partij voert geen verweer tegen de vordering dat zij in haar hoedanigheid als tussenpersoon moet worden beschouwd. De vordering is gestoeld op 2.20.1 BVIE en 2.22.6 BVIE. Afvuldiensten zoals Konings verleent aan Sun Mark zijn te beschouwen als technische voorzieningen die in wezen de merkenrechtelijk inbreuk mogelijk maken en derhalve treedt verwerende partij op als "tussenpersoon".

14. De afvuldiensten die verwerende partij verleent aan Sun mark Ltd. zijn, zoals het Hof van Justitie opmerkt, te beschouwen als technische voorziening die in wezen de merkenrechtelijke inbreuk (en het merkenrechtelijke gebruik zoals uitvoer, verkoop, etc.) in hoofde van de opdrachtgever mogelijk maken. Derhalve treedt verwerende partij op als een "tussenpersoon" om de merkinbreuken in hoofde van haar opdrachtgever te plegen.

15. (...) Een exacte definitie van het begrip tussenpersoon wordt niet opgenomen in de Richtlijn nr. 2004/48. De Tussenpersoon wordt omschreven als de persoon 'wiens diensten door een derde worden gebruik om op een recht van intellectuele eigendom inbreuk te maken', of als de persoon die 'op commerciële schaal diensten die bij inbreukmakende handelingen worden gebruikt, blijkt te verlenen'. Het betreft zowel verleners van de informatiemaatschappij als verleners van fysische diensten ongeacht de aard hiervan.

16. Deze ruime interpretatie brengt met zich mee dat een stakingsbevel kan worden uitgevaardigd tegen tussenpersonen zelfs indien zij zelf geen merkinbreuk plegen en/of zelfs geen teken in het economisch verkeer gebruiken, evenals bij het gemis van een moreel bestanddeel omtrent de vermeende inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van de rechthebbende.

17. Het betreft een autonome rechtsvordering die kan worden ingesteld tegen de tussenpersoon ook wanneer deze schuldig noch aansprakelijk is voor de inbreuk.

18. Naar het oordeel van de rechtbank vervult verwerende partij als afvuller van de inbreukmakende waren een belangrijke rol bij de uitvoer van deze waren uit de Benelux door derden en het in het verkeer brengen ervan door derden in het Verenigd Koninkrijk. In die zin is het afvullen een voorwaarden voor de latere merkinbreuk.

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (België) 21 september 2012, nr. 220.695 (Ter Beke / Pluma N.V. tegen la Région wallonne, betrokken derde: l'a.s.b.l. Association pour l'Usage et la Défense du Saucisson d'Ardenne)

Merkenrecht, geografische oorsprong, beschermde geografische aanduiding. Verordening 510/2006 , 2081/92 en 2082/92.

Ter Beke-Pluma mag de Vlaamse salami, gemaakt in Wommelgem in Vlaanderen, niet meer onder de naam "Saucisson d'Ardenne" verkopen. De Raad van State verwerpt het beroep van Ter Beke-Pluma dat de salami ‘de Ardense worst’ een generieke benaming is geworden, de salami in kwestie heeft geen band met de Ardennen. Onder meer spreekt de Afdeling over de reputatie van de in de Ardennen gezouten vleeswaren. Er wordt ook verwezen naar een aantal slagers gevestigd in de Ardennen die de geografische oorsprong wel mogen aangeven. De benaming Ardennen van het product betreft een beschermde geografische aanduiding in Wallonië. Om deze redenen mag de in Vlaanderen geproduceerde salami niet aangeduid worden als 'saucisson d'ardenne'.

De Raad van State overweegt:

“Considérant que la requérante elle-même ne conteste pas que la recette du saucisson d’Ardenne vient de l’Ardenne; que la circonstance qu’il en soit fabriqué ailleurs, même depuis longtemps, notamment par la requérante, n’a pas pour effet de modifier son lieu d’origine, c’est-à-dire la région où il a été initialement produit ou commercialisé;”

“Considérant que la réputation attribuée à une origine géographique est un critère pertinent pour décider de la reconnaissance d’une indication géographique protégée; qu’il importe peu que des produits, même d’aussi bonne qualité, soient fabriqués en d’autres lieux;”

“Considérant que l’argumentation présentée pour la première fois dans le dernier mémoire, en rapport avec le lieu de production, de transformation ou d’élaboration, aurait pu figurer dans la requête et n’est, de ce fait, pas recevable; qu’en cette branche, le moyen n’est pas fondé;”

“alors que de telles indications géographiques ne peuvent être reconnues que pour autant qu’elles désignent un produit originaire de la région de l’Ardenne, ce qui n’est pas le cas; qu’elle fait valoir que le champ d’application du règlement est limité «à certains produits agricoles et denrées alimentaires pour lesquels il existe un lien entre les caractéristiques du produit ou de la denrée et son origine géographique» (considérant n° 8 du règlement) et que cette nécessité d’un lien existant entre le produit ou la denrée et son origine géographique fait l’objet de la première des trois caractéristiques qu’une indication géographique doit obligatoirement présenter; qu’elle indique que même si un tel lien a pu exister entre les indications géographiques litigieuses et la région de l’Ardenne, ce lien est depuis bien des décennies absent, et que les produits mis sur le marché actuellement sous les indications géographiques litigieuses sont rarement originaires de l’Ardenne, qu’elle estime que s’il est louable pour les bouchers ardennais d’essayer de «relocaliser» la production des saucissons d’Ardenne en Ardenne afin d’y pérenniser de l’emploi (...)"

Op andere blogs:
HLN.be (Vlaamse salami mag niet 'Saucisson d'Ardenne' heten)

Gerecht EU 19 september 2012, zaak T-326/10, T-327/10, T-328/10, T-26/11, T-31/11, T-50/11 en T-231/11 (Fraas tegen OHMI)

In't kort. Merkenrechtelijke bescherming van geruite afbeelding in diverse kleuren (klasse 18, 24 en 25: leer, weefstoffen en bekleding). Het Gerecht EU oordeelt, evenals de kamer(s) van beroep, dat de merken geen onderscheidend vermogen hebben. Vanuit een visueel oogpunt bezitten de tekens geen noemenswaardige afwijking ten opzichte van de weergave van soortgelijke, gebruikelijke en veel voorkomende patronen.

Uit T-231/11:

68. Insoweit ist zu beachten, dass die fragliche Darstellung des Karomusters in grafischer Hinsicht keine nennenswerte Abweichung gegenüber der üblichen Wiedergabe solcher Muster enthält und die maßgeblichen Verkehrskreise daher tatsächlich lediglich ein gewöhnliches und häufig anzutreffendes Muster wahrnehmen werden.

69. Folglich kann diese Darstellung in Ermangelung von Elementen, die geeignet sind, sie in der Weise zu individualisieren, dass sie nicht wie ein gewöhnliches Muster erscheint, keine Erkennungsfunktion bezüglich der betroffenen Waren erfüllen. Sie hat als solche daher keine Unterscheidungskraft.

70. Zudem wird die Verbindung zweier für sich genommen nicht unterscheidungskräftiger Elemente nichts an der Wahrnehmung durch die maßgeblichen Verkehrskreise ändern. Wie die Beschwerdekammer zutreffend ausgeführt hat, lässt nämlich die Darstellung, die nur wie eine Anordnung von Streifen zu einem Karomuster wirkt, kein Element erkennen, das für die beanspruchten Waren von der Norm oder der Üblichkeit in der Mode-, Bekleidungs- und Stoffbranche abwiche. Denn die Verbraucher schließen aus einem gewöhnlichen Karomuster üblicherweise nicht auf die Herkunft der betreffenden Waren.

Op andere blogs:
Class 46 (General Court on lack of distinctiveness for plaid designs and colours)

Merkenrecht. We beperken ons tot een wekelijks overzicht van de oppositiebeslissingen van het Gerecht EU. Ditmaal over:

(A) geen motivering dat het erkat-merk gericht is op uitbuiting van ouder merk.
(B) Duschy vs. Duscho.
(C) Een lachende hand waarbij Italiaans auteursrecht niet voldoende werd erkend.
(D) over een lange dunne worst met de beschrijvende naam 'espetec' ('worst' in't Catelaans).
(E) verwarringsgevaar BÜRGER met BÜRGERBRÄU.
(F) driedimensionaal merk voor een lemmet dat vooral een technische functie heeft.
(G) onderdeel "Credit" heeft geen onderscheidend vermogen voor financiële diensten.
(H) onzorgvuldigheid als oorzaak van niet-vernieuwing is niet relevant voor de rechtmatigheid van de beslissing.
(I) geen overeenstemming tussen warencategorieën 'platen om op te telen' en 'kunststof verpakkingen'
(J) kamer van beroep diende alle aan de oppositieafdeling voorgelegde argumenten te onderzoeken nu daar uitdrukkelijk op is gewezen.

Gerecht EU 12 september 2012, zaak T-566/10 (Ertmer / OHMI - Caterpillar (erkat))

(A). Gemeenschapsmerk. Beroep strekkende tot vernietiging van beslissing R 270/20101 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 7 september 2010 houdende vernietiging van de beslissing van de nietigheidsafdeling en nietigverklaring van woordmerk „erkat” voor waren van de klassen 7 en 42 in het kader van de vordering tot nietigverklaring ingesteld door de houder van het communautaire en nationale woordmerk „CAT” en van het gemeenschapsbeeldmerk en de nationale beeldmerken met het woordelement „CAT” voor waren en diensten van de klassen 7 en 42. De voorziening wordt toegewezen nu uit de motivering geenszins volgt dat het gewraakte merk gericht is op de uitbuiting van het onderscheidend vermogen en waarde van het oudere merk.

66 Außerdem ergibt sich aus der Begründung der angefochtenen Entscheidung keineswegs, dass die Beschwerdekammer eine umfassende Beurteilung der relevanten Umstände des vorliegenden Falles vorgenommen hätte, um zu ihrer Schlussfolgerung zu gelangen, dass unabhängig vom Vorliegen oder Nichtvorliegen einer Verwechslungsgefahr zwischen den Marken eine ernsthafte und nicht nur hypothetische Gefahr bestehe, dass die streitige Marke auf die Ausnutzung der Unterscheidungskraft und der Wertschätzung der älteren Marken gerichtet sei.

67 Daraus folgt, dass die angefochtene Entscheidung in Bezug auf die Anwendung von Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 nicht hinreichend begründet ist.

Gerecht EU 12 september 2012, zaak T-295/11 (Duscholux Ibérica / OHMI - Duschprodukter i Skandinavien (duschy))

(B) Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de houder van het gemeenschapsbeeldmerk dat de woordelementen „DUSCHO Harmony” bevat, voor waren van de klassen 6, 11 en 19, tegen beslissing R 662/2010-1 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 21 maart 2011, waarbij is vernietigd de beslissing van de oppositieafdeling houdende gedeeltelijke weigering van de bescherming van het gemeenschapsmerkstelsel, na een aanvraag voor internationale inschrijving waarbij de Europese Unie was aangewezen, voor het beeldmerk dat een walvis weergeeft en het woordelement „duschy” bevat, voor waren van de klassen 11 en 20, in het kader van de oppositie van verzoekster. De voorziening wordt afgewezen.

81 Likewise, it must be stated that the applicant has not substantiated its arguments that the alleged distinctive character of the earlier mark supports the conclusion that there is a likelihood of confusion, having regard to the fact that the goods at issue are identical or similar. In any event, the applicant’s argument must be rejected in the present case. Although the distinctive character of the earlier mark must be taken into account when assessing the likelihood of confusion, it is only one factor among others involved in that assessment (see Case T‑134/06 Xentral v OHIM – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM) [2007] ECR II-5213, paragraph 70 and the case-law cited). However, a finding of the likelihood of confusion presupposes a certain similarity between the signs, which is absent in the present case.

82 Consequently, the Board of Appeal was right to find that there is no likelihood of confusion between the marks at issue, notwithstanding the fact that the goods at issue are in part identical and in part similar.

Gerecht EU 13 september 2012, zaak T-404/10 (National Lottery Commission / OHMI - Mediatek Italia en De Gregorio (Représentation d'une main))
(C) Gemeenschapsmerk. Ouders nationaal auteursrecht. – Beroep ingesteld door de houder van het gemeenschapsbeeldmerk dat een hand met twee gekruiste vingers en een lachend gezicht weergeeft, voor waren van de klassen 9, 16, 25, 28 en 41, en strekkende tot vernietiging van beslissing R 1028/20091 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 9 juni 2010 tot verwerping van het beroep tegen de beslissing van de nietigheidsafdeling waarbij de door Mediatek Italia en Giuseppe De Gregorio ingestelde vordering tot nietigverklaring is toegewezen. De voorziening wordt toegewezen.

37 Moreover, it should be noted that, during the proceedings before the Board of Appeal, the National Lottery Commission drew attention to certain factors, which it referred to as ‘anomalies’ and which showed that it was unlikely that the 1986 Agreement had been drafted in that way on the date claimed. Those factors include, in particular, the facts that the date of the post office stamp (21 September 1986) corresponds to a day on which post offices were closed and that the 70‑year copyright protection provided for under the agreement corresponds to the term of copyright protection applicable after 1996, whereas, at the time when the 1986 Agreement was purportedly drafted, copyright protection lasted for only 50 years.

40 In the light of the above, it must be concluded that, in finding that the applicants for a declaration of invalidity had shown the existence of an earlier right, the Board of Appeal based its approach on a misinterpretation of the national law governing copyright protection and that that error may have had an effect on the content of the contested decision.

Gerecht EU 13 september 2012, zaak T-72/11 (Sogepi Consulting y Publicidad / OHMI (ESPETEC))

(D) Gemeenschapsmerk – Vernietiging van beslissing R 312/2010-2 van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 12 november 2010 houdende verwerping van het beroep tegen de weigering van de onderzoeker om het woordmerk "ESPETEC" in te schrijven voor waren van klasse 29. De voorziening wordt afgewezen, nu een espetec, een typisch Catelaanse [wikipedia], lange, dunne, gefermenteerde en gedroogde worst is en dus beschrijvend voor type waar. Ook op marques.org gesignaleerd.

29 En l’espèce, la chambre de recours a considéré, au point 20 de la décision attaquée, que la marque demandée était « composée du mot ESPETEC qui, en catalan, signifie ‘fouet’, c’est-à-dire ‘une pièce de charcuterie fine et longue ressemblant à un saucisson, typique de Catalogne’ ». Elle a conclu que le terme « espetec » décrivait sans ambiguïté le type de produit visé par la demande, à savoir la « charcuterie de viande crue et de porc », et que « sa signification ser[ait] facilement perçue par les personnes qui comprennent le catalan, en particulier dans les parties du territoire espagnol où le catalan est généralement utilisé ou compris, telles que la Catalogne, les Îles Baléares et la Communauté autonome de Valence ».

Gerecht EU 18 september 2012, zaak T-460/11 (Scandic Distilleries / OHMI - Bürgerbräu, Röhm & Söhne (BÜRGER))

(E) Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de aanvrager van het beeldmerk met onder meer het woordelement „BÜRGER” voor waren en diensten van de klassen 32 en 35, en strekkende tot vernietiging van beslissing R 1962/20102 van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 25 mei 2011 houdende verwerping van het beroep tegen de gedeeltelijke weigering van de oppositieafdeling om dit merk in te schrijven in het kader van de oppositie ingesteld door de houder van het gemeenschapswoordmerk „Bürgerbräu” voor waren en diensten van de klassen 21, 32 en 42. De voorziening wordt afgewezen, vanwege het verwarringsgevaar met het oudere woordmerk Bürgerbräu voor bier. Ook op IPKat en Marques.org gesignaleerd.

Meer onder lees verder

61 It is clear, however, in the present case that, as the Board of Appeal rightly found in paragraph 26 of the contested decision, it is not possible to infer from mere photocopies of different beer labels allegedly belonging to third parties any use at all of those signs on the European Union market, so that not even the identity of registrations coexisting on the market has been proved. Moreover, the applicant has in any event failed to show that that coexistence was based on the absence of a likelihood of confusion (see, to that effect, LIFE BLOG, cited in paragraph 60 above, paragraph 69 and the case-law cited). It follows that the applicant has not shown that the distinctive character of the earlier mark was weakened or diluted.

62 Secondly, it should be recalled that, although the distinctive character of the earlier mark must be taken into account for assessing the likelihood of confusion, it is only one factor among others involved in that assessment. Accordingly, even where an earlier mark has weak distinctive character, there may be a likelihood of confusion, in particular where the signs and the goods or services concerned are similar (Case T‑130/03 Alcon v OHIM – Biofarma (TRAVATAN) [2005] ECR II‑3859, paragraph 78, and judgment of 13 July 2011 in Case T‑88/10 Inter IKEA Systems v OHIM – Meteor Controls (GLÄNSA), not published in the ECR, paragraph 52). That is in any event the case here.

Gerecht EU 19 september 2012, zaak T-164/11 Reddig / OHMI - Morleys (Manche de couteau))

(F) Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de houder van het driedimensionale merk dat de vorm van een messenheft weergeeft voor waren van de klassen 6, 8 en 20, en strekkende tot vernietiging van beslissing R 1072/2009-2 van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 15 december 2010 houdende verwerping van het beroep tegen de beslissing van de nietigheidsafdeling tot nietigverklaring van dit merk in het kader van de door Morleys Ltd ingestelde vordering tot nietigverklaring. De voorziening wordt afgewezen, dat het lemmet lijkt op een vis heeft een meer technische functie.

40 Whilst recognising that the shape of the knife handle could be regarded as resembling a fish, the Board of Appeal nevertheless held that that shape was due to characteristics having a technical function. That analysis must be upheld, since the fact that the sum of the exclusively functional elements contributes to creating an ornamental image of the trade mark of which registration is sought is of no relevance to the possibility of registering a sign such as defined in Article 7(1)(e)(ii) of Regulation No 207/2009 as a Community trade mark. The Board of Appeal thus complied with the requirements of the case-law.

41 The applicant maintains, finally, that various non-technical elements of the disputed sign are so important that they alone can justify registration of the trade mark. 

Gerecht EU 19 september 2012, zaak T-220/11 (TeamBank / OHMI - Fercredit Servizi Finanziari (f@ir Credit))

(G) Gemeenschapsmerk – Beroep door de aanvrager van het beeldmerk „f@ir Credit” voor diensten van klasse 36 ingesteld en strekkende tot vernietiging van beslissing R 719/20101 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 3 februari 2011 houdende verwerping van het beroep tegen de weigering van de oppositieafdeling om dat merk in te schrijven in het kader van de oppositie ingesteld door de houders van het gemeenschapsbeeldmerk „FERCREDIT” voor waren en diensten van de klassen 6, 7, 12, 14, 16, 18, 25, 35, 36, 39, 41, 42, 43 en 44. De voorziening wordt afgewezen, Credit heeft namelijk geen bijzonder onderscheidend vermogen voor de diensten.

46 Im vorliegenden Fall hat die Beschwerdekammer zwar in Randnr. 31 der angefochtenen Entscheidung anerkannt, dass der Begriff „Credit“ für die von den einander gegenüberstehenden Marken erfassten Dienstleistungen nicht besonders kennzeichnungskräftig sei. Sie hat jedoch zutreffend darauf hinwiesen, dass sich die Ähnlichkeit der Zeichen nicht auf die Ähnlichkeit des gemeinsamen Bestandteils „Credit“ beschränke. Dem ist zuzustimmen, denn die Bestandteile „Fer“ und „f@ir“ weisen ebenfalls eine gewisse Ähnlichkeit auf.

Gerecht EU 12 september 2012, zaak T-267/11 (Video Research USA / OHMI (VR))

(H) Gemeenschapsmerk – Vernietiging van beslissing R 1187/20102 van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 8 maart 2011 houdende verwerping van het beroep ingesteld door de houder van het beeldmerk met het woordelement „VR” tegen de beslissing van de afdeling „Merken en register” houdende afwijzing van het verzoek tot herstel in de vorige toestand en hernieuwing van het merk, dat na afloop van de inschrijving in het register is doorgehaald. Het beroep wordt verworpen, onzorgvuldigheid als oorzaak van de niet-vernieuwing is niet relevant voor de rechtmatigheid van de bestreden beslissing.

41 Aangezien is aangetoond dat de onzorgvuldigheid van kantoor B de rechtstreekse oorzaak is van de niet-vernieuwing, is de vraag of verzoekster of haar Amerikaanse gemachtigde met alle vereiste zorgvuldigheid heeft gehandeld om de gevolgen van de fouten van kantoor B te verhelpen dus niet relevant voor de rechtmatigheid van de bestreden beslissing, zodat de door verzoekster in dit verband aangevoerde argumenten moeten worden afgewezen als niet ter zake dienend.

Gerecht EU 20 september 2012, zaak T-445/10 (HerkuPlast Kubern / OHMI - How (eco-pack))

(I) Gemeenschapsmerk – Beroep door de houder van het nationale en internationale woordmerk „ECOPAK” voor waren van klasse 20 ingesteld en strekkende tot vernietiging van beslissing R 1014/20094 van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 27 juli 2010 houdende verwerping van het beroep tegen de afwijzing door de oppositieafdeling van de oppositie ingesteld door verzoekster tegen de aanvraag tot inschrijving van het beeldmerk dat het woordelement „eco-pack” bevat, voor waren van klasse 16. De voorziening wordt toegewezen, want de tussen warencategorieën 'platen voor teelt' en 'kunststof verpakkingsmaterialen' was geen overlapping.

36 Zudem haben die Parteien nicht vorgetragen, dass die Anzuchtplatten zu einer anderen Klasse als der von der Anmeldung umfassten Klasse gehörten. Die in der Anmeldung vorgenommene Begrenzung der Gruppe der Waren aus Papier und Pappe auf solche, „soweit nicht in anderen Klassen enthalten“, schließt daher „Anzuchtplatten“ nicht aus. Im Übrigen schließt der Umstand, dass Anzuchtplatten in der Markenanmeldung nicht speziell erwähnt werden, im vorliegenden Fall nicht aus, dass diese Produkte zu dieser Warengruppe gehören können. Anzuchtplatten aus Papier und Pappe können somit von der weiten Definition der von der Anmeldemarke erfassten Waren, nämlich Waren aus Papier und Pappe, soweit nicht in anderen Klassen enthalten, erfasst werden.

37 Daraus folgt, dass sich die Beschwerdekammer zu Unrecht ohne weitere Erläuterung auf den Hinweis beschränkt hat, dass Anzuchtplatten aus Papier und Pappe im vorliegenden Fall nicht in Rede stünden und dass zwischen den beiden von der Anmeldemarke und der älteren Marke erfassten Warenkategorien keine „Berührungspunkte“ bestehen könnten.

Gerecht EU 21 september 2012, zaak T-278/10 (Wesergold Getränkeindustrie/OHMI - Lidl Stiftung (WESTERN GOLD))

(J) Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de houder van de nationale, internationale en communautaire woordmerken „WeserGold”, „Wesergold” en „WESERGOLD” voor waren van de klassen 29, 31 en 32, en strekkende tot vernietiging van beslissing R 770/20091 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 24 maart 2010 houdende vernietiging van de weigering van de oppositieafdeling om het woordmerk „WESTERN GOLD” in te schrijven voor diensten van klasse 33 in het kader van de door verzoekster ingestelde oppositie. De voorziening wordt toegewezen, nu er sprake is van een schending van respectievelijk artikel 8, lid 1, sub b van verordening nr. 207/2009.

72 Los van het feit dat verzoekster voor de kamer van beroep uitdrukkelijk heeft verwezen naar haar stukken voor de oppositieafdeling, moest de kamer van beroep alle aan de oppositieafdeling voorgelegde argumenten onderzoeken. Aangezien verzoekster het toegenomen onderscheidend vermogen als gevolg van het gebruik van de oudere merken heeft aangevoerd in de procedure voor de oppositieafdeling, kon de kamer van beroep dus niet oordelen dat verzoekster zich niet op het toegenomen onderscheidend vermogen van de oudere merken als gevolg van het gebruik ervan had beroepen.

73 De kamer van beroep heeft bijgevolg in casu artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009 onjuist toegepast.

HvJ EU 6 september 2012, zaak C-327/11P (US Polo Association tegen OHIM)

Hogere voorziening na zaak T-228/09.

In de oppositieprocedure komt houdster van ouder woordmerk POLO-POLO op tegen registratie van woordmerk U.S. POLO ASSN. De oppositieafdeling wijst oppositie toe, kamer van beroep en het Gerecht EU verwerpen het beroep en HvJ wijst deze hogere voorziening af, omdat de Medion-zaak niet door het Gerecht zijn toegepast en zij wel een "overall assessment of the marks at issue" heeft uitgevoerd. Dat over U.S. werd geoordeeld dat het een geografische aanduiding is is een feitelijke beoordeling waar het HvJ EU niet over oordeelt en dat (wellicht tegenstrijdig) zowel U.S. als het onderdeel ASSN is dat ook en dus is deze grond niet-ontvankelijk. Als obiter dictum wordt gezegd dat deze verwijten toch ongegrond zijn omdat het Gerecht de tekens conceptueel en 'overall' hebben vergeleken op verwarringsgevaar.

48. In that regard, it must be noted, at the outset, that the judgment under appeal contains no explicit reference to the judgment in Medion.

49. The General Court referred, in paragraphs 28 and 30 of the judgment under appeal, to the case-law as noted in paragraphs 44 and 45 above. On the basis of those considerations, the General Court visually, phonetically and conceptually compared the signs at issue and carried out a global assessment of the likelihood of confusion.

50. Admittedly, the General Court found, in paragraph 38 of the judgment under appeal, in its visual comparison of the signs at issue, that the word ‘POLO’ has an independent distinctive role in the mark applied for, when considered overall, and that, therefore, the relevant public is in a position visually to recognise the mark applied for by the element that it has in common with the earlier Community mark.

51. However, contrary to United States Polo’s claim, the General Court’s finding in paragraph 38 of the judgment under appeal does not show that it disregarded the principles laid down by the Court of Justice in Medion. In that paragraph, far from taking the view that the circumstances of the present case constituted a particular case such as that referred to in paragraph 30 of Medion, the General Court merely pointed out that the element ‘POLO’ had more distinctive character in the word sign applied for, and had an impact on the visual similarity of the signs at issue, when considered overall.

52. It follows, first, that, despite its finding in paragraph 38 of the judgment under appeal, the General Court did not apply the principles laid down in Medion concerning the independent distinctive role that an element may have in a mark and, secondly, that it did indeed carry out an overall assessment of the marks at issue, taking into account all factors relevant to the circumstances of the present case.

70 While the General Court held, in paragraph 37 of the judgment under appeal, that the element ‘U.S.’ will be perceived by the relevant public as relating to a geographical region, it went on to find, in paragraph 38, that the elements ‘U.S.’ and ‘ASSN.’ have no particular meaning. Furthermore, with regard to the element ‘ASSN.’ the General Court wrongly accepted that it would be overlooked by the relevant public on the ground that they might not understand the meaning of the abbreviation.

71 OHIM submits that the fourth part of the ground of appeal is of a factual nature and is, therefore, manifestly inadmissible. In any event, United States Polo’s allegations are unfounded, since the General Court correctly compared the signs at issue both conceptually and for the purposes of the overall assessment of the likelihood of confusion.

Rekwirant heeft o.a. aangevoerd:

1. Het oordeel in de Medion-zaak kan geenszins in die zin worden opgevat dat het een algemene regel vaststelt volgens welke elk normaal onderscheidend bestanddeel dat twee merken gemeen hebben, moet worden geacht een zelfstandige onderscheidende plaats in een samengesteld teken te behouden. Het Gerecht heeft niet in aanmerking genomen dat er volgens de Medion-zaak sprake is van een verhouding regel/uitzondering. In het gewone geval neemt de gemiddelde consument een merk als een geheel waar, waarbij de mogelijkheid bestaat dat de totaalindruk door een of meerdere bestanddelen van het samengestelde teken wordt gedomineerd. De uitzondering bestaat erin dat wanneer een bestanddeel de totaalindruk niet domineert, dit bestanddeel enkel in uitzonderlijke gevallen naast het gewone geval een zelfstandige onderscheidende plaats kan behouden in het samengestelde teken. Het Gerecht heeft geen gronden aangevoerd voor een dergelijk uitzonderlijk geval.

2. Verder heeft het oudere merk "POLO-POLO", in zijn geheel beschouwd, geen enkele betekenis in enige taal van de Gemeenschap. Bijgevolg kan geen begripsmatige vergelijking plaatsvinden.

HvJ EU 6 september 2012, Zaak C-96/11P (Storck tegen OHIM)

Hogere voorziening na T-13/09 [red. IEF 9296]

Gemeenschapsmerkenrecht. Vormmerk. Het beroep wordt afgewezen, waardoor de uitspraak van het Gerecht, de afwijzing (weigering) van het merk vanwege het ontbreken van het onderscheidend vermogen, in stand blijft. Onder andere de volgende argumenten waarin Storck betoogd dat er sprake is van een schending van artikel 7 lid 1 sub b, worden verworpen:

2. Het Gerecht heeft het aangevraagde merk ten onrechte beoordeeld tegen de achtergrond van de rechtspraak inzake merken bestaande in een vorm zonder grafische elementen of woordelementen, hoewel het aangevraagde merk een grafisch element in de vorm van een bas-reliëf bevat. Het merk had moeten worden beoordeeld overeenkomstig de voor beeldmerken geldende beginselen.

4. Het Gerecht heeft "gewoonlijk niet" in de zin van "niet gewoon zijn" geïnterpreteerd, en aldus de mogelijkheid uitgesloten dat de consument in de sector van snoepgoed reeds gewend is aan vormmerken die overeenstemmen met het aangevraagde merk, en het aldus als een onderscheidend teken kan beschouwen. Aldus heeft het Gerecht de betekenis van de vorm van een waar voor de identificatie van de waren op de relevante markt van snoepgoed niet juist begrepen en is derhalve voorbijgegaan aan het criterium dat dient te worden gehanteerd voor het bewijs van onderscheidend vermogen van vormmerken in de snoepgoedsector, voor zover dergelijke vormmerken dieren en/of andere levende wezens of een combinatie van elementen van verschillende levende wezens weergeven.

5. Het Gerecht heeft blijk gegeven van een onjuiste opvatting door een contrast vast te stellen tussen "decoratieve vormgeving" enerzijds en "analytisch oogpunt" anderzijds. Het Gerecht is dus ook voorbijgegaan aan het feit dat merken moeten worden beoordeeld volgens de erdoor opgeroepen totaalindruk.

Over onderdeel 2 van het eerste rechtsmiddel:
37      Die angemeldete Marke besteht, wie sich aus ihrer Beschreibung in Randnr. 5 des vorliegenden Urteils ergibt, aus einem dreidimensionalen Zeichen in Form einer Schokoladenmaus. Außerdem hat das Gericht in den Randnrn. 32 und 34 des angefochtenen Urteils die von der Beschwerdekammer getroffene Feststellung bestätigt, dass die anmeldungsgegenständliche Ausgestaltung des auf dem Formteil angebrachten Reliefs in Tierform nicht vom vorhandenen Formenschatz abweiche und dass der Verbraucher darin nur eine dekorative Ausgestaltung der Oberseite sehe.

38      In einem solchen Fall, wenn eine dreidimensionale Marke ein Bildelement umfasst, das nicht aus einem vom Erscheinungsbild der Waren unabhängigen Zeichen besteht, sondern vom Verbraucher lediglich als eine dekorative Ausgestaltung wahrgenommen wird, kann diese Marke entgegen dem Vorbringen der Rechtsmittelführerin nicht nach den Kriterien beurteilt werden, die für Wort‑ oder Bildmarken gelten, die aus einem Zeichen bestehen, das vom Erscheinungsbild der Ware, die sie kennzeichnen, unabhängig ist.

39      Im Übrigen ist festzustellen, dass das Vorhandensein eines Bildelements allein für den Nachweis, dass die Marke Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 besitzt, nicht ausreicht. Es ist immer zu prüfen, ob es eine solche Marke dem normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der fraglichen Ware erlaubt, diese – ohne eine Prüfung vorzunehmen und ohne besonders aufmerksam zu sein – von Waren anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 7. Oktober 2004, Mag Instrument/HABM, C‑136/02 P, Slg. 2004, I‑9165, Randnr. 32).


Over onderdeel 4 van  het eerste rechtsmiddel
59      Der Begründung des Gerichts in Randnr. 26 des angefochtenen Urteils ist vielmehr zu entnehmen, dass es das Gericht zwar für möglich erachtet hat, dass es im Bereich der Süßwaren zahlreiche Marken, die aus der Form der Ware bestehen, und darunter auch eine größere Zahl von Tierformen gibt und dass daher die Verbraucher angesichts der Formenvielfalt auch gewöhnt sind, bestimmte Formen als Hinweis auf die Herkunft der Ware wahrzunehmen, gleichwohl aber festgestellt hat, dass es im vorliegenden Fall darauf ankommt, ob die fragliche Marke geeignet ist, die Waren, für die die Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und sie somit von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden.

Over onderdeel 5 van het eerste rechtsmiddel:
65      Zunächst ist der fünfte Teil des ersten Rechtsmittelgrundes als unbegründet zurückzuweisen, soweit er auf einem offenkundig unzutreffenden Verständnis des angefochtenen Urteils beruht. Das Gericht hat in Randnr. 40 des genannten Urteils festgestellt, dass die Methode, die die Beschwerdekammer zur Prüfung der Unterscheidungskraft der angemeldeten Marke angewandt habe, nicht zu beanstanden sei. Die Beschwerdekammer habe zunächst die einzelnen Elemente dieser Marke und danach den von dieser hervorgerufenen Gesamteindruck geprüft.

66      Somit lässt sich dem angefochtenen Urteil kein Anhaltspunkt für die Annahme entnehmen, dass das Gericht seine Beurteilung der Unterscheidungskraft der angemeldeten Marke nicht auf den von dieser hervorgerufenen Gesamteindruck gestützt hätte.

Op andere blogs:
IPKat (BREAKING NEWS: Storck can't register mouse)
Kennedy Van der Laan (Een chocolademuis kan geen merk zijn: Hof van Justitie weigert opnieuw inschrijving vormmerk)
Marques (Court of Justice says no" to Storck's chocolate mouse)