Merkenrecht - Droit des marques  

Gerecht EU 29 februari 2012, gevoegde zaken T-77/10 (Certmedica International tegen OHIM/Lehning Entreprise) en T-78/10 (Lehning entreprise tegen OHIM/Certmedica International)

Dubbel beroep in nietigheidsprocedure. In de nietigheidsprocedure wordt door Lehning op basis van het ouder Franse "L.114" (klasse 5) de nietigverklaring gevorderd van het gemeenschapswoordmerk "L112" (klasse 5 en 29 - Certmedica). De nietigheidsafdeling wijst de nietigverklaring voor klasse 5 toe. Ook de kamer van beroep wijst het beroep gedeeltelijk toe.

Middelen T-77/10: Er ontbreekt bewijs van gebruik van het ingeroepen Franse merk, geen soortgelijkheid van de waren in klasse 5, geen overeenstemming.
Arrest: er zijn vier soorten bewijsstukken geleverd die het gebruik bewijzen. Het merk wordt daarbij niet op een wijze gebruikt die afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen van het merk. Er zijn verder geen fouten door kamer van beroep gemaakt. Er volgt gedeeltelijke vernietiging van het onderdeel dat de 'diergeneeskundige preparaten' onttrekt aan de registratie.

Middel T-78/10: Er bestaat verwarringsgevaar betreft "hygiënische bereidingen" en "voedseladditieven voor medisch gebruik op basis van schaaldieren". Arrest: Er zijn echter geen ondersteunende argumenten voor deze klacht en daaom wordt de klacht afgewezen.

In de zaak T-77/10:
53. In the present case, it must be held that the representation of the mark L.114 on the copy of the packaging provided by Lehning enterprise does not alter its distinctive character. Contrary to the assertions made by Certmedica International, the size of the reference to Lehning is noticeably smaller than the term ‘L114’. Furthermore, that reference appears together with the logo of the undertaking and is displayed on the lower part of the packaging, quite separately from the term ‘L114’. The missing full-stop between the capital letter ‘L’ and the number 114 constitutes a minor difference which does not deprive the earlier mark L.114 of its distinctive character. Furthermore, the other items of evidence used by the Board of Appeal do not always refer to Lehning and represent the earlier mark with the full-stop between the capital letter ‘L’ and the number 114.

112. In the light of the foregoing, the contested decision must be annulled only in so far as it declares the registration of the mark L112 to be invalid in respect of ‘veterinary preparations’.

In de zaak T-78/10:
136. It is apparent from the foregoing that Lehning entreprise has not put forward any argument in support of its single plea in law which calls into question the Board of Appeal’s finding that the ‘sanitary preparations’ and the ‘dietetic foodstuffs concentrates with a shellfish base’ are goods which are different from the ‘pharmaceutical products for the treatment of digestive maladies’.

Conclusie AG HvJ EU 16 februari 2012, zaak C-100/11P (Rubinstein en L'Oreal tegen OHIM) - dossier

Hogere voorziening na Gerecht EU T-345/08 en T-357/08. Gemeenschapsmerkenrecht. Nietigheidsprocedure. Op basis van nationaal beeld- en diverse woordmerken BOTOX wordt de nietigheid ingeroepen van woordmerken BOTOLIST en BOTOCYL. Deze zouden schadelijk zijn voor de reputatie. De AG concludeert tot afwijzing van de hogere voorziening.

A. Eerste middel: schending van artikel 8, lid 5, juncto artikel 52 van verordening nr. 40/94
B. Tweede middel: schending van artikel 115 van verordening nr. 40/94 juncto regel 38, lid 2, van verordening nr. 2868/95(37)
C. Derde middel: schending van artikel 63 van verordening nr. 40/94
D. Vierde middel: schending van artikel 73 van verordening nr. 40/94

A. Eerste middel: schending van artikel 8, lid 5, juncto artikel 52 van verordening nr. 40/94
36. Uit de gehele motivering van het bestreden arrest blijkt dat het bestaan van de bedoeling om mee te liften is afgeleid uit een aantal vaststellingen betreffende de keuze van rekwirantes om in hun merken een prefix te gebruiken dat bijna het gehele oudere merk weergeeft – een keuze die volgens het Gerecht en, vóór het Gerecht, de kamer van beroep(34), niet kan worden gerechtvaardigd door het doel om te verwijzen naar botulinetoxine, dat bovendien geen deel uitmaakt van de samenstelling van de waren waarvoor de bestreden merken zijn ingeschreven(35), – en betreffende de kenmerken van het oudere merk, dat wil zeggen het grote onderscheidend vermogen, dat ook toe te schrijven is aan de omstandigheid dat het uniek is, en de ruime bekendheid van dit merk. Anders dan rekwirantes betogen, heeft het Gerecht dus concreet, overeenkomstig de hierboven in herinnering gebrachte rechtspraak van het Hof, een globale beoordeling van de relevante gegevens van de onderhavige zaak verricht. Het argument van rekwirantes dat er geen bewijs is voor de stelling dat er sprake is van de bedoeling om mee te liften, is dan ook ongegrond. De vaststellingen waarop die stelling is gebaseerd, zijn feitelijk(36), zodat het Hof deze niet kan beoordelen.

37. Rekwirantes beroepen zich alleen op de beslissingen van de kamer van beroep om de relevantie te betwisten van de verwijzing naar de „bijzonderheid” en de „uniciteit” van het merk BOTOX, die volgens hen relevante gegevens vormen wanneer het om verwatering van het merk gaat, maar niet wanneer meeliften aan de orde is. Indien het bezwaar aldus moet worden opgevat dat het ook betrekking heeft op het bestreden arrest, waarin het Gerecht eveneens verwijst naar die gegevens en naar het gevaar voor „waardeverlies van het merk” (punt 88), moet het worden afgewezen. Zoals hierboven is opgemerkt, heeft het Hof immers reeds gepreciseerd dat het gevaar dat afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk weliswaar geen noodzakelijke voorwaarde is om van meeliften te spreken, maar, wanneer het zich voordoet, wel een gegeven vormt waarmee rekening moet worden gehouden bij de beoordeling van het bestaan van een ongerechtvaardigd voordeel.

B. Tweede middel: schending van artikel 115 van verordening nr. 40/94 juncto regel 38, lid 2, van verordening nr. 2868/95(37)
44. Ik ben niet overtuigd door de stelling van het BHIM, die bovendien niet aansluit bij de redenering van het Gerecht, dat zich niet uitspreekt over de gevolgen van het ontbreken van een vertaling in de zin van regel 38 van verordening nr. 2868/95, maar in wezen enkel stelt dat een vertaling in casu niet noodzakelijk was. Het BHIM hanteert een uitlegging van die regel die a contrario uit regel 19 van deze verordening, zoals gewijzigd bij verordening nr. 1041/2005, is afgeleid. Deze laatste verordening heeft echter ook regel 98 van verordening nr. 2868/95 („Vertalingen”) gewijzigd. Volgens de nieuwe tekst van deze regel wordt, tenzij in verordening nr. 40/94 of verordening nr. 2868/95 anders is bepaald, „een document waarvoor een vertaling moet worden ingediend, geacht niet door het Bureau te zijn ontvangen indien de vertaling door het Bureau wordt ontvangen na het verstrijken van de termijn voor de indiening van het origineel of de vertaling”. Gesteld al dat op de feiten van de onderhavige zaak de gewijzigde versie van verordening nr. 2868/95 van toepassing zou zijn, kan mijns inziens derhalve niet uit de omstandigheid dat regel 38 geen uitdrukkelijke sanctie bepaalt wanneer de vertaling van een document niet is ingediend en uit het feit dat regel 19 iets anders bepaalt voor oppositieprocedures, worden afgeleid dat dit document toch ontvankelijk is indien het BHIM niet anders heeft bepaald. Regel 98 staat namelijk in de weg aan die uitlegging, aangezien dit afsluitend voorschrift voor gevallen waarin een vertaling te laat wordt ingediend, a fortiori van toepassing is wanneer deze vertaling niet wordt ingediend. Bovendien waren de bewoordingen van regel 19 vóór de wijziging bij verordening nr. 1041/2005 in wezen gelijk aan die van regel 38 en legde het Gerecht deze aldus uit dat een document waarvan de vertaling in de procestaal niet was ingediend, niet kon worden aanvaard.(39)

45. Ik ben het echter evenmin helemaal eens met de redenering in het bestreden arrest, althans wanneer deze op de feiten van de onderhavige zaak wordt toegepast. Ik sluit namelijk weliswaar niet radicaal uit dat bewijsstukken waarvan de woordelementen niet of niet volledig hoeven te worden vertaald, ontvankelijk zijn wanneer de bewijswaarde ervan daadwerkelijk losstaat van de inhoud van deze elementen of wanneer deze elementen onmiddellijk kunnen worden begrepen, maar dit lijkt mij niet het geval te zijn voor krantenartikelen die beogen aan te tonen dat informatie over de therapeutische kenmerken van een farmaceutisch product is verspreid en dat die informatie reeds vóór de publicatie van deze artikels ruim bekend was bij een gespecialiseerd publiek en/of bij het grote publiek (zie punten 51 en 52 van het bestreden arrest).

46. Maar zelfs indien in het licht van de hierboven uiteengezette redenen zou moeten worden aangenomen dat het Gerecht de artikelen in kwestie ten onrechte als bewijs heeft aanvaard, zou een dergelijke fout, aangezien het daarbij gaat om de beoordeling van het bewijs(40), niet aan de orde kunnen worden gesteld in het kader van de onderhavige hogere voorziening. Ook indien het om een onjuiste „rechts”opvatting zou gaan, zou dit op zich niet voldoende zijn om de vernietiging van het bestreden arrest te rechtvaardigen. De regel dat het bewijs ter onderbouwing van de beweringen van de opposant of van de indiener van een vordering tot vervallen- of nietigverklaring van een merk moet worden ingediend in de procestaal of vergezeld moet gaan van een vertaling in de procestaal, wordt immers gerechtvaardigd door het feit dat het beginsel van hoor en wederhoor en het beginsel van gelijke wapens (equality of arms) tussen de partijen in procedures inter partes moeten worden geëerbiedigd.(41) In casu heeft de onregelmatigheid die de kamer van beroep heeft begaan en die niet door het Gerecht aan de orde is gesteld, rekwirantes niet belet om nuttig verweer te voeren voor beide instanties. Zij hebben zelf toegegeven dat zij de inhoud van de betrokken artikelen begrepen. Zoals uit hun stukken voor het Gerecht en het Hof blijkt, hebben zij bovendien de bewijswaarde die eerst door de kamer van beroep en vervolgens door het Gerecht aan die artikelen is gehecht, helemaal begrepen.

C. Derde middel: schending van artikel 63 van verordening nr. 40/94
51. Tot slot stellen rekwirantes meer specifiek dat het Gerecht zich heeft gebaseerd op bepaalde documenten – de verklaring van een bestuurder van Allergan en een marktstudie van 2004 – die voor het eerst voor de kamer van beroep zijn overgelegd en die volgens rekwirantes niet in aanmerking zijn genomen door de kamer van beroep omdat zij te laat waren ingediend. Het Gerecht zou zijn controlebevoegdheid hebben overschreden toen het concludeerde dat de kamer van beroep dat bewijs „impliciet maar noodzakelijkerwijs” ontvankelijk had geacht.

52. In dit verband merk ik op dat het Gerecht in punt 62 van het bestreden arrest, na in herinnering te hebben gebracht dat het BHIM krachtens artikel 74, lid 2, van verordening nr. 40/94 een ruime discretionaire bevoegdheid heeft bij de beslissing over de ontvankelijkheid van bewijs dat niet tijdig is overgelegd, uiteenzet dat aangezien de kamer van beroep het in die documenten vervatte bewijs niet uitdrukkelijk niet-ontvankelijk heeft verklaard, zij het noodzakelijkerwijs, zij het impliciet, ontvankelijk heeft geacht. De door rekwirantes bestreden conclusie is dus het resultaat van de concrete toepassing van de uitlegging die het Gerecht in het bestreden arrest aan artikel 74, lid 2, van verordening nr. 40/94 geeft. Uit het betoog van rekwirantes kan niet worden opgemaakt hoe het Gerecht de grenzen van het in artikel 63 van verordening nr. 40/94 bedoelde rechterlijk toezicht op de beslissingen van de kamers van beroep van het BHIM heeft overschreden door gewoon het recht uit te leggen en toe te passen. Het bezwaar van rekwirantes moet dus worden afgewezen.

53. Er kan echter worden getwijfeld aan de juistheid van de uitlegging die het Gerecht in het bestreden arrest aan artikel 74, lid 2, geeft. Het Gerecht lijkt die bepaling namelijk aldus uit te leggen dat het BHIM alleen uitdrukkelijk moeten verklaren dat een bewijsstuk dat niet tijdig is overgelegd niet-ontvankelijk is, maar dit niet uitdrukkelijk ontvankelijk hoeft te verklaren. Die uitlegging is in strijd met de uitlegging van het Hof, die zeker beter rekening houdt met de tegengestelde belangen die in procedures inter partes voor het BHIM aan de orde zijn. Het Hof heeft in het door de Grote kamer gewezen arrest Kaul duidelijk te kennen gegeven dat het BHIM zijn beslissing dient te motiveren, ongeacht of het beslist om een dergelijk bewijsstuk buiten beschouwing te laten dan wel beslist om het in aanmerking te nemen.(43) Rekwirantes hebben in hun hogere voorziening echter niet aangevoerd dat artikel 74, lid 2, van verordening nr. 40/94 om de uiteengezette redenen was geschonden, zodat de onjuiste uitlegging door het Gerecht niet aan de orde kan worden gesteld in de onderhavige hogere voorziening.

D. Vierde middel: schending van artikel 73 van verordening nr. 40/9458.
58. In punt 94 van het bestreden arrest stelt het Gerecht dat de motivering van de bestreden beslissingen over de gevolgen van het gebruik van de merken van rekwirantes weliswaar „summier” was, maar rekwirantes toch in staat heeft gesteld over de nodige informatie te beschikken om de conclusies van de kamer van beroep op dat punt aan te vechten. In dit verband merken rekwirantes enkel op dat wat het Gerecht een motivering noemt, slechts uit twee zinnen bestaat en stellen zij enkel apodictisch dat deze motivering geen „motivering in juridische zin” is. Anders dan rekwirantes beweren, kan op basis van de punten 42 en 43 van de beslissing Helena Rubinstein en de punten 44 en 45 van de beslissing L’Oréal worden begrepen waarom de kamer van beroep heeft geconcludeerd dat er geen geldige reden voor het gebruik van de merken van rekwirantes was en heeft geoordeeld dat rekwirantes een ongerechtvaardigd voordeel trokken uit het onderscheidend vermogen van het merk BOTOX.

Gerecht EU 14 februari 2012, zaak T-33-11 (Peeters Landbouwmachines tegen OHMI/Fors MW) - dossier

Gelijktijdige dank aan Peter Claassen, AKD advocaten & notarissen.

Merkenrecht. Begrip kwader trouw. In de nietigheidsprocedure vraagt Peeters Landbouwmachines, tevens houdster woordmerk BIGA, om de nietigheid van het gemeenschapswoordmerk BIGAB voor de klasse 6, 7 en 12 (metaal, kranen, trailers).

De nietigheidsafdeling wijst de vordering af en het beroep wordt verworpen. Middel: kwader trouw is onjuist beoordeeld en in aangeduide waren zijn in hoge mate soortgelijk. Gerecht EU: De kamer van beroep heeft zich niet beperkt tot vergelijking van het begrip kwader trouw in dein van 52 Vo 207/2009 uit te leggen. De beginselen van HvJ EU Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli C-529/07 zijn correct toegepast.

37 De kamer van beroep heeft zich hoe dan ook niet beperkt tot deze vergelijking om het begrip kwade trouw in de zin van artikel 52 van verordening nr. 207/2009 uit te leggen. Blijkens de punten 22 tot en met 34 hierboven heeft zij integendeel de uitleggingsbeginselen die in dit verband door het Hof zijn ontwikkeld in zijn arrest Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, punt 9 supra, correct toegepast.

38 Gelet op het voorgaande luidt de conclusie dat de kamer van beroep in punt 33 van de bestreden beslissing terecht heeft vastgesteld dat, zelfs indien interveniënte op de hoogte was of had moeten zijn van het gebruik door verzoekster van het teken BIGA voor de verhandeling van verticale voermengers, zij niet te kwader trouw heeft gehandeld door de inschrijving van het bestreden merk te vragen.

Vergelijk IEF 10205.

Verder algemeen interessante overwegingen betreffende het begrip kwader trouw;
18 Het Hof heeft de wijze waarop het in artikel 52, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009 bedoelde begrip kwade trouw moet worden uitgelegd op een aantal punten nader gepreciseerd (zie naar analogie arrest Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, punt 9 supra). Zo heeft het erop gewezen dat de kwade trouw van de aanvrager, in de zin van deze bepaling, globaal moet worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante factoren van het concrete geval, en met name:
– het feit dat de aanvrager weet of behoort te weten dat een derde in ten minste één lidstaat een gelijk of overeenstemmend teken gebruikt voor dezelfde of een soortgelijke waar, waardoor verwarring kan ontstaan met het teken waarvan inschrijving is aangevraagd;
– het oogmerk van de aanvrager om die derde het verdere gebruik van dit teken te beletten;
– de omvang van de bescherming die het teken van de derde en het teken waarvan inschrijving is aangevraagd, genieten.

19 Het Hof heeft tevens aangegeven, in punt 44 van het arrest Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, punt 9 supra, dat het oogmerk om de verkoop van een product te beletten, in bepaalde omstandigheden op kwade trouw van de aanvrager kan wijzen. Dat is met name het geval wanneer achteraf blijkt dat hij een teken als gemeenschapsmerk heeft doen inschrijven zonder de bedoeling er gebruik van te maken, maar enkel om een derde de toegang tot de markt te beletten.

21 Bijgevolg moet worden geoordeeld dat bij de globale beoordeling op grond van artikel 52, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009 ook rekening kan worden gehouden met de oorsprong van het bestreden teken en met het gebruik ervan sinds zijn ontstaan, alsook met de commerciële logica waarin de aanvraag tot inschrijving van dit teken als gemeenschapsmerk past.

Gerecht EU  7 februari 2012, zaak T-305/10 (Hartmann-Lamboy tegen OHIM/Diptyque) - dossier

Merkenrecht. Aanvrager van het gemeenschapswoordmerk DYNIQUE komt in de oppositieprocedure de houdster van het woordmerk DIPTYQUE tegen. De oppositieafdeling wijst oppositie toe, het beroep wordt gedeeltelijk verworpen. Middel: Er is geen verwarringsgevaar.

Gerecht EU: Er zijn geen fouten gemaakt bij de definitie van het relevante publiek. De lettercombinatie YNI lijkt op YPTI. Ondanks dat in de Duitse taal soms de Y wordt uitgesproken als Ü, heeft dat enkele feit geen invloed op de beoordeling. Er is wel verwarringsgevaar mogelijk, en de klacht wordt afgewezen.

30      Die Beschwerdekammer stellte jedoch in Randnr. 21 der angefochtenen Entscheidung zu Recht fest, dass die Buchstaben „I“ und „Y“ in einem wesentlichen Teil der Union, so insbesondere im Spanischen und Französischen, identisch ausgesprochen werden. So bewirkt insbesondere die Identität der ersten und der letzten Silbe, die wie „di“ und „ik“ ausgesprochen werden, eine ausgeprägte klangliche Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen in ihrer Gesamtheit. Allein der Umstand, dass insbesondere im Deutschen die Buchstaben „I“ und „Y“ manchmal unterschiedlich ausgesprochen werden, kann diese klangliche Wahrnehmung durch einen nicht zu vernachlässigenden Teil der Verbraucher der Union nicht berühren (vgl. in diesem Sinne entsprechend Urteil Darstellung eines Buchstabens auf einer Hosentasche, oben in Randnr. 26 angeführt, Randnrn. 118 und 119). Weiter ist das Argument der Klägerin als offensichtlich unbegründet zurückzuweisen, wonach im Französischen die Buchstaben „I“ und „Y“ nicht identisch ausgesprochen würden, wenn sich der Buchstabe „Y“ zwischen zwei Konsonanten befinde, womit der Buchstabe „I“ wie ein „Ü“ auszusprechen sei; dies hat die Klägerin in der mündlichen Verhandlung eingeräumt, wie im Sitzungsprotokoll vermerkt worden ist. Die Beschwerdekammer hat ebenfalls fehlerfrei festgestellt, dass beide Zeichen den starken und deutlich vernehmbaren Vokal „I“ enthielten, während es sich bei den jeweiligen mittleren Buchstaben „P“, „T“ und „N“ nur um stimmlose, bei der Aussprache kaum hörbare Konsonanten handele. Die Beschwerdekammer ist schließlich ebenso zutreffend zu dem Ergebnis gelangt, dass eine klangliche Zeichenähnlichkeit vorliege, da die streitigen Zeichen von identischer Länge mit identischer Vokalfolge seien, wodurch Rhythmus und Betonung sehr ähnlich würden.

31      Hinsichtlich des begrifflichen Vergleichs rügt die Klägerin die in Randnr. 22 der angefochtenen Entscheidung enthaltene Begründung. Insoweit weist das Gericht darauf hin, dass unstreitig das französische Wort „diptyque“ sich auf ein aus zwei Teilen bestehendes Kunstwerk, etwa eine Skulptur, einen Altar oder ein Gemälde, bezieht, während das Wort „Dynique“ in allen Sprachen der Union ohne begriffliche Bedeutung ist. Insoweit wendet sich die Klägerin lediglich zum einen gegen die von der Beschwerdekammer vorgenommene Beurteilung, wonach die meisten maßgeblichen Verbraucher dazu neigten, den Begriff „Diptyque“ als Phantasiewort ohne begriffliche Bedeutung wahrzunehmen, da er die in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen nicht beschreibe, und zum anderen gegen den zugrunde gelegten Aufmerksamkeitsgrad dieser Verbraucher, der nach Auffassung der Klägerin besonders hoch ist. Abgesehen davon, dass die Klägerin keinen überzeugenden Beweis dafür beigebracht hat, dass das relevante Publikum eine solche, besonders erhöhte Aufmerksamkeit an den Tag legt (vgl. oben, Randnr. 25), hat sie aber auch nicht nachgewiesen, dass dieses Publikum beim Erwerb kosmetischer Produkte oder Dienstleistungen geneigt sein wird, den Begriff „Diptyque“ in der speziellen technischen Bedeutung aufzufassen, den er im Bereich der Kunst hat. In der mündlichen Verhandlung hat die Klägerin im Übrigen eingeräumt, dass dies tatsächlich nicht der Fall ist, was im Sitzungsprotokoll vermerkt worden ist. In Randnr. 22 der angefochtenen Entscheidung konnte die Beschwerdekammer daher fehlerfrei zu dem Ergebnis gelangen, dass es sich bei den einander gegenüberstehenden Zeichen um Phantasiewörter handelt, die dem Durchschnittsverbraucher keinen begrifflichen Vergleich ermöglichen. Mangels einer aus der Sicht des relevanten Publikums eindeutigen und bestimmten Bedeutung des Wortes „Dyptique“, die es ihm erlaubte, dessen kunstbezogenen Aussagegehalt in der Situation eines solchen Erwerbsgeschäfts unmittelbar zu erfassen, ist dieser begriffliche Unterschied nicht geeignet, die zwischen den Zeichen festgestellten bildlichen und klanglichen Ähnlichkeiten im Sinne der oben in Randnr. 21 angeführten Rechtsprechung zu neutralisieren.

32      Was schließlich die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr angeht, wirft die Klägerin der Beschwerdekammer vor, dass ihre in den Randnrn. 23 ff. der angefochtenen Entscheidung wiedergegebene Beurteilung lückenhaft sei. Abgesehen davon, dass die Beschwerdekammer den besonders hohen Aufmerksamkeitsgrad der maßgeblichen Verkehrskreise bei Waren und Dienstleistungen der Klassen 3 und 44 außer Acht gelassen habe, habe sie nicht hinreichend berücksichtigt, dass die ältere Marke nur über eine äußerst geringe Kennzeichnungskraft verfüge. So stelle das Wort „Diptyque“ eine rein beschreibende Angabe dar, die im Französischen, Englischen und Deutschen insbesondere „zweiteilige Schreibtafel“ bedeute, was im Rahmen der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr durch die Beschwerdekammer keine Berücksichtigung gefunden habe. Die schwache Kennzeichnungskraft der älteren Marke werde dadurch bestätigt, dass es unzählige ähnlich gebildete Marken und Wörter gebe, die auf das französische Suffix „ique“ endeten. Dieses sehr geläufige Suffix sei als Markenbestandteil nicht geeignet, eine Ähnlichkeit zwischen Marken zu begründen, weil dies eine übermäßige Ausschließlichkeit bewirkte, noch könne es als das dominierende Element einer Marke angesehen werden, das die Aufmerksamkeit der maßgeblichen Verkehrskreise auf sich lenke.

33      Insoweit genügt die Feststellung, dass angesichts der Identität oder Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen der Klassen 3 und 44 des Nizzaer Abkommens sowie der bildlichen und klanglichen Ähnlichkeit der Zeichen die Beschwerdekammer zu Recht zu dem Ergebnis gelangt ist, dass zwischen den einander gegenüberstehenden Marken Verwechslungsgefahr besteht.

Op andere blogs: Marques.

Hof van Beroep Brussel 7 februari 2012, 2009/AR/560 (Responsible Young Drivers tegen McCann Erickson en Centrum voor Beeldexpressie)

Met dank aan Kristof Neefs en Paul Maeyaert, ALTIUS.

België. Merkenrecht. Handelend onder de naam Responsible Young Drivers, tevens als Benelux woordmerk geregistreerd, stimuleert de stichting van openbaar nut verantwoord rijden onder jongeren.

Geïntimeerde organiseert een wedstrijd met een wervend karakter waarbij studenten van kunsthogescholen de doelgroep zijn (zie inzet voor uiting op MySpace). In de creative briefing werd aangekondigd dat RESPONIBLE YOUNG DRIVERS vermeld moest worden als klant en merk. De hoofdprijs was een stageplaats bij reclamebureau McCann Erickson. Vanwege dit geschil is de naam uit de creative briefing voor een fictieve organisatie, met hetzelfde doel, gewijzigd in "De Bende van de nachtrijders".

Over het merkenrechtelijk gebruik in het economisch verkeer: de wedstrijd heeft een wervend karakter, want de hoofdprijs was een stageplaats bij de inrichter (r.o. 21 e.v.).

Interessante overwegingen omtrent de communicatie- en investeringsfunctie van het merk (r.o. 32-33). De communicatiestrategie van de merkhouder die bepaalde waarden uitdraagt. Het gebruik door geïntimeerde strookt niet met de beoogde merkuitstraling. De vervangnaam werd door de deelnemers van de wedstrijd en de vakpers onvermijdelijk geassocieerd met de eerdere creative briefing en de organisatie RYD. Dit doet afbreuk aan de door appellante beoogde merkuitstraling.

r.o. 21 Eerste geïntimeerde is geen onderwijsinstelling, doch een commercieel reclamebureau en een commerciële vennootschap.

Het gelaakte gebruik van het teken "Responsible Young Drivers" kwalificeert om twee redenen als "gebruik in het economische verkeer"; (1) eerste geïntimeerde beoogt hiermee toekomstig personeel aan te trekken of minstens te identificeren en (2) het teken wordt gebruikt voor associatie met de diensten van appellante en om aldus bekendheid te verwerven bij studenten, de pers en potentiële klanten of, met andere woorden, als reclamemiddel. (...) Het nagestreefde voordeel, het verwerven van talent, staat buiten kijf.

Ook dit nagestreefde economisch voordeel, het associëren van eerste geïntimeerde en derhalve haar handelsactiviteiten met het imago en de diensten van appellante, geeft aanleiding tot de vaststelling dat er sprake is van gebruik van het teken in het economisch verkeer.

Tot slot stelt het hof vast dat, wanneer een commercieel reclamebureau een wedstrijd uitschrijft zoals dat in casu in concreto gebeurde, dit (tevens) gebeurt als een vorm van reclame die erop gericht is om rond de onderneming in kwestie goodwill te creëren. Ook de nagestreefde goodwill is een economisch voordeel.

32. Wat de afbreuk aan de overige functies van het merk betreft:
Daarenboven doet het gebruik van het teken door eerste geìntimeerde eveneens afbreuk aan de communicatie/ en investeringsfunctie van het merk. (...)

Nadat appellante te kennen had gegeven dat zij niet gediend was met dergelijk gebruik van een aan haar woordmerk identiek teken, verving eerste geïntimeerde dit teken tot ontzetting van appellante door "De Bende van de Nachtrijders". Door het aanvankelijk gebruik van het teken "Responsible Young Drivers", werd de vervangnaam "de Bende van de Nachtrijders" hiermee echter onvermijdelijk geassocieerd door de deelnemers van de wedstrijd en de vakpers. Dit doet afbreuk aan de door appellante beoogde merkuitstraling. Uit de inzendingen van de studenten, waaronder de winnende inzending, blijkt bovendien dat de studenten de opdracht zo hebben opgevat dat zij vrijwilligers diende te werven voor het naar huis rijden van dronken chauffeurs, hetgeen niet strookt met de communicatiestrategie van appellante.

33. het hof besluit dat eerste geïntimeerde niet enkel de herkomstfunctie, maar ook de communicatie- en investeringsfunctie van het merk van appellante heeft geschaad.

Gerecht EU 7 februari 2012, zaak T-424/10 (Dosenbach-Ochsner tegen OHIM/Sisma) - dossier

Merkenrecht. Standaardformulier en grotere onderscheidend vermogen. Toets groot onderscheidend vermogen volgt uit bewijs.

Verzoekster SISMA verzoekt tot nietigverklaring van het beeldmerk dat een rechthoek met olifanten weergeeft op basis van haar internationaal Tsjechisch en Duits beeldmerk en Duits woordmerk ELEFANTEN (beiden klassen 24, 25). De nietigheidsafdeling wijst de vordering af, het beroep wordt verworpen. Middel: conflicterende merken stemmen overeen, des te meer omdat door intensief gebruik door verzoekster het merk een groot onderscheidend vermogen heeft verkregen.

Gerecht EU: Fonetisch en vooral begripsmatig komen "olifant" en "olifanten" overeen. Betreffende het grote onderscheidend vermogen is aangevoerd dat dit niet op het standaardformulier voor vorderingen tot nietigverklaring is aangevoerd. Het standaardformulier bevat echter geen onderdeel dat het het onderscheidend vermogen van de oudere merken betreft, maar enkel een onderdeel dat het de eventuele – in casu niet aangevoerde – reputatie ervan betreft. Bovendien volgt niet uit verordening nr. 40/94 en verordening nr. 207/2009 dat de aanspraak op het grotere onderscheidend vermogen van het oudere merk bij het indienen van de vordering tot nietigverklaring moet worden geformuleerd om ontvankelijk te zijn. Uit de bewijsstukken had het OHIM niet alleen normaal gebruik kunnen afleiden, maar ook  het eventuele door gebruik verkregen onderscheidend vermogen van het merk.

Overeenstemming

50      Wat in die context de begripsmatige perceptie van het bestreden merk betreft, is eerst in punt 30 hierboven vastgesteld dat de omstandigheid dat het bestreden merk diagonale lijnen van olifanten omvat, irrelevant is voor de perceptie van het relevante publiek. Het relevante publiek zal dan ook geen bijzondere indeling zien in de in het bestreden merk afgebeelde reeks olifanten. Vervolgens blijkt uit punt 29 hierboven dat de rechthoek met afgeronde hoeken rond de afbeelding van de olifanten in het bestreden merk zal worden opgevat als een afbakening van het merk in de ruimte. In dat opzicht zal geen enkele bijzondere begripsmatige inhoud worden gegeven aan dat element. Rekening houdend met het feit dat de gemiddelde consument over het algemeen moet aanhaken bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven (zie in die zin arrest Hof van 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Jurispr. blz. I‑3819, punt 26), zal de begripsmatige perceptie van het bestreden merk tot slot niet worden beïnvloed door de aanwezigheid van olifanten van verschillende groottes.

51      Bijgevolg zal het relevante publiek het bestreden merk aldus opvatten dat het op begripsmatig vlak gewoon betrekking heeft op olifanten. Verzoekster voert dus terecht aan dat het bestreden merk en het oudere woordmerk begripsmatig gelijk zijn.

52      Wat de begripsmatige vergelijking tussen het bestreden merk en de oudere beeldmerken betreft, wordt niet betwist dat deze laatste merken aldus worden opgevat dat zij op het begrip „olifant” betrekking hebben. Aangezien de begrippen „olifant” en „olifanten” bij elkaar in de buurt liggen, bestaat er, zoals de kamer van beroep heeft vastgesteld, een begripsmatige overeenstemming tussen het bestreden merk en de oudere beeldmerken.

Standaardformulier:
60      Zo betoogt het BHIM ten eerste dat verzoekster het grotere onderscheidend vermogen van de oudere merken niet heeft aangevoerd in het op 20 februari 2007 ingediende standaardformulier voor vorderingen tot nietigverklaring en in de bij dit formulier gevoegde opmerkingen.

61      Het standaardformulier bevat echter geen onderdeel dat het onderscheidend vermogen van de oudere merken betreft, maar enkel een onderdeel dat de eventuele – in casu niet aangevoerde – reputatie ervan betreft.

62      Bovendien volgt niet uit verordening nr. 40/94 en verordening nr. 207/2009 dat de aanspraak op het grotere onderscheidend vermogen van het oudere merk bij het indienen van de vordering tot nietigverklaring moet worden geformuleerd om ontvankelijk te zijn.

Toets groot onderscheidend vermogen volgt uit bewijs

68      Bovendien waren die gegevens, te weten reclame waarin de oudere merken voorkwamen en verklaringen op erewoord over de verkoopvolumes van de door dit merk aangeduide waren, op het eerste gezicht niet alleen relevant voor het normaal gebruik van de oudere merken, maar ook voor het eventuele door gebruik verkregen onderscheidend vermogen ervan.

Gerecht EU 2 februari 2012, zaak T-387/10 (Goutier tegen OHIM/Eurodata) - dossier

Bewijsmaatstaf. Gemeenschapsmerkenrecht. Aanvrager van het gemeenschapswoordmerk ARANTAX komt houdster van ouder Duits woordmerk ANTAX in de oppositieprocedure tegen (beiden klasse 35, 36, 42; belastingadvies). De oppositie wordt afgewezen, waarna in beroep een gedeelte van de aanvrage wordt afgewezen. Het ingeroepen middel: schending artt. 15 en 43 vanwege niet-geleverde bewijs en er is geen sprake van verwarringsgevaar.

Voor normaal gebruik (Ernsthaften Benutzung) is geen minimumbewijsmaatstaf en het overleggen van - in dit geval - handelsregisteruitdraai, getuigenverklaringen, uitdraai van internetsites en telefoonboek, is voldoende om dit aan te nemen. Het beroep wordt afgewezen.

42. Da es für den Nachweis der ernsthaften Benutzung kein Mindestmaß gibt und eine begrenzte Benutzung mit einer tatsächlichen Marktpräsenz vereinbar sein kann (Urteil des Gerichtshofs vom 11. Mai 2006, Sunrider/HABM, C‑416/04 P, Slg. 2006, I‑4237, Randnr. 65), ist angesichts der Rechnungen, der Handelsregisterauszüge, der Zeugenaussage des Geschäftsführers, der Auszüge aus den Internet‑Homepages und der Adressverzeichnisse festzustellen, dass die Streithelferin den Umfang der Benutzung der älteren Marke für die „Dienstleistungen eines Steuerberaters“ hinreichend bewiesen hat.

Gerecht EU 2 februari 2012, zaak T-596/10 (Almunia Textil tegen OHIM/FIBA Europe) - dossier

Gemeenschapsmerkenrecht. Aanvrager voor het woordmerk EuroBasket komt in de oppositieprocedure houdster van nationaal en gemeenschapsbeeldmerk met het woordelement Basket (beiden sportkleding/activiteiten) tegen. De oppositie wordt er gedeeltelijk toegewezen, afwijzing van de aanvrage voor de klasse 9, 25, 28 en 41. Het beroep wordt toegewezen en de oppositie wordt afgewezen. Het middel: er is geen verwarringsgevaar.

Volgens het Gerecht EU verwijst Basket naar een bekende sport / een populaire spel. Maar er is geen sprake van verwarringsgevaar ondanks de prefix Euro en dat het oudere beeldmerk het woordelement Basket bevat. Beroep wordt afgewezen.

50. Unter diesen Umständen ist im Rahmen einer Gesamtbeurteilung der Verwechslungsgefahr angesichts des beschreibenden Charakters und der schwachen Kennzeichnungskraft des gemeinsamen Bestandteils „Basket“ sowie des Umstands, dass das maßgebliche Publikum aus den normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchern besteht, davon auszugehen, dass die Unterschiede zwischen diesen Zeichen, die sich insbesondere aus der Präsenz des Wortes „Euro“ in der angemeldeten Marke, aus der Präsenz eines bildlichen Bestandteils in der älteren Marke und daraus ergeben, dass der gemeinsame Bestandteil „Basket“ der dominierende Bestandteil der älteren Marke, nicht aber der angemeldeten Marke ist, dafür ausreichen, dass die Ähnlichkeiten, die sich aus der Präsenz dieses gemeinsamen Bestandteils ergeben, trotz der Identität oder Ähnlichkeit der fraglichen Waren und Dienstleistungen keine Verwechslungsgefahr für die genannten Verbraucher mit sich bringen.

Op andere blogs:
Marques (Another slam-dunk delivered in General Court)

Gerecht EU 2 februari 2012, zaak T-321/09 (Skytron energy tegen OHIM) - dossier

Ville Hyvönen, CC BY SA

Gemeenschapsmerkaanvrage voor het woordmerk ARRAYBOX (voor een rij luidsprekerboxen) wordt afgewezen op absolute gronden vanwege het beschrijvende karakter en het ontbreken van onderscheidend vermogen. Het Gerecht  komt tot dezelfde conclusie.

37. Das Vorbringen der Klägerin, dass ein „array“ nur einen einzelnen Bestandteil bestimmter Waren der Klasse 9 darstelle, ist zurückzuweisen, da die Klägerin die Waren der Klasse 9 nicht bezeichnet, für die er nicht beschreibend sei.

38. Es ist daher der Schluss zu ziehen, dass das Wort „arraybox“ für die Merkmale der Waren und Dienstleistungen, für die die Eintragung beantragt wurde, beschreibend ist.

Gerecht EU 1 februari 2012, zaak T-353/09 (mtronix tegen OHIM/Growth Finance)

Gemeenschapsmerkenrecht. Aanvrager van het woordmerk MTRONIX (klasse 9 en 10) komt in de oppositieprocedure houder van woordmerk MONTRONIX (o.a. klasse 9) tegen. De oppositieafdeling wijst de oppositie gedeeltelijk toe, in beroep wordt dat herhaald. Middel: schending van 8 lid 1 sub b geen verwarringsgevaar. Er is geen fout gemaakt door de eerdere instanties en het Gerecht EU wijst het beroep af.

46      Die umfassende Beurteilung impliziert eine Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere zwischen der Ähnlichkeit der Zeichen und der Ähnlichkeit der mit den Zeichen gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen. So kann ein geringer Grad der Ähnlichkeit der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden und umgekehrt (Urteil des Gerichtshofs vom 29. September 1998, Canon, C‑39/97, Slg. 1998, I‑5507, Randnr. 17, und Urteil des Gerichts vom 14. Dezember 2006, Mast-Jägermeister/HABM – Licorera Zacapaneca [VENADO mit Rahmen u. a.], T‑81/03, T‑82/03 und T‑103/03, Slg. 2006, II‑5409, Randnr. 74).

47      Die Beschwerdekammer hat die Ansicht vertreten, dass die ältere Marke eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft aufweise und dass angesichts der hohen visuellen und der zumindest durchschnittlichen klanglichen Ähnlichkeit für identische und ähnliche Waren eine Verwechslungsgefahr bestehe. Keine Verwechslungsgefahr bestehe dagegen für unähnliche Waren wie „Feuerlöschgeräte“, wie von der Widerspruchsabteilung festgestellt und von der Klägerin nicht in Abrede gestellt, sowie für „Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate“ (Randnrn. 32 bis 34 der angefochtenen Entscheidung).

48      Die Klägerin bestreitet das Vorliegen von Verwechslungsgefahr zwischen den einander gegenüberstehenden Zeichen ohne weitere Präzisierung, während das HABM die Bewertung der Beschwerdekammer bezüglich der in der angefochtenen Entscheidung für identische und ähnliche Waren festgestellten Verwechslungsgefahr zwischen den Zeichen teilt.

49      Zunächst ist festzustellen, dass sich den Akten kein Grund entnehmen lässt, die von der Beschwerdekammer getroffene Feststellung einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der älteren Marke in Frage zu stellen. Diese Feststellung ist von der Klägerin zudem nicht bestritten worden. Folglich ist sie zu bestätigen.