Domeinnaamrecht - Noms de domaine  

Domeinnaamrecht. We beperken ons tot een doorlopende selectie van WIPO-geschillenbeslechtingsprocedures die wellicht interessant zijn. Hier een overzicht van de in de laatste weken gepubliceerde procedures [dossier instanties - WIPO]. Heeft u ideeën over deze rubriek, laat het ons weten: redactie@ie-forum.nl. Ditmaal over:
A) Eiseres heeft onvoldoende aangetoond dat zij sinds 1983 rechten op de naam “Nationwide” voor autoleningen heeft
B) Door de domeinnaam als familie e-mail te gebruiken sprake van eigen recht/legitiem belang
C) Eiseres kan geen rechten ontlenen aan de term “Bleach stain”
D) Segway-domeinnamen stemmen niet verwarringwekkend overeen met het merk Segway
E) Eigen recht/legitiem belang bij de domeinnaam Challenger-info.com
F) Modeontwerper Plein niet succesvol tegen Peopleinneed
G) Peopleincasinos stemt niet verwarringwekkend overeen met modeontwerper Plein
H) Eigen recht/legitiem belang nu er geen links op de website staan die verwijzen naar eiseres en haar concurrenten
I) De termen “shadi” en “shaadi” hebben een andere betekenis
Deze selectie is samengevat door Sara Biersteker, Van Till advocaten.

WIPO D2014-0655 (nationwideautoapproval.com, nationwideautocredit.com, nationwideautolending.com)  > Complaint denied
A) Eiseres is een verzekeringsmaatschappij die het merk “Nationwide” in 1968 in de VS heeft geregistreerd voor verzekerings- en andere financiële diensten. Hierna volgden nog andere merkregistraties zoals “Nationwide Financial Services” en “Nationwide Financial”. Verweerder (uit de VS) biedt online autoleningen aan. De domeinnamen zijn geregistreerd in de periode 2006 – 2010. Met uitzondering van de domeinnaam <nationwideautoapproval.com> verwijzen alle domeinnamen naar websites van verweerder die autoleningen en financiering aanbieden. Eiseres slaagt er niet in aan te tonen dat de verweerder de domeinnamen te kwader trouw heeft geregistreerd. Volgens de geschillenbeslechter heeft eiseres onvoldoende aangetoond dat zij sinds 1983 rechten op de naam “Nationwide” voor autoleningen heeft. Verweerder heeft op haar beurt weer voldoende aannemelijk gemaakt dat zij de beschrijvende merknaam – waarvan de geschillenbeslechter wel zegt dat deze een sterke reputatie heeft - van eiseres wegens het beschrijvende karakter voor haar diensten heeft geregistreerd. Eis wordt afgewezen.

“After careful consideration of the totality of facts and circumstances in the record, the Panel concludes that the Complainant has not satisfied its burden of demonstrating that the Respondent registered the disputed domain names in bad faith.4Notwithstanding the acknowledged strength and reputation of the Complainant’s NATIONWIDE mark, a plausible good faith basis for the Respondent’s registration of the disputed domain names has been asserted (and not rebutted), and a sufficient showing has not been made that the Respondent’s proffered explanation more likely than not is a pretext, or that the Respondent’s objective in registering the disputed domain names more likely than not was cybersquatting. As noted earlier, the Policy was not intended to permit a party who elects to register or use a common term or terms as a trademark to bar others from using the common term in a domain name, unless it is clear that the use involved is seeking to capitalize on the goodwill created by the trademark owner. See Match.com, LP v. Bill Zag and NWLAWS.ORG, supra. See also National Trust for Historic Preservation v. Barry Preston, supra.”

WIPO D2014-0676 (repossi.org) > Complaint denied
B) Eiseres is sinds 1988 merkhouder van het internationale merk “Repossi”. Onder dit merk worden door eiseres sieraden verkocht. Verweerder, de heer Mauro Repossi, heeft de domeinnaam op 11 mei 2010 geregistreerd om door zijn familie als e-mailadres te laten gebruiken: […]@repossi.org. Eis wordt afgewezen. Door de domeinnaam als familie e-mail te gebruiken sprake van eigen recht/legitiem belang. Ook geen sprake van kwader trouw.

“The Respondent has submitted evidence that his surname is "Repossi" and that the Domain Name is being used as an email address which reflects his family name for him and members of his family – "[...]@repossi.org", "[...]@repossi.org", "[...]@repossi.org" and "[...]@repossi.org". The Panel finds that this falls within the circumstances in the Policy which establishes that the Respondent has rights or legitimate interests in the Domain Name.”

WIPO D2014-0843 (bleachstains.com, carpetbleachstains.com) > Complaint denied
C) Eiseres stelt dat zij in 2000 begon met de verkoop van een systeem om bleek vlekken uit tapijten te verwijderen via de domeinnaam <bleachstain.com>. Eiseres is van mening dat zij rechten heeft op de naam “Bleach stain”, ook al heeft zij deze niet als merknaam geregistreerd. Zij gebruikt de term bijvoorbeeld voor het unieke vlekverwijderingsproces. Eiseres stelt verder dat nadat zij begon met het voeren van deze term, de term “Bleach stain” steeds meer werd gebruikt. Verweerder heeft de domeinnamen geregistreerd in 2006 en 2012 en biedt onder de domeinnamen tapijtreinigingsdiensten aan. Eis loopt stuk op het eerste vereiste: geen verwarringwekkende overeenstemming met merk. Eiseres kan geen rechten ontlenen aan de term “Bleach stain”. De geschillenbeslechter merkt daartoe een aantal dingen op. Het feit dat de term wordt gebruikt om een uniek systeem te onderscheiden, maakt niet dat de term ook uniek is. Daarnaast is komt de term alleen voor in de domeinnaam, in het e-mailadres en slechts eenmaal in de beschrijving van het systeem. De term is slechts gebruikt om de dienst van eiseres te verwijderen: bleekvlekken verwijderen. Als merk is de term niet gebruikt. 

“Complainant alleges that in October 2000, he began selling a system for repairing permanent stains either caused by carpet color loss or from additional color added. He sold that system on a website having the associated domain name <bleachstain.com>. On the portion of the website provided to the Panel from the WayBackMachine, the only use of "bleachstain.com" was as a domain name, not a trademark. Complainant also alleges on that early website he used the phrase "bleach stain carpet repair" in describing the process. Indeed, he did use that descriptive phrase to describe a "NEW and Improved method for restoring color to regions of missing color on nylon carpet." The phrase "bleach stain carpet repair" was not used as a trademark on the website. Complainant did not provide the Panel with evidence of its use of "bleachstain.com" for the last thirteen years on his company website. If the use is akin to its early usage, then it is solely as a domain name and not as a trademark. Looking at the current website, the only use of "bleachstain.com" is as the website's domain name and in Complainant's email address: "[…]@bleachstain.com". On the Home Page the question is posed: "Have you been searching for a way to repair your bleach stained carpet? … we will help you fix your stained carpet, so it will be back to its original color that it once was when you purchased it." On the Products Page it states: "Unlike most other products that repair bleach coloring stains, our product does not require the consumer to mix or match dyes. There are no color charts used in our repair process. We have made it very simple for everyone to use, since our process restores only the lost ratio of the missing primary color." Accordingly, as used on Complainant's website, "bleachstain" describes Complainant's business and at least one of its products – getting rid of bleach stains on carpets. That term alone or with ".com" has not been used as a trademark.”

WIPO D2014-0670 (segs4kids.com, segs4kids.org, segwaycostarica.com, segwaysantacruz.com, segwayxperience.com) > Complaint denied, transfer in part
D) Eiseres is het bedrijf Segway Inc. dat houder is van meerdere merkrechten op de naam “Segway”. Verweerder was in de periode 2007 – 2010 distributeur van Segway in Costa Rica en gebruikte daartoe de domeinnaam <segwaycostarica.com>. De distributie relatie is bij brief van februari 2011 beëindigd. in de brief wordt verweerder opgedragen het gebruik van de Segway merken te staken. Na het beëindigen van de relatie is verweerder rondleidingen per Segway gaan organiseren in Santa Cruz: Segway Santa Cruz. Hiertoe heeft verweerder de domeinnaam <segwaysantacruz.com> geregistreerd. De overige domeinnamen zijn naderhand ook door verweerder geregistreerd. Onder de domeinnamen <segwayexperience.com>, <segs4kids.com> en <segs4kids.org> hangt geen website. De domeinnaam <segwaycostarica.com> wordt momenteel door de nieuwe distributeur van Segway in Costa Rica gebruikt. Op  De geschillenbeslechter oordeelt over het lot van de verschillende domeinnamen als volgt:

<segs4kids.com> en <segs4kids.org>
De geschillenbeslechter oordeelt dat deze domeinnamen niet verwarringwekkend overeenstemmen met het merk van eiseres. Eiseres bewijst onvoldoende dat de merkrechten zich uitstrekken tot de term “seg”. Eis loopt ten aanzien van deze domeinnamen stuk op het eerste vereiste.

“With respect to the disputed domain names <segs4kids.com> and <segs4kids.org>, the Panel concludes that such names are not identical or confusingly similar to a trademark in which Complainant has rights. While the evidence indicates that Complainant uses the terms "segsolutions" and "segcessories" in connection with its products and accessories, the evidence falls far short of establishing a "seg" family of marks.2 The evidence also falls far short in establishing that Complainant has unregistered trademark rights in the term "seg" itself. As noted in the WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Second Edition, paragraph 1.7, to successfully assert unregistered trademark rights, a "complainant must show that the name has become a distinctive identifier associated with the complainant or its goods or services. … [A] conclusory allegation of common law … rights (even if undisputed) would not normally suffice; specific assertions of relevant use of the claimed mark supported by evidence as appropriate would be required." There is no such evidence in this case.”

<segwaycostarica.com>
Deze domeinnaam wordt momenteel gebruikt door de opvolgend distributeur in Costa Rica. In een brief aan de geschillenbeslechter deelt hij mede dat hij de domeinnaam voor $ 1.500,= van verweerder heeft gekocht. Deze heeft de domeinnaam blijkbaar niet overgedragen nu hij nog als houder staat ingeschreven.  Geen eigen recht/legitiem belang, maar geen sprake van kwader trouw: als distributeur mocht de verweerder de domeinnaam immers registreren. Eis wordt ten aanzien van deze domeinnaam afgewezen.

“The Panel concludes that the disputed domain name <segwaycostarica.com> was not registered and is not being used in bad faith. At the time of registration, Respondent was an authorized distributor of Complainant's products in Costa Rica, specifically required to establish an Internet website using the SEGWAY mark and implicitly authorized to include the term "Segway" as part of the domain name.”

<segwaysantacruz.com>
Deze domeinnaam wordt door de verweerder gebruikt voor haar rondleidingen per Segway in Santa Cruz. De domeinnaam is twee maanden na het versturen van de voornoemde beëindigingsbrief geregistreerd. De geschillenbeslechter is van oordeel dat verweerder eigen recht/legitiem belang bij de domeinnaam heeft teneinde haar diensten aan te bieden. Het feit dat in de beëindigingsbrief verweerder is opgedragen het gebruik van de Segway merken te staken doet er niet aan af dat er momenteel onder de regels van de geschillenprocedure sprake is van eigen recht/legitiem belang. Domeinnaam is immers pas nadat de beëindigingsbrief is verstuurd geregistreerd.

“As Complainant notes, however, as a former authorized distributor of Complainant's products, Respondent may be found to have knowledge of Complainant's efforts to control the use of the SEGWAY mark. The issue then arises as to whether such general knowledge bars Respondent from asserting any rights under the Policy.

Upon review of the applicable Policy, the Panel concludes that the Parties' previous relationship does not preclude Respondent from successfully asserting that she and/or her business is commonly known by the disputed domain name <segwaysantacruz.com>, within the meaning of paragraph 4(c)(ii) of the Policy. The Panel notes that the Policy provides that if any of the circumstances set forth in paragraph 4(c) of the Policy is found to have been established, including that one is commonly known by the domain name, such shall demonstrate one's rights or legitimate interests to the disputed domain name. Such language appears clear and, unlike some other provisions of the Policy relating to "rights" and "bad faith," unqualified. Indeed, one may establish rights through the "commonly known" provision even if one has not acquired trademark rights.”

<segwayexperience.com>
Deze domeinnaam wordt niet gebruikt door verweerder. Ten aanzien van deze domeinnaam oordeelt de geschillenbeslechter dat geen sprake is van eigen recht/legitiem belang. Er is wel sprake van kwader trouw gezien de eerdere relatie tussen partijen en de kracht van het merk. Deze domeinnaam moet worden overgedragen. 

“The Panel finds that the disputed domain name <segwayxperience.com> was registered and is being used in bad faith. While Respondent indicates that she continues to consider opportunities to use this domain name, such bare contention is insufficient to avoid a finding of passive holding. Such passive holding, when viewed in the context of the relative strength of the SEGWAY mark and the parties' prior relationship (including Respondent's knowledge of Complainant's contractual right to control use of the SEGWAY mark) supports a finding of the requisite bad faith with respect to the disputed domain name <segwayxperience.com>.”

WIPO D2014-0852 (challenger-info.com) > Complaint denied with dissenting opinion
E) Eiseres, een financiële dienstverlener, is in Australië merkhouder van het merk “Challenger”. Ook in de UK is eiseres onder deze naam actief. Verweerder heeft de domeinnaam in februari 2013 geregistreerd. Verweerder exploiteert onder de domeinnaam een website waarop de eerlijkheid en de ethiek van de CEO van eiseres, de heer Benari, in twijfel wordt getrokken. Klaagsites zijn in principe toegestaan onder de WIPO-procedure. De geschillenbeslechters leggen deze zaak langs de daarvoor geldende criteria en komen daarmee tot de conclusie dat de verweerder een eigen recht/legitiem belang bij de domeinnaam heeft. Eén geschillenbeslechter is het hier echter niet mee eens en is van mening dat de eis moet worden afgewezen. Hij is van mening dat verweerder geen eigen recht of legitiem belang bij de domeinnaam heeft nu de verweerder deze niet gebruikt om te klagen over het merk van eiseres, maar 'slechts' over de CEO. Verweerder heeft zelfs nooit zaken met eiseres gedaan. Interessante dissenting opinion.

“I wholeheartedly agree. The second scenario is not hypothetical, of course. It is this proceeding. Nothing in the record or on the Respondent’s website indicates that the Respondent is or was a customer of the Complainants; in fact the Respondent expressly denies it. His beef is with Mr. Benari, who in addition to his business arrangements with the Respondent happens to be the chief executive officer of the first Complainant. While I will not quarrel with my Australian colleagues about that country’s current concern over proper management of its financial institutions, I simply cannot read the Respondent’s site’s content as criticism of the Complainants. Rather it is a forum for the Respondent to broadcast a private grievance with Mr. Benari, a forum intentionally chosen for the reasons and with the consequences I have noted above. The Respondent’s disclaimer of any ulterior motive and characterization of his site as fair warning to the Complainants’ customers in the Response,1 neither of which may be found on his website, both miss the point and are at best disingenuous.

Legitimate criticism on a topic completely unrelated to a complainant or its mark is not bona fide under paragraph 4(a)(ii) of the Policy, see PepsiCo, Inc. v. “The Holy See,” WIPO Case No. D2003-0229 (food and beverage complainant; anti-abortion website). What about an indirect connection? Would it be legitimate under paragraph 4(a)(ii) to allow a man whose wife is having an adulterous affair with the CEO of a major bank to register and use <majorbank-info.com> to broadcast that fact on the Internet? (“Think twice before you do business with a bank run by a philanderer.”) How about using <internationalcharity-info.org> to air a charge that the local charity officer swindled the domain name owner? (“Why donate to an organization that employs a crook?”) I’d quickly find either such use illegitimate and plain bad faith.”

WIPO D2014-0779 (supportpeopleinneed.org) > Complaint denied
F) Zie samenvatting volgende domeinnaamcase.

WIPO D2014-0778 (peopleincasinos.com) > Complaint denied
G) Eiser is de Duitse modeontwerper Philippe Plein, sinds 2012 houder van het Gemeenschapsmerk “Plein”. De domeinnamen zijn geregistreerd door verschillende verweerders. Beide domeinnamen zijn geregistreerd in 2014. Op de websites die onder de domeinnamen hangen wordt reclame gemaakt voor – vermoedelijk – namaak Philippe Plein kleding. Zo op het eerste gezicht een voor de WIPO-procedure zaak. Echter, de eis loopt, in beide gevallen stuk op de eerste eis: de domeinnamen stemmen niet verwarringwekkend overeen met een merknaam. De domeinnamen bestaan uit een goed lopende zin die 'toevalligerwijs' tevens de merknaam van eiser vormt. Hierdoor is het niet waarschijnlijk dat internetgebruikers de domeinnaam op het eerste gezicht verwarren met het merk van eiser.

“The disputed domain name is not identical with the Complainant’s trademark. The disputed domain name incorporates the Complainant’s PLEIN trademark entirely. However, this is not a typical case where a domain name includes a trademark in its entirety together with a descriptive prefix or suffix, negative term or another trademark. Rather the disputed domain name consists of a meaningful phrase (“support people in need”), and is likely to be pronounced in that way by an Internet user. The trademark (consisting of the last three letters of “people” and the word “in”) appears in the disputed domain name as entered in the web browser.

The WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Second Edition (“WIPO Overview 2.0”), paragraph 1.2 states that “The threshold test for confusing similarity under the UDRP involves a comparison between the trademark and the domain name itself to determine likelihood of Internet user confusion. In order to satisfy this test, the relevant trademark would generally need to be recognizable as such within the domain name, with the addition of common, dictionary, descriptive, or negative terms [...] typically being regarded as insufficient to prevent threshold Internet user confusion. Application of the confusing similarity test under the UDRP would typically involve a straightforward visual or aural comparison of the trademark with the alphanumeric string in the domain name. While each case must be judged on its own merits, circumstances in which a trademark may not be recognizable as such within a domain name may include where the relied-upon mark corresponds to a common term or phrase, itself contained or subsumed within another common term or phrase in the domain name (e.g. trademark HEAT within domain name theatre.com.”)”

WIPO D2014-0744 (ritchey.com) > Complaint denied
H) Eiseres is een onderneming die handelt in fietsonderdelen. Zij is actief in de VS onder de naam “Ritchey” sinds 1974. Eiseres heeft ook meerdere merkregistraties onder deze naam. Verweerder heeft de domeinnaam in 2007 verkregen. Voor die tijd verwees de domeinnaam naar een website waarop links naar producten van eiseres en haar concurrenten werden getoond. Sinds 2007 – na het verkrijgen van de domeinnaam door verweerder – worden er geen links meer getoond die zich richten op de fietsbranche. De geschillenbeslechter oordeelt dat de domeinnaam verwarringwekkend overeenstemt met de merknaam van eiser. De geschillenbeslechter oordeelt echter dat verweerder een eigen recht/legitiem belang bij de domeinnaam heeft nu er geen links op de website staan die verwijzen naar eiseres en haar concurrenten. Tenslotte oordeelt de geschillenbeslechter ook nog dat er geen sprake is van registratie en gebruik te kwader trouw. Ritchey is een veelvoorkomende voornaam. Eiseres slaagt er niet in te onderbouwen dat verweerder bij registratie van de domeinnaam haar onderneming in het achterhoofd had. Eis wordt afgewezen.

“In a case where the domain name unequivocally indicated the complainant, such as <ritcheybicyles.com>, the link would be obvious and by purchasing the domain name even as part of a large portfolio the respondent must have intended to target the complainant. However, if the domain name was <brown.com> any business using the name "Brown" would be unlikely to bring a complaint as it would be unclear which "Brown" amongst the many uses of the common surname Brown was meant. There are other businesses out there using the "Ritchey" name and many people called "Ritchey" who might be interested in purchasing <ritchey.com> if they started a business. Upon examining the evidence in this case, unfortunately, the Complainant has failed to show that on the balance of probabilities that it was a Ritchey business in the contemplation of the Respondent at the time of the registration or that the Respondent has any link with the bad faith use made of the Domain Name showing knowledge of the RITCHEY trade mark for bicycles before it was acquired by the Respondent. Further, the Panel agrees with the Respondent that sale of domain names containing common surnames without proof of targeting of a trade mark and use of privacy services are normal business practices and since there has been no suggestion of the Respondent giving false contact details or not participating in these proceedings this is not evidence of bad faith in itself. Finally, the list of other domain names purchased at the same time as the Domain Name are predominately generic and descriptive suggesting, as the Respondent suggests, good faith purchase of a descriptive portfolio.”

WIPO D2014-0932 (shadhi.com) > Complaint denied
I) Eiseres is sinds meerdere jaren merkhouder van merken die de term “Shaadi” en/of “Shaadi.com” bevatten. Verweerder heeft de domeinnaam in 2003 geregistreerd. Ondanks dat de domeinnaam en de merknaam slechts één letter verschillen (de 'a' ontbreekt) komt de geschillenbeslechter tot het oordeel dat de domeinnaam niet verwarringwekkend overeenstemt met een merknaam. De termen “shadi” en “shaadi” hebben een andere betekenis. Andere vereisten worden door eiseres onvoldoende onderbouwd. Eis wordt afgewezen.

“Despite Complainant's assertions, the Panel is not convinced that the Disputed Domain Name is identical or confusingly similar to Complainant's SHAADI Marks. The Disputed Domain Name uses a different word and is therefore not identical to Complainant's Marks. Complainant's use of the word "shaadi," meaning "wedding," corresponds with Complainant's business which consists of match making services. The word "shadhi" used in the Disputed Domain Name has no such corresponding meaning and the terms are notper se confusingly similar. In any event, given the Panel's findings under the second and third element, it is not necessary to make a final determination as to whether the Disputed Domain Name is identical or confusingly similar to Complainant's Marks pursuant to the Policy.”

Hof van Beroep Brussel 29 april 2014, IEFbe 966 (Quantum Corporation tegen Quantum ICT)
Merken. Domeinnamen. Handelsnamen. Quantum Corporation is houder van diverse woordmerken QUANTUM en wereldwijd actief in de ICT, meer bepaald in het beheer van data, alsmede de archivering en het herstel daarvan. Quantum ICT optimaliseert overdracht van gegevens via het telefoonnetwerk en het internet en is houder van merk QUANTUM ICT. ICT is beschrijvend, ook in combinatie met Quantum. De tekens zijn dus gelijk en een van risico van verwatering is voldoende aannemelijk. Aan de cumulatieve voorwaarden uit artikel 4 Domeinnaamwet wordt niet voldaan. Omdat partijen onder dezelfde handelsnaam actief zijn in dezelfde sector en binnen hetzelfde geografische gebied, is er verwarringsgevaar tussen de handelsnamen.

1. Appellante, de vennootschap naar Amerikaans recht Quantum Corporation, is een onderneming die aanvoert wereldwijd actief te zijn in de sector van "Informatie Communicatie Technologie" ("ICT") en meer bepaald in het beheer van data, alsmede de archivering en het herstel daarvan.

Zij stelt hiertoe producten en diensten ontwikkeld te hebben, zoals geïntegreerde producten met disks, cassettes, encryptie van gegevens, databeheer software, evenals "intelligente" producten die vanuit een centraal punt back-up en archiefsystemen beheren en controleren.
(...)

2. Geïntimeerde, de NV Quantum ICT voert aan diensten aan te bieden inzake installatie en onderhoud van telefooncentrales, van actieve netwerkelementen en van beveiliging van netwerken, van switches voor datanetwerken evenals van software voor beveiliging van datanetwerken. Haar activiteit zou hoofdzakelijk geconcentreerd zijn rond de optimalisatie van de overdracht van gegevens via het telefoonnetwerk en het internet.

12. (...)
Wat de identiteit betreft tussen het gelaakte teken QUANTUM ICT zoals gebruikt door Quantum ICT en de woordmerken van Quantum Corporation, stelt het hof vast dat het gelaakte teken bestaat uit twee woordelementen of tekens, te weten Quantum en ICT. ICT is louter beschrijvend en staat voor "Informatie Communicatie Technologie". Dit teken heeft geen onderscheidend vermogen en vervult niet de functie van het merk, te weten de aanduiding van de herkomst van de dienst, doch duidt louter de deinst zelf aan. De combinatie van het teken QUANTUM met het teken ICT doet niets af aan hetgeen voorafgaat of maakt met andere woorden de combinatie van beide tekens niet onderscheidend op zich.

Hetgeen voorafgaat, geldt zowel op visueel als op auditief en begripsmatig vlak.
(...)

13. Gelet op hetgeen voorafgaat besluit het hof dat het teken QUANTUM ICT  in zijn geheel beschouwd in vergelijking met de merken QUANTUM van Quantum Corporation verschillen vertoont die dermate onbeduidend zijn dat zij aan de aandacht van de gemiddelde consument kunnen ontsnappen en dat derhalve dient besloten te worden tot de gelijkheid van de vergeleken tekens en merken.

15. (...)
Er kan niet ernstig betwist worden dat er in casu minstens een dreiging bestaat dat het gelaakte gebruik van de tekens "QUANTUM ICT" en "QUANTUM" door Quantum ICT afbreuk zou doen aan de herkomstfunctie of het onderscheidend vermogen van de ingeroepen merken van Quantum Corporation, hetgeen de wezenlijke functie van deze merken is. Het is immers, gelet op alle concrete omstandigheden van de zaak, waaronder het gegeven dat de beide partijen actief zijn in de ICT-sector en in die mate concurrerende activiteiten hebben, voldoende aannemelijk dat er een grote kans bestaat dat het gedrag van het relevante publiek in de toekomst zal wijzigen, omdat dit ervan zal uitgaan dat de ICT-waren en - diensten die door Quantum ICT geleverd worden onder de door haar gebruikte tekens, waren en diensten zijn die geleverd worden door Quantum Corporation, zijnde de houder van de merken "Quantum" waarvan sprake in het feitenrelaas, die deze merken reeds 30 jaar voor waren en diensten waarvoor ze werden ingeschreven (hetgeen door Quantum ICT niet wordt betwist). Aldus is er voldoende aannemelijk dat er een risico op verwatering bestaat van de merken van Quantum Corporation (...)

18. (...)
Aangezien één van de voorwaarden van artikel 4 van de Domeinnaamwet niet vervuld is, is de vordering van Quantum Corporation gesteund op dit artikel, ongegrond.

21. (...)
Daarenboven zijn de partijen beiden onder dezelfde handelsnaam actief in minstens deels dezelfde sector, met name deze van de ICT (cfr. supra), en zijn zij in die mate elkaars concurrenten, zelfs indien de waren en diensten die zij in concreto aanbieden niet allemaal identiek of soortgelijk zijn en/of volledig hetzelfde doelpubliek hebben (cfr. de waren en diensten waarvoor het Benelux0-merk Quantum ICT ingeschreven werd).

Ten slotte zijn beide partijen actief binnen hetzelfde geografische gebied, aangezien Quantum ICT actief is in België en Quantum Corporation wereldwijd, en dus onder meer in België.

Domeinnaamrecht. We beperken ons tot een doorlopende selectie van WIPO-geschillenbeslechtingsprocedures die wellicht interessant zijn. Hier een overzicht van de in de laatste weken gepubliceerde procedures [dossier instanties - WIPO]. Heeft u ideeën over deze rubriek, laat het ons weten: redactie@ie-forum.nl. Ditmaal over:
A)'AAA' merk eiser niet ingeschreven voor slotenmakersdiensten
B) Gebruik enquesta facil voor domeinnaam toegestaan vanwege beschrijvende termen
C) Houder van merk SNF heeft legitiem belang bij domeinnaam onvoldoende aangetoond
D) Sprake van Reverse Domain Name Hijacking voor 'spritzer'
E) Geen registratie en gebruik te kwader trouw van de domeinnaam newbody.com
F) Onvoldoende onderbouwd dat geen toestemming voor registratie domeinnaam gegeven.
G) Domeinnaam stemt niet verwarringwekkend overeen met de merknaam van eiser
Deze selectie is samengevat door Sara Biersteker, Van Till advocaten.

WIPO D2014-0122 (aaa-locksmiths.com) > Complaint denied
A) Eiser is het Amerikaanse bedrijf 'American Automobile Association'. Eiser heeft de merken 'AAA'  en 'AAA Premier' geregistreerd. Het merk AAA Premier is onder andere geregistreerd in de klasse waarin slotenmakers werkzaamheden zijn opgenomen. Deze dienst wordt door de eiser echter niet verleend. Verweerder verleent deze diensten wel, en wel onder de de naam 'AAA Locksmith'. Dit is ook de domeinnaam. De geschillenbeslechter wijst de eis uiteindelijk af.  De domeinnaam stemt niet verwarringwekkend overeen met het merk/de merken van eiser. De aanduiding 'AAA' is namelijk een in de VS veelgebruikte term om aan te duiden dat het aangeboden product van uitmundende kwaliteit is (dat is uiteraard subjectief).  Daarnaast is het enkele 'AAA' merk van eiser ook niet ingeschreven voor slotenmakersdiensten.

Overigens heeft de eiser in een andere WIPO-procedure meer geluk. De domeinnaam wwwamericanautomobileassociation.com moet namelijk aan haar worden overgedragen.

The disputed domain name <aaa-locksmiths.com> combines Complainant’s AAA trademark with the term “locksmiths” (separated by a hyphen).3 In the United States, the combination of letters AAA is used frequently by parties other than Complainant to identify a wide variety of goods and services, if for no other reason than “A” is the first letter of the English-language alphabet and a string of the letter “A” assures a relatively high placement among alphabetical listings.4 While Complainant may be well-known in the United States as a provider of travel- and insurance-related services, its trademark is somewhat weak from the standpoint of distinctiveness in so far as it is made up of a commonly used combination of letters. There are a multitude of businesses in the United States that use the term AAA as a principal identifier of goods or services other than in direct competition with Complainant’s goods and services.
Complainant owns registration of AAA PREMIER in connection with locksmithing services. AAA PREMIER and AAA are different trademarks. The combination term AAA PREMIER LOCKSMITHS would be a more distinctive (i.e., individuated) term than “AAA locksmiths”. Complainant has not provided evidence of actual use of the term AAA PREMIER in the United States in connection with locksmithing services, although its registration at the USPTO for that term covers “home lock out services, namely, locksmithing in the nature of opening locks for others”. The disputed domain name is <aaa-locksmiths.com>. Complainant does not own registration of the term AAA standing alone with respect to locksmithing services.

WIPO D2014-0390 (encuesta-facil.com) > Complaint denied
B) Eiser heeft de domeinnaam encuestafacil.com (zonder streepje) en is merkhouder van het merk 'Encuestafacil.com'. Eiser biedt in Europa en Latijns-Amerika de mogelijkheid om via haar website snel en gemakkelijk enquêtes te maken en af te nemen. Dit is ook de letterlijke betekenis van 'encuesta facil'. Verweerder heeft de domeinnaam in 2012 geregistreerd en biedt onder de domeinnaam onderzoeken aan waaraan de consument (tegen beloning) aan kan deelnemen.  Volgens de geschillenbeslechter valt dit onder de beschrijvende termen van de domeinnaam. De eiser heeft daarnaast niet onderbouwd dat verweerder meelift op zijn goodwill. Derhalve wordt een eigen recht/legitiem belang van de verweerder aanwezig geacht. De eis wordt afgewezen.

Where the goods or services offered on a website specifically relate to the generic or descriptive meaning of the domain name, the registrant is making the very kind of bona fideoffering that is sufficient to establish legitimate interests under the Policy. See, e.g., EAuto, L.L.C. v, EAuto Parts, WIPO Case No. D2000-0096 (finding domain name <eautoparts.com> to be legitimate for a website that sells auto parts).
Clearly, the Respondent’s use of the “encuesta facil” term in its descriptive or generic sense is not illegitimate. The term “encuesta” means “survey” and the word “facil” means “easy” in English. “Encuesta Facil” thus means in effect an “easy way to do a survey”. Therefore, the term “encuesta-facil”, as used in the disputed domain name, is an apt descriptive choice for the Respondent’s business consisting of an independent rewards program for consumers. The purpose of the survey seems to gather data from consumers, by asking them questions and obtaining personal data for certain brands in exchange of monetary prizes.

WIPO D2014-0327 (snf.com) > Complaint denied
C) Eiser is sinds 1991 houder van het Franse merk 'SNF' en de Franse domeinnaam www.snf.fr. Verweerder is een bedrijf dat handelt in (de registratie van) domeinnamen. De domeinnaam is door verweerder geregistreerd in 2001. Op de website onder de domeinnaam is steeds een PPC-website getoond. Allereerst wordt door de geschillenbeslechters opgemerkt dat de eis weinig informatie bevat. Zo wordt niet duidelijk wat eiser onder de merknaam onderneemt of waar de afkorting SNF voor staat. Hier wordt door de geschillenbeslechters echter geen aandacht besteed nu de eis op andere gronden wordt afgewezen. Onvoldoende aangetoond dat eiser geen eigen recht/legitiem belang bij domeinnaam heeft. Verweerder heeft recht om drieletterwoorden te registreren. Verweerder kon daarnaast niet – en hoefde niet - op de hoogte zijn van Franse merk van eiser. Tenslotte eiser heeft lang gewacht met aanhangig maken van eis. Geen sprake van registratie en gebruik te kwader trouw.

There is also no evidence before the Panel that anyone outside the specialized areas the Complainant operates in would have any awareness of the Complainant’s business under the letters “SNF”. Further in the present case there is no evidence that the Respondent had actual knowledge of the Complainant or its trademark and there is no evidence and no reason to suggest that the Panel should disbelieve the Respondent’s account that it had never heard of the Complainat or its rights. Had the three letter acronym been, say, IBM or BMW that fact could allow the Panel to reach such a conclusion, as it could reasonably be assumed that a Respondent would have actual knowledge of such famous brands. But there is no evidence at all of the Complainant having any reputation outside the specialized area in which it operates in either 2001 or indeed today. The Panel accordingly considers that no case of willful blindness is made out on the present facts.
In reaching this conclusion the Panel also takes into account the following matters:
Carrying on business in registering descriptive or generic domain names is not of itself objectionable – see for example X6D Limited v. Telepathy, Inc., WIPO Case No. D2010-1519, for a case discussing this issue and the applicable principles.
Offering domain names for sale is not of itself objectionable – see Allocation Network GmbH v. Steve Gregory, WIPO Case No. D2000-0016, for an example of a case where the relevant considerations were discussed in relation to this issue.
The use of a privacy shield is not sufficient by itself to establish bad faith. See Fifth Third Bancorp v. Secure Whois Information Service, WIPO Case No. D2006-0696, for an example of a case discussing this issue and what other factors are to be taken into account in such circumstances.
Finally, there is an air of unreality about the submission that the Respondent was actuated by bad faith. The evidence on the record is that the Complainant has domain names <snf.fr> and <snf-group.com>. The Panel does not know, but it seems to have been satisfied with these names. It seems highly likely that at some date relatively soon after 2001 it must have become aware that the Respondent had registered <snf.com>. Despite this, it apparently made no protest and did not make the present claim of bad faith until 2014. The history of this matter would therefore suggest that the Complainant has not, in the past, ever believed that the Respondent acted in bad faith or made any claim to that effect, which considerably weakens its claim on this head of the Policy.

WIPO D2014-0557 (spritzer.com) > Complaint denied
D) Eiser is houder van het merk 'Spritzer' in meerdere Aziatische landen. Oudste registratie stamt uit 1988. Verweerder heeft de domeinnaam geregistreerd in 1998. Verweerder voert aan dat nu een merkaanvraag van eiser in de Verenigde Staten voor het merk 'Spritzer' is afgewezen, er geen sprake is van een verwarringwekkende overeenstemming tussen de domeinnaam en een merk. Spritzer is in de VS de – beschrijvende – benaming voor wijn gemixt met koolzuurhoudend water. Geschillenbeslechter oordeelt dat een afwijzing in de VS niet met zich brengt dat er geen sprake kan zijn van verwarringwekkende overeenstemming. Eis wordt echter wel afgewezen. Verweerder heeft eigen recht/legitiem belang bij domeinnaam en er is geen sprake van registratie en gebruik te kwader trouw. Met name nu 'spritzer' in de VS een gangbare term is en de eiser dit had moeten weten wordt door het panel geoordeeld dat er sprake is van Reverse Domain Name Hijacking.

“The fact that a trade mark application for SPRITZER has been rejected in the US does not form a ground for denying the Complainant this right under the first limb of the UDRP in circumstances where the Complainant has a legitimate trademark registration in another jurisdiction.

En

The Complainant, on the other hand, was well aware of the fact that in the US, the Respondent’s home territory, a spritzer is a common descriptive term for a mixture of wine and carbonated water. In an extensive correspondence with the USPTO over an attempt to file for protection of its SPRITZER mark in the US, the USPTO so informed the Complainant and provided the Complainant with documentary evidence in support.
”

WIPO D2014-0611 (newbody.com) > Complaint denied
(E) Eiser is een Zweeds kledingbedrijf en sinds 1997 houder van het Zweedse woordmerk 'Newbody'. Daarnaast heeft eiser dit merk in 2012 ook als Gemeenschapsmerk geregistreerd. Verweerder verkoopt fitnessproducten en heeft de domeinnaam sinds eind 2013 onder zich. Op de website onder de domeinnaam worden pay-per-click links weergegeven. Deze links worden door een derde gegenereerd. Dit staat ook in een disclaimer onderaan de website. De links die worden weergegeven zijn uiteindelijk afhankelijk van uit welk land de website wordt bezocht (geo targetting). Wanneer de website vanuit Zweden wordt bezocht worden links weergegeven die zich richten op eiser en zijn branche. Wanneer de website vanuit de UK wordt bezocht is dit niet het geval, dan worden dieetproducten getoond. Dit maakt in samenhang met – onder andere – het feit dat eiser onvoldoende heeft aangetoond dat de Amerikaanse verweerder zijn (Zweedse) merk ook zou kennen dat er geen sprake is van registratie en gebruik te kwader trouw van de domeinnaam. De geschillenbeslechter geeft wel aan dat verweerder de links actief moet verwijderen/zorgen dat zij niet meer verschijnen. Wanneer hij namelijk de links blijft tonen die zich richten op eiser kan het maar zo zijn dat een volgende procedure in het voordeel van eiser uitvalt.

In all of these circumstances, the Panel considers that the Complainant has failed to prove on the balance of probabilities that the Respondent registered and is using the disputed domain name in bad faith. That said, given the lack of supporting evidence from the Respondent, the Panel takes the view that this is a very finely balanced case. As noted above, the Respondent's insistence that it had a good faith motivation is based largely on its unsupported assertions that the disputed domain name was acquired for use in its business, based upon the generic meaning of the phrase "new body". While these assertions are not incredible, and are sufficient in the Panel's view to secure a finding in favor of the Respondent as matters stand, the Panel notes that the situation remains that the Website is serving links in Sweden which are targeted to the trademark value of the disputed domain name, albeit inadvertently from the Respondent's perspective. If the Respondent allows the status quo to continue until its website is "ready to go", however long that might take, it risks either further action from the Complainant in another forum or a refiled complaint under the Policy.

WIPO D2014-0604 (bakertillymkm.com) > Complaint denied
(F) Eiser is een wereldwijd netwerk van accountantskantoren die opereren onder de naam 'Baker Tilly'. De hoofdvestiging is gesitueerd in de UK. Sinds 2002 heeft eiser meerdere 'Baker Tilly' merken geregistreerd. Verweerder was ooit (zeker vanaf 2002) aangesloten bij het Baker Tilly netwerk en heeft in 2008 met toestemming van eiser een naamverandering ondergaan: Baker Tilly MKM werd de nieuwe naam. De betreffende domeinnaam is in dat kader geregistreerd. Vanaf 2013 is door eiser de deelname van verweerder aan het netwerk beëindigd. Eiser claimt momenteel de domeinnaam. Verweerder stelt zelf rechten te hebben op de naam 'Baker Tilly MKM'. De geschillenbeslechter is van mening dat het geschil veel verder gaat dan waar hij in het kader van de geschillenprocedure over kan oordelen. Desalniettemin oordeelt de geschillenbeslechter toch dat de eis moet worden afgewezen nu aannemelijk is dat de domeinnaam niet te kwader trouw is geregistreerd. Eiser onderbouwt in ieder geval onvoldoende dat zij hier geen toestemming voor heeft gegeven. Aan het derde vereise van de procedure (registratie en gebruik te kwader trouw) wordt dan ook niet voldaan.

After careful consideration of the totality of circumstances in the record in this administrative proceeding, the Panel concludes that the Complainant has not met its burden of demonstrating that the Respondent registered the disputed domain name in bad faith.
As noted earlier, the Complainant insists that the Respondent was never authorized to register a domain name incorporating the Complainant's BAKER TILLY mark, and that consequently the Respondent's registration of the disputed domain name should be found to be in bad faith. For reasons discussed above, the Panel does not find the record in this case sufficiently clear to support a conclusion that the Respondent acted in bad faith when registering a domain name corresponding to the Baker Tilly MKM trading name, given the lack of clarity whether this domain name also could have been considered a "Permitted Form" of use under the trademark sublicense agreement. Additionally, there is no evidence in the record that the Complainant ever objected to the Respondent's registration of the disputed domain name before 2013, some five (5) years following the registration, and by all appearances then only due to the termination of the Respondent's member status.
In the circumstances of this case, the Panel does not believe that a different outcome should obtain under the bad faith registration analysis utilized by the distinguished panel inOctogen, supra. The Octogen panel made clear that what constitutes bad faith registration "will necessarily depend on an analysis of the facts and circumstances of any given case."

WIPO D204-0594 (cuentasenlineabanamex.com) > Complaint denied
(G) Eiser is een Argentijns accountantskantoor dat sinds 2006 houder is van het Argentijnse merk 'Bairex'. Verweerder is een Mexicaanse financiële dienstverlener. Zij heeft de domeinnaam geregistreerd in 2006. De domeinnaam wordt doorgelinkt naar de website van verweerder waar zij haar financiële diensten aanbied onder de naam 'Banamex'. Deze naam heeft zij ook als merk geregistreerd. Eiser stelt daarnaast merkrechten heeft op de naam 'cuentas en linea Bairex'. In domeinnaam is deze naam gebruikt. Eiser heeft echter geen enkel bewijs naar voren gebracht dat deze stelling onderbouwt. De eiser merkt slechts op dat indien gewenst zij de geschillenbeslechter wel van meer informatie zal voorzien. Deze houding wordt door de geschillenbeslechter niet op prijs gesteld. Hij weigert dan ook om dit te doen dan wel om verder onderzoek naar deze merknaam te doen. De geschillenbeslechter gaat er derhalve vanuit dat eiser geen rechten heeft op de naam 'cuentas en linea Bairex' (met de twee beschrijvende Spaanse termen 'cuentas' – rekeningen – en 'linea' – online). De domeinnaam stemt, nu deze veel langer is dan het Bairex merk en het Bairex merk in zijn geheel niet is overgenomen, niet verwarringwekkend overeen met de merknaam van eiser. Eis wordt afgewezen.

“The Complainant also appears to claim trademark rights in the mark CUENTAS EN LINEA BAIREX. Although the Panel can see how that mark could potentially bear a closer resemblance to <cuentasenlineabanamex.com>, the Panel notes that the Complainant has produced not even a shred of evidence that it owns rights, registered or unregistered, in this latter mark. Instead, the Complainant suggests in its Complaint that it could produce some substantiation of its claim to those rights should the Panel request more information from the Complainant.
The Panel declines to do so. Though a streamlined procedure, the Policy provides a useful avenue through which an entity can make, and possibly sustain, the charge that another entity is intentionally misappropriating rights belonging to the former. Thus, when filing a complaint, it is incumbent upon a complainant to bring forth serious, if abbreviated, evidence to establish, at a minimum, a prima facie case in support of its claims. After that submission, a duly constituted panel may wish, on occasion, to seek further material or information from that complainant in order to clarify aspects of the evidence so presented. In this case, the Complainant has failed completely to furnish any such evidence with respect to its ownership of the mark, CUENTAS EN LINEA BAIREX, that would merit a request for clarification. See, for example, Sensis Pty Ltd., Telstra Corporation Limited v. Yellow Page Marketing B.V., WIPO Case No. D2011-0057 (“…UDRP panels should be reluctant to request or allow additional submissions that would substantially delay the proceedings or burden the parties. It is not normally necessary or appropriate in the interest of fair process or natural justice to delay the UDRP proceeding so that the parties can comment on legal or factual materials that were in existence and foreseeably relevant to their positions when they prepared the complaint or response.”).”

 

Hof Den Haag 22 juli 2014, IEFbe 935 (Recticel tegen Swiss Sense)
Uitspraak ingezonden door Gert Jan van de Kamp, Park Legal en Luuk Jonker, Holla Advocaten. Merkenrecht. Zie eerder IEF 11749. Recticel is een Zwitserse onderneming die zich toelegt op de productie en verkoop van onder meer bedden en matrassen onder het merk SWISSFLEX en is houdster van een aantal merkregistraties. Swiss Sense is werkzaam op hetzelfde gebied en is houdster van een aantal Benelux-woord/beeldmerken. In vrijwel al deze merken komt het teken SWISS SENSE voor. De rechtbank heeft in eerste aanleg een aantal merkinschrijvingen van Swiss Sense nietig verklaard, omdat deze het Zwitserse staatsembleem bevatten. Recticel vordert terecht dat Swiss Sense inbreuk maakt op haar merkrechten. Het hof vernietigt het vonnis van de rechtbank en verbiedt in het bijzonder gebruik van 'Swiss Sense' als handelsnaam, domeinnaam of als merk en van 'Sense' als merk.

Woordmerk SWISSFLEX versus woordmerk SWISS SENSE
21. Het hof stelt voorop dat het element SWISS het onderscheidende en dominante bestanddeel is van het merk SWISSFLEX en van het teken SWISS SENSE. SWISS springt in het oog, nu dit, zoals Recticel c.s. terecht heeft opgemerkt, geen voor de hand liggende aanduiding is in relatie tot de betrokken waren en diensten, terwijl de beide andere elementen (FLEX respectievelijk SENSE) in dit verband weinig zeggingskracht hebben. Daar komt bij dat het element SWISS zowel in merk als in teken het eerste deel van het merk is, en dat moet worden aangenomen dat het (ook daarom) meer aandacht krijgt bij het relevante publiek (de gemiddelde consument met een, gelet op de prijs van de betrokken waren, verhoogd aandachtniveau) dan het daaropvolgende element FLEX respectievelijk SENSE. Het bewijsaanbod van Swiss Sense in de memorie van antwoord onder 152, is naar het oordeel van het hof niet voldoende concreet; het is bovendien geen aanbod tot getuigenbewijs, terwijl bewijsstukken door Swiss Sense eigener beweging in het geding hadden moeten worden gebracht.

22. (…) In visueel opzicht stemmen merk en teken in behoorlijke mate overeen, omdat het (eerste en tevens onderscheidende en dominante) element SWISS in merk en teken identiek is, en omdat dat element wordt gevolgd door een woord van vier of vijf letters met een duidelijke aanwezigheid van de letter E. Weliswaar verschilt het woordbeeld enigszins doordat SWISSFLEX aan elkaar geschreven wordt terwijl SWISS SENSE uit twee losse woorden bestaat, maar dat legt naar het oordeel van het hof onvoldoende gewicht in de schaal. Datzelfde geldt ook voor zover de twee bestanddelen van het teken SWISS SENSE in de praktijk worden geschreven met een hoofdletter.
In auditief opzicht stemmen merk en teken in aanzienlijke mate overeen. Het (eerste en tevens onderscheidende en dominante) element SWISS in merk en teken is identiek, terwijl de toevoegingen FLEX en SENSE worden gekenmerkt door de harde è-klank alsmede door de s-klank aan het eind. Dat de klemtoon, naar Swiss Sense stelt, verschillend wordt gelegd, maakt dit – voor zover dit al het geval zou zijn – niet anders. Datzelfde geldt voor de alliteratie in SWISS SENSE.
In begripsmatig opzicht stemmen merk en teken in zekere mate overeen. Het (eerste en tevens onderscheidende en dominante) element SWISS communiceert, zowel in merk als teken, immers een (positieve) associatie met Zwitserland (vgl. GEA 15 december 2011, zaak T-377/09, ECLI:EU:T:2011:753 (‘PASSIONATELY SWISS’)).

23. Wat betreft de (soort)gelijkheid van de betrokken waren en diensten overweegt het hof als volgt. Het merk SWISSFLEX van Recticel c.s. is ingeschreven voor, kort gezegd, slaapkamermeubilair, bedden, bedonderdelen, matrassen en kussens (productie 4 Recticel c.s.). Swiss Sense gebruikt het teken SWISS SENSE voor bedden (met name boxsprings), slaapkamermeubilair, slaapkamerartikelen en producten welke met de inrichting van slaapkamers te maken hebben (vgl. overweging 2.3 van het bestreden vonnis). Naar het oordeel van het hof is daarmee sprake van dezelfde, althans in verregaande mate soortgelijke waren en/of diensten. Het hof verwerpt daarmee ook het betoog van Swiss Sense dat de retaildiensten (de verkoop van voornoemde waren) waarvoor zij het teken Swiss Sense gebruikt, niet soortgelijk kunnen zijn aan de waren waarvoor Recticel c.s. haar merk heeft geregistreerd. Anders dan Swiss Sense lijkt te betogen (memorie van antwoord onder 135-138), is het immers mogelijk dat waren soortgelijk zijn aan diensten en andersom.

Woordmerk SWISSFLEX versus woord/beeldmerken SWISS SENSE met SWISS SENSE als dominant bestanddeel
26. Naar het oordeel van het hof stemmen dit merk en voormelde tekens overeen; het hof verwijst naar hetgeen hiervoor is overwogen ten aanzien van het teken/woordmerk SWISS SENSE. Ook in de in rechtsoverweging 25 genoemde tekens is SWISS het onderscheidende en dominante bestanddeel. Daarbij geldt evenwel het volgende. In visueel opzicht is sprake van minder overeenstemming dan ten aanzien van het teken/woordmerk SWISS SENSE, maar dat neemt niet weg dat er wel enige overeenstemming is. De totaalindruk in aanmerking nemend, is het woordcombinatie SWISS SENSE in de desbetreffende tekens naar het oordeel van het hof visueel dominant, terwijl de toevoegingen LIFE of SAFE respectievelijk de (zeer) klein afgebeelde onderschriften en het beeldelement naast die dominante woordcombinatie weinig zeggingskracht hebben gelet op hun algemene beschrijvende karakter, terwijl de onderschriften bovendien zo klein zijn afgebeeld dat zij nauwelijks opvallen. In auditief opzicht geldt ook dat de toevoegingen (onderschriften, LIFE of SAFE) niet afdoen aan de omstandigheid dat het element SWISS SENSE in de desbetreffende tekens auditief dominant is. In begripsmatig opzicht doen genoemde toevoegingen niet af aan de overeenstemming die hiervoor is aangenomen ten aanzien van het teken/woordmerk SWISS SENSE. Het gaat immers om beschrijvende onderschriften (‘boxsprings en matrassen’, ‘slapen met een goed gevoel’) en/of om elementen met weinig zeggingskracht (LIFE of SAFE).

Woord/beeldmerk SWISSFLEX versus handelsnaam Swiss Sense en domeinnaam swisssense
31. (…) Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen in rechtsoverweging 19 e.v., kan Recticel c.s. zich op grond van art. 9 lid 1 sub b GMV verzetten tegen dergelijk gebruik door Swiss Sense van de aanduiding ‘Swiss Sense’. Dat geldt naar het oordeel van het hof ook voor de aanduiding ‘Swiss Sense’ in het onderschrift ‘by Swiss Sense’ in de tekens genoemd in overweging 2.4 onder f, h, m, n, p, s, t, u, v, w, x, en y van het bestreden vonnis, waarin naast een dominant woordelement (bijvoorbeeld DESIGN, COLOR, POCKET of SAFE) in het onderschrift in kleine letters Swiss Sense als handelsnaam wordt gebruikt, althans door het publiek als zodanig zal worden opgevat (‘by Swiss Sense’).

Woordmerk SENSUS versus SENSE
40. Op grond van het voorgaande, alsmede in aanmerking nemende dat het merk SENSUS een redelijk onderscheidend vermogen heeft en de verregaande mate van soortgelijkheid van de betrokken waren en diensten, komt het hof tot de conclusie dat het merk SENSUS en het teken SENSE in visueel, begripsmatig en auditief opzicht zodanig overeenstemmen dat daardoor verwarring kan ontstaan bij het relevante publiek (als eerder omschreven) als bedoeld in art. 9 lid 1 sub b GMV. Grief 12 slaagt dus. In zoverre is vordering (2) dus toewijsbaar.

Lees de uitspraak:
IEFbe 935 (link/ pdf)

 

We beperken ons tot een terugkerend overzicht van de beslissingen van Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie, CEPANI. Recentelijk heeft het CEPANI op de aanvraag van de redactie een serie van beslissingen gepubliceerd die wellicht de moeite waard is om door te nemen.

44327EN	stratégie.be	Gegrond	26 dec 2013	Philippe Laurent	PDF
44325NL	calligaris.be	Gegrond	25 nov 2013	Karen Ongena	PDF
44323NL	muckboots.be	Gegrond	22 nov 2013	Dieter Geernaert	PDF
44328NL	bigfoot.be / bigfootsystems.be	Minnelijke schikking	21 nov 2013		PDF
44324EN	europeanvoice.be	Minnelijke schikking	19 nov 2013		PDF
44326EN	antonymorato.be	Minnelijke schikking	12 nov 2013		PDF
44321FR	agidra.be	Gegrond	28 okt 2013	Florence Margenat	PDF
44322FR	ecosel.be	Gegrond	21 okt 2013	Guillaume Rue	PDF
44320EN	tamagotchi.be	Gegrond	15 okt 2013	Alexandre Cruquenaire	PDF
44316EN	belgacomcloud.be	Gegrond	30 sep 2013	Alexandre Cruquenaire	PDF
44308FR	centre-medical-louise.be	Gegrond	19 sep 2013	Laurent Van Reepinghen	PDF
44317NL	unicefkids.be	Gegrond	18 sep 2013	Francis de Clippele	PDF
44306EN	laruchequiditoui.be - appeal	Gegrond	04 sep 2013	Philippe Laurent / Benjamin Docquir / Paul Van den Bulck	PDF
44315NL	planetwin365.be	Minnelijke schikking	29 aug 2013		PDF
44318FR	credina.be	Minnelijke schikking	27 aug 2013		PDF
44319FR	finalys.be	Minnelijke schikking	27 aug 2013		PDF
44314EN	météobelgique.be	Gegrond	16 aug 2013	Paul Van den Bulck	PDF
44309EN	alamocar.be, alamocarrentals.be,alamoinsider.be, alamorental.be, alamorentalcars.be, alamorentcars.be, nationalrentalcars.be, alamocarrental.be, alamocars.be, alamoinsiders.be, alamrentalcar.be, alamrentals.be, nationalcarrentals.be, nationalrentcars.be	Gegrond	06 aug 2013	Emmanuel Cornu	PDF

Rechtbank van Koophandel Brussel 30 mei 2014, IEFbe 883 (eiser tegen Happy Beheer en Gabscorporate)
Uitspraak ingezonden door Kristof Neefs, Altius, mede ingezonden door Laurent Arnauts, ARNAUTS advocaten. Merkenrecht. Eiser is professionele trainer en coach voor bedrijven en particulieren, die hij begeleidt bij het bereiken van professionele of persoonlijke doeleinden. Zowel Happy Beheer als Gabscorporate bieden coaching- en trainingsactiviteiten aan. Het geschil betreft de eigendom van de 'Gemmeon'-methode. Eiser stelt deze methode te hebben bedacht en vordert een verbod om de naam "Gemmeon' te gebruiken als domeinnaam, handelsnaam en merknaam, of in reclame. De rechter verklaart dat er geen sprake is van inbreuk en dat de WMPC niet kan dienen om een lacune in de bescherming van een intellectueel eigendom goed te maken.

15. Tenslotte valt het op dat eisende partij (behalve het registreren van zijn boek) geen enkele daad heeft gesteld strekkende tot het beschermen van "zijn" beweerd "handelsmerk".

 21. Aangezien eisende partij niet de eigenaar is van de methode en/of de handelsnaam "Gemmeon" en geen handel drijft onder het merk "Gemmeon", bestaat er ook op grand van art. 95 WMPC(i) geen conflict tussen een oudere handelsnaam en jongere domeinnaam, of (ii) tussen een oudere handelsnaam en een jonger merk, (iii) kan er ook geen parasitaire mededinging door aanhaking bestaan, of enige andere inbreuk op de WMPC,zoals eisende partij ten onrechte beweert.

Rechtbank van Koophandel Antwerpen 21 maart 2014, IEFbe 848 (Mopac tegen gedaagde)
Merkenrecht. Domeinnaamrecht. Woordmerk. Beeldmerk. Mopac is sinds 2010 houdster van Benelux woordmerken "Zero" en "Zero Ready". Gedaagde deponeerde het Benelux beeldmerk "Zerohuis ZeroReady/Zero/Zero+" voor soortgelijke producten en is houdster van www.zerohuis.be. Mopac vond dat er sterke gelijkenissen waren tussen de merken, onder meer omdat het beeldmerk het merk "Zero Ready" omvat. De Rechtbank verklaart de hoofdvordering gegrond, verklaart het beeldmerk nietig en beveelt de doorhaling. Mopac toont niet aan dat ´zero´ in de domeinnaam het onderscheidende en dominante bestanddeel is; deze vordering is ongegrond. Tot slot verbiedt de Rechtbank het gebruik van het bestreden beeldmerk, en dit op straffe van een dwangsom van 2.500,00 euro per inbreuk en per dag, met een maximum van 75.000,00 euro.

Beoordeling
4.1 Ouder merk
Hiervoor werd reeds aangegeven dat Mopac merkhouder is van de oudere Benelux woordmerken "Zero" voor klasse 37 en "Zero Ready" voor klassen 6, 19 en 37 ten opzichte van het beeldmerk "Zerohuis Zeroready/Zero/Zero+" voor de klassen 19, 36 en 37.

Economisch verkeer
Het staat vast dat voormelde tekens in het economisch verkeer gebruikt worden.

Soortgelijkheid
De waren en diensten waarvoor de merkinschrijvingen werden genomen zijn soortgelijk. De inschrijvingen van partijen worden onder dezelfde klassen 19 (onder 'waren', bouwmaterialen, niet van metaal; onbuigzame buizen, niet van metaal, voor bouw; asfalt, pek en bitumen; verplaatsbare constructies, niet van metaal; monumenten, niet van metaal), wat het beeldmerk van verweerders betreft en de inschrijving voor "Zero Ready" en 37 (onder 'diensten' bouw, reparaties, installatiewerkzaamheden), wat het beeldmerk en de inschrijvingen voor "Zero" en "Zero Ready" betreft. De inschrijvingen van Mopac hebben dus niet enkel betrekking op bouwmaterialen (waren), zoals verweerders voorhouden, maar ook op diensten. Daarenboven kunnen diensten en waren ook soortgelijk zijn. Het is duidelijk dat partijen zich tot dezelfde markt, met name de bouw van passiefwoningen, richt.

Overeenstemming
(...) Het is duidelijk dat een dominant onderdeel in het woordmerk en het beeldmerk, "Zero" en "Zero Ready" betreft. In deze context komen de merken zowel visueel, begripsmatig en auditief overeen. Uiteraard wordt dit versterkt door het feit dat het beeldmerk van verweerders letterlijk de woordmerken "Zero" en "Zero Ready" van Mopac bevat. Het beeldmerk bestaat overigens voornamelijk uit woordelementen, waarbij de beeldelementen ondergeschikt zijn.
Het is onmiskenbaar dat het woord "Zero" het beeldmerk domineert. In die zin is het niet relevant dat het gaat om een woordmerk versus een beeldmerk. Het beeldmerk wordt gekenmerkt door de dominantie van het woord "zero". De (ondergeschikte) beeldelementen beïnvloeden de gemiddelde consument niet.

Verwarringsgevaar
Een gemiddelde geïnformeerde consument kan zich vergissen en van oordeel zijn dat het beeldmerk met de woorden "ZeroHuis ZeroReady/Zero/Zero+" verwijst naar de producten van Mopac. Waarbij die consument zou kunnen denken dat huizen die Ultra-Bouw worden gebouwd met bouwmaterialen van Mopac. Hij kan dus in verwarring gebracht worden omtrent de herkomst van de producten.
(...) De bewering dat in de bouwsector de term "zero" een ingeburgerd begrip is dat verwijst naar woningen die weinig energie van buitenaf nodig hebben wordt niet aangetoond.

Gelet op het voorgaande is aan de toepassingsvoorwaarden van art. 2.20, lid 1 b) BVE voldaan en kan Mopac het gebruik van he beeldmerk door verweerders verbieden. Daarnaast leidt het hiervoor beschreven verwarringsgevaar, tot potentiële misleiding in de van art. 2.4 b BVIE, zodat de vordering tot nietigheid van het merk, gegrond is op basis van art. 2.28, 1, e BVIE.

Zoals hiervoor uiteengezet, is er sprake van overeenstemming, zodra de vordering tot nietigverklaring voor zover gestoeld op art. 2.28, 3, a BVIE, nu de inschrijvingen van Mopac ouder zijn, eveneens gegrond is.

4.2 (...) De domeinnaam is een samenstelling, die een geheel vormt, en als dusdanig werd geregistreerd. Het moet dan ook als een geheel worden beschouwd. Mopac toont niet aan dat "zero" in de samenstelling het onderscheidende en dominante bestanddeel zou zijn. Dit is anders bij het beeldmerk, die letterlijk de woordmerken "Zero" en "ZeroReady" bevat en daarnaast nog tweemaal bijkomend, in de samenstelling "ZeroHuis" en "Zero+", een verwijzing naar "zero" bevat. Dit deel van de vordering is bijgevolg ongegrond.

Domeinnaamrecht. We beperken ons tot een doorlopende selectie van WIPO-geschillenbeslechtingsprocedures die wellicht interessant zijn. Hier een overzicht van de in de laatste weken gepubliceerde procedures [dossier instanties - WIPO]. Heeft u ideeën over deze rubriek, laat het ons weten: redactie@ie-forum.nl. Ditmaal over:
A) Opdracht tot domeinverkrijging?
B) Recessionista is een beschrijvende term voor modebewuste personen met beperkt budget
C) Volgens Google zijn de bezoekers vooral uit landen waarin O2 niet actief is 
D) De stad Quebec verkrijgt quebec.com niet
E) Rotterdam The Hague Airport krijgt RTHA.nl niet van Running Team Heemstede-Aerdenhout
F) Robert Kennedy College maakt zijn connectie met Robert Kennedy University niet duidelijk
G) businessmodel is om voornamelijk drie-letter-domeinnamen te registreren, legitiem belang
Deze selectie is samengevat door Sara Biersteker, Van Till advocaten.

WIPO D2014-0211 (purdeys.com) > Complaint denied
A) Bijzondere situatie, waarin eiser verweerder eerst de opdracht geeft om de domeinnaam voor hem te verkrijgen. Domeinnaam is geregistreerd op 8 mei 2009. Merkhouder (Verenigd Koninkrijk) is houder van het merk Purdey's sinds 13 januari 1995. Verweerder is een partij die voor derden domeinnamen registreert en probeert te verkrijgen. Begin januari 2014 benadert eiser verweerder per e-mail met de vraag: “We would be interested to purchase purdeys.co.uk & am also interested in purdeys.com if you could supply this also? What would be the process to get hold of these?” Verweerder – die de domeinnaam klaarblijkelijk nog niet bezat – vatte de e-mail van eiser op als opdracht en ging aan de slag om de domeinnaam te verkrijgen. Uiteindelijk koopt zij de domeinnaam voor 3000 USD. Zij biedt de domeinnaam, tezamen met de domeinnaam purdeys.co.uk dan ook te koop aan aan eiser. Nu verweerder de opdracht van eiser kreeg om de domeinnaam te kopen, is er geen sprake van (registratie) te kwader trouw.

The Respondent also submitted in his Response copies of email exchanges between himself and domains@mail.tradenames.com between January 14, 2014 and January 21, 2014, which provide tangible evidence that he actually purchased the disputed domain name <purdeys.com> for USD 3,000 after and pursuant to the request from the Complainant’s representative. In these circumstances, the offer made by the Respondent to the Complainant on January 17, 2014 to sell both the recently acquired <purdeys.com> domain name and the <purdeys.co.uk> domain name for GBP 2,995 is not behaviour which can be viewed as abusive. The documents in evidence suggest that the Respondent was doing exactly what he believed the Complainant asked him to do.
Therefore, the Panel finds that the Respondent was not acting in bad faith when it acquired the disputed domain name <purdeys.com> in January 2014 or when he subsequently offered to sell it for the amount described above.

WIPO D2013-2254  (therecessionista.net) > Complaint denied
B) Eiser is merkhouder van meerdere « The Recessionista« merken. Oudste merk is een merk dat sinds 2009 is geregistreerd in het Verenigd Koninkrijk. Verweerder heeft de domeinnaam eind 2012 geregistreerd en gebruikt de website voor een weblog over mode in de recessie. Op het weblog wordt geadverteerd naar producten die eiser aanbiedt op eBay. Eiser toont onvoldoende aan dat er geen sprake is van een eigen recht of legitiem belang, daarnaast ook geen sprake van registratie en gebruik te kwader trouw. Belangrijke overweging bij beide elementen is dat het woord « Recessionista« een beschrijvende term is voor modebewuste personen met een beperkt budget.

Having said that, though, Internet searching also demonstrates that “recessionista” is a defined descriptive term in numerous online dictionaries, referring to fashion-conscious individuals with limited financial means. Consequently, even if the Respondent had been aware of the Complainant’s trademarks, it seems entirely possible that the Respondent may have adopted the disputed domain name in the belief that it comprised descriptive terms directly relevant to the content of a website offering economical fashion tips and discounted second-hand fashion merchandise for sale, which is the use to which the Respondent put the disputed domain name. It is not clear, therefore, that the Respondent has used the disputed domain name to intentionally attract Internet users by creating a likelihood of confusion with the Complainant’s trademark for commercial gain in a way that would amount to registration and use in bad faith under the Policy.

WIPO D2014-0070 (o2cinemas.com; o2tvseries.com; o2videos.com) > Complaint denied
C) Eiser is een bekend telecombedrijf dat in meerdere landen het merk « O2« heeft geregistreerd. De oudste registratie dateert van 1999. De door verweerder geregistreerde domeinnamen bevatten allen het merk van eiser gevolgd door een toevoeging die te maken heeft met televisie en film. De oudste domeinnaam dateert van 2008. Geschillenbeslechter oordeelt dat de domeinnaam verwarringwekkend overeenstemt met het merk. De eis loopt echter stuk op het tweede vereiste : de geschillenbeslechter oordeelt dat verweerder een eigen recht en/of legitiem belang bij de domeinnaam heeft. De geschillenbeslechter beoordeelt de argumenten van eiser hierbij als « speculatief« . Verweerder is actief onder de domeinnamen en heeft blijkens Google veel bezoekers uit India, Pakistan, Nigeria, Bangladesh en Indonesië. Dit zijn landen waarin eiser niet actief is. Eis wordt afgewezen.

Complainant’s arguments can be characterized as somewhat speculative in nature, suggesting without any evidentiary basis that Respondent did not have any “actual interest” in the domain names, and positing that sale of the websites to third parties would not be “far-fetched”.
Respondent has provided evidence of at least some basis for rights or legitimate interests in the domain names, including:
(1) the Respondent’s websites are active, with a significant number of users;
(2) Respondent has developed some form of independent reputation, evidenced for example by a large number of Facebook followers;
(3) Respondent has denied any intention of trading on the reputation of Complainant;
(4) data from Google Analytics and Alexa for the Respondent’s principal website “www.o2cinemas.com” shows a high percentage of users (over 90%) from India, Pakistan, Nigeria, Bangladesh and Indonesia, countries where Complainant has no business presence, and no evidence of search keywords linked to Complainant’s business;
(5) the Respondent has never attempted to sell the disputed domain names; to the contrary, Respondent is evidently “working hard” to develop its own associated websites.

WIPO D2013-2181 (quebec.com) > Complaint denied
D) Eiser is de Canadese plaats Quebec, vertegenwoordigd door een minister. Eiser heeft sinds 1968 meerdere merken onder de naam “Quebec” geregistreerd. Verweerder heeft de domeinnaam in 1998 geregistreerd. Op de website die onder de domeinnaam hangt staat allerhande informatie over de regio Quebec, wordt geadverteerd over producten en diensten in de regio en wordt bijvoorbeeld verwezen naar een website waar tickets naar Quebec kunnen worden aangeschaft. Door verweerder wordt niet gedaan alsof hij op enige wijze gelieerd is aan het bestuur van Quebec. Er wordt geen verwarring gewekt. Derhalve sprake van eigen recht en/of legitiem belang en geen sprake van gebruik en registratie te kwader trouw. De geschillenbeslechter merkt nog op dat wanneer verweerder deze intentie wel had gehad, zij in de afgelopen 15 jaar genoeg tijd had gehad om een dergelijke website te maken. Daar is nu geen sprake van. Eis wordt afgewezen.

“Likewise, the facts of the case do not bring it easily within sub-paragraph 4(b)(iii) of the Policy. Again, the fact that Respondent registered and used the Disputed Domain Name for an apparently legitimate purpose and retained it for 15 years, continuing to do the same thing with it during that period does not fit comfortably with the notion of Respondent wanting to disrupt Complainant’s business. Again it must be remembered that this intention must be shown to be the registrant’s primary intention. There is no evidence that Respondent had any such intention or evidence of any facts from which such an inference could be drawn.

WIPO DNL2013-0062 (rtha.nl) > Complaint denied
Eiser is Rotterdam The Hague Airport (RTHA). Eiser stelt handelsnaamrechten te hebben in de afkorting RTHA. Verweerder heeft de domeinnaam geregistreerd in 2010 om te gaan gebruiken voor zijn hardloopclub (Running Team Heemstede – Aerdenhout). Daar is tot op heden weinig mee gebeurd. Geschillenbeslechter oordeelt dat eiser geen handelsnaamrechten heeft op de afkorting RTHA en dat zij de domeinnaam derhalve niet kan claimen. Eis loopt stuk op eerste element.

Eiseres stelt dat zij rechthebbende is op de handelsnaam RTHA, die als zodanig in het handelsregister staat vermeld. Verweerder heeft bewijs overgelegd waaruit blijkt dat Eiseres de handelsnaam pas op 4 oktober 2013 heeft ingeschreven, weliswaar met terugwerkende kracht tot 10 februari 2010. Verweerder heeft tevens bewijs overgelegd waaruit blijkt dat Eiseres de domeinnaam <rtha.com> eerst in december 2010 heeft geregistreerd. Uit de stellingen van beide partijen blijkt verder dat Eiseres deze domeinnaam daarna snel in gebruik heeft genomen.
Omdat, blijkbaar anders dan Eiseres meent, een recht op een handelsnaam niet ontstaat doordat zij in het handelsregister wordt ingeschreven, maar door daadwerkelijk gebruik om de onderneming in het economisch verkeer te onderscheiden, moet de Geschillenbeslechter vaststellen of “RTHA” daadwerkelijk door Eiseres als handelsnaam wordt gebruikt (zie Meubelvoordeel VOF v. Meubelvoordeel Oldenzaal, WIPO Zaaknr. DNL2010-0070 en Vermeeren Advocatuur & Mediation B.V., h.o.d.n. De Letselschade Raetsman v. K. Rodenberg, WIPO Zaaknr. DNL2013-0032). Omdat Eiseres hierover niets anders heeft aangevoerd dan dat de handelsnaam in het handelsregister staat ingeschreven (hetgeen, zoals gezegd niet relevant is) en dat zij om praktische redenen de domeinnaam <rtha.com> voert, heeft de Geschillenbeslechter de website van Eisereskortbezocht. Gebruik van het internetadres “www.rtha.com” blijkt automatisch door te linken naar het internetadres “www.rotterdamthehagueairport.nl”. Op de bijbehorende website wordt alleen de handelsnaam “Rotterdam The Hague Airport” gevoerd. Indien “rtha” in het zoekvenster wordt ingetypt verschijnen er zeventien “hits”, die op één na naar emailadressen onder de domeinnaam <rtha.com> verwijzen. De tekst onder het hoofdje “Project Startbaan” vermeldt onder meer “Dát is het doel van het werkgelegenheidsproject dat Rotterdam The Hague Airport (RTHA), de politie Eenheid Rotterdam en de Gemeente Rotterdam gaan organiseren en uitvoeren.” , “Al eerder draaide RTHA samen met de politie soortgelijke werkgelegenheidsprojecten: (..)”, en “Toen Roland Wondolleck (algemeen directeur RTHA) en Frank Paauw (politiechef Eenheid Rotterdam) elkaar recentelijk spraken (..)”. Er plegen weliswaar lage eisen te worden gesteld aan de intensiteit van het gebruik van een handelsnaam, maar in casu is het gebruik van de aanduiding RTHA meer een afkorting dan een handelsnaam en overigens ook dermate incidenteel dat niet aannemelijk is dat RTHA door Eiseres als handelsnaam wordt gevoerd.

WIPO D2014-0031 (kennedyuniversity.com) > Complaint denied
Eiser is het Zwitserse 'Robert Kennedy College'. Eiser stelt merkhouder te zijn van de Zwitserse merknaam «Robert Kennedy University » welke in 1999 is geregistreerd. De geschillenbeslechter bemerkt echter dat de houder van deze merknaam niet 'Robert Kennedy College' is maar 'Robert Kennedy University'. Ook de door de eiser opgegeven contactgegevens komen niet met de contactgegevens van de merkhouder overeen. Door eiser wordt in zijn eis niet zijn connectie met de merkhouder duidelijk gemaakt. Daarnaast worden er door de eiser ook geen stukken overgelegd waaruit een link zou blijken (sterker nog er worden geen stukken overgelegd). Eiser bewijst dus niet dat hij rechten heeft op de naam. Hiermee gaat de hele eis ten onder.

The Complainant claims that it is the owner of a Swiss registered trademark for the word mark ROBERT KENNEDY UNIVERSITY. However, as noted in the Factual Background section above, this trademark is not in the Complainant’s name but is owned by an entity named “Robert Kennedy University” which has a different address in Zurich from the one supplied by the Complainant. The Complainant does not explain the connection between it and the owner of this mark. Are “Robert Kennedy College” and “Robert Kennedy University” interchangeable names for the same institution? Does the trademark belong to a related entity of which the Complainant is a subsidiary or parent? The Panel does not know on the available record. Furthermore, although the Complainant asserts that it is also the owner of other marks, copies of these are not produced, such that the Panel cannot find any support for the Complainant’s contentions from the manner in which the other marks are held.

WIPO D2013-1817 (agl.com) > Complaint denied
G) Eiser is een Australische energiemaatschappij dat sinds 1999 merkhouder is van diverse (Australische) “AGL” merken. Verweerder is een Amerikaanse domeinnaamhandelaar die vooral domeinnamen registreert die uit drie-letter-combinaties bestaan. De domeinnaam is eveneens in 1999 geregistreerd en in 2011 door verweerder verkregen. Sindsdien bevindt zich onder de domeinnaam een pay-per-click website waarvan de links de laatste tijd verwijzen naar websites die te maken hebben met de corebusiness van eiser. Geschillenbeslechters zijn het niet met elkaar eens. Meerderheid (twee geschillenbeslechters) is van mening dat er aan de zijde van verweerder sprake is van een eigen recht/legitiem belang nu het het businessmodel is van verweerder om voornamelijk drie-letter-domeinnamen te registreren. Eén geschillenbeslechter is het hiermee oneens. Hij is van mening dat dit feit geen eigen recht of legitiem belang in deze domeinnaam met zich brengt. De verweerder moet volgens hem meer naar voren brengen. Met name niet nu de links op de website naar concurrerende websites verwijzen. Echter, de meerderheid wordt gevolgd. Eis wordt derhalve afgewezen.

Panelist Christie considers that the Respondent must show something other than mere commercial attractiveness of the disputed domain name to establish rights or legitimate interests in it. In particular, the Respondent must establish some bona fide connection between its activities (actual or proposed) and the disputed domain name, such as those specified in paragraph 4(c) of the Policy – that is, such as by using the disputed domain name in connection with a bona fide offering of goods or services, being commonly known by the disputed domain name, or making a legitimate non-commercial or fair use of the disputed domain name. The Respondent has not and, in Panelist Christie’s view, cannot in this case make out any such connection between the disputed domain name and its business activity – which is to capitalize on the value of the Complainant’s trademark by using the disputed domain name to obtain pay-per-click revenue by linking to third party websites most or all of which are related to the Complainant’s field of business, in the most recent version of the Respondent’s website.

Voorz. Rechtbank van Koophandel Gent 19 september 2013, IEFbe 754 (Hoydonckx tegen Webnet4U c.s.)

Uitspraak mede ingezonden door Trees Vuylsteke en Emily Van Damme, DLPA. Merkenrecht. Domeinnamen. Handelsnaamrecht. Eiseres vordert de nietigheid of de gedwongen overdracht van de Benelux-beeldmerken B BRILCENTER, BRILCENTER en B BRILCENTRUM. Vorderingen eiseres zijn gedeeltelijk onontvankelijk in de mate dat zij ertoe strekt de gedwongen overdracht van deze Benelux-merken aan andere "Brilcenter"-leden dan eiseres te horen uitspreken, omdat zij in gebreke blijft haar hoedanigheid en belang van de vordering aan te tonen. Tevens ongegrond: niet blijkt dat verweerders de Beneluxmerken te kwader trouw hebben gedeponeerd en zij faalt in de op haar rustende bewijslast. De tegenvordering is gegrond. De rechtbank verbiedt Hoydonckx elk gebruik van de aan verweerders behorende Beneluxmerken, de handelsnaam "Brilcenter" en de domeinnaam brilcenterbocholt.be.

4.1. De term "Brilcenter" is een handelsnaam die toebehoort aan verweerders. De heer [..] is titularis van de Beneluxmerken met inschrijvingsnummers 0413798 en 0801159. De term "Brilcenter" heeft als dominant onderdeel van deze gemengde Benelux beeld- en woordmerken, duidelijk een onderscheidend vermogen.
[..]
Eiseres, die identieke tekens gebruikt voor identieke waren en diensten als verweerders, begaat in deze omstandigheden duidelijk een inbreuk op artikel 2.20.1.a BVIE. Daarenboven begaat eiseres, door gebruik te maken van het dominant woordelement Brilcenter voor identieke diensten als verweerders, een inbreuk op artikel 2.20.1.b BVIE, waardoor ze bij het publiek verwarring sticht over de afkomst van de diensten en dit, terwijl eiseres zelf bij aangetekend schrijven van 7 oktober 2009 iedere samenwerking heeft beëindigd.
Eiseres mist overtuigingskracht waar zij besluit tot de ongegrondheid van de tegenvordering en ter staving hiervan stelt dat zij "haar logo en uithangbord reeds geruime tijd gewijzigd heeft" [..]. In deze omstandigheden stelt de rechtbank vast dat eiseres een inbreuk pleegt op de rechten van verweerders voortvloeiend uit de Beneluxmerken 0413798 en 0801159.

Hof van Beroep Antwerpen 24 juni 2013, IEFbe 734 (Olina c.s. tegen Blue Turtle Business Partners)
Uitspraak mede ingezonden door Steven Boeynaems en Nathalie Taeymans, DilawHens advocaten. Merkenrecht. Handelsnamen. Domeinnamen. Geen verwarring. De eerste en tweede appellanten zijn houdster van het Benelux-beeldmerk en woordmerk LILA GRACE. Olina is houdster van domeinnaam lilagrace.be en de Facebookpagina LILA GRACE. Geïntimeerde heeft een winkel onder de naam LITTLE GRACE, die is gedeponeerd als Benelux-woordmerk. De overeenstemming van de activiteiten en geografische reikwijdte van de handelsnamen leveren gelijkenis op. Wat de mate van overeenstemming tussen de handelsnamen en als dusdanig het verwarringsgevaar betreft, geldt ook hier zoals bij de beoordeling van de inbreuken op het BVIE dat er geen overeenstemming is tussen LILA GRACE en LITTLE GRACE.

Terecht oordeelde de eerste rechter dat LILA GRACE  bescherming verkreeg van haar handelsnaam door de inbezitneming ervan, inhoudende het publieke gebruik dat ervan gemaakt werd/wordt. LILA GRACE wordt publiek, zichtbaar en voortdurend gebruikt wat niet voor ernstige betwisting vatbaar is.

Of er gevaar voor verwarring bestaat moet beoordeeld worden aan de hand van de volgende elementen: (1) de mate van overeenstemming tussen de handelsnamen en als dusdanig het verwarringsgevaar; (2) de mate van overeenstemming tussen de activiteiten alsook (3) de geografiche reikwijdte van de handelsnamen.

Voor de laatste twee elementen is er gelijkenis maar wat het eerste element betreft: de mate van overeenstemming tussen de handelsnamen en als dusdanig het verwarringsgevaar, geldt ook hier zoals bij de beoordeling van de inbreuken op het BVIE dat er geen overeenstemming is tussen LILA GRACE en LITTLE GRACE. [..]