Merkenrecht - Droit des marques  

BenGH 13 mei 2022, IEF 20889, IEFbe 3532; C 2020/16 (Good-Bye tegen Henkel) Op 31 oktober 2019 stelt Henkel een vordering tot nietigverklaring in tegen het merk ‘GOODBYE YELLOW’ van Good-Bye. Henkel meent dat het merk elk onderscheidend vermogen mist en beschrijvend is. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP) oordeelt dat het merk inderdaad beschrijvend is en elk onderscheidend vermogen mist en wijst de vordering tot nietigverklaring toe. Good-Bye heeft beroep ingesteld bij het Benelux-Gerechtshof tegen de beslissing van het BOIP. Zij vordert dat haar merk geldig wordt verklaard. Het Hof is van oordeel dat het relevante publiek het merk opvat als een beschrijving van de aard van de aard en het beoogde doel van de waren. De waren werken namelijk een ongewenste vergeling van haar, tanden, huid en nagels weg. Het relevante publiek zal het beoogde doel van de waren onmiddellijk en expliciet begrijpen zonder dat hiervoor een extra verklarende zin nodig is. Het Hof oordeelt dus dat het merk beschrijvend is. Daarnaast mist het merk volgens het Hof elk onderscheidend vermogen. Het Hof wijst het verzoek van Good-Bye af en bevestigt de bestreden beslissing van het BOIP.

Gerecht EU 6 juli 2022, IEF 20875, IEFbe 3529; ECLI:EU:T:2022:430 (Ladislav Zdút tegen EUIPO) Op 6 mei 2013 heeft Ladislav Zdút een aanvraag tot inschrijving van een Uniemerk ingediend. Op 31 oktober 2014 is het merk ingeschreven. Interveniënten voerden vervolgens aan dat Zdút te kwader trouw was bij de indiening van de inschrijving van het litigieuze merk en vorderden daarom een nietigverklaring van het merk. De vordering tot nietigverklaring van het merk werd afgewezen omdat kwade trouw niet zou zijn aangetoond. Interveniënten stelden vervolgens beroep in bij het EUIPO. De tweede kamer van beroep van het EUIPO heeft vervolgens het beroep van interveniënten toegewezen en het litigieuze merk nietig verklaard omdat Zdút te kwader trouw zou zijn geweest bij de indiening. Zdút zou naar oordeel van de tweede kamer van het EUIPO op de hoogte zijn geweest van het bestaan van het oude en identieke Tsjechoslowaakse merk. Er werd geoordeeld dat Zdút de bedoeling zou hebben gehad om ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van Jan Nehera en het Tsjechoslowaakse merk. Ladislav Zdút vordert vernietiging van de beslissing van het EUIPO.

Hof van beroep Antwerpen 25 oktober 2018, IEFbe 3517; 2018/AR/322 (Vloeren van Calster tegen Impermo-Stultjens) Partijen zijn concurrenten op de markt van keramische tegels, waarbij Impermo-Stultjens het Benelux gecombineerd merk Tilestone bezit voor onder andere tegels. Impermo-Stultjens verwijt Vloeren van Calster ervan inbreuk te maken op dit merk en daarbij tevens de eerlijke marktpraktijken te schenden door te parasiteren op de 'look and feel' van haar website, aanbod en Facebookpagina's. Het hof acht het oordeel van de rechter in eerste aanleg, inhoudende de parasiterende aanhaking en verwarringstichting in de zin van VI.104 WER, gegrond. Ook het oordeel van de rechtbank omtrent het gebruik van misleidende reclame door Vloeren van Calster acht het hof gegrond. Alhoewel de rechter in eerste aanleg oordeelt dat er geen sprake van merkinbreuk kan zijn, vanwege de zuiver beschrijvende woorden tile en stone, acht het hof het beroep gegrond. Het hof oordeelt dat juist geen sprake is van louter beschrijvende woorden, waarbij de woorden Tilestone een dergelijk onderscheidend vermogen hebben.

Hof van beroep Antwerpen 11 maart 2019, IEFbe 3516; rolnr. 2017/AR/1905 (X tegen Karrewiel) X is houder van het beeldmerk Montini dat hij gebruikt als merk voor activiteiten van clubs en discotheken. X stelt dat Karrewiel inbreuk maakt op zijn merk, doordat Karrewiel van het merk gebruik van zou maken. In eerste aanleg oordeelde de rechter dat het gebruik van beide tekens niet tot verwarring zal leiden, gezien het loutere woord Montini zonder additionele bijzondere kenmerken van het ingeschreven beeldmerk van X wordt gebruikt. Het hof oordeelt daarentegen dat het dominerende bestanddeel van het beeldmerk, dat bij het publiek blijft hangen, wordt overgenomen door Karrewiel. Hierdoor wordt voldaan aan de vereisten van een inbreuk op het merk van X.

Hof van beroep Brussel 14 mei 2019, IEFbe 3515; rolnr. 2017/AR/970 (PI Pharma tegen MSD) MSD is een Amerikaanse farmaceutische onderneming en heeft het geneesmiddel Montelukast ontwikkeld. Ze is daarbij merkhouder van het EU en Benelux woordmerk Singulair. PI Pharma is een onderneming actief in de parallelinvoer van geneesmiddelen en wenste vanuit Polen het geneesmiddel van MSD te herpakken. MSD is van mening dat het herpakken van het geneesmiddel inbreuk maakt op haar merkenrechten en kreeg in eerste aanleg gelijk. Het hof beoordeelt het herpakken van het geneesmiddel aan de hand van de BMS-voorwaarden. Het hof gaat mee in het hoger beroep door PI Pharma wat betreft de eerste en vierde BMS-voorwaarde. Wat betreft de derde voorwaarde, omtrent de duidelijke vermelding wie het product heeft omgepakt, oordeelt het hof dat de verpakkingen van PI Pharma hier niet aan voldoen. Een inbreukvordering van MSD op grond van haar auteursrechten verklaart het hof tot slot ongegrond.

Ondernemingsrechtbank Brussel 12 november 2019, IEFbe 3509; rolnr. A/17/00823 (Sky tegen Skyworth) Skyworth is een Chinese onderneming die elektronica ontwikkelt en is daarnaast houder van het woord-beeldmerk Skyworth. Dit woord-beeldmerk is internationaal ingeschreven, waaronder een specifieke benoeming in de Benelux. Sky stelt dat Skyworth haar merk niet gebruikt in de Benelux. De ondernemingsrechtbank is het eens met Sky en stelt het verval in van het merkenrecht voor zover de merkinschrijving ziet op het Benelux-gedeelte van de inschrijving. Skyworth is tussentijds een ander woordmerk internationaal in gaan schrijven, dat na oppositie van Sky, is geweigerd tot inschrijving.

Hof van beroep Antwerpen 15 januari 2018, IEFbe 3514; rolnr. 2016/AR/230 (Robertino Mazara tegen The Belizia Shoe) Robertino Mazara stelt dat The Belizia Shoe de afgelopen vijf jaar geen normaal gebruik heeft gemaakt van het internationale woordmerk CEBO, voor schoeisel en schoensmeer. Hierdoor maakt Robertino Mazara aanspraak op de vervallenverklaring van het merk en dit is gegrond verklaard in eerste aanleg. Het hof acht het hoger beroep gegrond. Hernieuwd gebruik van het merk geschiedde slechts 3 maanden voorafgaand aan de instelling van de vordering tot vervallenverklaring, waardoor dit niet als normaal gebruik kan worden gekwalificeerd. 

Hof van beroep Brussel 30 augustus 2019, IEFbe 3513; rolnr. 2016/AR/1652 (Redijan New tegen Werkman) Werkman is een grote onderneming in de markt van hoefijzers, waarbij ze hoefijzers produceert en verhandeld. Zij bezit dan ook een tweetal Unie-beeldmerken waaruit de letter W wordt gevormd uit hoefijzers. Redijan heeft in haar catalogus van juni 2012 een foto gebruikt waarop de website van Werkman te zien is, inclusief diens ingeschreven Unie-beeldmerk. Redijan verkoopt tevens hoefijzers, maar heeft nog maar een klein aandeel op de markt. Het hof stelt vast dat door het plaatsen van deze foto binnen haar catalogus, Reijan inbreuk pleegt op het merk van Werkman. De individuele hoefijzers zelf, die Werkman produceert en verkoopt, zijn daarentegen niet beschermd door het intellectueel eigendomsrecht. Ten aanzien van het woordmerk Werkman wordt er volgens het hof geen ongeoorloofd gebruik aangenomen.

Hof van beroep Brussel 30 augustus 2019, IEFbe 3512; rolnr. 2016/AR/1143 (Altunis Trading tegen X) Altunis heeft oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het gecombineerde woord/beeldmerk van X. Het BBIE heeft in eerste instantie geoordeeld dat de oppositie wordt afgewezen, waarna Altunis in hoger beroep komt tegen deze beslissing. Het hof besluit tot ongegrondheid van het hoger beroep. Hierbij sluit het hof aan bij het door het BBIE overwogene dat de merkaanvraag in een andere klasse wordt gedaan dan waar Altunis zijn merken op heeft ingeschreven. Hierbij is er dus geen sprake van soortgelijkheid van waren en diensten, waardoor niet wordt overgegaan tot vergelijking van de tekens.

Hof van beroep Brussel 28 oktober 2019, IEFbe 3510; rolnr. 2019/AR/20 (Service Plus tegen Lavazza) Service Plus was een distributeur van onder andere Lavazza producten in België en Nederland tot 31 december 2017 en bezit verscheidene domeinnamen met het woordmerk Lavazza. Na beëindiging van de distributieovereenkomst tussen Service Plus en Lavazza, vordert Lavazza staking van de aanhoudende merkinbreuk op haar woordmerk, waaronder in het gebruik van de domeinnamen van Service Plus. Lavazza beweert vervolgens dat Service Plus zowel online als offline inbreuk maakt op haar merkenrechten. In de offline context oordeelt het hof dat de gedragingen van Service Plus contrasteren met de omstandigheid dat Service Plus het offline gebruik van het merk moest staken na december 2017. In eerste aanleg is er ten aanzien van het offline merkgebruik dus terecht een stakingsbevel opgelegd. In de online context, betreft het voornamelijk domeinnamen en e-mailadressen waarin wordt gebruik gemaakt van het Lavazza woordmerk. Door het gebruik van het woordmerk binnen het domeinnaam als uithangbord, pleegt Service Plus tevens online inbreuk op het woordmerk Lavazza. Tot slot kan in het kader van de stakingsprocedure niet de overdracht van de domeinnamen worden bevolen.