HvJ EU 26 september 2013, zaak C-609/11P (Centrotherm Systemtechnik tegen BHIM en centrotherm Clean Solutions) - dossier
Zie eerder: IEF 12658. Hogere voorziening tegen het arrest van het Gerecht (Zesde kamer) van 15 september 2011, Centrotherm Clean Solutions/BHIM (T427/09), waarbij de beslissing van de vierde kamer van beroep van het BHIM van 25 augustus 2009 (zaak R 6/20084) is vernietigd voor zover zij de beslissing van de nietigheidsafdeling van 30 oktober 2007 gedeeltelijk heeft vernietigd. Normaal gebruik van het merk. Bewijs. Centrotherm stelt dat het arrest inbreuk maakt op haar recht om autonome conclusies en middelen voor te dragen die met name strekken tot wijziging van de vastgestelde beslissing. Zij is van mening dat het Gerecht blijk gaf van een onjuiste rechtsopvatting betreffende het normaal gebruik van het merk. Verder is volgens Centrotherm het Gerecht voorbijgegaan aan rechtspraak van het Hof betreffende normaal gebruik en symbolisch gebruik. Als laatste heeft het Gerecht ten onrechte een verklaring op erewoord niet als bewijsmiddel gekwalificeerd. De middelen slagen niet.

Het Hof (Vierde kamer) verklaart:
1) De hogere voorziening wordt afgewezen.
2) Centrotherm Systemtechnik GmbH wordt, behalve in haar eigen kosten, verwezen in de kosten van centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG.
3) Het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) draagt zijn eigen kosten.

BGH 28 mei 2013, VI ZR 125/12 (Von Hannover tegen Duitsland)
Afgelopen donderdag kwam het arrest Caroline van Hannover 3 van het EHRM [zie IEF 13064] IPKat berichtte over nog een arrest: Het ging daarbij over een arrest van 28 mei 2013 van het Duitse Bundesgerichtshof waarvan de volledige tekst recent beschikbaar is gekomen. Het ging in deze zaak om de publicaties van foto’s van de 11-jarige Alexandra von Hannover (dochter van Caroline - wiki) als deelneemster aan een kunstschaatswedstijd en gepubliceerd in een Duits tijdschrift genaamd Freizeit Revue.

Begeleidende tekst onder ander: "Beim Eiskunstlauf-Turnier um den "III. Pokal von La Garde" verzauberte die 11-jährige Tochter von Caroline und Ernst August nicht nur das Publikum, sondern auch einen Italiener, der kaum von Mamas Seite wich”. Alexandra maakte bezwaar op grond haar portretrecht tegen de publicatie van deze kunstschaatsfoto’s. Bij sportwedstrijden, groot en klein, is opnamen van foto- en filmopnames nu eenmaal zeer gebruikelijk. Daar hebben groot en klein maar mee te leven. Zonder bijkomende omstandigheden is er geen sprake van schending van portretrecht. Het Bundesgerichshof wees de vorderingen al af:

“Die hier veröffentlichten Fotos, auf denen die Klägerin als Eiskunstläuferin während des betreffenden Turniers abgebildet ist, hatten nach der Art ihrer Gewinnung und Darstellung keinen eigenständigen Verlet-zungsgehalt. Die Fotos sind während des Turniers aufgenommen worden, bei dem nach den getroffenen Feststellungen interessiertes Publikum zugegen war. Bei sportlichen Wettkämpfen sind Foto- und Videoaufnahmen heute weitgehend üblich, und zwar auch dann, wenn es sich um Veranstaltungen handelt, die nur in einer begrenzten Öffentlichkeit stattfinden. Dies gilt unabhängig davon, ob an dem Wettbewerb Erwachsene, Kinder oder Jugendliche teilnehmen. Auf Foto- und Videoaufnahmen müssen sich Teilnehmer einer Sportveranstaltung grund-sätzlich auch dann einstellen, wenn keine Pressefotografen zugegen sind. Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts kommt es dabei weder auf die Anzahl der Teilnehmer noch auf die Dauer der gesamten Veranstaltung oder derjenigen der konkreten sportlichen Darbietung des einzelnen Teilnehmers an. Die Veröffentlichung der während eines Turniers gefertigten Fotos wäre nur dann unzulässig, wenn durch ihre Verbreitung die berechtigten Interessen der abgebildeten Person verletzt würden […]. Das ist vorliegend nicht der Fall, denn die Fotos weisen einen ausreichenden Bezug auf das konkrete Ereignis auf und illustrieren einen Begleittext, der zumindest auch eine Berichterstattung über dieses Ereignis selbst liefert. Durch diese Art der Verwendung der Bildnisse werden die berechtigten Interessen der Klägerin nicht nennenswert beeinträchtigt. Insbesondere ist nicht ersichtlich, dass die beanstandeten Fotos die kindgerechte Entwicklung der Klägerin stören könnten. Bei dieser Sachlage verdient das Veröffentlichungsinteresse der Beklagten Vorrang vor dem Persönlichkeitsschutz der Klägerin”.

Bron foto: wap.bunte.de

Redactionele bijdrage van Jens van den Brink, Kennedy Van der Laan / Mediareport.
Mediarecht. Voor de derde keer in minder dan tien jaar sleept Caroline von Hannover – prinses van Monaco – de Duitse staat voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). Telkens klaagt zij dat zij in Duitsland onvoldoende wordt beschermd tegen opdringerige paparazzi. Na haar belangrijke overwinning in 2004, en het afwijzen van haar klacht in 2011, wordt ook nu de klacht van Von Hannover afgewezen (uitspraak alleen in het Frans gepubliceerd).

Waar draaide het om in deze zaak? Weer om een vakantiefoto. Te weten een kiekje dat in maart 2002 werd gepubliceerd in het Duitse blad 7 Tage, waarop Caroline en haar man op hun vakantieadres werden afgebeeld. Die foto kon volgens Caroline niet door de beugel. Naast die foto had 7 Tage een aantal foto’s gepubliceerd van de vakantievilla van de Von Hannovers op een Keniaans eiland. De kop bij het artikel luidt: “Slapen in het bed van prinses Caroline? Dat is geen onbereikbare droom. Caroline en Ernst August verhuren hun droomvilla.” Het artikel vertelde over de trend dat steeds meer Hollywood sterren en andere bekendheden hun vakantiehuis verhuren aan betalende gasten. In tijden van crisis letten ook de rich en famous op de centen.

Centrale vraag in deze procedure: mogen media dit soort entertainmentnieuws brengen, of is sprake van een ontoelaatbare inbreuk op Caroline’s artikel 8 recht op respect voor haar priveleven?

Volgens de EHRM kon het Duitse Constitutionele Hof terecht concluderen dat het artikel – in ieder geval in een bepaalde mate – een bijdrage leverde aan een debat dat in de publieke belangstelling staat (debate of general interest). Daar was hier volgens het Duitse Hof sprake van omdat het artikel “pouvait donner lieu à des réflexions de la part des lecteur“. Het artikel kon de lezer dus doen nadenken. Een nogal ruime interpretatie van het criterium “debate of general interest” dus.

Verder wijst het EHRM erop dat het artikel ook vrijwel geen privégegevens bevatte over Caroline en zich vooral beperkte tot praktische aspecten van de villa en de locatie. De foto van het koppel was bovendien van bescheiden formaat en Caroline had niet gesteld dat de foto heimelijk was genomen.

Het Hof wijst er nog eens op dat de Von Hannovers publieke figuren zijn en zij daarom niet op dezelfde bescherming van hun persoonlijke levenssfeer kunnen rekenen als normale burgers: “la requérante et son mari devaient être considérés comme des personnes publiques … qui ne peuvent pas prétendre de la même manière à une protection de leur droit à la vie privée que des personnes privées inconnues du public“.

Al met al kon de Duitse rechter terecht oordelen dat de artikel 8 rechten van Von Hannover niet ontoelaatbaar zijn geschonden en dat de publicatie in 7 Tage niet onrechtmatig was.

In het Von Hannover drieluik lijkt deze derde uitspraak degene met het minste belang. Wel is duidelijk dat het EHRM verder gaat op de weg die het insloeg in Von Hannover II, waarin de (entertainment)pers wat meer ruimte heeft gekregen. Dit arrest bevestigt dat vraag of een publicatie bijdraagt aan een “debate of general interest” (wat overigens niet het beslissende criterium is, maar een essentieel criterium, zoals Von Hannover II leert) heel ruim moet worden geïnterpreteerd. In Von Hannover II oordeelde het EHRM dat de suggestie dat Caroline niet echt om haar vader gaf omdat zij lekker vakantie vierde terwijl haar zus Stephanie haar zieke vader ondersteunde in Monaco voldeed aan dit criterium. En in Von Hannover III volstaat het enkele feit dat een artikel over celebrities die hun vakantiehuis verhuren lezers aan het denken kan zetten.

Meer over de arresten Von Hannover I en II staat hier op Media Report.

Jens van den Brink

WIPO Arbitrage 23 september 2013, DNL2013-0026 (Bayerische Motoren Werke AG tegen Quispel Motoren; inzake: bmwmotorenshop.nl) - dossier
Beslissing ingezonden door Hidde Koenraad, Simmons & Simmons.
Domeinnaamrecht. Overdracht. BMW klaagt erover dat Quispel het merk "BMW" in haar domeinnaam gebruikt en dat dit verwarring oplevert en vordert de overdracht van de domeinnaam. Het panel stelt dat de domeinnaam verwarringwekkend gelijk is, nu het merk BMW er volledig in is opgenomen. Dit gebruik is toegestaan, mits er sprake is van een legitiem belang en bona fide gebruik.

Bij Quispel is geen sprake van een legitiem belang en bona fide gebruik. Dit heeft het panel gebaseerd op de zogenaamde Oki Data-criteria (Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc.). Quispel gebruikt de domeinnaam ook voor de verkoop van producten van andere merken. Tevens is er sprake van gebruik te kwader trouw. Quispel is bekend met de reputatie van BMW en heeft hiervan commercieel gebruik gemaakt. Het panel beveelt de overdracht van bmwmotorenshop.nl.

A. Identical or Confusingly Similar
(...) The Domain Name is confusingly similar to the Complainant’s Trademark, because the Domain Name incorporates the Trademark in its entirety.  The Domain Name differs from the Trademark only in that the Trademark is followed by two generic or descriptive terms, namely “motoren” (in English “motorcycles”) and “shop”.  The addition of such generic or descriptive terms does not eliminate the confusing similarity with the Trademark (see, in particular:  Seiko EPSON Corporation v. ANEM Computers / ANEM, WIPO Case No. DNL2010-0024, in which case the word “shop” was considered descriptive and generic.  See also:  Caterpillar Inc. v. H. van Zuylen Materieel, WIPO Case No. DNL2011-0073;  LEGO Juris A/S v. Nick Terlouw, WIPO Case No. DNL2011-0023;  Taylor Made Golf Company, Inc. v. Lotom Group S.A., WIPO Case No. DNL2010 0067;  and Boels Verhuur B.V. v. Edoco LTD., WIPO Case No. DNL2010-0020).  Rather, the additional term “motoren” adds to the confusion as it describes a type of products manufactured and sold by the Complainant under its Trademark (see:  Aktiebolaget Electrolux v. Buisman-Rosbergen V.O.F., WIPO Case No. DNL2012-0004).

B. Rights or Legitimate Interests
(...) Only under specific circumstances may a reseller of trademarked goods have a legitimate interest in a domain name incorporating the trademark.  Pursuant to the panel decision in Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc., WIPO Case No. D2001 0903, the use of a trademark in a domain name by an authorized sales agent of trademarked goods may be considered a bona fide offering of goods, constituting a legitimate interest, if several requirements are met.  In later panel decisions, the same has been acknowledged in respect of such use by an (unauthorized) reseller, such as the Respondent (see, amongst others:  Maison Louis Latour v. Jos Beeres Wijnkoperij, WIPO Case No. DNL2011-0074;  and Seiko EPSON Corporation v. ANEM Computers / ANEM, WIPO Case No. DNL2010 0024).

The referenced requirements include, at minimum, the following:  (1) the Respondent must actually offer the goods and services at issue;  (2) the website must sell only the trademarked goods;  (3) the website must accurately and promptly disclose the registrant’s relationship with the trademark holder;  and (4) the Respondent must not try to “corner the market” in domain names that reflect the Trademark. 

(...) However, it appears from the evidence brought before the Panel that the second criterion has not been met.  Although the website appears to offer mainly trademarked goods, the Respondent has admitted – and its website clearly shows – that it also sells a number of other products.  In this respect, the Respondent has argued that these other products are all intended for BMW motorcycles, and that the other trademarks mentioned on its website are not (direct) competitors of the Complainant.  However, it cannot be denied that on the website linked to the Domain Name the Respondent not only offers goods under the Trademark, but also products of other companies, which are identical and/or similar to the goods for which the Trademark has been registered, therefore qualifying such companies as being in competition with the Complainant and its trademarked goods.  As the Complainant has correctly indicated, the offering of such other products, including through the alphabetical overview of all (other) trademarks available on the website (headed “Find Your Favorite Brand”, which appears when a visitor clicks on the link “Brands” in the menu on the home page), makes it easy for Internet users to switch to such other products than identical ones produced by the Complainant.  These circumstances indicate that the Respondent was – perhaps not primarily, but not insignificantly also – using the Trademark in the Domain Name to divert the attention of Internet users to competing goods, which implies that the Domain Name is not (only) used for the bona fide offering of goods or services (see:  Seiko EPSON Corporation v. ANEM Computers / ANEM, WIPO Case No. DNL2010 0024).

C. Registered or Used in Bad Faith
(...) Indeed, the Panel notes that the Respondent has indicated to have never acted in bad faith and apparently has, upon receipt of the warning letter(s) on behalf of the Complainant indicating its rights and concerns, made efforts to bring its website in conformity with the (minimum) requirements for use of a Domain Name incorporating the Trademark, in an attempt to meet the criteria mentioned above under Section 6 B. (Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc., WIPO Case No. D2001 0903).  That said, despite its disclaimer on the website, the fact remains that the Domain Name incorporates the Trademark thereby attracting Internet users to the website that also offers products other than trademarked goods.  Therefore, the Panel must conclude that the Domain Name is being used by the Respondent for commercial gain, by intentionally attracting Internet users to its website where the Respondent is also offering goods of competitors of the Complainant, through the likelihood of confusion with the Complainant’s Trademark as to the source, sponsorship, affiliation or endorsement of the Respondent’s website.  This constitutes evidence of bad faith in terms of the Regulations (article 3.2(d)) (see:  Seiko EPSON Corporation v. ANEM Computers / ANEM, WIPO Case No. DNL2010-0024;  and Taylor Made Golf Company, Inc. v. Lotom Group S.A., WIPO Case No. DNL2010 0067). 
(...)

Lees de beslissing hier:
wipo.int (link)
DNL2013-0026(pdf)

Prejudiciële vragen aan HvJ EU 8 mei 2013, in zaak C-421/13 (Apple) - dossier
Prejudiciële vragen gesteld door Bundespatentgericht (Duitsland).
Merkenrecht. 3D-vormmerk. Winkelinrichting. Verpakking van de waren ook de presentatie van een dienst. Apple vraagt uitbreiding van de bescherming van haar op 10 november geregistreerd driedimensioneel internationaal merk ‘steel gray and light brown’ tot Duitsland voor klasse 35, met als omschrijving ‘een onderscheidend teken en uit de inrichting van een detailhandelszaak’. Het DPMA weigert de inschrijving op grond van gebrek aan onderscheidend vermogen. Apple gaat tegen dat besluit in beroep.

Het Bundespatentgericht stelt vast dat de uitkomst van het beroep afhangt van de uitlegging van de artikelen 2 en 3 van de richtlijn. De vraag of een driedimensionele vorm van een winkelinrichting als merk voor diensten van detailhandelszaken kan worden beschermd is niet wettelijk geregeld en tot dusver in Duitsland evenmin beantwoord in de rechtspraak.

1. Moet artikel 2 van de richtlijn aldus worden uitgelegd dat met de mogelijkheid van bescherming van „verpakking” van waren ook de presentatie wordt bedoeld die een dienst belichaamt?

2. Moeten artikel 2 en artikel 3, lid 1, van de richtlijn aldus worden uitgelegd dat een teken dat de presentatie weergeeft die een dienst belichaamt, als merk kan worden ingeschreven?
3. Moet artikel 2 van de richtlijn aldus worden uitgelegd dat aan het vereiste van grafische voorstelling is voldaan door een uitgetekende voorstelling alleen of met aanvullingen zoals een beschrijving van de presentatie of absolute groottes in meter of relatieve groottes met schaalaanwijzing?
4. Moet artikel 2 van de richtlijn aldus worden uitgelegd dat de draagwijdte van de bescherming van het dienstmerk voor de detailhandel zich ook uitstrekt tot de door detailhandelaren zelf geproduceerde waren?

Prejudiciële vragen aan HvJ EU 8 mei 2013, in zaak C-420/13 (Netto Marken Discount) - dossier
Prejudiciële vragen gesteld door het Bundespatentgericht (Duitsland).
Merkenrecht. Nice-classificaties. Aangeboden diensten inhoudelijk nader specificeren als de door detailhandelaar verkochte waren? Verzoekster heeft in september 2011 verzocht om opname van het woord-/beeldteken Netto in het door het DPMA bijgehouden register. In september 2012 wordt de opname gedeeltelijk afgewezen: de inhoud en omvang van de diensten zouden niet duidelijk en nauwkeurig van andere diensten te onderscheiden zijn zodat een indeling in klassen niet mogelijk was. Verzoekster gaat tegen dat besluit in beroep.

Het Bundespatentgericht moet de vraag beantwoorden of een opgave van de diensten, waarbij een teken wordt aangevraagd voor detail- en groothandel in nader aangeduide diensten, voldoende bepaald is. Aangezien dat een vraag van Unierecht is legt hij het HvJ EU de volgende vragen voor:

1) Moet artikel 2 van de richtlijn aldus worden uitgelegd dat onder een dienst in de zin van deze bepaling ook de detailhandel in diensten wordt begrepen?
2) Indien vraag 1 bevestigend wordt beantwoord:
Moet artikel 2 van de richtlijn aldus worden uitgelegd dat de door een detailhandelaar aangeboden diensten inhoudelijk net zo nader moeten worden gespecificeerd als de door een detailhandelaar verkochte waren?

a) Volstaat het voor de specificatie van de diensten dat
aa) enkel de dienstensector in het algemeen of algemene benamingen,
bb) enkel de klasse(n) of
cc) elke afzonderlijke dienst concreet worden aangeduid?
b) Spelen deze aanduidingen dan een rol bij de bepaling van de datum van de aanvraag, of is het bij de aanduiding van algemene benamingen of klassen mogelijk om deze te wijzigen of aan te vullen?
3) Indien vraag 1 bevestigend wordt beantwoord:
Moet artikel 2 van de richtlijn aldus worden uitgelegd dat de beschermingsomvang van het dienstmerk voor de detailhandel in diensten ook betrekking heeft op diensten die de detailhandelaar zelf verricht?

HvJ EU 19 september 2013, zaak C-661/11 (Martin Y Paz Diffusion SA tegen David Depuydt) - dossier
Zie eerder IEF 10897 en IEF 12575. Verzoek om een prejudiciële beslissing Hof van Cassatie.
Uitlegging van de artikelen 5, lid 1, en 8, lid 1, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB L 40, blz. 1). Rechten van de merkhouder in geval van duurzame verdeling van de exploitatie van het merk met een derde in het kader van een vorm van mede-eigendom voor het gedeelte van de bedoelde waren en van een onherroepelijke toestemming die de houder aan de derde heeft gegeven voor het gebruik van dit merk. Nationale regel die de merkhouder onrechtmatige uitoefening en misbruik van zijn recht verbiedt. Verbod op gebruik van het merk door de houder ten nadele van de derde.

HvJ EU verklaart voor recht:

Artikel 5 van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) (...), verzet zich ertegen dat een merkhouder die, in het kader van een gedeeld gebruik met een derde, had ingestemd met het gebruik door deze derde van tekens die gelijk zijn aan zijn merken voor bepaalde waren van de klassen waarvoor deze merken zijn ingeschreven, en die thans niet langer daarmee instemt, elke mogelijkheid wordt ontnomen om het hem door deze merken verleende uitsluitende recht tegen te werpen aan die derde en om dit uitsluitende recht zelf uit te oefenen voor dezelfde waren als die van voornoemde derde.

Gestelde prejudiciële vragen
Het Hof van Cassatie vraagt zich daarentegen af, of het Hof van Beroep te Brussel zonder blijk te geven van een onjuiste rechtsopvatting Martin Y Paz de mogelijkheid kon ontnemen om haar merken aan Gauquie tegen te werpen en om haar merken zelf voor handtassen en schoenen te gebruiken. Derhalve heeft het Hof van Cassatie bij voornoemd arrest van 2 december 2011 de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld:
1) a) Moeten de artikelen 5, lid 1, en 8, lid 1, van [richtlijn 89/104] aldus worden uitgelegd dat het door het ingeschreven merk verleende uitsluitende recht door de merkhouder definitief niet meer aan een derde kan worden tegengeworpen voor alle bij de inschrijving bedoelde waren:
– wanneer de houder gedurende een lange periode de exploitatie van dit merk heeft gedeeld met deze derde in het kader van een vorm van mede-eigendom voor een gedeelte van de bedoelde waren;
– wanneer hij, bij deze verdeling, deze derde zijn onherroepelijke toestemming heeft gegeven om van dit merk gebruik te maken voor die waren?
b) Moeten deze artikelen aldus worden uitgelegd dat de toepassing van een nationale regel, zoals die volgens welke de houder van een recht dit niet op een onrechtmatige manier mag uitoefenen en er geen misbruik van mag maken, ertoe kan leiden dat de uitoefening van dit uitsluitende recht definitief wordt verhinderd voor een gedeelte van de bedoelde waren, dan wel aldus dat deze toepassing ertoe moet worden beperkt dat deze onrechtmatige uitoefening van het recht of het misbruik van recht aan een andere sanctie wordt onderworpen?
2) a) Moeten de artikelen 5, lid 1, en 8, lid 1, van [richtlijn 89/104] aldus worden uitgelegd dat, wanneer de houder van een ingeschreven merk een einde maakt aan zijn verbintenis ten aanzien van een derde om dit merk voor bepaalde waren niet te gebruiken, en dus voornemens is dit merk opnieuw te gebruiken, de nationale rechter hem toch definitief kan verbieden dit merk opnieuw te gebruiken op grond dat dit oneerlijke mededinging is, omdat de houder aldus profiteert van de voorheen door deze derde voor dit merk gevoerde publiciteit en bij de clientèle verwarring kan ontstaan, of moeten die bepalingen aldus worden uitgelegd dat de nationale rechter een andere sanctie moet opleggen die de houder niet definitief belet dit recht opnieuw te gebruiken?
b) Moeten deze artikelen aldus worden uitgelegd dat het definitieve verbod op gebruik door de houder gerechtvaardigd is doordat de derde sinds vele jaren heeft geïnvesteerd om de waren waarvoor hij door de houder was gemachtigd het merk te gebruiken, bij het publiek bekend te maken?

Conclusie A-G HvJ EU 19 september 2013, zaak C-355/12 (Nintendo e.a.) - dossier
Zie eerder: IEF 11785. Prejudiciële vragen gesteld door Tribunale di Milano, Italië.
Auteursrecht. Technische beschermingsvoorziening is dat ook een systeem om na te gaan of een afzonderlijke drager (videogamedrager) een herkenningscode bevat? Richtlijn 2001/29/EG. Conclusie A-G:

1. Richtlijn 2001/29/EG (...) moet aldus worden uitgelegd dat met het begrip „technische voorzieningen” in de zin van artikel 6 van die richtlijn voorzieningen kunnen worden bedoeld die niet alleen zijn opgenomen in de auteursrechtelijk beschermde werken zelf, maar ook in de inrichtingen die zijn ontworpen om toegang tot die werken te bieden.

2. Bij de beoordeling van de vraag of dergelijke voorzieningen in aanmerking komen voor bescherming uit hoofde van artikel 6 van richtlijn 2001/29/EG voor zover zij tot gevolg hebben dat niet alleen handelingen worden voorkomen of beperkt waarvoor toestemming van de rechthebbende volgens die richtlijn vereist is, maar ook handelingen waarvoor dergelijke toestemming niet vereist is, dient de nationale rechter na te gaan of de toepassing van de voorzieningen verenigbaar is met het evenredigheidsbeginsel en met name in aanmerking te nemen of het eerstgenoemde effect, gezien de huidige stand van de techniek, ook zou kunnen worden bereikt zonder het laatstgenoemde effect met zich te brengen of dit althans in mindere mate met zich te brengen.

3. Bij de beoordeling van de vraag of bescherming moet worden verleend tegen de beschikbaarstelling van inrichtingen, producten, componenten en diensten in de zin van artikel 6, lid 2, van richtlijn 2001/29 behoeft geen rekening te worden gehouden met de door de rechthebbende beoogde specifieke bestemming van een inrichting die is ontworpen om toegang tot beschermde werken te verkrijgen. Een wezenlijke rol speelt daarentegen de mate waarin de inrichtingen, producten, componenten of diensten waartegen bescherming wordt ingeroepen, worden of kunnen worden gebruikt voor andere rechtmatige doelstellingen dan het mogelijk maken van handelingen waarvoor toestemming van de rechthebbende vereist is.

Gestelde prejudiciële vragen

1) Moet artikel 6 van richtlijn 2001/29/EG (1), mede in het licht van punt 48 van de considerans ervan, aldus wordenuitgelegd dat de bescherming van technische beschermingsvoorzieningen voorauteursrechtelijk beschermde werken of materiaal zich ook kan uitstrekken tot een systeem dat is vervaardigd en in de handel gebracht door een onderneming die in haar eigen hardware een inrichting heeft opgenomen om na te gaan of een afzonderlijke drager met het beschermde werk (een videogame dat is ontwikkeld door de betrokken onderneming en door derden die houders van de rechten op de beschermde werken zijn) een herkenningscode bevat, bij gebreke waarvan dit werk niet kan worden weergegeven of uitgevoerd op het systeem, zodat interoperabiliteit van het apparaat met apparaten en producten die niet afkomstig zijn van de onderneming die het systeem heeft vervaardigd, is uitgesloten?

2) Kan artikel 6 van richtlijn 2001/29/EG, mede in het licht van punt 48 van de considerans ervan, aldus worden uitgelegd dat de nationale rechter, wanneer hij moet beoordelen of het gebruik van een product of onderdeel met het doel, een technische beschermingsvoorziening te omzeilen, zwaarder weegt dan andere commercieelrelevante doeleinden of gebruikswijzen, criteria moet aanleggen waarbij de bestemming die is toegekend door de rechthebbende op het product waarin de beschermde inhoud is opgenomen, een rol speelt, of, in plaats daarvan of in combinatie daarmee, kwantitatieve criteria ontleend aan het aandeel van deze gebruikswijzen in verhouding tot andere, of kwalitatieve criteria ontleend aan de aard en het gewicht van deze gebruikswijzen?

Op andere blogs:
IPKat (Game Copiers and Mod Chips – AG Sharpston issues Opinion in Case C-355/12 Nintendo v PC Box)

Bas Kist, Voetbaltatoeages zorgen voor kopzorgen bij NFL ,NRC 17 september 2013
Bijdrage ingezonden door Bas Kist, Chiever BV.
Merkenrecht.Auteursrecht. De organisator van de Amerikaanse football league, de NFL, maakt zich ernstig zorgen over de tatoeages van de spelers uit de competitie. De NFL is bang voor claims. Op een tatoeage rusten namelijk, net als op elk ander creatief werk, auteursrechten. Als er niets over deze rechten is afgesproken, blijven ze in principe bij de maker. Verschijnt een bekende speler met zijn tatoeage in een reclame van een sponsor, dan bestaat het gevaar dat de tatoeëerder zich meldt met een claim.

Mogelijk is de NFL geschrokken van de rechtszaak die de maker van een tatoeage onlangs heeft aangespannen tegen het videobedrijf THQ. In een van de videogames van THQ was de bekende freefighter Carlos Condit te zien, met op zijn buik een tatoeage van een leeuw. De artiest achter de leeuw wil nu ‘even vangen’. Hij denkt zelf aan 4,16 miljoen dollar. Ook Nike werd al eens voor de rechter gesleept wegens een commercial met de getatoeëerde basketballer Rasheed Wallace. De zaak werd geschikt en de tatoeëerder ging er met een onbekend bedrag vandoor. De NFL probeert nu zijn spelers te bewegen om alsnog toestemming te vragen bij de makers van hun tatoeages, zo meldt zakenblad Forbes. Dat zal nog een hele toer worden. Het merendeel van de spelers is natuurlijk van top tot teen beschilderd, vermoedelijk door veel verschillende tattoo-artiesten. Ga dat nu nog maar eens recht breien.

Conclusie A-G HR 13 september 2013, 08/01901 (Red Bull tegen Frisdranken Industrie Winters)
Conclusie ingezonden door Tobias Cohen Jehoram, Robbert Sjoerdsma, De Brauw Blackstone Westbroek en Peter Claassen, AKD.
Zie eerder: IEF 10674 en IEF 8610. Merk, merkgebruik, na antwoord op prejudiciële vraag, afvuljurisprudentie. De zaak gaat over de vraag of Winters met RED BULL-merken overeenstemmende tekens 'gebruikt' in merkenrechtelijke zin.

Advocaat-Generaal Verkade concludeert dat de Hoge Raad de zaak nu zelf kan afdoen en de vorderingen van Red Bull alsnog kan afwijzen. Winters cassatiemiddel komt er op neer dat het hof heeft miskend "dat geen sprake is van gebruik door Winters voor waren in de zin van genoemde bepalingen, zulks omdat zij niet eigen waren verhandelt, althans niet gebruik ter onderscheiding van waren". Uit de door het HvJ EU gegeven verklaring voor recht blijkt dat deze klacht slaagt. Red Bull stelt nog dat het hof nog niet heeft vastgesteld of zijnde handelingen van Winters voldoen aan de kwalificerende elementen die besloten liggen in de het antwoord van het HvJ EU. Volgens Verkade ligt dit al besloten in rechtsoverweging 2.4 en 2.5 van de voorzieningenrechter.

Procesverloop
1.2. De zaak gaat over de vraag of Winters, die als afvulbedrijf in opdracht van een derde door die derde ter beschikking gestelde blikjes, met daarop tekens die te veel op de merken van RED BULL lijken, vult met energydrank en die blikjes weer ter beschikking stelt aan de opdrachtgever, aldus de met de RED BULL-merken overeenstemmende tekens ‘gebruikt’ in merkenrechtelijke zin.

Nadere beoordeling Winters' cassatiemiddelen
3.1. De Hoge Raad heeft in het arrest van 19 februari 2010 onder 3.3 Winters’ cassatiemiddel l samengevat. Het verst strekkende eerste onderdeel van dit middel komt, in de woorden van de Hoge Raad, in de kern erop neer dat het hof heeft miskend ‘dat geen sprake is van gebruik door Winters voor waren in de zin van genoemde bepalingen, zulks omdat zij niet eigen waren verhandelt, althans niet gebruikt ter onderscheiding van eigen waren’.

3.2. Uit de door het HvJ EU gegeven verklaring voor recht blijkt dat deze klacht slaagt. Een afvuller als Winters maakt zelf geen gebruik van de in het arrest van het gerechtshof ’s-Hertogenbosch bedoelde, volgens dat hof met de ingeschreven merken van Red Bull overeenstemmende, tekens.

3.5.2. Winters meent dat na het arrest van het HvJ EU de vorderingen van Red Bull voor afwijzing gereed liggen, en dat de Hoge Raad de zaak zelf zou kunnen afdoen.

3.5.3. Red Bull denkt daar anders over. Red Bull legt de door het HvJ EU gegeven verklaring voor recht naast hetgeen door het gerechtshof te 's-Hertogenbosch — al dan niet — zou zijn vastgesteld. Zij merkt in dit verband op:

13. Met name heeft het Gerechtshof niet getoetst en niet kunnen toetsen of de in deze zaak aan de orde zijnde handelingen van Winters voldoen aan de kwalificerende elementen die besloten liggen in de het antwoord van het HvJ EU.

14. Zo heeft het Gerechtshof niet vastgesteld dat Winters en haar handelen voldoen aan de door het HvJ EU gegeven omschrijving van een "(1) dienstverlener die (2) in opdracht en (3) volgens aanwijzingen van een derde verpakkingen afvult die (4) hem door deze derde ter beschikking zijn gesteld en waarop (5) door diens toedoen daaraan voorafgaand een teken is aangebracht".

3.5.4. lk meen dat deze stellingname van Red Bull niet opgaat. In de — in appel niet bestreden — rov. 2.4 en 2.5 van de voorzieningenrechter, en in de — in cassatie niet bestreden — rov. 6.10 van het hof ligt besloten een aanname (in dit kortgeding) van de aanwezigheid van een feitelijke context die Red Bull nu als nog te toetsen ’kwalificaties’ ziet.

3.5.5. Ik meen dus dat de Hoge Raad inderdaad de zaak zelf kan afdoen en de vorderingen van Red Bull alsnog kan afwijzen.

Conclusie
Mijn nadere conclusie strekt tot vernietiging van het bestreden arrest, met afdoening als in nr. 3.55 van deze conclusie bedoeld.