Conclusie A-G Mazák HvJ EU 15 mei 2012, zaak C-457/10 P (AstraZeneca tegen Europese Commissie)

Als randvermelding. Mededingingsrecht. Misbruik van het octrooisysteem. ABC. Conclusie tot afwijzing van de hogere voorziening.

Hogere voorziening tegen het arrest van het Gerecht (zaak T-321/05, IEF 8950), houdende gedeeltelijke nietigverklaring van de beschikking van de Commissie, waarbij een geldboete van € 60 miljoen aan rekwiranten is opgelegd wegens het misbruik dat zij van het octrooisysteem en de procedures voor het in de handel brengen van farmaceutische producten hebben gemaakt om te voorkomen dat concurrerende generieke producten op de markt zouden komen of om dit af te remmen. Over de bepaling van de markt. Uitlegging van artikel 19 van Verordening (EEG) nr. 1768/92 betreffende de invoering van een aanvullend beschermingscertificaat voor geneesmiddelen.

Conclusie A-G Mazák:
151. Gelet op een en ander geef ik het Hof in overweging:
i) de hogere voorziening van AstraZeneca AB en AstraZeneca plc af te wijzen;
ii) de incidentele hogere voorziening van de European Federation of Farmaceutische Industries and Associations (EFPIA) af te wijzen;
iii) de incidentele hogere voorziening van de Commissie af te wijzen;
iv) AstraZeneca AB en AstraZeneca plc te verwijzen in de kosten die zijzelf en de Commissie in verband met de hogere voorziening hebben gemaakt;
v) EFPIA te verwijzen in de kosten die zijzelf en de Commissie in verband met de door EFPIA ingestelde incidentele hogere voorziening hebben gemaakt;
vi) EFPIA te verwijzen in de kosten die zij in verband met de door AstraZeneca AB en AstraZeneca ingestelde hogere voorziening heeft gemaakt;
vii) de Commissie te verwijzen in de kosten die zij in verband met haar incidentele hogere voorziening heeft gemaakt.

In citaten:
A – Afbakening van de relevante productmarkt
1. Eerste middel: de Commissie heeft niet naar behoren rekening gehouden met het feit dat de stijging van de verkoop van PPR’s ten koste van H2-blokkers geleidelijk is verlopen
26. In de eerste plaats heeft het Gerecht in punt 91 van het bestreden arrest vastgesteld dat het feit dat de stijging van de verkoop van een nieuw product dat een bestaand product vervangt, geleidelijk verloopt, in beginsel op zich niet de conclusie wettigt dat het bestaande product noodzakelijkerwijs aanzienlijke concurrentiedruk op het nieuwe product uitoefent, zelfs niet op een markt voor farmaceutische producten. Rekwirantes betwisten in het kader van hun hogere voorziening noch deze vaststelling noch de theoretische onderbouwing ervan door het Gerecht in de punten 86 tot en met 90 van het bestreden arrest. Zij komen evenmin op tegen de vaststelling van het Gerecht in punt 92 van het bestreden arrest dat zij geen enkel element hebben aangevoerd waaruit zou blijken dat de geleidelijke stijging van de verkoop van PPR’s is veroorzaakt door de aanzienlijke concurrentiedruk die H2-blokkers hebben uitgeoefend. Het Gerecht heeft mijns inziens dan ook terecht vastgesteld dat rekwirantes louter zijn uitgegaan van een vermoedelijk causaal verband tussen de geleidelijke stijging van de verkoop van PPR’s en de concurrentiedruk die H2-blokkers op PPR’s zouden hebben uitgeoefend. Het Gerecht heeft dus terecht vastgesteld dat in beginsel geen dergelijk vermoeden bestond, en dat er in deze zaak geen specifieke elementen zijn die de conclusie wettigen dat een dergelijk causaal verband bestaat. Aldus heeft het Gerecht de op de Commissie rustende last om te bewijzen welke de relevante productmarkten zijn, niet omgedraaid. Het Gerecht heeft louter vastgesteld dat het aangevoerde middel niet door bewijzen werd gestaafd.

27. In de tweede plaats heeft het Gerecht in punt 96 van het bestreden arrest vastgesteld dat de verkoop van PPR’s in 1993 weliswaar veel lager was dan die van H2-blokkers, maar dat dit niet de conclusie wettigde dat deze laatste gedurende dat jaar aanzienlijke concurrentiedruk op PPR’s uitoefenden, aangezien de asymmetrische substitutie door de stijging van de verkoop van PPR’s en de daling of de stagnatie van de verkoop van H2-blokkers en de daarmee samenhangende vaststelling dat het gebruik van H2-blokkers is verschoven naar de behandeling van mildere vormen van aandoeningen, de opvatting bevestigden dat H2-blokkers geen aanzienlijke concurrentiedruk op PPR’s uitoefenden. Deze vaststellingen van het Gerecht zijn evenmin door rekwirantes betwist.

28. Mijns inziens kan de relevante markt in mededingingszaken niet louter worden afgebakend op basis van het onderzoek van de vraag welk product op een bepaald ogenblik het meest wordt verkocht. In het geval van evoluerende markten moeten de verkoop- en substitutietendensen zoals deze zich in de loop der tijd voltrekken, worden onderzocht. Het loutere feit dat aan het einde van de relevante periode aanzienlijke hoeveelheden H2-blokkers werden verkocht betekent, anders dan rekwirantes suggereren, niet dat H2-blokkers en PPR’s tot dezelfde relevante productmarkt behoorden. Het is mogelijk dat een „nieuw” en een „oud” product op twee afzonderlijke markten naast elkaar bestaan.

32. Voorts ben ik, anders dan rekwirantes, van mening dat de wijze waarop het Gerecht de inertie van het voorschrijfgedrag van de artsen enerzijds bij de afbakening van de markt en anderzijds bij de beoordeling van de machtspositie heeft behandeld, niet incoherent is. Het Gerecht heeft de inertie van het voorschrijfgedrag van de artsen zowel bij de afbakening van de markt als bij de beoordeling van de machtspositie onderzocht, en is in beide gevallen tot totaal verschillende conclusies gekomen. Mijns inziens kunnen dergelijke verschillen evenwel worden verklaard door het feit dat de afbakening van de markt en de beoordeling van een machtspositie vanuit mededingingsrechtelijk oogpunt twee totaal verschillende zaken zijn. Bovendien en vooral is het in het licht van de specifieke feitelijke vaststellingen van het Gerecht volkomen logisch en begrijpelijk dat het Gerecht de inertie in het kader van de afbakening van de markt anders heeft behandeld dan bij de beoordeling van de machtspositie. Het Gerecht heeft geoordeeld dat de inertie weliswaar de vervanging van PPR’s door H2-blokkers heeft afgeremd, maar dat dit niet aantoont dat H2-blokkers concurrentiedruk op PPR’s uitoefenden, aangezien de inertie niet haar oorsprong vond in de therapeutische kwaliteiten van H2-blokkers, maar veeleer in het gebrek aan kennis over PPR’s, die in feite therapeutisch superieur waren. Wat de machtspositie betreft, heeft het Gerecht evenwel vastgesteld dat de inertie van de voorschrijvende artsen, gekoppeld aan AZ’s positie van eerstkomer en het sterke merkimago van Losec, AZ een aanzienlijk concurrentievoordeel opleverde op de markt voor PPR’s, dus voor therapeutisch soortgelijke producten

B – Eerste misbruik van machtspositie
1. Eerste middel: AZ heeft concurrentie gevoerd op basis van kwaliteit en heeft het recht te goeder trouw geïnterpreteerdB –    Second heading: first abuse of a dominant position
50. Volgens vaste rechtspraak is het begrip misbruik van machtspositie een objectief begrip.(31) Ik ben dan ook van mening dat het Gerecht, anders dan rekwirantes stellen, bij de beoordeling of een bepaald gedrag misleidend is in een context waarin sprake is van misbruik van machtspositie, niet verplicht is om de subjectieve opvatting van AZ over de uitlegging van het recht te beoordelen, los van haar goede of kwade trouw, maar veeleer haar feitelijke gedrag dient te onderzoeken.(32) Voorts gaat de stelling van rekwirantes dat moet worden bewezen dat AZ wist dat het geen recht had op een ABC en dus bedrog pleegde, mijns inziens regelrecht in tegen het beginsel dat misbruik van machtspositie een objectief begrip is. Bovendien trachten rekwirantes met deze stelling strafrechtelijke bewijsnormen toe te passen op een procedure die volgens het Hof van administratieve en niet van strafrechtelijke aard is(33) en is deze stelling enigszins in tegenspraak met artikel 23, lid 5, van verordening (EG) nr. 1/2003 van de Raad(34), volgens hetwelk op grond van deze bepaling gegeven beschikkingen geen strafrechtelijk karakter hebben.

51. Het feit dat het Hof in de zaak Hässle (35) in het kader van een prejudiciële procedure is verzocht om toelichting te verstrekken bij artikel 19 van verordening nr. 1768/92 of dat twee door AZ ingehuurde advocatenkantoren in 1994, één jaar na het begin van het eerste misbruik, juridische adviezen hebben opgesteld die de theorie ondersteunen dat moet worden uitgegaan van de datum waarop het product daadwerkelijk in de handel is gebracht, is niet relevant en kan niet afdoen aan het feit dat AZ objectief misleidende verklaringen heeft afgelegd die – en dat wil ik beklemtonen – gelet op de vaststellingen van het Gerecht duidelijk verder gingen dan een uitlegging te goeder trouw van het toepasselijke recht. Volgens mij heeft het Gerecht, anders dan rekwirantes stellen, niet vastgesteld dat een onderneming met een machtspositie automatisch misbruik pleegt wanneer zij verzoekt om haar een recht te verlenen waarop zij aanspraak meent te kunnen maken, zonder te onthullen waarop deze opvatting is gebaseerd. Het Gerecht heeft daarentegen vastgesteld dat een onderneming met een machtspositie geen objectief misleidende verklaringen tegenover de openbare autoriteiten mag afleggen teneinde een recht te verkrijgen, ongeacht of zij gelooft dat zij aanspraak op dat recht kan maken. Met een dergelijke benadering stelt het Gerecht, anders dan rekwirantes en EFPIA stellen, de drempel om te kunnen spreken van misbruik niet op een laag niveau vast en zal het evenmin aanvragen voor intellectuele-eigendomsrechten in Europa ontmoedigen of afremmen door de op de ondernemingen rustende regeldruk en wettelijke en bureaucratische lasten te doen toenemen, maar zal het veeleer misbruik van machtspositie door sterk misleidende verklaringen tegenover de octrooibureaus of andere intellectuele-eigendomsautoriteiten beperken.

52. Ik ben tevens van mening dat het Gerecht terecht heeft vastgesteld dat het arrest van het Gerecht in ITT Promedia/Commissie(36) niet relevant is voor het onderhavige geding. Het Gerecht heeft zich in de zaak ITT Promedia/Commissie niet echt uitgesproken over de criteria op basis waarvan moet worden vastgesteld of een gerechtelijke procedure misbruik van machtspositie vormt. De verwijzing in de pleidooien van rekwirantes naar deze criteria is dus enigszins theoretisch.(37) Bovendien kan mijns inziens hoe dan ook geen zinvolle parallel worden getrokken tussen zaken die volgens rekwirantes betrekking hebben op misbruik van procedures en zaken die volgens hen betrekking hebben op misbruik van regelgeving. In het onderhavige geval zijn er geen gegronde redenen om ter bescherming van het fundamentele recht op toegang tot de rechter uiterste omzichtigheid te betrachten alvorens te concluderen dat het voeren van een geding misbruik vormt, aangezien de noodzaak om dit fundamentele recht veilig te stellen zich niet voordoet en het betrokken misbruik bovendien wordt gekenmerkt door sterk misleidende verklaringen tegenover de octrooibureaus.

2. Tweede middel: er is niet vastgesteld dat het gedrag gevolgen had voor de mededinging of deze werkelijk kon beperken

67. Voor de vaststelling van mededingingsverstorende gevolgen is niet vereist dat het onrechtmatige gedrag succesvol is(44) of – zou ik willen toevoegen – binnen een bepaalde termijn resultaten oplevert, voor zover de mededingingsverstorende gevolgen niet zo ver verwijderd liggen dat zij onwaarschijnlijk worden.

68. Mijns inziens heeft het Gerecht in punt 360 van het bestreden arrest terecht vastgesteld dat de omstandigheid dat bepaalde openbare autoriteiten zich niet hebben laten misleiden of dat de concurrenten hebben verkregen dat de ABC’s werden herroepen, niet betekent dat de misleidende verklaringen geen mededingingsverstorende gevolgen konden hebben op het ogenblik waarop zij zijn afgelegd. Bijgevolg moet de hierboven in punt 56 geformuleerde stelling van EFPIA worden verworpen. Het is aannemelijk dat zonder het optreden van derden de aanvragen voor ABC’s in de onderhavige zaak tot de verlening van ABC’s zouden hebben geleid en wettelijke hindernissen voor de mededinging zouden hebben meegebracht. Anders dan rekwirantes voor het Hof stellen, is hier geen sprake van een situatie waarin het gedrag „de mededinging enkel zou beperken indien een reeks verdere onzekere gebeurtenissen zou plaatsvinden”. Het gaat hier duidelijk eerder om een situatie waarin het gedrag de mededinging zou beperken, tenzij verdere onzekere gebeurtenissen (zoals acties van derden) zouden plaatsvinden die dit zouden voorkomen.

69. Mijns inziens stelt de Commissie terecht dat het door rekwirantes gestelde aanvullende vereiste dat de concurrenten op de hoogte moeten zijn, een subjectief element in het begrip misbruik van machtspositie introduceert, dat onverenigbaar is met de objectieve aard ervan. Zoals de Commissie heeft opgemerkt, brengt dit vereiste bovendien de rechtszekerheid in het gedrang, aangezien de onderneming met een machtspositie mogelijkerwijs niet kan weten of haar concurrenten op de hoogte zijn van haar gedrag.

70. Wat het door rekwirantes aangehaalde recht van de Verenigde Staten betreft, kan worden volstaan met de opmerking dat dit recht niet relevant is in het onderhavige geding, dat betrekking heeft op de toepassing van artikel 102 VWEU. Het Gerecht heeft dus in punt 368 van het bestreden arrest terecht vastgesteld dat het recht van de Verenigde Staten niet boven het recht van de Europese Unie kan prevaleren. Ik ben hoe dan ook van mening dat de bewijsnorm inzake mededingingsverstorende gevolgen die rekwirantes op basis van een overeenkomstige toepassing van het recht van de Verenigde Staten voorstellen, niet kan worden aanvaard. Dienaangaande citeren rekwirantes in hun memories een rechterlijke uitspraak van een United States District Court (Federal Court)(45), volgens welke „de loutere bedrieglijke verkrijging van een octrooi zonder een daaropvolgende poging om de daaruit voortvloeiende rechten af te dwingen in beginsel geen mededingingsrechtelijke inbreuk vormt”. Ten eerste trachten rekwirantes, zoals ik hierboven in punt 50 heb vastgesteld, met de stelling dat bedrog moet worden bewezen, ten onrechte strafrechtelijke bewijsnormen toe te passen op een niet-strafrechtelijk gebied. Ten tweede verzekert het vereiste van potentiële/aannemelijke mededingingsverstorende gevolgen dat artikel 102 VWEU voldoende afschrikkende werking heeft om misbruik van machtspositie te voorkomen, terwijl tegelijkertijd een mechanische of automatische toepassing van deze bepaling, die de mededinging op basis van kwaliteit zou dreigen te verstikken, wordt vermeden. Mijns inziens gaat het vereiste dat vervolgens wordt getracht om de rechten af te dwingen duidelijk bijna zover dat daadwerkelijk mededingingsverstorende gevolgen moeten worden aangetoond. Aldus worden te hoge eisen gesteld aan het bewijs dat van de mededingingsverstorende gevolgen moet worden geleverd, en dreigt in aanzienlijke mate afbreuk te worden gedaan aan de afschrikkende werking van artikel 102 VWEU. Het Gerecht heeft mijns inziens in punt 362 van het bestreden arrest terecht vastgesteld dat de uit de ABC’s voortvloeiende rechten niet echt hoeven te worden uitgeoefend, aangezien „[h]et loutere feit dat een onderneming houdster is van een exclusief recht [...] normalerwijs tot gevolg [heeft] dat de concurrenten worden geweerd, aangezien dezen krachtens de publieke regelgeving verplicht zijn dit exclusieve recht te eerbiedigen”.

C – Tweede misbruik van machtspositie
1. Eerste middel: mededinging op basis van kwaliteit

79. Ik ben het dan ook niet alleen volledig eens met de vaststelling van het Gerecht in punt 677 van het bestreden arrest, maar meen tevens dat deze vaststelling toereikend is gemotiveerd. Het feit dat AZ overeenkomstig richtlijn 65/65/EEG om intrekking van haar vergunningen voor het in de handel brengen van Losec-capsules kon verzoeken, betekent geenszins dat dit gedrag niet onder het verbod van artikel 102 VWEU kan vallen. Zoals de Commissie in haar memories heeft opgemerkt, staat de vraag of in strijd met artikel 102 VWEU misbruik is gepleegd los van de vraag of het betrokken gedrag al dan niet aan andere wettelijke regelingen voldoet.

80. De litigieuze beschikking en het bestreden arrest hebben betrekking op de actieve stappen die AZ heeft ondernomen om haar vergunningen voor het in de handel brengen te laten intrekken. Anders dan rekwirantes stellen, kan dus geen parallel worden getrokken tussen de specifieke feiten van de onderhavige zaak en het natuurlijke verval van een vergunning voor het in de handel brengen na een periode van vijf jaar. De litigieuze beschikking en het bestreden arrest hebben geen betrekking op een positieve verplichting van AZ om een verstreken vergunning of een vergunning die op het punt staat te verstrijken, te laten verlengen. Voorts moet het betoog van rekwirantes inzake de verplichting tot geneesmiddelenbewaking mijns inziens worden verworpen, gelet op de duidelijke feitelijke vaststelling van het Gerecht in de punten 688 tot en met 694 van het bestreden arrest dat de verplichting tot geneesmiddelenbewaking waaraan AZ in Denemarken, Noorwegen en Zweden onderworpen was, niet bijzonder zwaar was en dus geen objectieve rechtvaardiging vormde voor de verzoeken om intrekking van de vergunningen voor het in de handel brengen van Losec in die landen.

2. Tweede middel: gedrag dat de mededinging werkelijk kan beperken
97. Volgens mij heeft het Gerecht geen blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door vast te stellen dat het gedrag (de intrekking van de vergunningen voor het in de handel brengen) de vereiste mededingingsverstorende gevolgen had in de zin van artikel 102 VWEU voor de verhandeling van generieke producten in Denemarken, Noorwegen en Zweden. Het Gerecht heeft in punt 833 van het bestreden arrest vastgesteld dat voor de procedure op basis van de gepubliceerde literatuur of de hybride procedure moet worden voldaan aan strengere voorwaarden dan die van artikel 4, derde alinea, punt 8, sub a‑iii, van richtlijn 65/65/EEG. Zo moeten er extra gegevens worden verstrekt. Deze andere procedures zijn volgens het Gerecht de facto duurder voor de fabrikanten van generieke producten en duren noodzakelijkerwijs langer dan de verkorte procedure. De intrekking van de vergunningen voor het in de handel brengen bood AZ dus de mogelijkheid om de zware concurrentiedruk die de generieke producten op haar uitoefenden, althans tijdelijk, af te wenden. Het Gerecht was van oordeel dat elke vertraging bij de introductie van generieke producten op de markt de moeite waard voor AZ, gelet op de omvang van de verkoop die op het spel stond.(61) Anders dan rekwirantes stellen, is de betrokken vertraging mijns inziens aanzienlijk en voldoende groot om ervan uit te gaan dat de intrekking van de vergunning voor het in de handel brengen de handhaving of de ontwikkeling van de nog bestaande marktconcurrentie heeft tegengegaan.

98. Wat het juiste criterium betreft dat op de parallelimport in Zweden dient te worden toegepast, blijkt uit punt 862 van het bestreden arrest dat het Gerecht de facto heeft vastgesteld dat het Zweedse geneesmiddelenagentschap van mening was dat slechts vergunningen voor parallelimport konden worden verleend indien er geldige vergunningen voor het in de handel brengen waren(62) en dat dit agentschap de invoervergunningen heeft ingetrokken ten gevolge van de intrekking van de vergunning voor het in de handel brengen van Losec-capsules. Het Gerecht was dan ook van oordeel dat de intrekking van de vergunningen voor het in de handel brengen de parallelimport in Zweden kon belemmeren.

99. De omstandigheid dat de praktijk van de Zweedse autoriteiten in strijd was met het recht van de Unie, zoals rekwirantes stellen en zoals het Hof in latere arresten heeft toegelicht(63), doet mijns inziens niet af aan het feit dat het, gelet op de schriftelijke bewijzen betreffende de praktijk van deze autoriteiten, ten tijde van de intrekking van de betrokken vergunningen voor het in de handel brengen door AZ aannemelijk was dat de intrekking zou leiden tot een belemmering van de parallelhandel in Zweden.

D – Geldboete
110. Wat de stelling betreft dat het Gerecht heeft verzuimd de geldboete wegens de verwaarloosbare gevolgen van de inbreuk te verlagen, merk ik op dat het Gerecht in punt 902 van het bestreden arrest heeft vastgesteld dat de praktijken in het kader van het eerste en het tweede misbruik sterk mededingingsverstorend waren in die zin dat zij de mededinging in aanzienlijke mate konden aantasten. Het Gerecht heeft in de punten 902 en 911 van het bestreden arrest mijns inziens dan ook terecht vastgesteld dat factoren die verband houden met het doel van een gedraging, voor de vaststelling van het bedrag van de geldboete een grotere betekenis kunnen hebben dan de gevolgen van deze gedraging.(78) Bovendien blijkt duidelijk uit de aan het Hof overgelegde stukken dat het feit dat het eerste misbruik beperkte gevolgen had in bijvoorbeeld Denemarken en het Verenigd Koninkrijk was toe te schrijven aan het optreden van derden. Het lijkt mij niet passend dat rekwirantes profijt zouden trekken uit deze acties van derden. Bovendien zou een dergelijke benadering in aanzienlijke mate afbreuk doen aan de afschrikkende werking van artikel 102 VWEU.(79)

HvJ EU 10 mei 2012, zaak C-368/10 (EC tegen Koninkrijk der Nederlanden)

Als randvermelding. Keurmerken. Aanbestedingsrecht. Een aanbestedende dienst moet niet naar bepaalde milieukeuren verwijzen, maar gedetailleerde specificaties gebruiken.

De provincie Noord-Holland heeft voor de gunning van een overheidsopdracht voor levering en beheer van koffieautomaten als voorwaarde opgegeven dat het de leveringen van sociaal- en milieuvriendelijke, biologische, fair trade producten betreft. Als eis werd hierin vermeld dat de koffie- en theeconsumpties het Max Havelaar en EKO-Keurmerk zouden dragen.

De Europese Commissie verwijt Nederland dat de vermelding van deze twee keurmerken indruist tegen de bepalingen van het Unierecht op het gebied van overheidsopdrachten.

Antwoord:

1) Doordat de Provincie Noord-Holland in het kader van de gunning van een overheidsopdracht voor de levering en het beheer van koffieautomaten, waarvan de aankondiging is gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie van 16 augustus 2008:

– een met artikel 23, lid 6, van richtlijn 2004/18/EG (...) onverenigbare technische specificatie heeft vastgesteld door te eisen dat bepaalde te leveren producten van een bepaalde milieukeur waren voorzien in plaats van gedetailleerde specificaties te gebruiken;

– met artikel 53, lid 1, sub a, van deze richtlijn onverenigbare gunningscriteria heeft vastgesteld door te bepalen dat wanneer bepaalde te leveren producten van bepaalde keurmerken waren voorzien, daarvoor in het kader van de keuze van de economisch voordeligste aanbieding een bepaald aantal punten zou worden toegekend, zonder de uitgangspunten van die keurmerken te hebben opgesomd of te hebben bepaald dat het bewijs dat een product aan die criteria voldeed met elk passend middel kon worden geleverd;

heeft het Koninkrijk der Nederlanden niet voldaan aan de krachtens voormelde bepalingen op hem rustende verplichtingen.

HvJ EU 10 mei 2012, zaak C-100/11P (Rubenstein tegen L'Oreal)

Hogere voorziening na Gerecht EU T-345/08 en T-357/08. Het Hof bevestigt de nietigverklaring van de gemeenschapsmerken „BOTOLIST” en „BOTOCYL” op grond van het bestaan van de bekende merken „BOTOX”. Met het gebruik van de aan de orde zijnde merken zou ongerechtvaardigd voordeel worden getrokken uit de reputatie van de merken BOTOX.

In zijn arrest van vandaag is het Hof van oordeel dat het Gerecht geen blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door vast te stellen dat de beslissing van het BHIM geldig was. Het Gerecht heeft het bestaan van de bekendheid van de oudere merken BOTOX bij het grote publiek en bij de gezondheidswerkers in het Verenigd Koninkrijk correct onderzocht op basis van de diverse door Allergan aangedragen bewijzen, waaronder persartikelen die in wetenschappelijke tijdschriften of in Engelse kranten zijn verschenen en de omstandigheid dat het woord „BOTOX” in Engelse woordenboeken is opgenomen. Bovendien kon het Gerecht op goede gronden vaststellen dat er een verband tussen de betrokken merken bestond en, na een globale beoordeling van de relevante bewijzen, dat met de litigieuze merken wordt beoogd voordeel te trekken uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van de merken BOTOX. Bijgevolg wijst het Hof de hogere voorziening af en bevestigt het de nietigverklaring van de merken BOTOLYST en BOTOCYL.

Bewijsmiddelen 25 Wat ten eerste de bekendheid van de oudere merken betreft, heeft het Gerecht in de punten 46 tot en met 63 van het bestreden arrest de verschillende bewijsmiddelen onderzocht die Allergan ter onderbouwing van de vorderingen tot nietigverklaring en van de beroepen voor de kamer van beroep had overgelegd, te weten de hoeveelheden van de onder het merk BOTOX verhandelde producten die tijdens de jaren 1999 tot en met 2003 in veertien lidstaten waren verkocht, de reclame voor dit merk in Engelstalige artikelen in wetenschappelijke tijdschriften in 1999 en 2001, de aanzienlijke mediaverslaggeving – met name in de Engelse pers – over de onder dat merk verhandelde producten sinds 2001, de omstandigheid dat het woord „BOTOX” is opgenomen in diverse Engelstalige woordenboeken, die dit woord als merk erkennen, een beslissing van 26 april 2005 van het United Kingdom Intellectual Property Office over een vordering tot nietigverklaring van de inschrijving van het merk BOTOMASK in het Verenigd Koninkrijk voor cosmetische producten alsmede een verklaring van een bestuurder van Allergan en een in september en oktober 2004 in het Verenigd Koninkrijk uitgevoerde marktstudie.

Verband tussen de oudere merken en de litigieuze merken 96 Voorts moet worden vastgesteld dat het Gerecht na een onderzoek van verschillende gegevens tot de conclusie kwam dat er een verband tussen de oudere merken en de litigieuze merken bestond. Zo heeft het in het bijzonder in de punten 70 tot en met 72 van het bestreden arrest vastgesteld dat de betrokken merken het prefix „boto” delen, dat niet als een afkorting van „botulisme-” of „botulinum” kan worden beschouwd, in de punten 73 en 74 van dat arrest dat het teken „BOTOX” onderscheidend vermogen heeft verkregen, in punt 76 van dat arrest dat de oudere merken een grote bekendheid genieten en in punt 78 van dat arrest dat de betrokken producten tot „verwante marktsectoren” behoren. Het Gerecht heeft ook gepreciseerd dat het relevante publiek dat verband zal leggen nog voordat het de litigieuze merken met „botulinum” in verband brengt. In punt 88 van het bestreden arrest heeft het Gerecht nog opgemerkt dat rekwirantes ter terechtzitting hadden erkend dat hun producten weliswaar geen botulinetoxine bevatten, maar dat zij toch voordeel beoogden te trekken uit het imago van dat product, dat in het merk BOTOX terug te vinden is.

Voordeel 97 De advocaat-generaal heeft dan ook in punt 36 van zijn conclusie opgemerkt dat het Gerecht na een globale beoordeling van de relevante gegevens van de zaak heeft vastgesteld, in punt 88 van het bestreden arrest, dat de litigieuze merken voordeel beoogden te trekken uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van de oudere merken BOTOX. Bijgevolg is het argument van rekwirantes dat niet is bewezen dat de bedoeling bestaat om mee te liften, ongegrond.

98 Bovendien moet het argument van rekwirantes, dat ingeval de litigieuze merken mogelijkerwijs naar botulinetoxine verwezen, zij niet de bedoeling hadden om met het merk BOTOX te worden geassocieerd, worden afgewezen. Met dat argument wordt namelijk de beoordeling door het Gerecht dat het prefix „boto” niet beschrijvend is en niet als een verwijzing naar botulinetoxine kan worden beschouwd, waarop de vaststelling van het Gerecht in punt 88 van het bestreden arrest is gebaseerd, ter discussie gesteld. Het gaat om een feitelijke beoordeling, die overeenkomstig de in punt 84 van het onderhavige arrest in herinnering gebrachte rechtspraak niet vatbaar is voor toetsing door het Hof in het kader van een hogere voorziening.

Indirecte reclame en zeer grote mediaverslaggeving 129 Wat het tweede onderdeel van het derde middel betreft, stellen rekwirantes enkel dat de kamer van beroep zich uitsluitend op de indirecte reclame en zeer grote mediaverslaggeving heeft gebaseerd om de bekendheid van het merk BOTOX aan te tonen. Er kan worden volstaan met de vaststelling dat de bekendheid van dit merk volgens de kamer van beroep vooral voortvloeit uit de indirecte reclame voor het product door de media. Met het gebruik van het woord „vooral” heeft de kamer van beroep de voorkeur gegeven aan het bewijsmiddel inzake de zeer grote mediacampagne begin de jaren 2000 om de bekendheid van het merk BOTOX aan te tonen, maar heeft het de overige door Allergan aangedragen bewijzen niet uitgesloten.

130 Daaruit volgt dat rekwirantes geen argumenten hebben aangevoerd die de vaststelling van het Gerecht dat de kamer van beroep de verklaring van de bestuurder van Allergan en de marktstudie als bewijs van de bekendheid van het merk BOTOX in aanmerking heeft genomen, ter discussie stellen. Integendeel, zoals uit de punten 44 en 45 van de bij het Gerecht ingediende verzoekschriften blijkt, hebben rekwirantes voor het Gerecht betoogd dat de kamer van beroep deze bewijzen ten onrechte in aanmerking had genomen.

Op andere blogs:
Nederlandsch Octrooibureau (BOTOX een bekend merk)

Gerecht EU 8 mei 2012, zaak T-101/11 (Mizuno/OHMI, inzake: Golfino (G))

Europees Gemeenschapsmerk. In de oppositieprocedure komt aanvrager van het beeldmerk dat de letter "G" voorstelt (boven) de houder van het beeldmerk dat "G+" voorstelt (onder) tegen. De oppositieafdeling wijst de oppositie af, de kamer van beroep wijst het beroep toe en de aanvraag af. Het middel: er is geen verwarringsgevaar. Het Gerecht EU komt tot de conclusie dat er geen fouten zijn gemaakt: Beide tekens zijn normale tekens en de combinatie brengt geen bijzonder onderscheidend vermogen met zich mee.

74      Im vorliegenden Fall hat die Beschwerdekammer indessen im Hinblick auf die oben ausgeführten Erwägungen zu den bildlichen, klanglichen und begrifflichen Merkmalen der älteren Marke keinen Fehler begangen, indem sie in Randnr. 29 der angefochtenen Entscheidung festgestellt hat, dass die beiden Elemente dieser Marke übliche Schriftzeichen seien, dass ihre Kombination im Hinblick auf die erfassten Waren keinerlei Bedeutung habe und dass die Kennzeichnungskraft dieser Marke daher als normal einzustufen sei. Folglich ist das erste Argument als unbegründet zurückzuweisen.

75      Zum zweiten Argument der Klägerin genügt ein Hinweis auf die oben durchgeführte Prüfung der bildlichen, klanglichen und begrifflichen Merkmale der angemeldeten Marke, aus der hervorgeht, dass die Beschwerdekammer zu Recht angenommen hat, dass der Buchstabe „G“ einen dominierenden Stellenwert sowohl in der angemeldeten als auch in der älteren Marke besitzt. Das zweite Argument ist daher als nicht stichhaltig zu verwerfen.

Gerecht EU 8 mei 2012, zaak T-348/10 (Panzeri/OHMI, inzake: Royal Trophy)

Europees Gemeenschapsmerk. In de oppositieprocedure komt aanvrager van het beeldmerk "ROYAL veste e premia lo sport" de houdster van het gemeenschaps- en internationaal woordmerk "VESTE LO SPORT" en niet-ingeschreven, maar gebruikt beeldmerk "PANZERI veste lo sport" tegen. De oppositieafdeling wijst de oppositie af, de kamer van beroep verwerpt het beroep. Het middel: artikel 8(1)(b) is onjuist toegepast.

Het Gerecht EU vernietigt de beslissing van de kamer van beroep, omdat de kamer van beroep haar beoordeling heeft gebaseerd op de dominante elementen 'Panzeri' en 'Royal' en de tekens niet globaal heeft beoordeeld.

41. Le requérant, premièrement, relève que, dans le cadre de la comparaison entre la marque antérieure non enregistrée et la marque demandée, la chambre de recours aurait également fondé son appréciation sur l’existence des éléments dominants « panzeri » (pour la marque antérieure) et « royal » (pour la marque demandée). Cette conclusion serait erronée et la chambre de recours aurait dû procéder à une appréciation globale des signes en conflit. Par ailleurs, la chambre de recours aurait omis de procéder à une analyse du risque d’association entre les signes en conflit. La chambre de recours aurait également commis une erreur en indiquant que le requérant aurait admis que la marque antérieure non enregistrée était un ensemble indissociable. Le requérant aurait au contraire précisé, durant la procédure, que les signes en conflit étaient constitués de deux éléments présentant chacun un caractère distinctif autonome. Deuxièmement, le requérant souligne que, dans le cadre de l’application du droit italien, une marque non enregistrée peut bénéficier d’une protection dès lors qu’il existe avec une marque postérieure un risque de confusion, qui comprend un risque d’association entre les deux signes. En l’espèce, compte tenu des éléments développés dans le cadre du premier moyen, la chambre de recours aurait dû arriver à la conclusion qu’il existait un risque de confusion, à tout le moins sous la forme d’un risque d’association.

Gerecht EU 8 mei 2012, zaak T-331/10 (Yoshida Metal Industry/OHMI, gevoegd: Pi-Design en Bodum)
Gerecht EU 8 mei 2012, zaak T-416/10 (Yoshida Metal Industry/OHMI, gevoegd: Pi-Design en Bodum)

Twee soortgelijke zaken. Europees Gemeenschapsmerk. In een nietigheidsprocedure wordt van een beeldmerk dat een oppervlak bedekt met zwarte cirkels, de nietigheid gevorderd op basis van absolute weigeringsgronden. De nietigheidsafdeling wijst de vordering af, de kamer van beroep wijst nietigverklaring van het merk toe. Middel: Schending van 7(1)(b) en 7(1)(e-ii), deze vorm is nodig voor het behalen van een technisch resultaat.

De Kamer van beroep ging er, nu blijkt, ten onrechte van uit dat het merk deuken representeerde op een handvat van een mes en daarmee voor grip zorgde. Uit de registratie volgt niet dat er sprake is van holle deuken, maar van een patroon van afbeeldingen. Uit  jurisprudentie en uit de eis van rechtszekerheid volgt dat slechts de gerepresenteerde vorm in de aanmelding voorwerp van beoordeling kan zijn. "the Board of Appeal did not refer to the sign as filed, but to representations of the goods actually marketed by the applicant." Daarom wordt de beslissing van de Kamer van Beroep vernietigd.

The character of the contested trade mark

29      It should be recalled that the Board of Appeal took the view that all of the black dots of the contested trade mark in fact represented dents and constituted a non-skid structure applied to the handle of a knife.

30      In this respect, it must be stated that the concave character of the black dots is not part of the contested trade mark as filed and registered. There is nothing in the graphic representation of the contested mark to suggest that the black dots in question represent dents rather than a figurative pattern. Likewise, the registration of the contested mark was not accompanied by any description to that effect. Therefore, in concluding that the dots were concave in character, the Board of Appeal did not refer to the sign as filed, but to representations of the goods actually marketed by the applicant.

35      Consequently, the Board of Appeal erred in departing from the graphic representation of the contested trade mark when it referred to representations of the goods actually marketed by the applicant in order to conclude that the black dots appearing in that trade mark were concave in character.

Gerecht EU 8 mei 2012, zaak T-244/10 (Tsakiris-Mallas/OHMI, inzake: Seven (7 Seven Fashion Shoes))

Europees Gemeenschapsmerk. In de oppositieprocedure komt aanvrager van het beeldmerk "7 Seven Fashion Shoes" (klasse 18 en 25) het Italiaans beeldmerk "7 Seven" en "Seven" tegen. De oppositieafdeling wijst de oppositie af, de kamer van beroep vernietigt de beslissing van de afdeling en wijst de aanvraag af voor klasse 18. Middel: ten onrechte is verwarringsgevaar aangenomen en heeft de Kamer niet onderzocht of artikel 8(5) al dan niet moest worden toegepast.

Het Gerecht EU bevestigt het verwarringsgevaar dat door de Kamer van beroep is vastgesteld. Er hoeft niet te worden bepaald of er sprake is van een bekend merk ex artikel 8(5), omdat er sprake is van verwarringsgevaar.

59 The Board of Appeal found that, in view of the fact that the goods covered by the marks at issue were identical and that those marks were similar, the relevant public may believe that the goods in question come from the same undertaking or from economically linked undertakings.

60 That conclusion does not contradict the finding made by the Board of Appeal regarding the degree of attention of the relevant public, which is only reasonably circumspect. In view of the fact that the goods covered by the marks at issue are identical and that those marks are visually, phonetically and conceptually similar (see paragraphs 46 to 57 above), the relevant public is likely to confuse the origin of the goods covered by the marks at issue.

64 It should be noted that, in paragraph 42 of the contested decision, the Board of Appeal held that, since there was a likelihood of confusion between the mark applied for and the earlier marks so far as the goods covered are concerned, there was no need to determine whether Article 8(5) of Regulation No 207/2009 was applicable.

Hof van Beroep Brussel 8 mei 2012, 2010/AR/1842 (Stabe N.V. tegen GmbH Gebr. Kremers)

Benelux merkenrecht. Inpocio, in rechte opgevolgd door Stabe, heeft een aanvraag tot inschrijving van het gecombineerde woord-/beeldmerk PARADISIO (klassen 9, 16, 20, 24, 25, 28 en 35) ingediend. Paradies GmbH, in rechte opgevolgd door GmbH Gebr. Kremers, heeft oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag, gebaseerd op de Europese merk PARADIES en aanverwante merken. De oppositie wordt gedeeltelijk gegrond verklaard tegen de inschrijving van PARADISIO (klassen 9, 16, 20, 24, 25 en 28). Het betwiste teken stemt begripsmatig en visueel overeen met de ingeroepen rechten, auditief is zelfs sprake van een sterke mate van overeenstemming. In de oppositieprocedure is het Bureau van oordeel dat er sprake is van verwarringsgevaar. Onderhavige zaak betreft een beroepsprocedure tegen deze oppositiebeslissing van 30 april 2010.

Bij een gemeenschappelijke conclusie delen de partijen mede dat ze een akkoord hebben bereikt waaruit volgt dat de ingestelde oppositie en het voorliggende geding voor het hof geen bestaansreden meer hebben. Het hof verleent de partijen akte dat ze een akkoord hebben bereikt om het geschil te beëindigen. Het hof vernietigt de bestreden oppositiebeslissing van het BBIE.

Gerecht EU 3 mei 2012, zaak T-270/10 (Conceria Kara/OHMI - Dima (KARRA))

Gemeenschapsmerkenrecht. Aanvrager van het gemeenschapsmerk KARRA (leer, meubelen, linnengoed, kleding en beurzen) komt houdster van het gemeenschapswoordmerk en Italiaanse beeldmerk KARA (leer, kleding) tegen in de oppositieprocedure. De oppositieafdeling wijst de oppositie gedeeltelijk toe, de kamer van beroep wijst het beroep af. Het aangevoerde middel betreft: motiveringsgebrek en onjuiste uitlegging en toepassing van artik 8(1)(b) van de Vo 207/2009. Het Gerecht weigert de voorziening en veroordeelt Conceria Kara in de kosten.

Bijzondere citaten: Er is geen sprake van normaal gebruik door het verhandelen van lederen eindproducten tegenover registratie voor het ruwe materiaal, de huiden en vellen.

58 Il s’ensuit que la chambre de recours a établi, à juste titre, que le seul fait que les produits finis que les clients de la requérante fabriquent et vendent au public incorporent les cuirs et les peaux confectionnés par elle ne saurait signifier que la requérante ait fait un usage sérieux des marques antérieures par rapport à de tels produits.

Het Europees merkenrechtsysteem is een autonoom systeem:
85 La constatation précédente ne saurait être infirmée par l’argument de la requérante fondé sur l’arrêt de la Cour du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C‑529/07, Rec. p. I‑4893, point 53). En effet, dans cet arrêt, la Cour, saisie d’une question préjudicielle, a explicité les conditions permettant de constater l’existence de la mauvaise foi de la demanderesse au moment du dépôt d’une demande de marque communautaire, au sens de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. En revanche, elle ne s’est pas prononcée sur la question de savoir s’il appartenait à l’OHMI, dans le cadre d’une procédure d’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, de prendre en compte la mauvaise foi aux fins de constater l’existence d’un risque de confusion entre les signes en conflit.

86 Par ailleurs, il y a lieu de rejeter comme dénuée de pertinence l’invocation par la requérante de la jurisprudence italienne à l’égard des actes qui, dans la juridiction nationale, constituent des actes déloyaux. En effet, bien que ni les parties ni le Tribunal ne sauraient être empêchés de s’inspirer, dans l’interprétation du droit de l’Union, d’éléments tirés de la jurisprudence des États membres [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 12 juillet 2006, Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI – Johnson’s Veterinary Products (VITACOAT), T‑277/04, Rec. p. II‑2211, point 71], il ressort de la jurisprudence constante que la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur le fondement du règlement n° 207/2009, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une jurisprudence nationale [arrêt GIORGIO BEVERLY HILLS, précité, point 53 ; arrêts du Tribunal du 4 novembre 2003, Díaz/OHMI – Granjas Castelló (CASTILLO), T‑85/02, Rec. p. II‑4835, point 37, et du 13 juillet 2004, AVEX/OHMI – Ahlers (a), T‑115/02, Rec. p. II‑2907, point 30].

Conclusie AG HvJ EU 3 mei 2012, zaak C-376/11 (Pie Optiek) - persbericht
Prejudiciële beslissing ingediend door het Hof van Beroep te Brussel (België)

Merkenrecht. Domeinnaamrecht. Lastgeving (eigen naam, maar voor rekening van een ander). Uitleg van de woorden: "licentiehouders van oudere rechten". Een persoon die slechts gemachtigd is om een domeinnaam te registreren die gelijk is of overeenstemt met het merk is "geen licentiehouder van oudere rechten" in de zin van de genoemde Verordening rondom regels, toepassing en werking van .eu-domeinnamen.

Pie Optiek voert met name aan dat Bureau Gevers geen recht heeft op registratie van de betrokken domeinnaam, aangezien zij zelf geen „houder van een ouder recht” in de zin van verordening nr. 874/2004 is. Het betrokken recht is namelijk in handen van de Amerikaanse onderneming Walsh Optical, die echter niet bevoegd is de domeinnaam te laten registreren aangezien zij buiten de Europese Unie is gevestigd en derhalve niet aan de wettelijke voorwaarden ter zake voldoet. Pie Optiek is van mening dat de twee ondernemingen een truc hebben toegepast om de voorwaarden voor registratie te omzeilen: zij hebben een contract met het opschrift „licentieovereenkomst” gesloten waarin Bureau Gevers zich ertoe verbindt, haar naam en adres in de Europese Unie ter beschikking te stellen om zo haar Amerikaanse klant de mogelijkheid te bieden de litigieuze domeinnaam te registreren. Bovendien betwijfelt Pie Optiek of er juridisch überhaupt sprake is van een licentieovereenkomst, aangezien Bureau Gevers alleen maar de bevoegdheid is verleend om het merk te registreren, maar niet om waren of diensten onder dat merk in de handel te brengen.

Conclusie AG: De woorden „licentiehouders van oudere rechten” in artikel 12, lid 2, van verordening nr. 874/2004 van de Commissie van 28 april 2004 tot vaststelling van regels met betrekking tot het overheidsbeleid voor de toepassing en werking van het .eu-topniveaudomein en de beginselen inzake registratie, moeten aldus worden uitgelegd dat zij in een situatie waarin het betrokken oudere recht een merkrecht is, niet kunnen doelen op een persoon die door de merkhouder uitsluitend is gemachtigd om, in eigen naam maar voor rekening van de licentiegever, een domeinnaam te registreren die gelijk is aan of overeenstemt met het merk, zonder evenwel te zijn gemachtigd om het merk voor andere doeleinden te gebruiken of om het teken als merk te gebruiken, bijvoorbeeld voor het in de handel brengen van waren of diensten onder het merk.

Vraag: 1. Moet artikel 12, lid 2, van verordening (EG) nr. 874/2004 van de Commissie van 28 april 2004 tot vaststelling van regels met betrekking tot het overheidsbeleid voor de toepassing en werking van het ".eu"-topniveaudomein en de beginselen inzake registratie1, aldus worden uitgelegd dat in een situatie waarin het betrokken oudere recht een merkrecht is, de woorden "licentiehouders van oudere rechten" kunnen doelen op een persoon die door de houder van het merk uitsluitend is gemachtigd om, in eigen naam maar voor rekening van de licentiegever, een aan het merk identieke of gelijkluidende domeinnaam te registreren, zonder evenwel gemachtigd te zijn om het merk voor andere doeleinden te gebruiken of om het teken als merk te gebruiken, bijvoorbeeld voor het in de handel brengen van waren of diensten onder het merk?

Vraag 2. Zo ja, moet artikel 21, lid 1, sub a, van verordening nr. 874/2004 dan aldus worden uitgelegd dat er "een recht of gewettigd belang" bestaat, zelfs als de "licentiehouder van oudere rechten" de ".eu"-domeinnaam in eigen naam maar voor rekening van de houder van het merk heeft geregistreerd, wanneer laatstgenoemde niet voldoet aan de vereiste van artikel 4, lid 2, sub b, van verordening (EG) nr. 733/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 22 april 2002 betreffende de invoering van het ".eu"-topniveaudomein2?

Op andere blogs:
IPKat (One in the eye from Pie? Or, when is a licence not a licence?)