Report by Chris Ryan. The idea of the European Patent Litigators Association (EPLIT) to run a mock UPC trial [IEF 15506] based on the famous Improver v Remington litigation of the late eighties and early nineties struck me as a really interesting idea when I first heard the suggestion.  It turned out to be a fascinating and highly educational experience when it was run last Friday (22 January) at the Sofitel Bayerpost Hotel conveniently close to Munich station.

The Improver litigation did more than establish the “Improver questions” in English law for assessing equivalence ([1990] FSR 181).  It led to a series of decisions around Europe, based on the same European patent and the same alleged infringement, in which judges reached very different conclusions on the question of whether a claim for a “helical spring comprising a plurality of adjacent windings” covered a solid rubber rod with slits cut into it, which was capable of performing the same task – pulling out hair when set up in an arcuate configuration and rotated at speed around its axis. Will the arrival of the UPC repair the fault line in the European Patent system, which the Improver story so clearly identified?  On the evidence of the mock trial it will do just that.  The “mock” Local Division in Munich reached a decision on validity and infringement which took effect in every designated Member State albeit that it may take time to develop a body of interpreted law and procedure that is consistent across the territory of the EU and distinct from that of the individual Member States from which judges may be drawn.

The panel of judges consisted of Prof Haedicke (Oberlandesgericht in Düsseldorf), Mr Zigann (Landgericht in Munich) and Mr Van Walderveen (District Court in The Hague).  They were joined by Mr Klein as Technical Judge (formerly of the Boards of Appeal of the European Patent Office).

The patent proprietor was represented by Rainer Beetz (Sonn and Partner, Austria) and Leythem Wall (Finnegan Europe LLP, Great Britain).  The defendant was represented by  Marek Lazewski (Lazewski Depo and Partners, Poland) and Jan Stein (Ipracraft AB, Sweden). The case documents had been prepared by these representatives together with Markus Rieck (Fuchs Patent Attorneyes, Germany). 

I found the main trial (in the afternoon) was slightly less interesting than the Case Management Conference which preceded it in the morning.  The final conclusion was that the patent was valid and infringed.  However, it was not the outcome that I found most interesting.  It was the differences in approach adopted by advocates and judges and the manner in which the presiding judge ran the business of the trial.

On the first point, the debate on validity turned on inventiveness over two elements of prior art.  It was not entirely clear (to me, at least) which of several available tests for determining inventiveness was being relied on at different stages of the debate between the judges and the advocates, or in the judges’ deliberation over their conclusion.  Similarly, in respect of the infringement issue, all parties seemed to agree that two questions required to be asked by the judges but were unsure whether there was a third question and, if so, what it should be.  I suspect that all the judges were deliberately staying within the comfort zone of the approach that would be adopted at each stage within their own domestic courts.  Their approach certainly illustrated the challenge facing the UPC (at both first instance and appeal level) of establishing a body of jurisprudence over time which will be distinct from the law emanating from national courts.

The second point that struck me was the power of the presiding judge in setting an agenda and then outlining each issue in some detail before inviting the parties’ advocates to address it.  It may be, of course, that the stark contrast with the way in which a case would be conducted in London was accentuated by the artificiality and time constraints of a mock trial.  And no doubt those familiar with EPO hearings will find the inquisitorial approach and management of the debate on each issue more familiar.  It certainly led to a crisply efficient disposal of each element of the case and the dispute as a whole.

Firm management of the process and the emergence of national differences in approach were even more evident during the Case Management Conference. 

The organisers of the event had tweaked some of the facts of the original case in order to create some interesting preliminary issues.  Had the proprietor opted back into the exclusive competence of the UPC in time where the defendant had issued an application for a declaration of non-infringement in the English Court on the same day as that on which the application to opt back in was entered on the register (Rule 5.9 – opt out not permitted where “an action has been commenced before a court of a Contracting Member State …prior to the entry of the [opt back in] Application in the register…”).  If it had, should the UPC proceedings nevertheless be stayed under the Brussels Regulation’ requirements to avoid multiplicity of proceedings.  And if the proceedings were still on their feet after those two challenges did the Local Division have jurisdiction over the dispute, given that, first the only sales in Germany had been a couple made by a third party who had acquired the goods in Poland and on-sold them in Germany against the wishes of the defendant and, secondly, very substantial sales had been made in the UK.

There was also an application at the Case Management Conference to strike out the claim of literal infringement because it was unarguable (application granted by the Rapporteur but reviewed at the main hearing, when the ruling was reversed) and the court required the claimant/plaintiff to amend the request for remedies (prayer for relief) by providing a great deal more detail as to the scope of the injunction sought.  The amended version available at the main hearing tracked the language of the relevant patent claims in identifying which products would be covered and even included a photograph of the defendant’s product.  The difference between the precision of drafting expected in, for example, the German courts was contrasted with the broad scope of injunction sought and granted in the English courts.  In this case the German pattern prevailed, designed, it was said, so that a court bailiff called upon to enforce it would have no doubt as to whether a product he came across did or did not fall within the scope of the court order.

Other issues touched upon included the language of the proceedings (English because it was one of the languages which the Local Division had designated), translation facilities at the main hearing, summoning of witnesses, the appointment of a technical judge and, in the light of his appointment, the need for any expert evidence (and in which field of technology), as well as security for costs.

Listening to the well-structured submissions on each of the issues raised, and then eavesdropping on the judges as they considered their decision, proved to be an extremely effective means of improving (gaining) familiarity with the relevant procedural rules.  The judges helpfully paced both the debate with the advocates and their own deliberations to assist the audience in tracing each issue, and the decision made on it, back to the language of the current draft of the rules.

Judges, advocates and organisers are to be congratulated on an extremely informative and interesting learning experience.   Another success for the increasingly effective Association which brings patent attorneys together from around Europe in its continuing efforts to assist their preparations for the new court and to influence the way it will operate.

Chris Ryan

Grondwettelijk Hof 14 januari 2016, IEFbe 1665; Arrest nr. 1/2016 (Belgische Beroepsvereniging voor Dermatologie en Venerologie en Algemene Unie van verpleegkundigen van België)
Reclame voor medische diensten. Vrijheid van meningsuiting. Om de commercialisering van cosmetische chirurgie aan banden te leggen zijn er nieuwe regels gesteld aan kwalificaties om ingrepen van niet-heelkundige esthetische geneeskunde en esthetische heelkunde uit te voeren.Hierbij wordt het ook een reclameverbod gegeven. Verzoekers klagen dat het niet duidelijk is welke ingrepen precies onder het reclameverbod vallen. De wetgever heeft bij het reclameverbod tandartsen niet uitgezonderd en daarmee op voldoende duidelijke en rechtszekere wijze aan het reclameverbod onderworpen. Tatoeages, piercings en epileertechnieken zijn wel uitdrukkelijk uitgezonderd van het toepassingsgebied en daarmee ook van het reclameverbod. Daarnaast klagen verzoekers dat de omschrijving van reclame en praktijkinformatie onduidelijk is. Ook dit wordt afgewezen. De wetgever heeft de begrippen nauwkeurig afgebakend en de adressanten van de strafbaarstelling kunnen op voldoende duidelijke en rechtszekere wijze het onderscheid maken tussen het reclameverbod en de toegestane wijze om patiënten te informeren. Ook de beroepen op het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie, vrijheid van vestiging en vrij verkeer van diensten en vrijheid van meningsuiting worden niet gegrond verklaard.

B.8.3. Doordat de wetgever, met de invoering van de bestreden bepalingen, de reclame voor ingrepen van niet-heelkundige esthetische geneeskunde of esthetische heelkunde heeft verboden, zonder de tandartsen die dergelijke ingrepen verrichten daarvan uit te zonderen, heeft hij die tandartsen op voldoende duidelijke en rechtszekere wijze aan het reclameverbod onderworpen. Aan die vaststelling wordt geen afbreuk gedaan door het bestaan van een wet die op meer algemene wijze de reclame door tandartsen regelt, meer bepaald de wet van 15 april 1958 betreffende de publiciteit inzake tandverzorging.

B.12.2. In de context van de voormelde definitie kan een « op het publiek gerichte mededeling of handeling » niet anders worden begrepen dan als een voor het doelpubliek bestemde mededeling of handeling. Kenmerkend voor een doelpubliek is dat daartoe naar het vermoeden van de reclamevoerder personen behoren die mogelijkerwijze interesse zullen betonen voor het aangeprezen product of de aangeprezen dienst. Nu elke vorm van reclame uit zijn aard beoogt een doelpubliek te bereiken, is de precisering dat het een « op het publiek gerichte » mededeling of handeling betreft, indien zij al niet overtollig is, van dien aard dat de duidelijkheid van de definitie wordt versterkt, veeleer dan dat er afbreuk aan wordt gedaan.

B.13.2. Praktijkinformatie is « iedere vorm van mededeling die rechtstreeks en specifiek, ongeacht de daartoe aangewende plaats, drager of aangewende technieken, tot doel heeft een beoefenaar te laten kennen of informatie te verstrekken over de aard van zijn beroepspraktijk » (artikel 2, 7°, van de wet van 23 mei 2013, zoals ingevoegd bij het bestreden artikel 179).

De wetgever heeft bovendien gepreciseerd dat dergelijke praktijkinformatie is toegestaan voor zover zij (1) waarheidsgetrouw, objectief, ter zake, verifieerbaar, discreet en duidelijk is, (2) niet misleidt, vergelijkt of financiële argumenten hanteert en (3) de bijzondere beroepstitels vermeldt waarover de beoefenaar beschikt, ook wanneer de praktijkinformatie wordt verspreid door een instelling die een beroep doet op de diensten van die beoefenaars.

B.13.3. Met de bestreden bepalingen beoogt de wetgever in wezen het werven van patiënten te onderscheiden van het informeren van patiënten. Terwijl een mededeling of handeling die tot doel heeft ingrepen van esthetische heelkunde of niet-heelkundige esthetische geneeskunde te bevorderen (reclame) verboden is, is een mededeling die tot doel heeft een beoefenaar te laten kennen of informatie te verstrekken over de aard van zijn beroepspraktijk (praktijkinformatie) onder bepaalde voorwaarden toegestaan.

Uit de nauwkeurige afbakening, door de wetgever, van de begrippen « reclame » en « praktijkinformatie », enerzijds, en van de omstandige omschrijving van de voorwaarden waaronder praktijkinformatie is toegestaan, anderzijds, vloeit voort dat de adressaten van de strafbaarstelling op voldoende duidelijke en rechtszekere wijze het onderscheid kunnen maken tussen het verboden werven van patiënten en de wijze waarop het is toegestaan patiënten te informeren. Dat is des te meer het geval daar die adressaten een specifiek statuut hebben, met een eigen plichtenleer, op grond waarvan zij over goede informatie beschikken of kunnen beschikken ten aanzien van de wenselijkheid en wettelijkheid van hun gedragingen.

OHIM 12 januari 2016, IEFbe 1664 (Etincelle tegen Alexander Wang)
Uitspraak ingezonden door Anthony van der Planken en Thierry van Innis, Van Innis & Delarue. Merkenrecht. Kwade trouw. Etincelle heeft eind 2011 aanvraag ingediend om het woordmerk ‘ALEXANDER WANG’ in te schrijven in klasse 3. Alexander Wang, een bekende modeontwerper, vordert nietigheid wegens kwade trouw. Dit wordt toegewezen. Etincelle gaat hier tegen in beroep bij de Second Board of Appeal. Zij stelt dat kwade trouw niet is bewezen. Ook stelt zij dat het later ingebrachte bewijs niet mag worden meegenomen in de beoordeling. Dit wordt afgewezen nu de stukken binnen de tijdslimiet zijn ingediend. De Second Board of Appeal oordeelt dat er wel degelijk sprake is van kwade trouw. Zij leidt dit af uit de grote bekendheid van Alexander Wang in de EU. Dit vestigt een sterk vermoeden dat Etincelle op de hoogte was van het gebruik van dit teken in de betrokken sector. Ook het feit dat Etincelle in de EU en China een aantal andere namen van bekende modeontwerpers als merk geregistreerde draagt bij aan haar kwade trouw. De Board wijst het beroep af.

73. In light of the above considerations, even though there is no evidence on file that proves that the CTM proprietor has had either a direct or indirect commercial relationship with Alexander Wang, as argued by the CTM proprietor, the facts and evidence provided allow the Board to establish a presumption of knowledge of use of the earlier sign by the CTM proprietor at the date of filing of the contested CTM application.

74. In fact, on the basis of the quite long-standing use of the earlier sign 'ALEXANDER WANG' in the fashion sector (at least five years, i.e. beginning 2007 - end 2011), the general knowledge in the economic sector concerned and the close proximity of the fashion-cosmetics sector, it cannot only be presumed, but can be considered more than probable, that the CTM proprietor had knowledge of the earlier sign (see, by analogy, 11/06/2009, C-259/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, §39).

Conclusie AG HvJ EU 19 januari 2016, IEFbe 1663; C-470/14; ECLI:EU:C:2016:24 (EGEDA)
Auteursrecht. Naburige rechten. Billijke thuiskopiecompensatie gefinancieerd vanuit staatsbegroting. Zie eerder IEFbe 1065. Conclusie AG:

1) Artikel 5, lid 2, onder b), van [InfoSocRl] moet aldus worden uitgelegd dat het zich niet ertegen verzet dat de daarin vermelde billijke compensatie uit de algemene staatsbegroting wordt gefinancierd.
2)  Artikel 5, lid 2, onder b), van richtlijn 2001/29 moet aldus worden uitgelegd dat het zich ertegen verzet dat het bedrag van de daarin vermelde compensatie wordt vastgesteld binnen de van tevoren per begrotingsjaar bepaalde grenzen zonder dat daarbij rekening wordt gehouden met de geraamde omvang van het door de rechthebbenden ondervonden nadeel.

Gestelde vragen (zie eerder IEFbe 1065) :

1) Is een stelsel inzake billijke compensatie voor het maken van thuiskopieën dat is gebaseerd op een raming van het daadwerkelijk veroorzaakte nadeel en wordt gefinancierd uit de algemene staatsbegroting, zonder dat bijgevolg kan worden gegarandeerd dat de kosten van die compensatie worden gedragen door de gebruikers van thuiskopieën, verenigbaar met artikel 5, lid 2, sub b, van richtlijn 2001/29?

2) Zo ja, is het verenigbaar met artikel 5, lid 2, sub b, van richtlijn 2001/29 dat het totale bedrag dat in de algemene staatsbegroting wordt bestemd voor de billijke compensatie voor het maken van thuiskopieën, ook al wordt het berekend op basis van het daadwerkelijk veroorzaakte nadeel, moet worden vastgesteld binnen de per begrotingsjaar bepaalde grenzen?

HvJ EU 14 januari 2016, IEFbe 1662; C-395/14; ECLI:EU:C:2016:9 (Vodafone tegen Bundesrepublik Deutschland)
Telecom. Gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronischecommunicatienetwerken en ‑diensten – Richtlijn 2002/21/EG – Artikel 7, lid 3 – Procedure voor de consolidatie van de interne markt voor elektronische communicatie – Richtlijn 2002/19/EG – Artikelen 8 en 13 – Exploitant die is aangewezen als exploitant met een aanmerkelijke marktmacht – Verplichtingen opgelegd door nationale regelgevende instanties – Verplichtingen inzake prijscontrole en kostentoerekening – Tariefvergunning voor mobielegespreksafgifte”. Antwoord:

Artikel 7, lid 3, van [kaderrichtlijn], moet aldus worden uitgelegd dat een nationale regelgevende instantie die een exploitant aangewezen als een exploitant met aanzienlijke marktmacht heeft verplicht mobielegespreksafgiftediensten te verrichten en de tarieven voor deze afgiftediensten na de in die bepaling neergelegde procedure aan een vergunningsplicht heeft onderworpen, gehouden is deze procedure bij elke verlening van een tariefvergunning aan die exploitant opnieuw toe te passen indien deze vergunning van invloed kan zijn op de handel tussen de lidstaten in de zin van deze bepaling.

Gestelde vraag:

„Moet artikel 7, lid 3, van [de kaderrichtlijn] aldus worden uitgelegd dat een [NRI] die een exploitant met aanzienlijke marktmacht heeft verplicht diensten inzake mobielegespreksafgifte te verrichten en de afgiftetarieven met inachtneming van de in die bepaling [...] neergelegde procedure aan een vergunningsplicht heeft onderworpen, gehouden is [deze] procedure [...] voor de vergunning van elk concreet gevraagd tarief opnieuw toe te passen?”

Lisbeth DEPYPERE, "Vormmerken: een overzicht van recente rechtspraak", IRDI 2015, afl. 3, 192-204.
Samenvatting via LegalWorld.be: Er zijn al veel beslissingen over vormmerken geveld, maar het blijft moeilijk om te voorspellen welke vormmerken geldig zijn en welke niet. In deze bijdrage van Lisbeth Depypere wordt eerst onderzocht hoe het Hof van Justitie vormmerken beoordeelt. Dit wordt dan vergeleken met de beoordeling in Belgische rechtspraak. Deze bijdrage is verschenen in afl. 2015/3 van Intellectuele Rechten (IRDI). Hierna vindt u een samenvatting van deze bijdrage.

Interpretatieregels Hof van Justitie
Uit de recente arresten van het Hof van Justitie vloeien de volgende interpretatieregels voort:
Stap 1: Uitsluitingsgronden?
Eerst moet men onderzoeken of het vormmerk valt onder één van de uitsluitingsgronden, pas daarna moet men het onderscheidend vermogen onderzoeken. De uitsluitingsgronden moet men uitleggen in het licht van het algemeen belang dat aan elk van die gronden ten grondslag ligt.

Om de uitsluitingsgronden correct toe te passen, moet men de wezenlijke kenmerken van de vorm identificeren. Door middel van die wezenlijke kenmerken moet men de geldigheid van het vormmerk onderzoeken.

Bij de beoordeling of de vorm van de waar noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, is de vermoedelijke perceptie van het vormmerk door de gemiddelde consument niet beslissend. Bij de beoordeling of een teken uitsluitend bestaat uit de vorm van de waar die een wezenlijke waarde aan de waar geeft, is de perceptie van de waar door het doelpubliek slechts één van de beoordelingselementen.

De uitsluitingsgronden kunnen niet gecombineerd worden toegepast. Enkel als één enkele uitsluitingsgrond volledig van toepassing is, kan die vorm niet als merk worden ingeschreven.

Stap 2: Onderscheidend vermogen?
Indien het vormmerk niet onder één van de uitsluitingsgronden valt, moet men nog onderzoeken of het vormmerk voldoende onderscheidend vermogen heeft. Alleen een vormmerk dat op significante wijze afwijkt van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is, en dus de essentiële herkomstaanduidingsfunctie vervult, bezit onderscheidend vermogen. Als een vorm(merk) louter een 'variant' is op een van de gebruikelijke vormen, heeft het vormmerk geen onderscheidend vermogen.

Om een vormmerk te kunnen inschrijven dat onderscheidend vermogen heeft verkregen door inburgering, moet de merkaanvrager bewijzen dat de betrokken kringen het product – wanneer dat product uitsluitend wordt aangeduid met dat (vorm)merk – percipiëren als afkomstig van een bepaalde onderneming.

België
In de Belgische rechtspraak worden die interpretatieregels niet altijd even streng toegepast. In ieder geval is het vrij frappant dat in alle drie de Belgische besproken arresten de vormmerken als geldig werden beschouwd. Dat staat in contrast met de besproken arresten van het Hof van Justitie, die strenger lijken bij de beoordeling van de geldigheid van vormmerken. Misschien heeft de Belgische rechtspraak nog wat tijd nodig om de strengere Hof van Justitie rechtspraak te volgen.

In de nabije toekomst wordt het ten slotte interessant om te zien hoe de nieuwe bepalingen van de EU-Merkenverordening en Merkenrichtlijn de rechtspraak inzake vormmerken zullen beïnvloeden.

Zie: IRDI via jura.be

EHRM 12 januari 2016, IEFbe 1660, application no. 61496/08 (Bărbulescu v. Roemenië)
Uit het persbericht: Privacy. Bărbulescu is werkzaam bij een privaat bedrijf in een sales positie. Op verzoek van zijn werkgever maakt hij een email-adres aan voor gebruik in zijn werkzaamheden. Op enig moment krijgt Bărbulescu te horen dat zijn email communicaties zijn gemonitord. Hij wordt ontslagen omdat hij, tegen de bedrijfsregels in, zijn email voor privé berichten heeft gebruikt. Bărbulescu stelt dat zijn emails beschermd zijn door artikel 8 EVRM. Het EHRM oordeelt dat artikel 8 EVRM inderdaad van toepassing is nu het gaat om “private life” en “correspondence”. De nationale gerechten hebben volgens het Hof echter een “fair balance” tussen Bărbulescu’s privacy en de belangen van de werkgever gecreëerd. Het is niet onredelijk voor een werkgever om te willen verifiëren of een werknemer zijn taken goed uitvoert. Daarnaast is het transcript van de emails vertrouwelijk behandeld. Geen schending van artikel 8 EVRM.  

Prejudicieel vraag gesteld aan het HvJ EU, IEFbe 1659; C-641/15 (Verwertungsgesellschaft Rundfunk)
Verwertungsgesellschaft Rundfunk, een Oostenrijkse collectieve beheersorganisatie, in een zaak tegen een hotelketen voor de vergoeding voor de uitzending van televisie content op tv's in de hotelkamers. Vraag:

Is aan de voorwaarden 'tegen betaling van een toegangsprijs' uit artikel 8 lid 3 [Richtlijn betreft verhuur-,uitleen en bepaalde naburige rechten*] voldaan indien:
- via de tv set beschikbaar in iedere kamer van een hotel, de hoteluitbater toegang tot het signaal van verschillende tv- en radiokanalen (hotel room tv) wordt gegeven en
- voor het gebruik van de kamer (inclusief hotel room tv) de hoteluitbater een vergoeding in rekening brengt, waarin ook het gebruik van de tv set en de televisie- en radiokanalen is inbegrepen?

* Artikel 8 Richtlijn Uitzending en mededeling aan het publiek lid 3.   De lidstaten kennen omroeporganisaties het uitsluitende recht toe om heruitzending van hun uitzendingen via de ether en de mededeling aan het publiek van hun uitzendingen toe te staan of te verbieden, indien deze mededeling plaatsvindt op plaatsen die tegen betaling van een toegangsprijs voor het publiek toegankelijk zijn.

Via ipo.gov.uk:

Is the condition of ‘against [payment] of an entrance fee’ laid down in Article 8(3) of Directive 2006/115/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on rental right and lending right and on certain rights related to copyright in the field of intellectual property satisfied where,
•    through the TV set made available in each room of a hotel, the hotel operator provides access to the signal for various television and radio channels (‘hotel room TV’), and
•    for use of the room (including hotel room TV), the hotel operator charges a fee per room per night (room rate) which also includes use of the TV set and the television and radio channels to which access is thereby provided?

Bijdrage ingezonden door Joop Elzas en Loes van den Winkel, Arnold & Siedsma. Naast de juridische uitdagingen die Volkswagen in de Verenigde Staten met betrekking tot hun 'sjoemelsoftware' te wachten staat, verloopt het op het vlak van het Europese merkenrecht ook niet vlekkeloos. Tot driemaal toe werd een inschrijving van een woordmerk geweigerd, omdat het onderscheidend vermogen miste. Een teken kan slechts als merk dienen en als zodanig worden beschermd, wanneer het geschikt is om de betreffende producten te onderscheiden van soortgelijke waren of diensten van andere producenten. Met andere woorden: een merk moet onderscheidend vermogen bezitten om daadwerkelijk als merk te kunnen dienen. In de praktijk is een geringe mate van onderscheidend vermogen vaak voldoende om een Europese merkaanvraag aanvaard te krijgen, hoewel men daar steeds strenger mee omgaat. Toch is hier een grens aan, zoals het geval kan zijn bij aanprijzende termen.

Indien een aanprijzende term voor merkbescherming in aanmerking wil komen, dient deze term door het publiek direct te kunnen worden opgevat als een aanduiding van de commerciële herkomst van de betrokken waren of diensten. Wanneer de term echter in eerste plaats als een verkoopbevorderende of publicitaire mededeling wordt gezien, is dit voor merkinstanties reden om het ontbreken van onderscheidend vermogen vast te stellen. In dat geval zal inschrijving van het merk worden geweigerd. Het Europese Merkenbureau (OHIM), dat Europese merkaanvragen behandelt, zal in het geval van gebrek aan onderscheidend vermogen een weigering tot inschrijving uitspreken. In de praktijk worden ook beeldmerken vaak op deze grond geweigerd.

Volkswagen
Recent voorbeeld van een poging om een aanprijzende term als merk in te laten schrijven, komt van Volkswagen. De Duitse autofabrikant wilde CHOICE vastleggen als woordmerk in de Europese Unie. De inschrijving werd in eerste instantie door het OHIM geweigerd. Volkswagen was het hier niet mee eens en ging bij de Board of Appeal van het OHIM in beroep, maar werd ook daar niet in het gelijk gesteld. Verder beroep bij het OHIM was niet mogelijk, maar Volkswagen kon wel in beroep bij de General Court van de Europese Unie.

De General Court [T-431/14] was het echter met het OHIM eens en oordeelde dat de term CHOICE elk onderscheidend vermogen mist en daarom geweigerd moest worden voor inschrijving als merk. Net als het OHIM vond ook de General Court dat CHOICE in de Engelse taal als bijvoeglijk naamwoord en als zelfstandig naamwoord kan worden geïnterpreteerd. In de eerste variant betekent CHOICE 'top quality' of 'exquisite' en in de tweede variant 'the act of choosing' of 'selection'.

Volkswagen voerde het verweer dat het kopende publiek de term CHOICE slechts als zelfstandig naamwoord zou opvatten. Daarnaast stelde het bedrijf dat de betekenis die de General Court aan CHOICE als zelfstandig naamwoord gaf, buiten de grenzen van de semantische inhoud van de term gaat - dat wil zeggen buiten de grenzen van de betekenis van het belangrijkste en dominerende bestanddeel van de term.

General Court
De General Court ging in beide verweren niet mee. Zij oordeelde dat niet kan worden gezegd dat het kopende publiek de term CHOICE noodzakelijkerwijs zal opvatten als zelfstandig naamwoord, omdat ook een bijvoeglijk naamwoord als een opzichzelfstaand woord kan worden gebruikt. Precies wat Volkswagen in dit geval deed. Het tweede verweer werd afgewezen, omdat Volkswagen niet kon weerleggen dat CHOICE ook kan worden geïnterpreteerd als 'the act of choosing' of 'selection'.

Volgens de General Court wordt onder de term CHOICE een indicatie van een goede keuze verstaan. Dit geldt voor zowel het bijvoeglijke naamwoord als het zelfstandige naamwoord, omdat in beide betekenissen de term CHOICE een aanprijzend karakter heeft. Termen met een aanprijzend karakter hebben de eigenschap om de abstracte kwaliteiten van een waar of dienst te benadrukken, zo stelt de General Court. Bovendien suggereren aanprijzende termen dat de betrokken waren of diensten superieure eigenschappen bezitten ten opzichte van de eigenschappen die over het algemeen verwacht worden. Zo ook de term CHOICE.

Anders gezegd, de term CHOICE wordt door het kopende publiek in de eerste plaats gezien als een verkoopbevorderende of publicitaire mededeling en niet als aanduiding van de commerciële herkomst van de waar, namelijk een auto van Volkswagen. De term mist onderscheidend vermogen en kan bijgevolg niet als merk worden ingeschreven. Pech voor Volkswagen dus. Temeer, omdat eerder ook de inschrijvingen van de termen EXTRA en COMPETITION van Volkswagen niet door het OHIM werden gehonoreerd.

Richtlijnen
Volgens richtlijnen van het OHIM komt een merk "in gevallen waarin de gebruikte lexicale structuur […] als gebruikelijk kan worden beschouwd in reclametaal en in de betrokken commerciële context" niet voor inschrijving in aanmerking, op basis van gebrek aan elk onderscheidend vermogen.

De woorden PREMIUM (als aanduiding voor beste kwaliteit), PLUS (in de betekenis van aanvullend, extra, van uitstekende kwaliteit en voortreffelijk in zijn genre) en ULTRA (als aanduiding voor buitengewoon) werden eerder voor merkinschrijving geweigerd.

Een en ander wil niet zeggen dat aanprijzende termen die in reclameslogans, kwaliteitsaanduidingen of aansporingen tot het kopen van de door het merk aangeduide waren of diensten voorkomen nooit als merk kunnen worden ingeschreven. Voorbeelden waarbij dit wel lukte zijn BRAVO en HOT. Dit zijn echter oude registraties die gezien de huidige reeks van beslissingen er niet meer doorheen zou komen bij het Europese Merkenbureau. Weet dus waar u aan begint als u een aanprijzende term als merk wilt laten registreren. De kans op succes is uitermate klein.

Redactionele bijdrage ingezonden door Marjolein Driessen, Legaltree. Eerder verschenen als IEF 15606. Vlak voor kerst (2015) oordeelde de Rechtbank van Koophandel Brussel (IEFbe 1655) over de vermeende inbreuk die door een aantal partijen wordt gemaakt op de vorm van het stazakje van Capri Sun. Die vorm heeft Capri Sun in 1997 ingeschreven als merk in de Benelux via een Internationale Registratie (hier links).

Dit vormmerk is de afgelopen jaren meerdere keren onderwerp geweest van geschil. Bij de Nederlandse rechters haalde Capri Sun tot nu toe bakzeil. Zowel de Haagse rechtbank (zie: IEF 13734) als de Amsterdamse rechtbank (zie: IEF 14511 en IER 2015/46 met lezenswaardige noot van Wouter Pors) oordeelden in 2014 dat het vormmerk technisch bepaald is en daarmee niet geldig. De Brusselse rechtbank gaat daar niet in mee.

Vormmerken hebben het de laatste jaren steeds moeilijker. Bij het Haagse BMM-event op 24 november 2015 hebben de industrie, merkengemachtigden en advocaten uitgebreid gediscussieerd over het bestaansrecht van het vormmerk. De (in mijn ogen betreurenswaardige) conclusie die kan worden getrokken uit de vormmerkjurisprudentie van het Hof van Justitie EU van de afgelopen jaren luidt dat het bijna geen zin meer lijkt te hebben voor bedrijven om de vorm van hun producten of de verpakking als vormmerk te deponeren. In verreweg de meeste gevallen wordt het depot geweigerd en als het toch wordt ingeschreven, kan er geen beroep op worden gedaan omdat een van de drie uitsluitingsgronden van artikel 3 lid 1 onder e van de Merkenrichtlijn (aard van de waar/wezenlijke waarde/technische uitkomst) alsnog van toepassing wordt geacht.

In de Belgische kwestie speelde voor wat betreft de geldigheid van het Capri Sun stazakje als vormmerk vooral een rol de vraag of de vorm noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen (de andere door gedaagden aangevoerde uitsluitingsgrond – wezenlijke waarde – is door de Brusselse rechtbank terecht snel terzijde geschoven zodat ik bespreking van die grond laat voor wat het is). Gedaagden vonden ook nog dat de in artikel 2.1 lid 1 BVIE vereiste grafische voorstelling ontbrak, maar daar gaat de rechtbank niet in mee. De inschrijving van het stazakje zoals hierboven weergegeven toont de volgende wezenlijke eigenschappen die beoordeeld moeten worden:

- Een zakje bestaande uit reflecterend materiaal;
- In een rechthoekige taps toelopende vorm (smal aan onderzijde / breed en spits een bovenzijde);
- Volledig rechte randen;
- Hoogte-/breedteratio van ongeveer 1.5;
- Specifieke bolling (‘buikje’) aan de smallere onderzijde.

De ovale onderzijde van het stazakje blijft – net als de zijkanten en achterzijde – hier buiten beschouwing. De onderzijde is namelijk niet als zodanig in het depot opgenomen en speelt dus geen rol in de beoordeling. Hieruit blijkt nog maar eens dat het erg belangrijk is voor merkhouders dat het depot van hun merken op de juiste wijze gebeurt zodat zij de bescherming kunnen inroepen voor alle wezenlijke kenmerken van de betreffende vorm. Had Capri Sun iets meer aandacht besteed aan het depot zelf, dan had zij wellicht iets eenvoudiger de bescherming als vormmerk kunnen inroepen. Nu moet zij het doen met die ene afbeelding die is gedeponeerd.

De vraag of één van de uitsluitingsgronden voor vormmerken zich voordoet, moet worden beantwoord vóórdat bekeken wordt of het vormmerk onderscheidend vermogen heeft. Als het betreffende teken op basis van de uitsluitingsgronden van artikel 3 lid 1 onder e van de Merkenrichtlijn (vgl.: artikel 2 lid 1 onder 2 BVIE) geweigerd moet worden, kan er geen onderscheidend vermogen zijn verkregen, aldus het Hof van Justitie EU in het recente Kit Kat-arrest (C 215/14). Uit dit arrest volgt ook dat de drie uitsluitingsgronden niet gecombineerd mogen worden; de weigering van het vormmerk kan alleen plaatsvinden als één van de drie uitzonderingsgronden (of allemaal) van toepassing is op het gehele merk.

Als de hiervoor genoemde wezenlijke eigenschappen dus allemaal noodzakelijk zijn om een technisch effect te behalen, is het vormmerk van Capri Sun nietig. Wat de Brusselse rechtbank in de beoordeling hiervan anders (en: beter?) lijkt te doen dan de Haagse en Amsterdamse rechtbank is het scheiden van oorzaak en gevolg:

“(…) vraag of de vormelementen technisch de oorzaak zijn en dus ‘noodzakelijk’ zijn om de (beweerde) technische uitkomsten te verkrijgen. Het volstaat niet, zoals verweersters en de Nederlandse vonnissen doen, om aan te voeren dat alle wezenlijke kenmerken van de vorm een functie (tot gevolg) hebben, men moet ook aantonen dat de technische functie zelf de oorzaak is van die vorm.” (vonnis r.o. 46).

De Brusselse rechtbank verwijst in die zin ook naar het arrest van het Gerecht inzake de Rubik’s kubus (T-450/09, IEF 14409). De zwarte lijnen in de tekening van de kubus vloeien niet voort uit het draaivermogen, waardoor die zwarte lijnen geen technische functie vervullen. Een kubus met een draaimechanisme hoeft immers niet noodzakelijkerwijs zichtbare scheidingslijnen te bevatten.

De Brusselse rechtbank stelt zich – daarbij geholpen door (de advocaten van) Capri Sun – vervolgens de vraag: “zijn de wezenlijke kenmerken van de vorm de oorzaak van het technische resultaat (en werd die vorm daarom gekozen) of heeft een welbepaalde technische functie gewoon een vorm, de litigieuze vorm, maar ook andere mogelijke vormen, tot gevolg? Enkel in het eerste geval speelt de uitsluitingsgrond. In het laatste geval kan het misschien zo zijn dat dat elk wezenlijk vormelement wel een functie heeft, maar impliceert het voorhanden zijn van alternatieven dat de technische uitkomst de vorm niet bepaalt en concurrenten dus niet gehinderd worden in het zoeken naar een technische oplossing.”

Het bestaan van alternatieve vormen lijkt Capri Sun in deze zaak vooral te helpen. Dat is een benadering die breekt met de lijn van de zeer ruime techniekexceptie die het Hof van Justitie EU heeft ingezet met het arrest Philips/Remington van 18 juni 2002 (C-299/99) en die in de recentere rechtspraak van het Hof (Lego/Mega Brands, C-48/09P, IEF 9083 en Hauck/Stokke, C-205/13, IEF 14209) is bevestigd.

Alhoewel de rechtbank overweegt dat het bestaan van alternatieve vormen om tot eenzelfde technisch resultaat te komen niet volstaat om te ontsnappen aan de uitsluitingsgrond, leveren die alternatieve vormen wél een belangrijke indicatie dat een bepaalde vorm niet de oorzaak is voor het behalen van een technische uitkomst en dus niet noodzakelijk, maar enkel het gevolg daarvan (r.o. 48). Er zijn door Capri Sun vele alternatieve verpakkingsvormen getoond, die in het vonnis zijn afgebeeld. Of deze alternatieven ook allemaal naar voren zijn gebracht in de Nederlandse geschillen, is mij niet bekend, maar in elk geval speelden alternatieve verpakkingsvormen daar géén rol (van betekenis), laat staan dat die alternatieven ervoor hebben gezorgd dat het stazakje van Capri Sun wél (vorm)merkenrechtelijke bescherming toekomt. Al die verschillende verpakkingsvormen tonen aan dat de wezenlijke eigenschappen van het Capri Sun stazakje niet (allemaal) noodzakelijk zijn om een technische uitkomst te verkrijgen. “In casu is de vraag niet of de vorm een functie vervult, maar wel of de vorm noodzakelijk (de oorzaak) is om die functie te vervullen. De talrijke alternatieven sluiten dat uit.”, aldus de Brusselse rechtbank (r.o. 48).

Anders dan bijvoorbeeld de Haagse rechter, acht de Brusselse rechter gezien de vele getoonde alternatieven, de rechte randen van het vormmerk een belangrijk niet-functioneel element. Terecht naar mijn mening. Het helpt Riha (één van de gedaagden) daarbij niet dat zij de vorm van stazakjes heeft ingeschreven als vormmerk waarbij die randen niet recht zijn, waarmee Riha naar mening van de rechter bevestigt dat deze randen niet functioneel bepaald zijn. Ook het verweer dat de rechthoekige vorm beter in de hand zou liggen en daarmee functioneel bepaald is, wordt niet gevolgd. Sommige alternatieve stazakjes liggen juist beter in de hand dan de rechthoekige van Capri Sun.

Helaas wordt in het vonnis niet ingegaan op een ander wezenlijk geacht element van de stazakjes, namelijk het reflecterende materiaal. Niet bij de beoordeling van de technische uitsluitingsgrond, noch bij de inbreukvraag. Alhoewel dit materiaal een in beginsel technisch bepaalde eigenschap lijkt te zijn (zo leid ik af uit het Capri Sun-vonnis van de Amsterdamse rechtbank, IEF 14511), omdat de vruchtendrank daardoor beter houdbaar blijft, heeft Capri Sun er bij haar stazakjes die zij verkoopt voor gekozen – en gedaagden in navolging daarvan ook – het materiaal niet volledig te bedrukken, maar de randen vrij te houden. In mijn ogen is dat een van de herkenbare, onderscheidende elementen van de Capri Sun stazakjes in de praktijk. Voor de theoretische inbreukvraag is dat niet direct relevant, maar het Hof van Justitie EU heeft in het Pi-Design/Yoshida-arrest van 16 maart 2014 (C-337/12 P - C-340/12 P, IEF 13616) geoordeeld dat bij de beoordeling of er sprake is van een teken dat slechts uitsluitend bestaat uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, ook het daadwerkelijke gebruik van het geregistreerde (vorm)merk in overweging moet worden genomen.

De bedrukking van de zakjes door gedaagden wordt in onderhavige zaak (ook) niet meegenomen, omdat het gaat om de specifieke vorm van de stazakjes en die vorm als zodanig voldoende onderscheidend is om zelfstandig als herkomstaanduider te fungeren. Bij de inbreukvraag gaat het om een vergelijking tussen de vorm van de volgende stazakjes:

De vorm van de stazakjes van gedaagden wordt door de Brusselse rechter – dus ongeacht de specifieke opdruk – identiek beoordeeld en daarmee inbreukmakend ex artikel 2.20 lid 1a BVIE. Verwarringsgevaar hoeft dus niet te worden aangetoond. Dat komt in eerste instantie wat vreemd over, maar lijkt me toch juist te zijn. Het gaat bij vormmerken immers om de vorm van een product of de verpakking, ongeacht of daar andere (onderscheidende) kenmerken aan zijn toegevoegd. En juist die vorm is identiek. Een andere benadering zou (kunnen) betekenen dat wanneer een gedaagde partij eigen (onderscheidende) elementen, zoals een woordmerk, op de verpakking plaatst, er geen sprake meer zou zijn van inbreuk omdat de consument dan een duidelijk onderscheid kan maken tussen de verpakkingen. Een onbevredigend resultaat (dat – ten onrechte; zie ook de noot van Wouter Pors in IER 2015/46) wel volgt uit de beoordeling door de Amsterdamse rechtbank over de slaafse nabootsingsvordering van Capri Sun).

Al met al een lezenswaardig vonnis op basis waarvan het vormmerk (gelukkig) weer enige rol van betekenis speelt. Of dat zo blijft, moeten we afwachten. Ik acht zeker niet uitgesloten dat gedaagden in hoger beroep zullen gaan van het vonnis van de Brusselse rechtbank. Ook de beide Nederlandse Capri Sun-zaken liggen voor aan de appelrechters. Wordt vervolgd dus.