Merkenrecht - Droit des marques  

HvJ EU 6 februari 2014, zaak C-98/13 (Blomqvist tegen Rolex) - dossier
Zie eerder IEF 12577. Verzoek om een prejudiciële beslissing Højesteret, Denemarken. Auteursrecht. Merkenrecht. Koop op afstand. Douanerecht. Uitlegging van artikel 4, lid 1, van [InfoSoc-richtlijn], artikel 5, leden 1 en 3, van [Merkenrechtrichtlijn], artikel 9, leden 1 en 2, [Gemeenschapsmerkenverordening] en artikel 2, lid 1, sub b [Douaneverordening]. Maatregelen tegen het op de markt brengen van namaakgoederen en door piraterij verkregen goederen – In een lidstaat wonende particulier die via internet van een in een derde land gevestigde koper een namaakhorloge voor privé-doeleinden heeft gekocht – Inbeslagneming van deze door de verkoper via de post gezonden horloge en opschorting van de vrijgave van deze horloge door de autoriteiten van deze lidstaat.

HvJ EU verklaart voor recht:

[De Douaneverordening (EG) nr. 1383/2003] moet aldus worden uitgelegd dat de houder van een intellectuele-eigendomsrecht op een goed dat aan een in een lidstaat woonachtige persoon wordt verkocht via een verkoopsite op internet in een derde land, op het ogenblik waarop dit goed op het grondgebied van deze lidstaat binnenkomt de bescherming wordt geboden die door voornoemde verordening aan deze houder wordt gewaarborgd louter op grond van de verkrijging van dat goed. Daartoe is niet vereist dat vóór de verkoop voor het betrokken goed tevens een verkoopaanbieding is gedaan aan of reclame is gemaakt bij de consumenten van diezelfde staat.

Gestelde vragen:

1. Moet artikel 4, lid 1, van richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij, aldus worden uitgelegd dat sprake is van „distributie onder het publiek” in een lidstaat van auteursrechtelijk beschermde goederen, wanneer een onderneming via een internetwebsite in een derde land een overeenkomst sluit tot verkoop en verzending van de goederen aan een particuliere koper met een aan de verkoper bekend adres in de lidstaat waar de goederen auteursrechtelijk zijn beschermd, betaling voor de goederen ontvangt en naar de koper op het overeengekomen adres verzendt of is het in die situatie ook een voorwaarde dat de goederen vóór verkoop te koop zijn aangeboden of daarvoor reclame is gemaakt, die is gericht of via een internetwebsite is vertoond aan consumenten in de lidstaat waar de goederen worden geleverd?
2. Moet artikel 5, leden 1 en 3, van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten aldus worden uitgelegd dat sprake is van „gebruik [...] in het economische verkeer” van een merk in een lidstaat wanneer een onderneming via een internetwebsite in een derde land een overeenkomst sluit tot verkoop en verzending van goederen, die zijn voorzien van het merk, aan een particuliere koper met een aan de verkoper bekend adres in de lidstaat waar het merk is ingeschreven, betaling voor de goederen ontvangt en aan de koper op het overeengekomen adres verzendt of is het in die situatie ook een voorwaarde dat de goederen vóór verkoop te koop zijn aangeboden of daarvoor reclame is gemaakt, die is gericht of via een internetwebsite is vertoond aan consumenten in de betrokken lidstaat?
3. Moet artikel 9, leden 1 en 2, van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk aldus worden uitgelegd dat sprake is van „gebruik [...] in het economische verkeer” van een merk in een lidstaat wanneer een onderneming via een internetwebsite in een derde land een overeenkomst sluit tot verkoop en verzending van de goederen, die zijn voorzien van het gemeenschapsmerk, aan een particuliere koper met een aan de verkoper bekend adres in een lidstaat, betaling voor de goederen ontvangt en ze aan de koper op het overeengekomen adres verzendt of is het in die situatie ook een voorwaarde dat de goederen vóór verkoop te koop zijn aangeboden of daarvoor reclame is gemaakt, die is gericht of via een internetwebsite is vertoond aan consumenten in de betrokken lidstaat?
4. Moet artikel 2, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 1383/2003 van de Raad van 22 juli 2003 inzake het optreden van de douaneautoriteiten ten aanzien van goederen waarvan wordt vermoed dat zij inbreuk maken op bepaalde intellectuele-eigendomsrechten en inzake de maatregelen ten aanzien van goederen waarvan is vastgesteld dat zij inbreuk maken op dergelijke rechten, aldus worden uitgelegd dat als voorwaarde voor de toepassing in een lidstaat van de bepalingen om „door piraterij verkregen goederen” buiten het vrije verkeer te houden en te vernietigen geldt dat er „distributie onder het publiek” in de lidstaat volgens dezelfde als de in de eerste vraag aangegeven criteria moet zijn geweest? Vijfde vraag Moet artikel 2, lid 1, sub a, van verordening (EG) nr. 1383/2003 van de Raad van 22 juli 2003 inzake het optreden van de douaneautoriteiten ten aanzien van goederen waarvan wordt vermoed dat zij inbreuk maken op bepaalde intellectuele-eigendomsrechten en inzake de maatregelen ten aanzien van goederen waarvan is vastgesteld dat zij inbreuk maken op dergelijke rechten, aldus worden uitgelegd dat als voorwaarde voor de toepassing in een lidstaat van de bepalingen om „namaakgoederen” buiten het vrije verkeer te houden en te vernietigen geldt dat er „gebruik [...] in het economische verkeer” in de lidstaat volgens dezelfde als de in de tweede en de derde vraag aangegeven criteria moet zijn geweest?

HvJ EU 6 februari 2014, zaak C-65/12 (Leidseplein beheer tegen Red Bull) - dossier
Uitspraak ingezonden door Tobias Cohen-Jehoram en Robbert Sjoerdsma, De Brauw Blackstone Westbroek en Lars Bakers, Bingh advocaten.
Prejudiciële vraag gesteld door de Hoge Raad, Nederland. Uitlegging van artikel 5, lid 2, van de eerste [Merkenrechtrichtlijn]. Aan het merk verbonden rechten. Bekend merk. Bescherming uitgestrekt tot waren of diensten die niet soortgelijk zijn. Gebruik door een derde zonder geldige reden van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het bekende merk, waardoor hij ongerechtvaardigd voordeel kan trekken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk of daaraan schade kan toebrengen. Begrip geldige reden te beperkt uitgelegd. Het eerdere te goeder trouw gebruik van The Bulldog kan wel een geldige reden zijn.

HvJ EU verklaart voor recht:

Artikel 5, lid 2, van de [Eerste merkenrechtrichtlijn] moet aldus worden uitgelegd dat de houder van een bekend merk uit hoofde van een geldige reden in de zin van die bepaling verplicht kan worden te tolereren dat een derde een teken dat overeenstemt met dat merk gebruikt voor dezelfde waren als waarvoor dat merk is ingeschreven, indien vaststaat dat dat teken is gebruikt voordat het merk werd gedeponeerd en het gebruik ervan voor dezelfde waren te goeder trouw is. Om na te gaan of dat het geval is, dient de nationale rechter inzonderheid rekening te houden met:
– de inburgering en de reputatie van het teken bij het relevante publiek;
– de mate waarin de waren en diensten waarvoor het teken oorspronkelijk is gebruikt en de waren waarvoor het bekende merk is ingeschreven, gerelateerd zijn, en
– de economische en commerciële relevantie van het gebruik voor die waren van het teken dat overeenstemt met dat merk.

Gestelde vraag:

Moet art. 5 lid 2 van genoemde richtlijn aldus worden uitgelegd dat van een geldige reden in de zin van die bepaling ook sprake kan zijn, indien het teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het bekende merk, reeds te goeder trouw door de desbetreffende derde(n) werd gebruikt voordat dat merk werd gedeponeerd?

Eerder verschenen:
IEF 12465 Conclusie A-G HvJ EU
IEF 10862 HR stelt prejudiciële vraag
IEF 10481 Conclusie AG
IEF 8571 Hof Amsterdam
IEF 3288 Rb Amsterdam

OHIM Knowledge Circles, CTM Revision and changes of practice: absolute grounds, Part B: Examination, Section 4: Absolute grounds for refusal, Alicante News december 2013.
Een bijdrage vanuit Knowledge Circle 'Absolute Grounds', OHIM.
The Knowledge Circle Absolute Grounds has revised part of the Guidelines on Article 7. In particular, the work focused on letters (a) to (e) of this provision. The Office’s practice has been revised in respect of some important topics, for example:

1. Slogans
2. Single letters
3. Abbreviations and acronyms
4. Names of colours 5. Shapes giving substantial value
6. Subject matter and titles of books
7. Figurative elements
1. Slogans The part of the Guidelines dealing with slogans has been revised, in particular as a consequence of a decision by the Court. In case C-398/08P ‘Vorsprung durch Technik’ (innovation through technique [red. IEF 8545]), the CJ set out that slogans are objectionable if they are only perceived as a mere promotional formula. However, slogans are distinctive if, apart from their promotional function, they are perceived as an indication of the commercial origin of the goods. This doctrine has been implemented into the Guidelines. In addition, some guidance is provided as regards the situations in which a slogan can be distinctive, for example when it has various meanings, constitutes a play on words or a conceptual surprise, or involves a mental effort.

2. Single letters Trade marks consisting of a single letter in standard characters with no graphic modifications is another topic which has been revised as a consequence of a Court’s decision. In case C-265/09P ‘(α)’ [red. IEF 9087], the CoJ ruled that those signs must be assessed in the context of an examination, based on the facts, focusing on the goods or services concerned. Moreover, it also stated that the ‘distinctiveness test’ to be applied to these signs is not different from that of other signs. In that respect, the Guidelines explain that the examination of these signs must be based on the specific factual circumstances of the case. It is therefore not possible to rely on general assumptions, such as that consumers will not usually perceive them as distinctive signs. On the contrary, it is now for the Office to establish, on the basis of the case at issue, why the trade mark is not distinctive.

3. Abbreviations and acronyms This type of trade mark can usually be grouped into two cases. Some of them consist of an acronym (e.g. ‘TDI’, as in case T-16/02 ). The Guidelines state that abbreviations of descriptive terms are in themselves descriptive if they are or could be used in that way, and the relevant public recognises them as being identical to the full descriptive meaning. Some other trade marks consist of a descriptive expression conjoined with its acronym (e.g., ‘Multi Markets Fund MMF’, as in case C-90/11 [IEF 11047]). Unlike under previous practice of the Office (which usually tended to accept them), these signs should be now objected to as descriptive because the acronym and word combination together are intended to clarify each other and to draw attention to the fact that they are linked.

4. Names of colours As regards CTMs which consist of the name of a colour, in the past the Office usually objected to these only when the sign applied for sought protection for paints or similar colourant products. Under the new Guidelines, a sign consisting exclusively of the name of a colour must be objected to under Article 7(1)(b) and (c) when the application claims any goods for which the colour can reasonably be perceived by the public as a description of one of its characteristics. For example, BLUE in relation to cheese or GREEN in respect of tea.

5. Shapes giving substantial value Even though it is not as frequently raised as others, the Guidelines on the ground for refusal foreseen in Article 7(1)(e)(iii) has also been subject to revision. Following the Court’s judgment in case T-508/08 (‘loudspeaker’), the Guidelines underline that this ground for refusal will mostly apply to those goods where the shape of the object concerned is the main, although not necessarily exclusive, factor that determines the decision to buy it. For example, objects of art and items such as jewellery, vases and other objects that are bought primarily because of the aesthetic value associated with their shape.

6. Subject matter and titles of books Part of the new Guidelines is dedicated to a related issue: trade marks which consist of the title of a book and those which are descriptive of the ‘subject matter’ of the goods or services.

Certain stories (or their titles) have become so well known that they have ‘entered into the language’ and are incapable of being ascribed any meaning other than that of a particular story. The Guidelines now provide specific instructions on this issue: trade marks consisting solely of a famous story or book title are non-distinctive under Article 7(1)(b) in relation to goods and services which could have that story as their subject matter. This would be the case of ‘Cinderella’ for products like books or films.

On the other hand, guidance is also given as regards those signs which are descriptive under Article 7(1)(b) and (c) of the subject matter or content of the goods or services, in particular in respect of the scope of the objection (i.e. the goods and services concerned and the way in which they are described, for example whether or not they refer to a specific subject matter).

7. Figurative elements Another important issue dealt with in the new Guidelines refers to those trade marks which contain non-distinctive figurative elements. Part of this issue, moreover, is also the object of a Convergence Programme with the IP National Offices. The new Guidelines focus on providing instructions on how to assess the distinctive role, if any, that these elements may have within the overall assessment of the trade mark.

Knowledge Circle 'Absolute Grounds',

Gemeenschapsmerk. We beperken ons tot een wekelijks overzicht van de (voortgezette oppositie)beslissingen van het Gerecht EU. Ditmaal over:
A) Geen onjuiste toepassing artikel 8(1)(b) Verordening 40/94 [Carrera panamericana v. CARRERA]
B) Niet voldaan aan artikel 8(1)(b) van Verordening 207/2009 [GOLDSTEIG v. goldstück
C) Beroep parameta afgewezen [parameta v. PARAMETRICA]

Gerecht EU 28 januari 2014, zaak T-600/11 (Carrera panamericana)  - dossier
A) Gemeenschapsmerk – Beroep door de aanvrager van het woordmerk „Carrera panamericana” voor waren van de klassen 18 en 25 ingesteld en strekkende tot vernietiging van beslissing R 1989/20101 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 15 september 2011 houdende verwerping van het beroep tegen de gedeeltelijke weigering van de oppositieafdeling om dat merk in te schrijven in het kader van de oppositie ingesteld door de houder van het beeldmerk met het woordelement „CARRERA” voor waren van klasse 25. Het beroep is afgewezen.

54 In the third place, the applicant disputes the Board of Appeal’s findings relating to the conceptual comparison of the two marks. It submits, first, that none of the meanings of the Spanish word ‘carrera’, which translates as ‘race’ and designates a famous sports car as well as numerous other marks, has any connection with the mark applied for. Secondly, the applicant alleges that the Board of Appeal did not take into account the fact that the car race which took place from 1950 to 1955 in Mexico and is known by the name of ‘carrera panamericana’ began again in 1988 and is therefore known to broad sections of the public. In the applicant’s submission, even if the consumer did not know that car race, he would identify the mark applied for as referring to the ‘panamericana’, also called ‘carretera panamericana’, which is a road network ‘link[ing] Alaska to Tierra del Fuego’. The two components of that expression are therefore inseparably linked and, consequently, the Board of Appeal erred in dissociating them.

62 In view of all of those considerations, the Board of Appeal did not err in law under Article 8(1)(b) of Regulation No 40/94 in finding that there was a likelihood of confusion between the marks at issue.

Gerecht EU 29 januari 2014, zaak T/47-13 (goldstück) - dossier
B) Gemeenschapsmerk – Beroep door de houder van het gemeenschapswoordmerk „GOLDSTEIG”
voor waren en diensten van de klassen 29 en 43 ingesteld en strekkende tot vernietiging van beslissing R 2589/20111 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 14 november 2012 houdende vernietiging van de weigering van de oppositieafdeling om het beeldmerk met het woordelement „goldstück” voor waren van de klassen 29 en 30 in te schrijven in het kader van de oppositie ingesteld door verzoekster. Het beroep is afgewezen.

42 En l’espèce, il y a lieu de relever que le public pertinent, lors de l’achat des produits et de l’utilisation des services en cause, percevra les marques les désignant de façon visuelle. Dès lors, l’aspect visuel revêt plus d’importance dans l’appréciation globale du risque de confusion. Or, en l’espèce, l’examen des marques en conflit montre qu’elles ne sont pas similaires sur les plans visuel et conceptuel et qu’elles sont seulement en partie similaires sur le plan phonétique.

43 Dans ces conditions, compte tenu des différences significatives entre les marques en conflit, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les marques en conflit dans la perception du public pertinent, à savoir du consommateur moyen de l’Union, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

44 Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions prévues à l’article 8, paragraphe 1, sous b) du règlement n° 207/2009 n’est pas remplie. Dès lors, le recours doit être rejeté dans son ensemble sans qu’il soit besoin d’examiner les différents arguments de la requérante relatifs à l’appréciation erronée du caractère distinctif de sa marque.

Gerecht EU 30 januari 2014, zaak T-495/11 (PARAMETRICA)  - dossier
C) Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de houder van het nationale woordmerk „parameta”, voor diensten van de klassen 35, 38, 41 en 42, strekkende tot vernietiging van beslissing R 1348/20104 van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 19 juli 2011, waarbij is vernietigd de beslissing van de oppositieafdeling houdende weigering van inschrijving van het woordmerk „PARAMETRICA”, voor diensten van de klassen 36 en 42, in het kader van de oppositie van verzoeker. Het beroep is afgewezen.

35 Or, en l’espèce, le requérant n’avait traduit que de manière sélective l’extrait de site Internet qu’il avait produit devant l’OHMI. En particulier, cet extrait comportait plusieurs mentions substantielles, telles que l’autorité émettrice, la date de dépôt de la demande de l’enregistrement, le type de marque et le statut juridique de la marque, qui n’avaient pas été traduites.

36 Dès lors, à l’instar de la chambre de recours, il convient de constater que ce document ne constitue pas une traduction au sens de la règle 98, paragraphe 1, du règlement nº 2868/95.

37 Deuxièmement, il est, certes, incontestable que l’extrait du registre des marques du Deutsches Patent- und Markenamt, datant du 2 septembre 2003 et produit le 25 août 2008 en annexe à l’acte d’opposition, contient des codes INID qui ne nécessitent pas une traduction. Toutefois, d’une part, contrairement à ce que prétend le requérant, la chambre de recours n’a pas méconnu l’objectif poursuivi par les codes INID en exigeant une traduction complète d’un document contenant ces codes. Elle s’est bornée à constater, à juste titre, que « les codes INID ne peuvent dispenser que de traduction des catégories générales et des termes qu’ils représentent ». D’autre part, il convient de relever que l’extrait en cause contient plusieurs rubriques qui ne sont pas accompagnées de ces codes INID et n’ont pas été traduites par le requérant.

38 Troisièmement, l’argument selon lequel l’interprétation formaliste des règles pertinentes par la chambre de recours porte atteinte au droit de la propriété du requérant ne saurait non plus prospérer. En effet, le droit de la propriété intellectuelle consacré à l’article 17 de la charte des droits fondamentaux n’est pas absolu [voir arrêt du Tribunal du 3 mai 2006, Eurohypo/OHMI (EUROHYPO), T‑439/04, Rec. p. II‑1269, point 21] et peut, en conséquence, faire l’objet de limitations, pourvu, en particulier, que, conformément à l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux, celles-ci soient proportionnées à l’objectif poursuivi. Or, même à supposer que la règle 98, paragraphe 1, du règlement nº 2868/95 ait limité l’exercice, par le requérant, de son droit de propriété, force est de constater que cette limitation n’excède pas ce qui est requis pour atteindre les objectifs mentionnés au point 26 ci-dessus. En effet, ainsi que le requérant le reconnaît lui-même dans ses écritures, la protection de l’intérêt de l’autre partie devant l’OHMI exige la présentation de preuves dans la langue de procédure dans la mesure nécessaire pour établir l’existence, la validité et l’étendue de la marque antérieure.

39 Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu que le requérant n’avait pas traduit les éléments essentiels et a rejeté l’opposition, conformément à la règle 20, paragraphe 1, du règlement nº 2868/95. Partant, le recours doit être rejeté.

Hof van Beroep 8 januari 2014, 2013/AR/71 (Duo Tableware tegen BBIE)
Uitspraak mede ingezonden door Axel Clerens, Wayfare. Procedure gericht tegen weigering van inschrijving van het woordmerk DUO (klasse 8, 21 en 35). Merk is hooguit suggestief, maar wel geldig.

Het teken DUO is beschrijvend en kan immers tot aanduiding van de soort, hoedanigheid of hoeveelheid van de genoemde waren en diensten dienen. Het mist bovendien ieder onderscheidend vermogen (2.11 lid 1, sub b en c BVIE). DUO is een banaal en veelgebruikt begrijp dat louter beschrijvende waarde heeft, zeker nu de waren en diensten waarvoor het teken is gedeponeerd voor een doorsnee publiek zijn bedoeld. Uit verschillende verkoopwebsites (marktplaats.nl en Kapaza) wordt het begrip duo gebruikt als aanduiding van "tweevoud" of "tweedelig".

Indien het teken geen een essentiële, belangrijke eigenschap van de waren of diensten beschrijven, dan is er ten hoogste sprake van een "suggestief" merk en dergelijke merken zijn wel geldig. Het woord DUO beschrijft geen concreet en objectief kenmerk van de betrokken waren, maar het mogelijk aankoopgedrag van consumenten ('als duo' een aankoop doen). De definitieve weigering is niet naar recht verantwoord.

Lees verder

Voorz. Rechtbank van Koophandel Brussel 29 februari 2013, A/12/07061 (Diplomatic Card tegen Forax)
Uitspraak ingezonden door Carina Gommers en Carl De Meyer, Hoyng Monegier.
Marktpraktijken. Wapperverbod toegewezen. IE-Rechten op functioneel en technisch ontwerp. Diplomatic Card commercialiseert een tankkaart voor diplomaten en internationale instellingen waarmee diplomaten BTW-en accijnsvrij brandstof kunnen aankopen bij Total. Forax is actief op dezelfde markt en heeft partnership met Shell, Esso en Cepsa. DCC heeft maatwerksoftware laten maken aan de hand van een functioneel en technisch ontwerp (specificaties), welke Forax zou hebben gebruikt.

Men moet bij de rechtbank niet komen klagen dat een concurrent met diverse tactieken klanten afneemt noch vergoeding komen vragen voor de-zelfs aanzienlijke - schade die dergelijke handelingen kunnen teweeg brengen. De eisende partij moet in concreto aantonen dat er sprake is van strijdigheid met de eerlijke marktpraktijken.

De gerechtsdeskundige, in zijn hoedanigheid van deskundige in het kader van het beschrijvend beslag, mag zich niet uitspraken over bepaalde documenten.  Op heden wordt geen bewijs geleverd van diefstal van fabrieksgeheimen en is er geen onrechtmatige afwerving van personeel of cliënteel aangetoond.

Merkrecht/ misleidende reclame: De woorden "diplomatic" en 'card" zijn louter beschrijvend voor een tankkaart voor diplomaten en kunnen dan ook niet gemonopoliseerd worden. Van zogenaamde parasitaire concurrentie of aanhaking of slechtmaking is eveneens geen sprake.

De procedure besteft de gestelde IE-inbreuken wordt opgeschort tot de neerlegging van het beschrijvend beslag. De verdere vorderingen worden afgewezen. De tegeneis, een wapperverbod jegens commerciële partners van Forax, wordt toegewezen onder last van een dwangsom.

Gerecht EU 28 januari 2014, zaak T-216/11 (IMPERIA)) - dossier
Uitspraak mede ingezonden door Paul Maeyaert en Virginie Fossoul, Altius.
Marque communautaire - Un recours en annulation formé par le demandeur de la marque figurative comportant l'élément verbal "IMPERIA", pour des produits et services classés ans les classes 29, 30, 31, 32 et 43, contre la décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI), rejetant le recours introduit contre la décision de la division d'opposition qui refuse l'enregistrement de ladite marque, dans le cadre de l'opposition formé par le titulaire de la marque figurative communautaire comportant l'élément verbal "IMPERIAL", pour des produits dans la classe 29. Le recours est rejeté.

Met samenvatting namens de inzendende advocaten: Le Tribunal a considéré qu’en raison de l’identité des produits couverts par les marques et de la similitude entre les signes, il existait bien un risque de confusion. Le Tribunal s’est quelque peu attardé sur le caractère distinctif de la marque antérieure, considérant que celle-ci revêtait un caractère distinctif moyen. Le Tribunal considère dès lors pas nécessaire d’examiner l’argument du caractère distinctif acquis par l’usage de la marque antérieure. Le Tribunal rejette également l’argument de Progust  selon lequel, en raison de son caractère descriptif, l’élément verbal des signes ne peut être considéré comme dominant.

Sur les signes figuratifs:
§31 La circonstance que le volatile de la marque demandée puisse être un canard ou une oie alors que celui de la marque antérieure serait un rapace ne saurait remettre en cause la conclusion à laquelle est parvenue la chambre de recours selon laquelle les deux marques sont composées d’éléments figuratifs similaires, dès lors qu’il n’est pas contesté qu’il s’agit de deux volatiles.

Sur le caractère dominant du signe verbal:
§51 À cet égard, il y a lieu de rappeler, contrairement à ce qu’affirme la requérante, qu’un éventuel caractère distinctif faible d’un élément d’une marque complexe n’implique pas nécessairement que celui-ci ne saurait constituer un élément dominant, dès lors que, en raison, notamment, de sa position dans le signe ou de sa dimension, il est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et d’être gardé en mémoire par celui-ci

§53 En l’espèce, à la différence de l’affaire visée au point précédent, les éléments verbaux présents dans les deux marques en conflit apparaissent comme dominants, eu égard, d’une part, à leur dimension et à leur représentation et, d’autre part, à la position qu’ils occupent dans le signe.

Caractère distinctif acquis par l’usage
§49 l’argument de la requérante, tiré de ce que l’intervenante n’aurait pas établi l’acquisition du caractère distinctif de sa marque par l’usage, même s’il était fondé, ne serait, en tout état de cause, pas de nature à pouvoir infirmer le constat fait par le Tribunal selon lequel la marque antérieure est dotée d’un caractère distinctif moyen.

HvJ EU 16 januari 2014, zaak C-481/12 (Juvelta) - dossier

Waarborgmerk. Artikel 34 VWEU verzet zich tegen maatregelen op grond waarvan gouden voorwerpen die te koop worden aangeboden dat deze moeten worden afgeslagen met een merk van een erkende onafhankelijke waarborginstelling die informatie geeft over het erkende goudgehalte in dat voorwerp. Het is irrelevant dat het teken, met voor consumenten begrijpelijke informatie, niet is aangebracht door een erkende onafhankelijke waarborginstelling.

1) Artikel 34 VWEU moet aldus worden uitgelegd het zich verzet tegen een nationale regeling zoals die in het hoofdgeding, op grond waarvan edelmetalen werken die worden ingevoerd uit een lidstaat waar zij in de handel mogen worden gebracht en die zijn gestempeld met een merk overeenkomstig de regelgeving van die lidstaat, in het geval dat merk het edelmetaalgehalte van die werken niet uitdrukt volgens de wettelijke voorschriften van de lidstaat van invoer, daar slechts in de handel mogen worden gebracht indien zij opnieuw worden gestempeld door een door die lidstaat erkende onafhankelijke waarborginstelling met een merk dat waarborgt dat zij zijn gekeurd en dat het gehalte ervan overeenkomstig die voorschriften uitdrukt.

2) Voor het antwoord op de eerste vraag is het niet relevant dat het bijkomende teken op ingevoerde edelmetalen werken, waarmee informatie over het gehalte van die werken wordt verschaft in een voor de consument van de lidstaat van invoer begrijpelijke vorm, niet is aangebracht door een door een lidstaat erkende onafhankelijke waarborginstelling, indien een door de lidstaat van uitvoer erkende onafhankelijke waarborginstelling die werken eerder heeft gestempeld met een gehaltemerk en de informatie die het teken verschaft, overeenkomt met die van dat merk.

HvJ EU 23 januari 2014, zaak C-558/12P (Wesergold Getränkenindustrie) - dossier
Hogere voorziening tegen het arrest van het Gerecht, waarbij het Gerecht heeft vernietigd de beslissing van de eerste kamer van beroep van het BHIM van 24 maart 2010 inzake een oppositieprocedure tussen Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG en Lidl Stiftung & Co. KG – Aanvraag tot inschrijving van het woordteken „WESTERN GOLD” als gemeenschapsmerk – Gevaar voor verwarring met de nationale, internationale en gemeenschapswoordmerken „WeserGold”, „WeserGold” en „WESERGOLD” – Schending van artikel 8, lid 1, sub b, van Gemeenschapsmerkenverordening (EG). Het eerdere arrest [IEF 11779 onder (J)] wordt vernietigd en verwijst de zaak naar het Gerecht EU. In citaten:

40 Met zijn eerste middel verwijt het BHIM het Gerecht in wezen dat het de litigieuze beslissing heeft vernietigd op grond dat de kamer van beroep het toegenomen onderscheidend vermogen als gevolg van het gebruik van de oudere merken niet had onderzocht, terwijl het vooraf had vastgesteld dat de conflicterende merken verschilden.

44 De overeenstemming van de betrokken merken is bijgevolg een noodzakelijke voorwaarde voor het bestaan van verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009. Bij gebreke van overeenstemming van de conflicterende merken kan dit artikel 8 dus niet worden toegepast.

45 Het toegenomen onderscheidend vermogen als gevolg van het gebruik van een merk is dus een element dat in aanmerking moet worden genomen bij de beoordeling of de tekens voldoende overeenstemmen of de waren en diensten voldoende soortgelijk zijn om verwarringsgevaar te scheppen (zie in die zin arrest van 29 september 1998, Canon, C‑39/97, Jurispr. blz. I‑5507, punt 24).

47 Terwijl het Gerecht in punt 58 van het bestreden arrest had geoordeeld dat de conflicterende tekens globaal verschilden, ondanks de visuele en fonetische overeenstemming, heeft het wat de rechtmatigheid van de litigieuze beslissing betreft immers juridische consequenties willen trekken uit het feit dat de kamer van beroep het onderscheidend vermogen van de oudere merken niet had onderzocht. Aldus heeft het Gerecht heeft in de punten 70 tot en met 72 van dit arrest opgemerkt dat de kamer van beroep het toegenomen onderscheidend vermogen als gevolg van het gebruik van de oudere merken overeenkomstig artikel 64, lid 1, van verordening nr. 207/2009 had moeten onderzoeken, hetgeen zij heeft verzuimd te doen. Het Gerecht heeft bijgevolg in punt 82 van dat arrest geoordeeld dat deze onjuiste opvatting betekende dat de kamer van beroep een mogelijkerwijs relevante omstandigheid voor de globale beoordeling van het verwarringsgevaar niet had onderzocht en, in punt 83 van dat arrest, dat een dergelijke onjuiste opvatting een schending van wezenlijke vormvoorschriften vormde, wat moest leiden tot de vernietiging van de litigieuze beslissing.

49 In deze omstandigheden stelt het BHIM terecht dat in het bestreden arrest blijk is gegeven van een onjuiste rechtsopvatting bij de uitlegging van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009.

Gemeenschapsmerk. We beperken ons tot een wekelijks overzicht van de (voortgezette oppositie)beslissingen van het Gerecht EU. Ditmaal over:
A) Geen bewijs dat merk Bial bekend was in Portugal
B) Niet-betaling van de beroepstaks binnen de gestelde termijn (ULTRA CHOCO)
C) Geen onderscheidend vermogen (CARE TO CARE)
D) Productsoort niet helemaal gelijk (SUNNY FRESH vs. SUN FRESH)
E) & F) Norwegian Getaway / Breakaway beschrijvend voor korte vakanties in het land
G) „Rebella” vs. "Sembella" afgewezen

Gerecht EU 21 januari 2014, zaak T-113/12 (PROBIAL) - dossier
A) Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de houder van de nationale, internationale en communautaire woord- en beeldmerken met het woordelement „Bial” voor waren en diensten van de klassen 3, 5, 35 en 42, en strekkende tot vernietiging van beslissing R 1925/20104 van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 20 december 2011 houdende verwerping van het beroep tegen de beslissing van de oppositie tot afwijzing van verzoeksters oppositie tegen de aanvraag tot inschrijving van het beeldmerk in donker- en lichtblauw met het woordelement „PROBIAL” voor waren van de klassen 1, 5 en 31. Het beroep wordt afgewezen.

41      As no evidence that the trade mark Bial is well known in Portugal was provided in good time, and as the applicant has not discussed that matter before the Court or alleged that it submitted new evidence that the Board of Appeal should have taken into account, the applicant’s argument relating to the likelihood of confusion between the trade mark applied for and the trade mark Bial allegedly well known in Portugal is, in any event, also ineffective and must be rejected.

42      In the fourth place, with regard to the earlier Spanish trade mark registered under No 2026481, suffice it to note that the applicant does not contest the conclusion reached by the Board of Appeal in paragraph 36 of the contested decision, to the effect that the goods concerned by the application for a trade mark are different from the services in Class 35 for which that earlier trade mark was registered, in their nature, their purpose and their use, and are not complementary or in competition. In those circumstances, the Board of Appeal was justified in holding, in paragraph 37 of the contested decision, that, on that ground alone, the opposition on the grounds of Article 8(1)(b) of Regulation No 207/2009 and based on the Spanish trade mark had to be rejected.

43      In view of the foregoing, the applicant has failed to demonstrate that the Board of Appeal erred in rejecting the plea alleging an infringement of Article 8(1)(b) of Regulation No 207/2009. The second plea must therefore be rejected in its entirety.

Gerecht EU 21 januari 2014, zaak T-232/12 (ULTRA CHOCO) - dossier
B) Gemeenschapsmerk – Beroep door de houder van het nationale woordmerk „ultra choco” voor waren van klasse 29 ingesteld en strekkende tot vernietiging van beslissing van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM), waarbij is verklaard dat het beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling tot afwijzing van de oppositie die door verzoekster tegen de aanvraag voor inschrijving van het woordmerk „ULTRA CHOCO” is ingesteld, wordt geacht niet te zijn ingesteld wegens niet-betaling van de beroepstaks binnen de gestelde termijn. Het beroep wordt afgewezen.

Gerecht EU 23 januari 2014, zaak T-68/13 (CARE TO CARE) - dossier
C) Gemeenschapsmerk – Vernietiging van beslissing R 953/20121 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 29 november 2012 houdende verwerping van het beroep tegen de weigering van de onderzoeker om het woordmerk „CARE TO CARE” voor diensten van de klassen 41 en 42 in te schrijven. Vanwege het niet onderscheidend vermogen van het merk, wordt het beroep afgewezen.

Gerecht EU 23 januari 2014, zaak T-221/12 (SUN FRESH) - dossier
D) Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de houder van de nationale en communautaire woord en beeldmerken met de woordelementen „SUNNY FRESH”, „SUNRIDER SUNNY FRESH” en „SUNNYFRESH” voor waren van de klassen 5, 29 en 32, en strekkende tot vernietiging van beslissing van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) houdende nietigverklaring van de beslissing van de oppositieafdeling waarbij de inschrijving van het woordmerk „SUN FRESH” in het kader van verzoeksters oppositie is geweigerd voor waren van klasse 5. Het beroep wordt afgewezen.

65      As regards the comparison of the goods, it should be noted that, in paragraph 25 of the contested decision, the Board of Appeal held that the goods to be compared were, on the one hand, ‘beers, mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages’ in Class 32 and, on the other, ‘herbal nutritional supplements’ in Class 5.

66      In paragraph 26 of the contested decision, the Board of Appeal noted that, in order to assess the similarity of the goods at issue, it was necessary to take into account all relevant factors characterising the relationship between them. As is clear from the case-law, those factors include, inter alia, their nature, their purpose and method of use and whether they are in competition with each other or complementary. Other factors may also be taken into account such as the distribution channels of the goods concerned (see Case T‑443/05 El Corte Inglés v OHIM – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños) [2007] ECR II‑2579, paragraph 37 and the case-law cited).

67      In paragraphs 27 to 36 of the contested decision, the Board of Appeal found that the goods at issue were different in their purpose, their usual producers, their outlets and their end-users, and as a result of the fact that they were neither complementary nor in competition with each other.

Gerecht EU 23 januari 2014, zaak T-513/12 (NORWEGIAN GETAWAY) - dossier
E) Gemeenschapsmerk – Vernietiging van beslissing R 1014/20124 van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 12 september 2012 houdende verwerping van het beroep tegen de weigering van de onderzoeker om het woordmerk „NORWEGIAN GETAWAY” in te schrijven voor waren van klasse 39. Vanwege het beschrijvend karakter van het merk voor 'korte vakanties in Noorwegen' wordt het beroep afgewezen.

Gerecht EU 23 januari 2014, zaak T-514/12 (NORWEGIAN BREAKAWAY) - dossier
F) Gemeenschapsmerk – Vernietiging van beslissing R 1017/20124 van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 12 september 2012 houdende verwerping van het beroep tegen de weigering van de onderzoeker om het woordmerk „NORWEGIAN BREAKAWAY” in te schrijven voor diensten van klasse 39 vanwege beschrijvend karakter van het merk voor 'korte vakanties in Noorwegen'. Het beroep wordt afgewezen.

Gerecht EU 23 januari 2014, zaak T-551/12 (Rebella) - dossier
G) Gemeenschapsmerk – Beroep door de aanvrager van het woordmerk „Rebella” voor waren van de klassen 20 en 24 ingesteld en strekkende tot vernietiging van beslissing R 1681/20112 van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 5 oktober 2012 houdende verwerping van het beroep tegen de gedeeltelijke weigering van de oppositieafdeling om dit merk in te schrijven in het kader van de oppositie die door de houder van het gemeenschapswoordmerk „Sembella” voor waren van de klassen 17, 20 en 22 is ingesteld. Het beroep wordt afgewezen.

44      Daher ist festzustellen, dass die Beschwerdekammer im vorliegenden Fall Art. 15 Abs. 1 Unterabs. 2 Buchst. a der Verordnung Nr. 207/2009 richtig angewandt hat, soweit sie die Auffassung vertreten hat, dass die Benutzung der älteren Marke durch die oben in Rn. 16 abgebildete Marke ihre Unterscheidungskraft nicht beeinflussen konnte (Rn. 28 der angefochtenen Entscheidung). Daher hat die Beschwerdekammer fehlerfrei die von der Widerspruchsabteilung vorgenommene Beurteilung bestätigt, dass die von der Widersprechenden vorgelegten Nachweise die ernsthafte Benutzung der älteren Marke für „Lattenroste“, „Matratzen“ und „Kissen“ der Klasse 20 belegten (Rn. 34 der angefochtenen Entscheidung).

56      Daher ist diese Beurteilung zu bestätigen und nur zu prüfen, ob die Beschwerdekammer die einander gegenüberstehenden Zeichen insbesondere in bildlicher und klanglicher Hinsicht fehlerfrei verglichen hat.