IEFBE 3907
30 april 2025
Uitspraak

Bureau wijst oppositie van Stichting Nederlands Register Vastgoed Taxateurs tegen E-RT en ERT toe

 
IEFBE 3906
29 april 2025
Uitspraak

Geen auteursrechtelijke bescherming voor Louboutin-schoenen: modellen missen vereiste originaliteit

 
IEFBE 3887
23 april 2025
Artikel

Online Update - Fictief makerschap na het ONB-arrest | dinsdag 13 mei 2025

 
IEFBE 848

Beeldmerk ZeroHuis maakt inbreuk op het woordmerk ZERO

Rechtbank van Koophandel Antwerpen 21 maart 2014, IEFbe 848 (Mopac tegen gedaagde)
Merkenrecht. Domeinnaamrecht. Woordmerk. Beeldmerk. Mopac is sinds 2010 houdster van Benelux woordmerken "Zero" en "Zero Ready". Gedaagde deponeerde het Benelux beeldmerk "Zerohuis ZeroReady/Zero/Zero+" voor soortgelijke producten en is houdster van www.zerohuis.be. Mopac vond dat er sterke gelijkenissen waren tussen de merken, onder meer omdat het beeldmerk het merk "Zero Ready" omvat. De Rechtbank verklaart de hoofdvordering gegrond, verklaart het beeldmerk nietig en beveelt de doorhaling. Mopac toont niet aan dat ´zero´ in de domeinnaam het onderscheidende en dominante bestanddeel is; deze vordering is ongegrond. Tot slot verbiedt de Rechtbank het gebruik van het bestreden beeldmerk, en dit op straffe van een dwangsom van 2.500,00 euro per inbreuk en per dag, met een maximum van 75.000,00 euro.

Beoordeling
4.1 Ouder merk
Hiervoor werd reeds aangegeven dat Mopac merkhouder is van de oudere Benelux woordmerken "Zero" voor klasse 37 en "Zero Ready" voor klassen 6, 19 en 37 ten opzichte van het beeldmerk "Zerohuis Zeroready/Zero/Zero+" voor de klassen 19, 36 en 37.

Economisch verkeer
Het staat vast dat voormelde tekens in het economisch verkeer gebruikt worden.

Soortgelijkheid
De waren en diensten waarvoor de merkinschrijvingen werden genomen zijn soortgelijk. De inschrijvingen van partijen worden onder dezelfde klassen 19 (onder 'waren', bouwmaterialen, niet van metaal; onbuigzame buizen, niet van metaal, voor bouw; asfalt, pek en bitumen; verplaatsbare constructies, niet van metaal; monumenten, niet van metaal), wat het beeldmerk van verweerders betreft en de inschrijving voor "Zero Ready" en 37 (onder 'diensten' bouw, reparaties, installatiewerkzaamheden), wat het beeldmerk en de inschrijvingen voor "Zero" en "Zero Ready" betreft. De inschrijvingen van Mopac hebben dus niet enkel betrekking op bouwmaterialen (waren), zoals verweerders voorhouden, maar ook op diensten. Daarenboven kunnen diensten en waren ook soortgelijk zijn. Het is duidelijk dat partijen zich tot dezelfde markt, met name de bouw van passiefwoningen, richt.

Overeenstemming
(...) Het is duidelijk dat een dominant onderdeel in het woordmerk en het beeldmerk, "Zero" en "Zero Ready" betreft. In deze context komen de merken zowel visueel, begripsmatig en auditief overeen. Uiteraard wordt dit versterkt door het feit dat het beeldmerk van verweerders letterlijk de woordmerken "Zero" en "Zero Ready" van Mopac bevat. Het beeldmerk bestaat overigens voornamelijk uit woordelementen, waarbij de beeldelementen ondergeschikt zijn.
Het is onmiskenbaar dat het woord "Zero" het beeldmerk domineert. In die zin is het niet relevant dat het gaat om een woordmerk versus een beeldmerk. Het beeldmerk wordt gekenmerkt door de dominantie van het woord "zero". De (ondergeschikte) beeldelementen beïnvloeden de gemiddelde consument niet.

Verwarringsgevaar
Een gemiddelde geïnformeerde consument kan zich vergissen en van oordeel zijn dat het beeldmerk met de woorden "ZeroHuis ZeroReady/Zero/Zero+" verwijst naar de producten van Mopac. Waarbij die consument zou kunnen denken dat huizen die Ultra-Bouw worden gebouwd met bouwmaterialen van Mopac. Hij kan dus in verwarring gebracht worden omtrent de herkomst van de producten.
(...) De bewering dat in de bouwsector de term "zero" een ingeburgerd begrip is dat verwijst naar woningen die weinig energie van buitenaf nodig hebben wordt niet aangetoond.

Gelet op het voorgaande is aan de toepassingsvoorwaarden van art. 2.20, lid 1 b) BVE voldaan en kan Mopac het gebruik van he beeldmerk door verweerders verbieden. Daarnaast leidt het hiervoor beschreven verwarringsgevaar, tot potentiële misleiding in de van art. 2.4 b BVIE, zodat de vordering tot nietigheid van het merk, gegrond is op basis van art. 2.28, 1, e BVIE.

Zoals hiervoor uiteengezet, is er sprake van overeenstemming, zodra de vordering tot nietigverklaring voor zover gestoeld op art. 2.28, 3, a BVIE, nu de inschrijvingen van Mopac ouder zijn, eveneens gegrond is.

4.2 (...) De domeinnaam is een samenstelling, die een geheel vormt, en als dusdanig werd geregistreerd. Het moet dan ook als een geheel worden beschouwd. Mopac toont niet aan dat "zero" in de samenstelling het onderscheidende en dominante bestanddeel zou zijn. Dit is anders bij het beeldmerk, die letterlijk de woordmerken "Zero" en "ZeroReady" bevat en daarnaast nog tweemaal bijkomend, in de samenstelling "ZeroHuis" en "Zero+", een verwijzing naar "zero" bevat. Dit deel van de vordering is bijgevolg ongegrond.

IEFBE 847

Vaderschapsrechten en co-auteursrecht op lampen niet bewezen

Hof van Beroep Gent 17 maart 2014, IEFbe 847 (Ibens en Bataille tegen bvba V)
Uitspraak mede ingezonden door Jean-Marie Verschelden, Lagrou, Verschelden, Clement & Reynaert. Auteursrecht. Namaak. Ibens en Bataille is actief in de wereld van interieurinrichting en design. Ibens en Bataille stelde bij aangetekende brief Tekna in gebreke wegens het commercialiseren onder de naam "Butterfield" van het ontwerp voor de lampen die zij voor het restaurant 'Radis Noir' zou hebben ontwikkeld. Deze aantijging van namaak werd door Tekna betwist en zij verklaarde hierbij tevens dat het model was ontwikkeld door bvba V. Ibens en Bataille stelde hierop bvba V in gebreke om de commercialisering van de lamp te stoppen. Ibens en Bataille beroept zich op haar auteursrecht op de lampen. Het Hof oordeelt dat niet alleen het vaderschap op de lamparmaturen niet bewezen is, maar dat ook een co-auteurschap niet bewezen is.

Het Auteursrecht op de lamparmaturen
9. Hoewel de geïntimeerden in hun syntheseconclusie in hoger beroep in de voorwaardelijke wijze schrijven over de vraag of de tafellamp wel auteursrechtelijke bescherming toekomt (randnummer 20 ervan), gaan zij niet verder in op dit onderdeel. De appellante stelt zonder meer dat de tafellamp auteursrechtelijke bescherming verdient. Geen der partijen lijkt derhalve echt te betwisten dat de lamparmaturen in aanmerking kunnen komen voor auteursrechten. Dit punt lijkt van betwisting uitgesloten door de partijen. Het Hof mag dit dan ook niet ambtshalve opwerpen.

De betwisting met betrekking tot het vaderschap ligt wel duidelijk voor: wie ontwierp de lampen (en aan wie werden de vaderschapsrechten eventueel overgedragen) en aan wie komt op grond daarvan de auteursrechten toe?

De vaderschapsrechten op de lamparmaturen
13. Het is niet omdat een lamp gemaakt en gebruikt werd en wordt, dat ook noodzakelijkerwijze een auteursrecht erop aan een bepaalde (rechts)persoon moet toegekend worden. De vaststelling dat de partijen het bestaan van auteursrechten op de lamparmaturen als zodanig buiten de huidige betwisting lijken gelaten te hebben, is hier niet mee in strijd.

14. Uit al het voorgaande volgt dat niet alleen het vaderschap op lamparmaturen niet bewezen is, maar dat ook een co-auteurschap niet bewezen is.(...)
IEFBE 846

The Trade Secrets Directive - the new council proposal

Wouter Pors, The Trade Secrets Directive - the new council proposal, IEF 13895.
Bijdrage ingezonden door Wouter Pors, Bird & Bird. Een update sinds IEF 13607. The law on trade secrets varies widely even among EU Member States. For instance, in The Netherlands it has always been a part of the general law on tort and to a limited extent of employment law, whereas Sweden has a specific law on trade secrets. Although the WTO Agreement on the Trade Related Intellectual Property Rights (TRIPs) has proclaimed in Article 1(2) and Article 39 that trade secrets are intellectual property rights, that does not mean that they are always well-protected throughout the world. [draft 19 May; changes nov 2013- may 2014]
Lees verder

IEFBE 845

Om te lezen: The Cross-Referenced Patent Cooperation Treaty

C. Mulder, The Cross-Referenced Patent Cooperation Treaty, editie 2014.
Cees Mulder heeft de twaalfde editie van zijn boek “The Cross-Referenced Patent Cooperation Treaty” gepubliceerd (uitgegeven door Helze BV). Het boek omvat 330 pagina’s (A4-formaat) en geeft de wetstekst van het Verdrag tot samenwerking inzake octrooien (ook wel “Octrooisamenwerkingsverdrag” genoemd; Engels: “Patent Cooperation Treaty”; afkorting: PCT).

Het grote aantal onderlinge verwijzingen in de wetsteksten maakt het PCT moeilijk te lezen. Ook is door frequente aanpassingen in het uitvoeringsreglement (“Regulations under the PCT”) de tekst van de PCT regels in de loop der jaren steeds meer uit de pas gaan lopen met de oorspronkelijke bedoeling van de PCT artikelen. “The Cross-Referenced PCT” beoogt door het toevoegen van een veelheid van kruisverwijzingen aan zowel de artikelen als aan de regels, de lezer een beter overzicht van de structuur van het PCT te geven waardoor hij gemakkelijker de juiste wetstekst kan identificeren. Daarnaast wordt verwezen naar de “PCT Applicant’s Guide – International Phase” en de “PCT Applicant’s Guide – National Phase” met steeds een korte samenvatting van de inhoud van de betreffende referentie, zodat de lezer nog meer informatie tot zijn beschikking heeft.

Het boek is als volgt gestructureerd: de volledige tekst van de PCT artikelen en van het PCT uitvoeringsreglement wordt gegeven. Verwijzingen naar de artikelen en regels zijn opgenomen in een kolom naast de wetstekst. Om te laten zien naar welk wetsartikel of regel wordt verwezen, is dat een deel van de zin vet gedrukt.

GHet merendeel van de verwijzingen in “The Cross-Referenced PCT” is naar het PCT. Echter, omdat het Europees Octrooibureau (EOB) kan optreden als internationale autoriteit onder het PCT als Ontvangend Bureau (= Receiving Office), als Instantie voor Internationaal Nieuwheidsonderzoek (= International Searching Authority), als instantie voor de Internationale Voorlopige Beoordeling (= International Preliminary Examining Authority) in de internationale fase, en ook als een Aangewezen Bureau (= Designated Office) en als Gekozen Bureau (= Elected Office) in de regionale fase, zijn ook verwijzingen naar de relevante bepalingen van het Europees Octrooiverdrag (EOV) opgenomen. In het bijzonder, wordt verwezen naar de "Guidelines for Examination in the European Patent Office” (voor zover relevant voor het PCT).

De 2014 editie van de “The Cross-Referenced PCT” is bijgewerkt rekening houdend met het PCT Uitvoeringsreglement dat op 1 juli 2014 van kracht wordt. Ook is de set van bijlagen bijgewerkt, waarin allerlei relevante aspecten van het PCT worden belicht.

“The Cross-Referenced PCT” wordt met name gebruikt door octrooigemachtigden en door octrooigemachtigden in opleiding die zich voorbereiden op het Examen Europees octrooigemachtigde.

Weblinks
Octrooisamenwerkingsverdrag
PCT Resources
PCT Treaty
PCT Applicant’s Guide
EPO Guidelines
Samples van het boek kunnen worden gedownload

IEFBE 844

Bibliotheken mogen videogames uitlenen onder de uitzondering van het openbaar uitleenrecht

Hof van Beroep Gent 19 mei 2014, IEFbe 844 (BEA, Sega en Ubisoft tegen Bibnet, VVBAD en Stad Kortrijk)
Uitspraak ingezonden door Joris Deene, Everest, mede ingezonden door Emmanuel Van Melkebeke, JVM. Cassatieberoep wordt overwogen. Auteursrecht. Videospelen. Maakt de openbare bibliotheek een inbreuk op het auteursrecht van spelontwikkelaars in het geval zij videospellen uitleent aan haar leden en hen de mogelijk biedt dergelijke computerspellen te spelen? Dit is de vraag die het Hof dient te beantwoorden. Daarvoor is tevens van belang of een computerspel is te kwalificeren als videospel of als audiovisueel werk. Het hof concludeert dat een videogame een audiovisueel werk is en dat de uitzondering van artikel 23, paragraaf 1 Auteurswet van toepassing is. Openbare bibliotheken mogen videogames uitlenen aan hun leden, zonder dat de toestemming van de auteursrechthebbende, op het spel en de software erin, verder nodig zijn. Appellanten kunnen de uitlening niet verbieden.

9.(....) Een videospel, dat met behulp van een schijf op een console of pc kan gespeeld worden, is dus een complex geheel van een of meerdere werken die voor gemeenrechtelijke auteursrechtelijke bescherming in aanmerking kunnen komen en een computerprogramma. Het is onterecht het videospel te reduceren tot een computerprogramma.
10. Het meervoudige karakter brengt niet met zich mee dat het geheel onder de rechtsbescherming van de Softwarerichtlijn en de Softwarewet valt.
Deze wetgeving vormt de uitzondering op het gemeenrechtelijke auteursrecht, de Richtlijn 2001/29 van 22 mei 2001 op het auteursrecht in de informatiemaatschappij en de Auteurswet (EHJ, 23 januari 2014, Nintendo, C-355/12, op www.curia.eu, nr. 23). Een uitzondering dient beperkend te worden toegepast.

(...) Aan deze vaststelling wordt niet afgedaan door het feit dat richtlijn 2009/24 een lex specialis vormt ten opzichte van richtlijn 2001/29 (zie EHJ 3 juli 2012, UsedSoft, C-128/11, nr. 56). Overeenkomstig artikel 1, lid 1 van richtlijn 2009/24 is de bescherming van deze richtlijn immer beperkt tot computerprogramma's. Videogames vormen complex materiaal, dat niet alleen een computerprogramma bevat, maar ook grafische en geluidselementen, die, hoewel zij in computertaal zijn gecodeerd, een eigen scheppende waarde hebben, die niet tot deze codering kan worden beperkt. Voor zover delen van een videogame, in casu de grafische geluidselementen, bijdragen aan de oorspronkelijkheid van het werk, worden zij samen met het volledige werk auteursrechtelijk beschermd op grond van de bij richtlijn 2001/29 ingestelde regeling. (EHJ, 23 januari 2014, Nintendo, C-355/12, op www.curia.eu, nr. 23-cursivering toegevoegd door het Hof)
11. Er is geen rechtsgrond om tegenover een openbare bibliotheek een onderscheid te maken tussen het spel zelf, in zijn geheel, en de software ervan. De openbare bibliotheek gaat niet aan het werk met het computerprogramma als zodanig. De bron- en objectcode laat zij ongemoeid. Zij voert haar wettelijke taak uit, dit is het uitlenen van informatie aan haar leden.
14. (...) Het argument van appellanten dat er elektronische spelen zijn die tekstgebaseerd zijn en weinig of geen visuele elementen bevatten en dus geen audiovisueel werk kunnen zijn, wordt niet aanvaard. In de eerste plaats sluiten appellanten niet uit dat het auditieve element heel belangrijk kan zijn in tekstgebaseerde spelen. Bovendien kan een dergelijk werk onder de brede term van werk van letterkunde vallen. Daarvoro is een eigen uitzondering opgenomen in artikel 23 paragraaf 1 Auteurswet.
15. Uit dit alles concludeert het Hof dat een videogame een audiovisueel werk is en dat de uitzondering van artikel 23, paragraaf 1 Auteurswet van toepassing is.
Openbare bibliotheken mogen videogames uitlenen aan hun leden, zonder dat de toestemming van de auteursrechthebbende, op het spel en de software erin, verder nodig zijn. Appellanten kunnen de uitlening niet verbieden. Hun vordering is ongegrond, zoals de eerste rechter terecht besliste.
IEFBE 841

TV Oost krijgt verbod op uitzenden beelden van woning/communicatiekantoor

Beschikking Voorz. Rechtbank van Eerste Aanleg Dendermonde  21 mei 2014, IEFbe 841 (BVBA Haisja tegen TV Oost)
Verzoekers zijn door de correctionele Rechtbank op 20 mei 2014 veroordeeld tot een gevangenisstraf voor opzettelijke brandstichting bij hun buurvrouw. TV Oost heeft op 21 mei beelden van hun woning en straat genomen, waar vanuit ook een goeddraaiend communicatiekantoor met personeelsleden wordt gevoerd. TV Oost wordt verboden de aangekondigde reportage met beelden van de woning uit te zenden op straffe van een dwangsom van €10.000 per overtreding.

Uit het verzoekschrift: "De vordering is hoogdringend, vermits TV Oost de beelden zal gebruiken in haar nieuws van vandaag 21/05/2014 om 17u30, en daarna bij de herhalingen van het nieuws.
De volstrekte noodzakelijkheid van het instellen van de vordering bij verzoekschrift blijkt uit de omstandigheid dat een procedure op tegenspraak onmogelijk kan gevoerd worden vóóraleer de reportage en de beelden worden uitgezonden."
IEFBE 840

Persoonlijk gehouden voor vennootschap in oprichting maakt hen nog geen handelaar

Vzr. Rechtbank Antwerpen 28 februari 2013, IEFbe 840 (Life Solutions tegen Body in Style c.s.)
Uitspraak ingezonden door Karin Ottelohe, Selexi.be. Eindvonnis zie IEFbe 731. Wet Marktpraktijken. Auteursrecht. Bevoegdheid rechtbank van eerste aanleg of koophandel. Definitie handelaar. Inbreuken op de auteurswet kunnen door de voorzitter worden behandeld (575 Ger.W.) De rechtbank van eerste aanleg beslecht geschillen indien verweerder geen handelaar is. De voorzitter van de rechtbank in eerste aanleg blijft bevoegd inbreuken op het auteursrecht van niet-handelaars vast te stellen. De gestelde daden van koophandel zijn voor rekening van de vennootschap in oprichting. Het feit dat oprichters persoonlijk gehouden zijn voor de vennootschap in oprichting maakt van hen nog geen handelaars. Deze Rechtbank van Koophandel is onbevoegd.

4. Dit betekent meteen dat een vordering tot vaststelling van een inbreuk op het auteursrecht van een niet-handelaar en stakingsbevel (voorzitter rechtbank van eerste aanleg) die ook de staking van een inbreuk op de WMPC tot voorwerp heeft, uitsluitend gebracht wordt voor de rechtbank die bevoegd is voor de inbreuk op het intellectueel eigendomsrecht (dus de rechtbank van eerste aanleg).
5. (...) Handelaar is hij die daden van koophandel uitoefent en daarvan zijn gewoon beroep maakt. De wet voorziet dus het stellen van de in art. 2 en 3 W.Kh. opgesomde daden en het beroepsmatige karakter daarvan, maar hieraan dient ook toegevoegd het stellen van deze daden in eigen naam en voor eigen rekening.
(...) De door eiseres als daden van koophandel aangemerkte praktijken zijn allen gesteld voor rekening van de vennootschap in oprichting:
- de overeenkomst met SUMABE is gesteld op naam van PURE-VIE
-= de promotie e-mails zijn ondertekend door derde en vierde verweerders maar in naam en voor rekening van PURE-VIE en vanuit het e-mail adres van PURE VIE;
- de raadsman treedt op namens PURE-VIE in oprichting
- de domeinnaam en website maken enkel gewag van PURE-VIE.

Het feit dat oprichters persoonlijk gehouden zijn voor de vennootschap in oprichting maakt van hen nog geen handelaars.
IEFBE 838

Lancering IE-Forum.be gevierd

Vorige week woensdag 21 mei is de lancering van IE-Forum.be gevierd met een bijeenkomst in Tours & Taxis in Brussel [klik afbeelding voor vergroting]. Zo'n 50 advocaten, academici, merken- en octrooigemachtigden hoorden toe hoe de uitgever, kernredactie en hoofdredacteur zijn gekomen tot het lanceren van deze website. Waarbij de kernredacteuren met een korte anekdote hebben aangeduid wat IE-Forum.be volgens hen kan doen voor het maatschappelijk bewustzijn over IE, juridisch taalgebruik, voor manieren waarop informatie door advocatenkantoren wordt gedeeld, voor de transparantie in juridische documenten en voor de lachspieren. Wij bedanken nogmaals alle deelnemers vanaf deze plaats en nodigen u uit om actief mee te doen met dit initiatief. Bij vragen of voor het inzenden van stukken: redactie@ie-forum.be.

IEFBE 843

Herverpakking en hermerking objectief noodzakelijk om effectieve toegang te verkrijgen

Hof van Beroep Brussel 18 maart 2014, IEFbe 843 (PI Pharma tegen MSD)
Merkinbreuk. Parallelimport. Markttoegang. MSD is een Amerikaanse farmaceutische onderneming en had in België het exclusieve recht tot de commercialisatie van producten op basis van losartan (verlaagt de bloeddruk en wordt voorgeschreven bij hypertensie en chronisch hartfalen). De beschermingsduur is in de gehele Europese Unie verstreken. MSD is titularis van onder meer het Benelux woordmerk 'Cozaar' en 'Lortaan'. PI Pharma is een Belgische onderneming die actief is op het gebied van parallelinvoer van geneesmiddelen. In 2011 kreeg zij een vergunning voor parallelinvoer vanuit Italië. PI Pharma herverpakt het geneesmiddel in een nieuwe buitenverpakking (van 28 naar 98 tabletten) waarbij het merk Lortaan wordt vervangen door Cozaar. MSD is van oordeel dat deze herverpakking een inbreuk vormt op haar merkrechten. Het hof besluit dat de herverpakking (een nieuwe buitenverpakking van 98 tabletten) alsmede de hermerking (Cozaar) obectief noodzakelijk is om effectieve toegang te bekomen tot de Belgische markt. Verzet hiertegen is onrechtmatig, het hoger beroep is dan ook gegrond.

19. (...) Deze overweging geldt a fortiori in onderhavig geding, aangezien het formaat van de lidstaat van uitvoer (of de veelvouden ervan) zelfs niet wordt verhandeld in de lidstaat van invoer. In de lidstaat van invoer (België) gebruikt de merkhouder (MSD) voor het geneesmiddel losartan 100 mg slechts één verpakkingsformaat, met name het formaat van 98 tabletten. Een verzet van MSD tegen de verhandeling door PI Pharma van het verpakkingsformaat van 98 tabletten en dus van een ander verpakkingsformaat dan dat van 28, 56, 84 of 280 tabletten - waarvoor in België geen markt bestaat zodat er met deze formaten zelfs geen sprake kan zijn van een afzetting op een beperkt gedeelte van de markt als bedoeld door het Hof - impliceert dan ook een afscherming van de markten. Dit verschil in verpakkingsformaat maakt dat er een objectieve noodzaak bestaat tot de ompakking naar een formaat van 98 tabletten. Het verzet van MSD als merkhouder tegen dergelijke ompakking belemmert de effectieve toegang van het uit Italië ingevoerde product tot de Belgische markt zodat dit verzet onrechtmatig is. De ompakking naar het formaat van 98 tabletten is voor PI Pharma objectief noodzakelijk om toegang tot de Belgische markt te bekomen. Dergelijke ompakking is dan ook niet uitsluitend ingegeven door het streven naar een commercieel voordeel door PI Pharma. De ompakking naar het formaat van 98 tabletten wordt door PI Pharma gerealiseerd door een nieuwe buitenverpakking.

(...) Het hof besluit zodoende dat de herverpakking door een nieuwe buitenverpakking van 98 tabletten objectief noodzakelijk is om effectieve toegang te bekomen tot de Belgische markt.

21. Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie volgt dat een dergelijke vervanging objectief noodzakelijk moet zijn, wil de merkhouder zich er niet tegen kunnen verzetten. De nationale rechter moet derhalve onderzoeken of de omstandigheden ten tijde van de verkoop de vervanging van het oorspronkelijke merk door dat van de lidstaat van invoer objectief noodzakelijk maakten voor de parallelimporteur om het product in die lidstaat op de markt te kunnen brengen. Aan deze noodzakelijkheidsvoorwaarde is voldaan, indien in een bepaald geval het verbod aan de importeur om het merk te vervangen, de effectieve toegang tot de mark belemmert. Dit is het geval wanneer wettelijke bepalingen of praktijken in de lidstaat van invoer de verkoop van dit product op de markt van die lidstaat onder het merk dat het in de lidstaat van uitvoer draagt, beletten. Hetzelfde geldt voor een voorschrift van consumentenbescherming, waarbij het gebruik in de lidstaat van invoer van het in de lidstaat van uitvoer gebruikte merk wordt verboden, omdat dit bij de consument tot verwarring zou kunnen leiden (arrest Upjohn, punten 42 en 43).

24. (...) De vraag rijst hoe PI Pharma dan reclame kan maken voor het parallel ingevoerd geneesmiddel indien dit een naam heeft die verschillend is van de naam van het gekende referentiegeneesmiddel. In dergelijk geval is een herinneringsreclame niet mogelijk of minstens weinig zinvol, want de benaming is niet gekend op de Belgische markt. Aangezien PI Pharma als parallelimporteur enkel maar herinneringsreclame mag maken, wordt zij belet enige promotie te voeren voor het door haar parallel ingevoerde geneesmiddel met vreemde benaming. Deze wettelijke regeling inzake reclame voor parallel ingevoerde geneesmiddelen belet dan ook de daadwerkelijke promotie en marketing door PI Pharma van het geneesmiddel onder het merk van de lidstaat van uitvoer zodat het verbod om het merk te vervangen de effectieve toegang tot de markt belemmert. Het hof besluit dan ook dat in onderhavig geval de hermerking zoals doorgevoerd door PI Pharma objectief noodzakelijk is om effectieve toegang te krijgen tot de Belgische markt.

25. Uit hetgeen voorafgaat volgt dat het hof van oordeel is dat zowel de herverpakking (nieuwe buitenverpakking van 98 tabletten) als de hermerking objectief noodzakelijk zijn.

IEFBE 842

Inbreuk door gebruik woordmerken MonoFib en Monoflex op website

Rechtbank van Koophandel Antwerpen 21 maart 2014, IEFbe 842 (AV Medical tegen IMP en USB Medical)
Merkinbreuk. Schadevergoeding. AV Medical ontwikkelde bepaalde medische producten waaronder een herbruikbare kleefelektrode die gebruikt wordt bij open hartchirurgie, 'MonoFib' (0760507) en 'Monoflex' (0778475). Voor fabricatie werd contact gezocht met X (IMP), waarna USB Medical is opgericht. De samenwerking is gestrand en AV Medical is middels een uitsluitingsprodedure uitgesloten als vennoot van USBM. AV Medical stelt dat IMP en USBM inbreuk maken op haar merkrechten doordat zij het gebruik van haar merken door USBM sinds januari 2011 niet meer gedoogd. USBM voert verweer en vordert schadevergoeding. De rechter oordeelt dat de gevraagde stakingsmaatregel gegrond is. USBM heeft op haar website gebruik gemaakt van beide merknamen, terwijl zij kennis had van het feit dat AV Medical het gebruik niet meer zou gedogen. Het feit dat dit om een vergetelheid zou gaan doet hieraan geen afbreuk. De overige vorderingen (alsmede de tegenvorderingen) worden afgewezen.

Leestips: r.o. 4.1, 5.1, 5.2.