Conclusie A-G over het begrip derde die houder is van later ingeschreven mer
Prejudiciële vragen gesteld door Juzgado de lo Mercantil, Alicante (Spanje).
Uitlegging van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk. Inbreuk of dreigende inbreuk op een gemeenschapsmerk. Aan het gemeenschapsmerk verbonden uitsluitend recht, over het begrip „derde”.
Conclusie:
Artikel 9, lid 1, van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk moet aldus worden uitgelegd dat, in geval van een geschil betreffende schending van het door een gemeenschapsmerk verleende uitsluitende recht, het recht om derden het gebruik van dit merk te verbieden, zich uitstrekt tot iedere derde die een teken gebruikt dat tot verwarring kan leiden, daaronder begrepen de derde die houder is van een later ingeschreven gemeenschapsmerk.
Vraag:
„Strekt het recht om derden het gebruik van een teken in het economische verkeer te verbieden als bedoeld in artikel 9, lid 1, van [verordening (EG) nr. 207/2009] zich in een procedure wegens inbreuk op het aan een gemeenschapsmerk verbonden uitsluitende recht uit tot iedere derde die een teken gebruikt dat verwarring kan doen ontstaan (doordat het overeenstemt met het gemeenschapsmerk en gebruikt wordt voor [soortgelijke] diensten of waren), of valt een dergelijke derde die gebruik maakt van dat teken dat [voor verwarring kan zorgen en] op zijn naam als gemeenschapsmerk is ingeschreven, daar integendeel niet onder zolang die jongere merkinschrijving niet nietig is verklaard?”
Op andere blogs:
IPKat (Community trade mark law goes to the dogs)
Marques (Dogfight over Community trade marks: AG opines)
Ervaringen met de Belgische regeling inzake auteurscontracten als reflectiemateriaal voor de toekomstige Nederlandse regeling
Een bijdrage van Hendrik Vanhees, Universiteit Antwerpen.
Met veel interesse wordt vanuit België gekeken naar de totstandkoming in Nederland van een wettelijke regeling inzake auteurscontracten. Ook in België werd er in 1994, bij het redigeren van de nieuwe auteurswet, voor geopteerd om auteurscontracten uitgebreid wettelijk te regelen. Vastgesteld moet wel worden dat de hele discussie die nu in Nederland wordt gevoerd, in België in 1994 ontbrak. De Belgische wettelijke regeling inzake auteurscontracten is als het ware geruisloos in de nieuwe auteurswet ingegleden. Alleen de regels inzake het contracteren over creaties van werknemers leidde tot uitgebreide discussies. De reden waarom de invoering van wettelijke regels inzake auteurscontracten in België zonder een uitgebreide (maatschappelijke) discussie plaatsvond moet voor een deel gezocht worden in het feit dat de toen reeds bestaande Franse regeling in grote mate gekopieerd werd.
Op papier betekende de ingevoerde Belgische regeling inzake auteurscontracten, die als absoluut uitgangspunt de bescherming van de auteur bij het sluiten van deze overeenkomsten heeft, een hele revolutie. Bijna twintig jaar na de invoering van deze regeling was het tijd om ze, evenals de rechtspraak die sinds 1994 m.b.t. auteurscontracten het daglicht zag, te analyseren [red. H. VANHEES, De wettelijke regeling inzake auteurscontracten, in Recht en praktijk, nr. 69, Mechelen, Kluwer, 2012, 126p.].
Het onderzoek van de rechtspraak inzake auteurscontracten sinds 1994 toont aan dat, en dit had men niet zeker niet verwacht, er bitter weinig uitspraken m.b.t. deze problematiek geveld werden. Dit is des te vreemder daar de analyse van de wettelijke regeling leert dat men in 1994 toch heel wat begrippen invoerde die vaag zijn, en die zonder meer aanleiding geven tot discussies. Als voorbeeld kan bijv. verwezen worden naar de exploitatieplicht ‘overeenkomstig de eerlijke beroepsgebruiken’ of het zich slechts kunnen binden m.b.t. toekomstige werken ‘voor een beperkte tijd’. Sommigen verdedigen in dit verband de opvatting dat de wettelijke regeling juist een dergelijke invloed heeft dat conflicten tussen de auteur en zijn contractspartner vermeden worden.
De analyse van de wettelijke regeling doet de vraag rijzen of het uitgangspunt ervan, namelijk de bescherming van de auteur, eigenlijk wel bereikt wordt. Zo laten de regels inzake de vergoeding het nog steeds toe dat de hoogte en de aard van de vergoeding die de auteur toekomt het resultaat zijn van contractsonderhandelingen. Wat men ook vaststelt is dat in sommige sectoren de wettelijke regels volledig terzijde worden geschoven, met als argument dat ze de contractuele verhouding tussen de auteur en zijn exploitant te veel formaliseren en verzwaren. Zo wordt bijv. voor de opname van bijdragen in juridische tijdschriften zeer vaak alles mondeling geregeld, alhoewel dit krachtens de Belgische auteurswet eigenlijk niet meer kan.
Het is nu interessant te zien hoe men in de toekomstige Nederlandse regeling inzake auteurscontracten een antwoord probeert te formuleren op problemen die ook in de Belgische auteurswet geregeld worden. Misschien kan de Belgische regeling, en de schaarse rechtspraak, als inspiratiebron dienen voor het al dan niet opnemen van bepaalde regels, of voor het anders aanpakken van mogelijke knelpunten die zich bij auteurscontracten kunnen voordoen. Bij wijze van voorbeeld kan hier verwezen worden naar de regeling inzake de exploitatieplicht (de plicht te ‘exploiteren overeenkomstig de eerlijke beroepsgebruiken’). Ook 18 jaar na de invoering ervan blijft deze plicht in België vele inhoudelijke vragen oproepen. Ook kan verwezen worden naar re regeling over het kunnen contracteren over toekomstige werken, een probleem waarvoor ook in Nederland een regeling wordt voorgesteld. De Belgische regeling in dit verband heeft reeds aanleiding gegeven tot rechtspraak van het Hof van beroep te Brussel waarbij kritische vragen gesteld kunnen worden, maar die tegelijkertijd de hanteerbaarheid van de voorziene regels in vraag stellen.
Het zou goed zijn indien in België naar aanleiding van het twintig jarig bestaan van de auteurswet de regeling inzake auteurscontracten kritisch tegen het licht wordt gehouden. Hopelijk kan men in België dan iets leren uit de waarschijnlijk ondertussen in Nederland bestaande regeling, en uit het hele debat dat aan deze regeling is voorafgegaan.
Hendrik Vanhees, Universiteit Antwerpen.
Gerecht EU week 45
Gemeenschapsmerkenrecht. We beperken ons tot een wekelijks overzicht van de (voortgezette oppositie)beslissingen van het Gerecht EU. Ditmaal over:
(A) bij visuele en fonetisch overeenstemming behoeft geen dominant onderdeel (Impulso creador)
(B) Afkorting GG is beschrijvend voor Großes Gewächs-wijn
(C) Geen verwarringsgevaar bij merken met gemeenschappelijk element niet te bewijzen met algemene verwijzing naar lijst Gerecht EU-uitspraken
(A) Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de aanvrager van het woordmerk „Impulso creador”, voor waren en diensten van onder meer de klassen 35, 36, 37 en 42, strekkende tot vernietiging van beslissing R 1101/20102 van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 20 juni 2011, waarbij is verworpen het beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling houdende gedeeltelijke weigering van inschrijving van dat merk in het kader van oppositie van de houder van het nationale en het gemeenschapsbeeldmerk die het woordelement „IMPULSO” bevatten, voor diensten van de klassen 35 en 42. Het beroep wordt afgewezen, visueel en fonetisch zijn de tekens gelijk, daarbij is het niet van belang of het onderdeel Impulso dominant is.
32 It follows from all the aforegoing considerations that, irrespective of the answer to the question whether the word ‘impulso’ must be considered to be the dominant element of the marks in question, they are similar from an overall visual and phonetic perspective.
39 (...) In any event, the applicant has failed to show how attaching the slightest importance to the phonetic aspect of the signs in question influenced the overall assessment of the likelihood of confusion.
(B) Gemeenschapsmerk – Vernietiging van beslissing R 1568/20081 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 30 april 2009 tot verwerping van het beroep tegen de beslissing van de onderzoeker waarbij de inschrijving van het woordmerk „GG”, voor waren van klasse 33, is geweigerd. De hoofdletters „GG“ wordt in de wijnsector gebruikt voor de Duitse uitdrukking „Großes Gewächs“. Het beroep wordt afgewezen.
55 Erstens verhindert, selbst wenn die Abkürzung, wie der Kläger geltend macht, nur von seinen Mitgliedern für den Ausdruck „Großes Gewächs“ verwendet wird, dieser Umstand nicht, dass die Öffentlichkeit oder die Fachleute des Weinsektors über das Internet oder andere Quellen Zugang zu dieser Information haben und sie als solche verstehen, d. h. als eine im Weinsektor für den fraglichen Ausdruck verwendete Abkürzung. Die Beschwerdekammer hat daher in Randnr. 23 der angefochtenen Entscheidung zu Recht festgestellt, dass die bloße Verwendung des Wortzeichens GG durch den Kläger und seine Mitglieder als beschreibende Angabe für die von der Anmeldung erfassten Waren nichts daran ändert, dass dieses Zeichen beschreibend ist.
Gerecht EU 13 november 2012, zaak T-555/11(tesa / OHMI - Superquímica (tesa TACK))
 |
 |
(C) Gemeenschapsmerk – Beroep door de aanvrager van het beeldmerk bevattende de woordbestanddelen „tesa TACK” voor waren van klasse 16 ingesteld en strekkende tot vernietiging van beslissing R 866/20101 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 5 juli 2011 houdende verwerping van het beroep tegen de weigering van de oppositieafdeling om dit merk in te schrijven in het kader van de oppositie die door de houder van de nationale woord- en beeldmerken bevattende het woordbestanddeel „TACK” voor waren van klasse 16 is ingesteld. Beroep wordt afgewezen, een verwijzing naar een lijst Gerecht EU-uitspraken zonder specifiek aan te geven wanneer er geen verwarringsgevaar is wanneer er toch een gemeenschappelijke element voorkomt, is onvoldoende voor toewijzing van het beroep. Ook op de Marques-blog.
54 Moreover, the applicant’s argument that the General Court has sometimes held that there is no likelihood of confusion in the case of marks sharing a common element cannot succeed. The question whether two marks give rise to a likelihood of confusion goes to the facts and the answer depends on the assessment of the individual circumstances of each case (see, to that effect, GIORGIO BEVERLY HILLS, paragraph 31). In the present case, however, the applicant does no more than list a series of judgments of the General Court in an abstract manner, without giving precise details as to the specific guidance that those judgments could provide for the purposes of settling the present case.
56 In the present case, it should be pointed out that the marks at issue are different from the marks examined by the Spanish Trademarks Office. The question addressed in that context was whether there was a likelihood of confusion between the word mark TESA TAC, written without the letter ‘k’ (‘tac’), and the figurative mark TACKCEYS. It follows that the analysis carried out by the Spanish Trademarks Office is not transposable and that the likelihood of confusion, in the present case, must be assessed only in the light of the individual circumstances of the case.
57 In the light of the foregoing, it must be held that the Board of Appeal did not make an error of assessment in concluding that there was a likelihood of confusion, for the purposes of Article 8(1)(b) of Regulation No 207/2009, between the marks at issue.
Verzadiging van de stand van de techniek, algemene tendens en de vrijheid van de ontwerper
Gemeenschapsmodel. Beroep ingesteld door de houder van gemeenschapsmodel nr. 000593959- 0001 (radiatoren voor verwarming), strekkende tot vernietiging van beslissing R 1451/20093 van de derde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM), waarbij de vordering tot nietigverklaring ingediend door The Heating Company BVBA is ingewilligd. De beslissingen van de derde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) worden vernietigd voor zover daarbij modellen nrs. 000593959‑0001 en 000593959‑0002 nietig werden verklaard.
De verzadiging van de stand van de techniek kon van dien aard zijn dat de geïnformeerde gebruiker gevoeliger was geworden voor de verschillen op het vlak van de interne verhoudingen van deze verschillende modellen. Het Gerecht heeft enkel niet aanvaard dat een algemene tendens inzake vormgeving kan worden beschouwd als een factor die de vrijheid van de ontwerper beperkt, aangezien juist die vrijheid de ontwerper in staat stelt nieuwe vormen en nieuwe tendensen te ontdekken of vernieuwend te zijn in het kader van een bestaande tendens.
Het Gerecht heeft in het arrest Communicatie-apparatuur T-153/08 daarentegen niet willen verklaren dat een situatie van verzadiging van de stand van de techniek irrelevant moet worden geacht voor de beoordeling van het eigen karakter van een model. Het Gerecht heeft hooguit elke overweging over de esthetiek van het onderzochte model of over het commerciële succes van het voortbrengsel waarin het model is verwerkt, uitgesloten van de beoordeling van het eigen karakter.
97 Uit deze overwegingen volgt dat, hoewel de bestreden beslissingen verzoeksters argument inzake een verzadiging van de stand van de techniek uitdrukkelijk vermelden en dit argument relevant was voor de beoordeling van het eigen karakter van de litigieuze modellen, deze beslissingen geen enkele motivering met betrekking tot dit betoog bevatten.
81 De vaststelling dat de vrijheid van de ontwerper niet door technische of reglementaire vereisten was beperkt, antwoordde immers geenszins op de vraag of de facto sprake was van een „verzadiging van de stand van de techniek” door het bestaan van andere modellen van thermosifons of van radiatoren met dezelfde globale kenmerken als de betrokken modellen, waarbij de verzadiging van de stand van de techniek van dien aard kon zijn dat de geïnformeerde gebruiker gevoeliger was geworden voor de verschillen op het vlak van de interne verhoudingen van deze verschillende modellen.
84 Subsidiair betoogt het BHIM, daarin gesteund door interveniënte, dat verzoekster hoe dan ook de verzadiging van de stand van de techniek niet heeft aangetoond en dat het BHIM niet hoeft te antwoorden op argumenten die van geen belang of irrelevant zijn. Het BHIM verwijst ook naar het arrest Communicatie-apparatuur (punt 37 supra, punt 58) en stelt dat het Gerecht in dat arrest een verzadiging van de stand van de techniek die enkel verband houdt met een tendens inzake vormgeving, als niet-relevant heeft afgewezen, of nog het beginsel heeft bevestigd dat het bestaan van een dergelijke tendens irrelevant is in het kader van de beoordeling van het eigen karakter.
Op andere blogs:
Class 99 (OHIM scalded in radiator appeal)
Motivering kan ook impliciet zijn
Gerecht EU 8 november 2012, zaak T-415/11 (Hartmann / OHMI (Nutriskin Protection Complex))
Gemeenschapsmerk – Vernietiging van beslissing R 1524/20101 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 26 mei 2011 houdende verwerping van het beroep tegen de weigering van de onderzoeker om het woordmerk „Nutriskin Protection Complex” in te schrijven voor waren van de klassen 3 en 5. De klacht wordt afgewezen. De Kamer van Beroep hoeft niet in te gaan op alle door klager aangehaalde beslissingen over soortgelijke merken, de motivering kan ook impliciet zijn.
40 Jedoch kann von den Beschwerdekammern nicht verlangt werden, bei ihren Ausführungen alle von den Verfahrensbeteiligten vorgetragenen Argumente nacheinander erschöpfend zu behandeln. Die Begründung kann daher auch implizit erfolgen, sofern sie es den Betroffenen ermöglicht, die Gründe für die Entscheidung der Beschwerdekammer zu erfahren, und dem zuständigen Gericht ausreichende Angaben an die Hand gibt, damit es seine Kontrolle wahrnehmen kann (vgl. Urteil Mozart, Randnr. 55).
41 Die Beschwerdekammer hat in ihrer Entscheidung ausgeführt, dass die Eintragung des angemeldeten Zeichens aufgrund seines beschreibenden Charakters nach Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009 abgelehnt werden müsse, und die tatsächlichen Umstände dargelegt, die die Anwendung dieser Bestimmung rechtfertigten. Die Begründung der angefochtenen Entscheidung hat es somit zum einen der Klägerin ermöglicht, die Gründe für das gefundene Ergebnis zu erfahren, und zum anderen dem Gericht ausreichende Angaben an die Hand gegeben, damit es seine Kontrolle wahrnehmen kann. Außerdem war die Beschwerdekammer nicht verpflichtet, speziell auf das Vorbringen der Klägerin zu den Lösungen im Rahmen von Entscheidungen über ähnliche Marken einzugehen, da diese Entscheidungen keinen Einfluss auf den Erlass der angefochtenen Entscheidung haben.
Wijnbenaming reeds beschermd voor opname in database
Gerecht EU 8 november 2012, zaak T-194/10 (Hongarije tegen Commissie)
Beschermde geografische aanduiding. Nietigverklaring van de inschrijving van de geografische aanduiding „Vinohradnícka oblast’ Tokaj” die is opgenomen in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen voor wijn, met als land van oorsprong Slowakije, op grond dat de geografische aanduiding die bescherming geniet, „Tokajská/Tokajské/Tokajský vinohradnícka oblast’” is.
Het Gerecht verwerpt het beroep van Hongarije tegen de opname voor Slowakije van de benaming „Vinohradnícka oblasť Tokaj” in de database E-Bacchus. Deze opname kan immers niet ter discussie worden gesteld, aangezien zij automatisch is verricht op basis van de bescherming die deze benaming in de Unie zelf genoot vóór de invoering van de databank.
Uit het persbericht: In zijn arrest stelt het Gerecht allereerst vast dat de wijnbenamingen, die reeds bescherming genoten op grond van de Uniewetgeving die gold vóór de invoering van de database E-Bacchus, automatisch worden beschermd uit hoofde van de wetgeving die van kracht is sinds de invoering van deze database. Derhalve heeft de invoering van die database de aard van de aan deze wijnbenamingen geboden bescherming niet gewijzigd, zodat deze bescherming geenszins afhankelijk was van de opname ervan in de database. Die opname is immers geen voorwaarde voor deze bescherming, maar enkel een gevolg van het feit dat een reeds bestaande bescherming automatisch is overgegaan naar een andere wettelijke regeling.
Voorts wijst het Gerecht erop dat de bescherming die het Unierecht aan wijnbenamingen heeft toegekend op grond van de Uniewetgeving die gold vóór de invoering van de database E-Bacchus, was gebaseerd op de wijnbenamingen zoals die waren vastgesteld door de wetgeving van de lidstaten. Deze bescherming was dus niet het resultaat van een autonome gemeenschapsprocedure en evenmin van een proces na afloop waarvan de door de lidstaten erkende geografische aanduidingen zouden worden opgenomen in een bindende gemeenschapshandeling. In dit verband stelt het Gerecht vast dat de sinds 1 augustus 2009 – de dag waarop de database E-Bacchus is ingevoerd – van kracht zijnde Slowaakse wetgeving waarop de communautaire bescherming van wijnbenamingen voor het in Slowakije gelegen deel van het wijnbouwgebied Tokaj was gebaseerd, enkel de benaming „Vinohradnícka oblasť Tokaj" bevatte, zodat op die datum enkel deze benaming mocht worden beschermd in de Unie.
In deze context preciseert het Gerecht dat de onjuiste bekendmaking van de beschermde oorsprongsbenaming „Tokajská/Tokajské/Tokajsky vinohradnícka oblast’” in het Publicatieblad, geenszins heeft afgedaan aan het feit dat de benaming „Vinohradnícka oblasť Tokaj” op 1 augustus 2009 bescherming genoot krachtens de enige relevante Slowaakse wetgeving. Voorts kan de omstandigheid dat de nieuwe Slowaakse wijnwetgeving, die op 30 juni 2009 is
goedgekeurd, de term „Tokajská vinohradnícka oblasť” bevatte, niet afdoen aan het feit dat de benaming „Vinohradnícka oblasť Tokaj” op 1 augustus 2009 was beschermd, aangezien de nieuwe wetgeving pas op 1 september 2009 in werking is getreden.
In deze omstandigheden oordeelt het Gerecht dat aangezien de benaming „Vinohradnícka oblasť Tokaj” reeds door het Unierecht was beschermd vóór de opname ervan in de database E-Bacchus, deze opname geen rechtsgevolgen kan teweegbrengen. Aangezien het Gerecht overeenkomstig het Verdrag enkel toeziet op de wettigheid van door organen van de Unie verrichte handelingen die beogen rechtsgevolgen teweeg te brengen, verklaart het Gerecht het beroep van Hongarije niet-ontvankelijk.
Prejudiciële vragen: Criteria ABC-bescherming bij samengesteld product
Prejudiciële vragen aan HvJ EU 5 november 2012, zaak C-493/12 (Eli Lilly and Company tegen Human Genome Sciences Inc) - dossier
Prejudiciële vragen gesteld door High Court of Justice, Verenigd Koninkrijk.
Octrooirecht. ABC. Verweerster Human Genome Sciences Inc. is houdster van EP0939804 (verleend 17-08-2005, verstrijkt 25-10-2016) en van EP1294769, op basis waarvan zij in januari 2012 een ABC aanvraagt voor een monoklonaal antilichaam ‘Benlysta’ dat in 2011 is goedgekeurd door zowel de Amerikaanse FDA als de Europese EMA (als ondersteunende therapie voor patiënten met een ongeneeslijke auto-immuunziekte).
Verzoekster is in het bezit is van Europees octrooi TNFSF13b (ontstekingsremmers). Zij heeft een monoklonaal antilichaam ontwikkeld onder de naam 'LY2127399', dat als behandeling voor dezelfde auto-immuunziekte wordt getest. Na beëindiging van de tests kan zij bij het EMU een vergunning aanvragen voor het in de handel brengen. Zij vordert een verklaring voor recht dat een aan verweerster afgegeven ABC dat met betrekking tot het octrooi aan verweerster zou worden afgegeven op basis van een aan verzoekster verleende vergunning voor het in de handel brengen van het product 'LY2127399', nietig zou zijn, aangezien verzoeksters product niet door het octrooi wordt beschermd in de zin van artikel 3, sub a, van verordening nr. 469/2009, daar de werkzame stof onvoldoende is gespecificeerd in de conclusies van het octrooi.
Voor wat betreft de vereiste specificatie worden de volgende drie vragen moet voorleggen aan het HvJ EU:
Betreffende artikel 3, sub a:
(a) Op basis van welke criteria moet worden vastgesteld of „het product wordt beschermd door een van kracht zijnd basisoctrooi” in de zin van artikel 3, sub a, van verordening 469/2009/EG?
(b) Moeten andere criteria worden toegepast wanneer het product geen samengesteld product is, en zo ja, welke zijn dan die andere criteria?
(c) Is het voldoende dat in een conclusie betreffende een antilichaam of een klasse van antilichamen dit antilichaam en deze klasse van antilichamen worden geïdentificeerd aan de hand van een beschrijving van hun bindingsgedrag ten opzichte van een doelproteïne, of dient met betrekking tot dat antilichaam en die klasse van antilichamen een structurele definitie te worden verstrekt, en zo ja, hoe gedetailleerd dient deze dan te zijn?
Prejudiciële vragen: Openbaarmaking van een model in een folder buiten de EU
Prejudiciële vragen aan HvJ EU 25 oktober 2012, zaak C-479/12 (Gautzsch Großhandel tegen Münchener Boulevard Möbel Joseph Duna GmbH) - dossier
In navolging van de eerdere signalering in IEF 12012, nu uitgebreid. Niet-ingeschreven gemeenschapsmodel. Toepassing van welk nationaal recht bij verschillende vorderingen.
Verzoekster brengt tuinmeubelen op de Duitse markt waaronder een tuinpaviljoen ‘Schmiedeeisen/Elégance’, waarvan een afbeelding (baldakijn) in de verwijzingsbeschikking is opgenomen. Verweerster brengt sinds 2006 een in China vervaardigde baldakijn, genaamd ‘Athen’ op de markt. Verzoekster meent aanspraak te kunnen maken op bescherming als niet-ingeschreven gemeenschapsmodel omdat het model in 2004 door haar zaakvoerder is ontworpen en in april/mei 2005 in een branche catalogus is opgenomen. Zij stelt dat verweerster het paviljoen ‘Athen’ aan de hand van verzoeksters ontwerp heeft nagemaakt en dient vorderingen in om een eind te maken aan deze inbreuk. Verweerster stelt dat het ontwerp in China tot stand is gekomen zonder kennis van verzoeksters werk. In 2005 is het model al te zien geweest op een tentoonstelling van de fabrikant in China om aan Europese afnemers voor te stellen. Ook verzoekster zou langs die weg van het model op de hoogte zijn. Haar vordering is dan ook verjaard en er heeft rechtsverwerking plaatsgevonden. Nadat verweerster in eerste instantie en in beroep in het ongelijk is gesteld krijgt zij toestemming voor de herzieningsprocedure.
De verwijzende Duitse rechter (Bundesgerichtshof) heeft alvorens uitspraak te kunnen doen uitleg nodig over Vo. 6/2002 om verweersters claim te beoordelen, en stelt het HvJ EU zes vragen:
1. Moet artikel 11, lid 2, van verordening nr. 6/2002 aldus worden uitgelegd dat een model bij een normale gang van zaken redelijkerwijs ter kennis kan zijn gekomen van ingewijden in de betrokken sector die in de Unie werkzaam zijn, wanneer afbeeldingen ervan aan handelaars zijn gedistribueerd?
2. Moet artikel 7, lid 1, eerste zin, van verordening nr. 6/2002 aldus worden uitgelegd dat een model, hoewel het zonder een uitdrukkelijke of stilzwijgende voorwaarde van geheimhouding aan derden is bekendgemaakt, bij een normale gang van zaken niet redelijkerwijs ter kennis kan zijn gekomen van ingewijden in de betrokken sector die in de Unie werkzaam zijn, wanneer
a) het enkel voor bepaalde ondernemingen van de betrokken sector beschikbaar is gesteld, of
b) het is tentoongesteld in een tentoonstellingsruimte van een onderneming in China die buiten het gebruikelijke waarnemingsveld van de analisten van de betrokken markt is gelegen?3. a) Moet artikel 19, lid 2, van verordening 6/2002 aldus worden uitgelegd dat de houder van een niet-ingeschreven gemeenschapsmodel het bewijs moet leveren dat het aangevochten gebruik voortvloeit uit het namaken van het beschermde model?
b) Indien de derde vraag, sub a, bevestigend wordt beantwoord:Wordt de bewijslast omgekeerd of kan de houder van een niet-ingeschreven gemeenschapsmodel aanspraak maken op een lichtere bewijslast, wanneer het model en het aangevochten gebruik ervan in grote mate overeenstemmen?
4. a) Kan het recht om volgens artikel 19, lid 2, juncto artikel 89, lid 1, sub a, van verordening 6/2002 een verbodsvordering in te stellen op grond dat inbreuk op een niet-ingeschreven gemeenschapsmodel is gemaakt, verjaren?
b) Indien de vierde vraag, sub a, bevestigend wordt beantwoord: Wordt deze verjaring geregeld door het Unierecht, en zo ja, door welke bepaling?5. a) Kan met betrekking tot het recht om volgens artikel 19, lid 2, juncto artikel 89, lid 1, sub a, van verordening 6/2002 een verbodsvordering in te stellen op grond dat inbreuk op een niet-ingeschreven gemeenschapsmodel is gemaakt, sprake zijn van rechtsverwerking?
b) Indien de vijfde vraag, sub a, bevestigend wordt beantwoord: Wordt deze rechtsverwerking geregeld door het Unierecht, en zo ja, door welke bepaling?6. Moet artikel 89, lid 1, sub d, van verordening 6/2002 aldus worden uitgelegd dat op vorderingen tot vernietiging [van nagemaakte goederen], informatieverstrekking en schadevergoeding die wegens inbreuk op een niet-ingeschreven gemeenschapsmodel voor de volledige Unie worden ingesteld, het recht dient te worden toegepast van de lidstaat waar de inbreukmakende handelingen zijn verricht?
Op andere blogs:
Class 99 (Gautzsch Großhandel reference for CJEU)
Class 99 (Gautzsch Grosshandel)
Erkende onafhankelijke merken voor gouden voorwerpen
Prejudiciële vragen gesteld door het administratieve Hooggerechtshof, Litouwen. Merkenrecht. Collectief (waarborg)merk. Verzet artikel 34 zich tegen maatregelen op grond waarvan gouden voorwerpen die te koop worden aangeboden dat deze moeten worden afgeslagen met een merk van een erkende onafhankelijke waarborginstelling die informatie geeft over het erkende goudgehalte in dat voorwerp? En is het van belang dat het bijkomende merk begrijpelijk is (in Arabische cijfers) voor de consument uit een invoerlidstaat, en ondanks dat deze niet is aangebracht door een onafhankelijke waarborginstelling, maar wel dat de informatie in dat merk qua betekenis overeenstemt met informatie van die onafhankelijke waarborginstelling?
Twee vragen:
Moet artikel 34 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie aldus worden uitgelegd dat het zich verzet tegen nationale wettelijke maatregelen op grond waarvan, om op de markt van een lidstaat van de Europese Unie gouden voorwerpen te koop te kunnen aanbieden die zijn ingevoerd uit een andere lidstaat, waar deze rechtmatig op de markt worden gebracht, die voorwerpen moeten worden afgeslagen met een merk van een door de lidstaat van invoer erkende onafhankelijke waarborginstelling dat bevestigt dat het daarmee afgeslagen voorwerp door die instelling is gekeurd en dat voor de consument van de lidstaat van invoer begrijpelijke informatie over het erkende gehalte van het voorwerp bevat, wanneer dergelijke informatie over het erkende gehalte wordt verstrekt in een apart en bijkomend in dat gouden voorwerp afgeslagen teken of merk?
Is het voor het antwoord op de eerste vraag van belang dat, zoals in de zaak aan de orde, het bijkomende merk betreffende het erkende gehalte van de gouden voorwerpen dat daarop is aangebracht en begrijpelijk is voor de consument van de lidstaat van invoer (bijvoorbeeld een merk met de drie Arabische cijfers "585") niet is aangebracht door een onafhankelijke waarborginstelling die is erkend door een lidstaat van de Europese Unie, maar de informatie in dat merk qua betekenis overeenstemt met de informatie in het op datzelfde voorwerp afgeslagen merk van de onafhankelijke waarborginstelling die is erkend door de lidstaat van uitvoer (bijvoorbeeld, het merk van de staat van uitvoer met het Arabische cijfer "3" dat in het bijzonder, onder de wettelijke bepalingen van die staat, een erkend gehalte van 585 aangeeft)?
Gebruik van een merk in een vorm die afwijkt van de registratie is toegestaan
HvJ EU 25 oktober 2012, zaak C-553/11 (Rintisch tegen Eder)
Prejudiciële vragen gesteld door het Bundesgerichtshof, Duitsland.
Uitlegging van artikel 10, leden 1 en 2, sub a, van de Eerste Richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB L 40, blz. 1). Begrip „gebruik van het merk”. Nationale regeling op grond waarvan het gebruik van het merk in een vorm die afwijkt van de ingeschreven vorm, eveneens mag worden aangemerkt als gebruik van een ingeschreven merk mits dat verschil het onderscheidend vermogen van het merk niet wijzigt. Inschrijving van een merk ter verzekering of ter uitbreiding van de omvang van de bescherming van een ander ingeschreven merk. Gewettigd vertrouwen. Toepasbaarheid van gewijzigde rechtspraak op feiten waarover reeds vóór de datum van uitspraak van het arrest definitief was beslist.
Antwoord:1) Artikel 10, lid 2, sub a, van richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten moet aldus worden uitgelegd dat het niet eraan in de weg staat dat de houder van een ingeschreven merk om het gebruik ervan in de zin van deze bepaling aan te tonen, zich kan beroepen op het gebruik ervan in een vorm die afwijkt van die waarin dit merk is ingeschreven zonder dat de verschillen tussen deze twee vormen het onderscheidend vermogen van dit merk wijzigen, niettegenstaande het feit dat deze afwijkende vorm zelf als merk is ingeschreven.
2) Artikel 10, lid 2, sub a, van richtlijn 89/104 moet aldus worden uitgelegd dat het in de weg staat aan een uitlegging van de nationale bepaling waarbij dit artikel 10, lid 2, sub a, in het nationaal recht wordt omgezet, volgens welke deze nationale bepaling niet van toepassing is op een „defensief” merk dat enkel is ingeschreven om de omvang van de bescherming van een ander ingeschreven merk, dat is ingeschreven in de vorm waarin het wordt gebruikt, te verzekeren of uit te breiden.
Gestelde vragen:
1. Moet artikel 10, leden 1 en 2, sub a, van richtlijn 89/104/EEG in die zin worden uitgelegd dat dit voorschrift stelselmatig en algemeen in weg staat aan een nationale regeling op grond waarvan moet worden aangenomen dat er ook sprake is van gebruik van een merk (merk 1) wanneer het merk (merk 1) wordt gebruikt in een afwijkende vorm zonder dat de afwijkingen het onderscheidend vermogen van het merk (merk 1) wijzigen, en wanneer het merk in de vorm waarin het wordt gebruikt, eveneens is ingeschreven (merk 2)?
Indien vraag 1 ontkennend wordt beantwoord,
2. Is het hierboven onder 1 bedoelde nationale voorschrift verenigbaar met richtlijn 89/104/EEG, wanneer het nationale voorschrift in die zin beperkend wordt uitgelegd dat het niet wordt toegepast op een merk (merk 1) dat enkel is ingeschreven om de omvang van de bescherming van een ander ingeschreven merk (merk 2), dat is ingeschreven in de vorm waarin het wordt gebruikt, te verzekeren of uit te breiden?Indien vraag 1 bevestigend of vraag 2 ontkennend wordt beantwoord:
a) Is er dan geen sprake van gebruik van een ingeschreven merk (merk 1) in de zin van artikel 10, leden 1 en 2, sub a, van richtlijn 89/104/EEG,
aa) wanneer de merkhouder de vorm van een teken gebruikt die van de inschrijving van het merk (merk 1) en van een tweede merk (merk 2) van de merkhouder alleen op onderdelen afwijkt, zonder dat door de afwijkingen het onderscheidend vermogen van de merken (merk 1 en merk 2) wordt gewijzigd;
bb) wanneer de merkhouder twee vormen van tekens gebruikt waarvan geen van beide overeenkomt met het ingeschreven merk (merk 1), maar waarvan een vorm waarin het teken wordt gebruikt (vorm 1) overeenkomt met een ander ingeschreven merk (merk 2) van de merkhouder, en de tweede vorm waarin de merkhouder het teken gebruikt (vorm 2) op onderdelen afwijkt van de beide ingeschreven merken (merk 1 en merk 2), zonder dat door de afwijkingen het onderscheidend vermogen van de merken wordt gewijzigd, en wanneer deze vorm van het teken (vorm 2) grotere gelijkenis vertoont met het andere merk (merk 2) van de merkhouder?
b) Mag een rechterlijke instantie van een lidstaat een met een bepaling van een richtlijn (hier: artikel 10, leden 1 en 2, sub a, van richtlijn 89/104/EEG) strijdig nationaal voorschrift (hier: § 26, lid 3, tweede alinea, Markengesetz) toepassen in gevallen waarin over de feiten reeds definitief was beslist vóór een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie waaruit voor het eerst aanknopingspunten voor de onverenigbaarheid van het voorschrift van de lidstaat met de bepaling van de richtlijn konden worden afgeleid (in casu arrest van 13 september 2007, Il Ponte Finanziaria/BHIM [BAINBRIDGE], C-234/06, Jurispr. blz. I-7333), indien de nationale rechterlijke instantie het vertrouwen van een van de aan de gerechtelijke procedure deelnemende personen in de juridische bestendigheid van zijn grondwettelijk beschermde positie belangrijker acht dan het belang bij omzetting van een voorschrift van de richtlijn?
Op andere blogs:
IPKat (Family of trade marks, defensive strategies and genuine use: CJEU speaks out in Rintisch)
IPKat (Lean and mean: CJEU trims fat off Rintisch reference)
