Merkenrecht. We beperken ons tot een wekelijks overzicht van de (voortgezette oppositie)beslissingen van het Gerecht EU. Ditmaal over:

(A) MISS H. en MISS B. identificeren twee verschillende personen [jongedames/ schoonheidskoninginnen]
(B) Betekenis van CLIMA COMFORT bij het publiek en obiter dictum inzake technische uitleg

Gerecht EU 17 oktober 2012, zaak T-485/10 (MIP Metro / OHMI - J. C. Ribeiro (MISS B))

(A) Gemeenschapsmerk – Beroep door de houder van het nationale en internationale woord- en beeldmerk „Miss H.” voor waren van de klassen 3, 6, 8, 9, 14, 16, 18, 20, 24, 25 en 26 ingesteld en strekkende tot vernietiging van beslissing R 1526/20091 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 5 augustus 2010 houdende vernietiging van de weigering van de oppositieafdeling om het woordmerk „MISS B” in te schrijven voor de waren van de klassen 14, 16, 18, 21, 25 en 28 in het kader van de door verzoekster ingestelde oppositie.

Het beroep wordt afgewezen, de term "miss" wordt door de gemiddelde consument begrepen als referentie naar één of meerdere jongedames of schoonheidskoninginnen [reines de beauté]. Het Gerecht oordeelt door de merken visuele en fonetische verschillen zijn tussen de merken, er is sprake van enige betekenis conceptueel, echter daardoor is er nog geen sprake van verwarringsgevaar. Ook op DirkzwagerIEIT.

30 En l’espèce, l’élément verbal « miss » est un terme anglais qui sera compris par le consommateur moyen dans le territoire pertinent comme faisant référence à une ou plusieurs jeunes femmes ou reines de beauté.

43 S’agissant, en troisième lieu, de la comparaison sur le plan conceptuel, il y a lieu de constater que, eu égard au point 30 ci-dessus, les marques en conflit désignent deux jeunes femmes ou reines de beauté dont l’identité est uniquement suggérée. Ainsi que l’a constaté à juste titre la chambre de recours au point 23 de la décision attaquée, ces marques identifient deux personnes différentes [red. de merken identificeren twee verschillende personen]. Toutefois, les personnes auxquelles il est fait allusion portent le même titre et seule la première lettre de leur nom ou de leur prénom permet de les distinguer. Par ailleurs, l’élément verbal commun « miss » évoque des caractéristiques partagées par ces deux personnes. Dans ces conditions, contrairement à ce que la chambre de recours a constaté au point 25 de la décision attaquée, il existe un certain degré de similitude conceptuelle entre les marques en conflit.

Gerecht EU 16 oktober 2012, zaak T-371/11 (Monier Roofing Components / OHMI (CLIMA COMFORT))

(C) Gemeenschapsmerk – Vernietiging van beslissing R 2026/2010- van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 28 april 2011 houdende verwerping van het beroep tegen de weigering van de onderzoeker om het woordmerk „CLIMA COMFORT” in te schrijven voor waren van klasse 17. Ook op Class46. De klacht wordt afgewezen, omdat zij niet overtuigend uitlegd - ondanks verwijzingen naar meerdere uitspraken - waarom in haar ogen het in aanmerking komend publiek niet de betekenis en de omvang van de uitdrukking "clima comfort" voor isolatiemateriaal zal begrijpen. Het obiter dictum ["darüber hinaus"] uit de aangevochten beslissing wijst ook uitleg op technische aspecten af en kan niet leiden tot vernietiging van die beslissing.

41 Die Klägerin erläutert jedoch nicht, weshalb ihrer Ansicht nach die maßgeblichen Verkehrskreise nicht in der Lage sein sollen, die Bedeutung und den Umfang des Ausdrucks „clima comfort“ in Bezug auf Wärmedämmplatten und Isoliermaterial zu begreifen.

52 Wie oben in Randnr. 25 ausgeführt, hat die Beschwerdekammer ihre Prüfung nämlich nicht auf die Feststellung gestützt, dass die in Rede stehenden Waren fähig wären, die Luftfeuchtigkeit zu regulieren. Wie die Verwendung des Ausdrucks „darüber hinaus“ im letzten Satz von Randnr. 17 der angefochtenen Entscheidung zeigt, stellt diese Feststellung nur eine zusätzliche Erwägung gegenüber der maßgeblichen Beschreibung der technischen Merkmale dar, die im ersten Satz dieser Randnummer vorgenommen wird und nach der die in Rede stehenden Waren dazu „beitragen“, ein behagliches, angenehmes Raumklima zu schaffen.

53 Da die Beschwerdekammer bei ihrer maßgeblichen Prüfung der technischen Eigenschaften der in Rede stehenden Waren keinen Beurteilungsfehler begangen hat, kann der Umstand, dass die Klägerin zu einer zusätzlichen technischen Erwägung nicht gehört wurde, nicht zur Aufhebung dieser Entscheidung führen.

Rechtbank van eerste aanleg te Gent 11 oktober 2012, zaaknr.: AR: 12/620/C (Pieter Aspe en tweede eiser tegen politieke organisatie Groen Dwars)

Uitspraak ingezonden door Yves Vandendriessche, Crivits & Persyn.

Auteursrecht. Parodie. De omstreden verkiezingscampagnefolder betreft de afbeelding van misdaadauteur Pieter Aspe in spiegelbeeld afgedrukt en bewerkt met een koffer waarop "geen idee" staat. Het portretrecht is geschonden van eerste eiser en de auteursrechten zijn geschonden van de tweede eiser: de fotograaf. De eisers vorderen de staking ervan. GroenDwars beroept zich op het recht op de uitzonderingen van de parodie of karikatuur. 

De rechter bespreekt uitgebreid dit parodie-verweer, maar gaat hierin niet mee. De vorderingen worden toegewezen. De inbreuken op het auteurs- en portretrecht dienen Groendwars te staken en gestaakt te houden, onder verbeurte van een dwangsom van 5.000 euro per inbreuk per dag.

Auteursrechtinbreuk
(...) Om van die uitzondering te kunnen genieten. dienen een aantal cumulatieve voorwaarden, die de rechtspraak heeft ontwikkeld, vervuld te zijn.Die voorwaarden zijn:

1) Een parodie moet zelf een origineel werk zijn;
2) De parodie moet een ironisch of humoristisch karakter hebben;
3) De parodie moet ene element van kritiek op het originele werk bevatten of moet enig contrast met het originele werk oproepen;
4) De parodie mag niet meer vormelementen overnemen uit het originele werk dan strikt noodzakelijk is om de parodie te creëren;
5) De parodie mag niet aanleiding geven tot verwarring met het oorspronkelijke werk;

(...) De eerste en de vijfde voorwaarden zijn in casu niet vervuld.

(...) Immers bestaat tussen de originele foto en de slaafse copie (alleen in spiegelbeeld afgedrukt) ervan (eerste voorwaarde is niet vervuld) in de campagnefolder van verweerders, wel mogelijkheid van verwarring (vijfde voorwaarde is niet vervuld.

Portretrecht inbreuk:
3. (...) In zoverre verweerders menen zich op de parodie of de karikatuur te kunnen beroepen, dient te worden gesteld dat zulks ontercht is, nu die slechts uitzonderingen zouden kunnen uitmaken op het auteursrecht, doch niet op het portretrecht van eerste eiser (J. CORBET, Auteursrecht, APR, 19992, nr. 190 e.v.).

Elkeen heeft het recht zich te verzetten tegen het gebruik van zijn afbeelding wanneer een persoonlijke levenssfeer erdoor wordt geschonden. Daartoe volstaat, zoals in casu het geval is, een identificatie met instellingen of overtuigingen die strijdig zijn met de eigen levensopvatting(J. CORBET, Auteursrecht, APR, 1992, nr. 199 e.v.).

Merkenrecht. We beperken ons tot een wekelijks overzicht van de (voortgezette oppositie)beslissingen van het Gerecht EU. Ditmaal over:

(A) Visuele gelijkenis is van belang voor supermarkt producten
(B) woordelement 'Doughnuts' niet altijd beschrijvend bij relevant publiek
(C) verwarringsgevaar ten onrechte ontkend (STAR SNACKS vs star foods)

Gerecht EU 9 oktober 2012, zaak T-366/11 (Bial-Portela / OHMI - Isdin (ZEBEXIR))

(A) Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de houder van het gemeenschapswoordmerk „ZEBINIX”, voor waren en diensten van de klassen 3, 5 en 42, strekkende tot vernietiging van beslissing R 1212/20091 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 6 april 2011, waarbij is verworpen het beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling houdende afwijzing van de oppositie van verzoekster tegen de aanvraag voor inschrijving van het woordmerk „ZEBEXIR”, voor waren van de klassen 3 en 5. De voorziening wordt toegewezen, de beslissing wordt vernietigd. In tegenstelling tot wat de Board of appeal meent, is de visuele gelijkenis van de tekens gemiddeld overeenstemmend. Aangezien de producten in supermarkten staan en door consumenten worden gekozen op basis van visueel onderzoek van de verpakking. Dat betekent dat de visuele gelijkenis van de tekens van bijzonder belang is. Er is verwarringsgevaar. Ook op IPKat.

39 In the present case, the Board of Appeal found that, despite the common elements of the marks, their phonetic and visual differences were sufficiently relevant to exclude any likelihood of confusion, even for identical goods.

40 However, contrary to what the Board of Appeal found, the signs at issue have an average degree of similarity, particularly visually. In that respect, account must also be taken of the fact that the goods in Class 3 and a large proportion of the goods in Class 5 (namely food for babies, materials for dressings, disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides), designated by the marks at issue, are normally marketed on display in supermarkets and therefore chosen by the consumers after a visual examination of their packaging, which means that the visual similarity of the signs is especially important. It must therefore be found that there is a likelihood of confusion between the mark applied for and the earlier mark.

Gerecht EU 10 oktober 2012, zaak T-569/10 (Bimbo / OHMI - Panrico (BIMBO DOUGHNUTS))

 (B) Gemeenschapsmerk – Beroep door de aanvrager van het woordmerk „BIMBO DOUGHNUTS” voor waren van klasse 30 ingesteld en strekkende tot vernietiging van beslissing R 838/20094 van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 7 oktober 2010 houdende verwerping van het beroep tegen de weigering van de oppositieafdeling om dit merk in te schrijven in het kader van de oppositie die is ingesteld door de houder van de internationale en nationale woordmerken „DONUT”, „DOGHNUTS” en „DONUTS” en van de internationale en nationale beeldmerken bevattende het woordbestanddeel „donuts”, voor waren van klasse 30. Afgewezen, doughnuts is niet beschrijvend voor het publiek dat de Engelse taal niet beheerst. Ook op IPKat.

97 In this case, the’doughnuts’ element, which is almost identical to the earlier trade mark, has an independent distinctive role in the mark applied for. Indeed, contrary to what is claimed by the applicant, that element is not devoid of distinctive character but on the contrary has average distinctive character for the part of the relevant public which is not familiar with English. Furthermore, since the’doughnuts’ element is wholly meaningless for that consumer, the mark applied for, BIMBO DOUGHNUTS, does not form a unitary whole or a logical unit on its own in which the ‘doughnuts’ element would be merged. The part of the relevant public which is not familiar with English will not be able to understand the sign at issue as meaning that the goods concerned are doughnuts produced by the undertaking Bimbo or by the proprietor of the trade mark BIMBO.

98 There is no relevance in this case in the applicant’s argument that, when the mark whose registration is sought is formed of several elements, one of which is descriptive and identical or similar to an earlier mark, the Court has always decided that registration should be granted. In fact, the ‘doughnuts’ element is not considered descriptive by the part of the relevant public which is not familiar with English.

Gerecht EU 10 oktober 2012, zaak T-333-11 (Wessang / OHMI - Greinwald (star foods))

(C) Gemeenschapsmerk – Beroep tot vernietiging, ingesteld door de houder van de communautaire beeld- en woordmerken „STAR SNACKS” voor waren van de klassen 29, 30 en 31, tegen beslissing R 1837/20104 van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 15 april 2011, houdende afwijzing voor de tweede keer van verzoeksters oppositie tegen de aanvraag tot inschrijving van het beeldmerk „star foods” voor waren van de klassen 29, 30 en 32, na de vernietiging van de oorspronkelijke beslissing tot afwijzing van de oppositie door de vierde kamer van beroep bij het arrest van het Gerecht van 11 mei 2010 in zaak T492/08, Wessang/BHIM - Greinwald (star foods). De beslissing van het OHIM wordt vernietigd, omdat het verwarringsgevaar met betrekking tot de waren en diensten (met uitzondering van Bier) ten onrechte ontkend werd (art. 8 lid 1 onder b Vo. 207/2009). Ook op Marques.

35 Hinsichtlich der in der Anmeldung beanspruchten „Biere“ der Klasse 32 ergibt sich vorstehend aus Randnr. 25, dass das Gericht bereits entschieden hat, dass sie mit den von der älteren Marke erfassten Waren der Klassen 29 und 30 keine Ähnlichkeit aufweisen. Somit ist die Beschwerdekammer zutreffend zu dem Schluss gekommen, dass der Widerspruch zurückzuweisen sei, soweit er die „Biere“ betreffe.

36 Da die übrigen angemeldeten Waren und die von der älteren Marke erfassten Waren identisch oder ähnlich und die beiden Marken einander insgesamt ähnlich sind, ist nicht auszuschließen, dass die maßgeblichen Verkehrskreise trotz der nur durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der älteren Marke glauben könnten, dass die betreffenden Waren aus demselben Unternehmen oder aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen.

37 Nach alledem hat die Beschwerdekammer die Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 für die betreffenden Waren – mit Ausnahme von „Bieren“ der Klasse 32 – zu Unrecht verneint.

Conclusie A-G Verkade HR 5 oktober 2012, nr. 11/04114 (Hauck GmbH & Co. KG tegen Stokke c.s.)

Hauck Alpha

Stokke

Conclusie (van 96 pagina's) ingezonden door Tobias Cohen Jehoram en Vivien Rörsch, De Brauw Blackstone Westbroek.

Auteursrecht. Merkenrecht. Met de volgende leeswijzer: De conclusies in de zaken rolnrs. 11/00447, 11/02739 en 11/04114 zijn de nrs. 4.1 - 4.40 identiek, behoudens toespitsingen op elke afzonderlijke zaak in de nrs. 4.24 en 4.30 (en 4.1.3 alléén in 11/04114). Aan het Hof van Justitie van de EU zouden een zevental vragen van uitleg kunnen worden voorgelegd.

Inhoudsopgave:
1. Inleiding (nrs. 1.1 - 1.6)
2. Feiten (nrs. 2.1 - 2.8)
3. Procesverloop (incl. weergave van overwegingen van het hof)(nrs. 3.1. - 3.10)
4. Auteursrechtelijk en merkenrechtelijk kader
4.A. nationaal auteursrechtelijk kader (nrs. 4.1.1 - 4.40)
4.A.a. De 'werktoets': algemeen
4.A.b. De 'werktoets' toegespitst op objecten in de zin van art. 10 lid 1 onder 11¤ Aw
4.A.c. Het inbreukcriterium: algemeen
4.A.d. Het inbreukcriterium toegespitst op objecten van art. 10 lid 1 onder 11¤ Aw
4.A.e. Wissenwerking tussen voldoening aan werktoets en inbreukcriterium
4.A.f. Taakverdeling cassatierechter / feitenrecht
4.A.g. Synthese van het voorafgaande
4.B. Unierecht
4.B.a. Uitgangspunten bezien vanuit Unie-regelgeving
4.B.b. Enige rechtspraak van het HvJEU
4.C. Merkenrechtelijk kader (nrs. 4.41 - 4.55)
5. Bespreking van de cassatiemiddelen
5.A. Principaal cassatieberoep van Hauck (nrs. 5.1.1 - 5.25.2)
5.B. Incidenteel cassatieberoep van Stokke c.s. (nrs. 5.26 - 5. 67)
6. Vragen van uitleg
7. Conclusie

Aan het Hof van Justitie van de EU zouden de volgende vragen van uitleg kunnen worden voorgelegd:

1. Gaat het bij de weigerings- of nietigheidsgrond van art. 3 lid 1 aanheft en onder e (i) van de Richtlijn 89/104, zoals gecodificeerd in Richtlijn 2008/95, te weten dat (vorm)merken niet uitsluitend mogen bestaan uit een vorm die door de aard van de waar bepaald wordt, om:
(a) een vorm die voor de functie van de waar onontbeerlijk is, waarbij onontbeerlijk verstaan moet worden als: afwezigheid van een (realistisch) alternatief?; of is daarvan reeds sprake
(b) in geval van een of meer (wezenlijke) gebruikskenmerken van een waar, waarnaar de consument mogelijkerwijs in de waren van concurrenten zoekt;
of
(c) geldt een nog andere uitleg?

2.Voor zover het antwoord op vraag 1 geheel of gedeeltelijk zou blijken samen te vallen met het antwoord op vraag 3, in hoeverre zijn de antwoorden op de vragen 4 t/m 6 van belang voor de (nadere) uitleg van de in vraag 1 bedoelde uitsluitingsgrond?

3. Gaat het bij de weigerings- of nietigheidsgrond van art. 3 lid 1, aanhef en onder e (iii) van de Richtlijn 89/104, zoals gecodificeerd in Richtlijn 2008/95, te weten dat (vorm)merken niet uitsluitend mogen bestaan uit een vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft, om het motief (of motieven) voor de aankoopbeslissing voor het in aanmerking komende publiek.

4. Is van een vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft in de zin van even bedoeld voorschrift:
(a) slechts sprake indien die vorm moet worden aangemerkt als de voornaamste, of overheersende waarde in vergelijking tot andere waarden (zoals bij kinderstoelen het geval kan worden geacht met eigenschappen als: veilig, degelijk, duurzaam, comfortabel en deugdelijk, en (daarom pedagogisch en ergonomisch verantwoord), of
(b) kan daarvan ook sprake zijn, indien naast die voornaamste, of overheersende waarde in vergelijking tot andere waarden, eveneens als wezenlijk aan te merken waarden van die waar bestaan (zoals bij kinderstoelen het geval kan worden geacht met : het design (esthetische aantrekkelijkheidswaarde, aantrekkelijk uiterlijk, fraaie vormgeving e.d.))?

5. Is voor de beantwoording van vraag 4 beslissend de opvatting van de meerderheid van het in aanmerking komende publiek, of kan de rechter oordelen dat reeds de opvatting van een deel van het publiek volstaat om de betrokken waarde al "wezenlijk" in de zin van voormelde bepaling aan te merken?

6. Indien het antwoord of vraag 5 luidt in laatstbedoelde zin, welke eis dient dan aan de omvang van het betrokken deel van het publiek te worden gesteld?

7. Laat het systeem van art. 3 lid 1, aanhef en onder e van de Richtlijn 89/104, zoals gecodificeerd in Richtlijn 2008/95, toe dat de bevoegde instantie, gelet op die ratio van art. 3 lid 1 sub e MRI en het daarin nagestreefde algemeen belang, kan oordelen dat de gedeeltelijke voldoening aan telkens een meerdere sub criteria tóch kan resulteren in uitsluiting van merkenrechtelijke beschermbaarheid van de als merk geclaimde vorm?

Conclusie
Mijn conclusie strekt ertoe dat de Hoge Raad, alvorens verder te beslissen, het Hof van Justitie van de Europese Unie zal verzoeken over vragen van uitleg van Richtlijn 89/104/EEG (geconsolideerde versie: 2008/95/EG) als bedoeld in par. 6 van deze conclusie uitspraak te doen, en het geding zal schorsen totdat het Hof van Justitie naar aanleiding van dat verzoek uitspraak zal hebben gedaan.

Op andere blogs:
NautaDutilh (Dutch Supreme Court expected to refer further questions regarding shape marks to CJEU)

Merkenrecht. We beperken ons tot een wekelijks overzicht van de oppositiebeslissingen van het Gerecht EU. Ditmaal over:

A. Een merkaanvraag waarbij een klasse (inmiddels) is aanvaard (Tequila matador)
B. Een co-existentie die een merk niet afzwakt (CLEAR FOCUS vs FOCUS)

Gerecht EU 3 oktober 2012, zaak T-584/10 (Yilmaz tegen OHMI - Tequila Cuervo (TEQUILA MATADOR HECHO EN MEXICO))

(A) Gemeenschapsmerk – Beroep door de houder van het internationale en nationale woordmerk Gemeenschapsmerk – Beroep door de houder van het internationale en nationale woordmerk „MATADOR” voor waren van klasse 32 ingesteld en strekkende tot vernietiging van beslissing R 1162/20092 van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 13 oktober 2010 houdende vernietiging van de weigering van de oppositieafdeling om het beeldmerk met het woordelement „TEQUILA MATADOR HECHO EN MEXICO” in te schrijven voor waren van de klassen 32 en 33 in het kader van de door verzoekster ingestelde oppositie.

Op het beroep behoeft niet te worden beslist voor zover het strekt tot nietigverklaring van de beslissing van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 13 oktober 2010 (zaak R 1162/2009‑2), aangezien daarbij inschrijving van het aangevraagde merk voor „alcoholhoudende dranken” is aanvaard. Het beroep wordt aldus verworpen. Ook op IPKat.

Gerecht EU 3 oktober 2012, zaak T-204/10 (Lancôme / OHMI - Focus Magazin Verlag (COLOR FOCUS))

(B) Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de houder van het woordmerk „COLOR FOCUS” voor waren van klasse 3 en strekkende tot vernietiging van beslissing R 238/20092 van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 11 februari 2010 houdende verwerping van het beroep tegen de beslissing van de nietigheidsafdeling tot toewijzing van de vordering tot nietigverklaring van dit merk, ingesteld door de houder van het gemeenschapswoordmerk „FOCUS” voor waren van klasse 3. Het beroep wordt afgewezen, niet is bewezen dat de co-existentie van de merken het onderscheidend vermogen van FOCUS heeft afgezwakt.

50      However, since it shows only that those marks are registered, that table, the only evidence in support of the applicant’s claim, does not constitute evidence of the use of those marks, as the applicant admitted before the Board of Appeal and in the present action, at paragraph 24 of the application, and as the Board of Appeal rightly found at paragraph 20 of the contested decision. Furthermore, that table does not show their coexistence on the market or that there is no likelihood of confusion between those marks.

51      In those circumstances, the view must be taken that the applicant did not show that, in accordance with the case-law cited at paragraph 46 above, the marks at issue coexisted on the market without a likelihood of confusion between them or, furthermore, that such a coexistence weakened the distinctive character of the mark FOCUS.

52      Therefore, the Board of Appeal’s assessment relating to the distinctive character of the earlier mark FOCUS must be upheld.

HvJ EG 30 september 2010, zaak C-581/08 (EMI tegen her Majesty's Revenue & customs)

Prejudiciële vragen gesteld door het VAT and Duties Tribunal, London Tribunal Centre, Verenigd Koninkrijk.

Als randvermelding, samenvatting van Hanneke van Lith, Masterstudent IViR. Artikel 5, lid 6, tweede volzin Zesde btw-richtlijn. Begrip ‚monster’ en 'geschenken van geringe waarde’. Muziekopnamen die gratis worden verstrekt voor promotiedoeleinden.

Het geding is het gevolg van het verzoek van EMI om teruggaaf van btw en de haar opgelegde btw-aanslag, met betrekking tot het weggeven van gratis muziekopnames met als doel nieuwe muziekreleases te promoten. Met de prejudiciële vragen wordt om uitleg van artikel 5, lid 6, (tweede volzin) van de Zesde Richtlijn (77/388/EEG) gevraagd, welke luidt als volgt:

„Met een levering onder bezwarende titel wordt gelijkgesteld het door een belastingplichtige aan zijn bedrijf onttrekken van een goed voor eigen privédoeleinden of voor privédoeleinden van zijn personeel, of dat hij om niet verstrekt of, meer in het algemeen, voor andere dan bedrijfsdoeleinden bestemt, ingeval met betrekking tot dat goed of de bestanddelen daarvan recht op volledige of gedeeltelijke aftrek van de [btw] is ontstaan. Onttrekkingen van goederen om voor bedrijfsdoeleinden te dienen als geschenken van geringe waarde of als monster, worden niet als zodanig beschouwd.”

Als onderdeel van haar promotiestrategie verstrekt EMI gratis muziekopnames aan verscheidene, invloedrijke personen en muziekpromotors binnen de entertainmentindustrie. Het Hof erkent dat het weggeven van muziekopnames op een dergelijke manier een belangrijk doch noodzakelijk middel is ter promotie van nieuwe muziekreleases. De uitzondering van artikel 5, lid 6, tweede volzin van de Richtlijn is hierbij in beginsel dus van toepassing.

31        Inzonderheid op het gebied van artistieke producten is het verstrekken van gratis    exemplaren van nieuwe werken aan een tussenpersoon die tot taak heeft de kwaliteit daarvan kritisch te beoordelen en die dus invloed kan uitoefenen op de mate waarin het product op de markt ingang vindt, zoals een journalist of een presentator van een radioprogramma, het uitvloeisel van een promotiemethode waarbij het gebruik van het monster een gevolg is dat inherent is aan het promotie- en beoordelingsproces.
(…)
33    Ook al zou de verstrekking van één specimen kunnen volstaan voor de beoordeling van   een goed, in dit verband kan het verstrekken van meerdere specimina als monster in beginsel niet uitgesloten worden geacht van de werkingssfeer van de in artikel 5, lid 6, tweede volzin, van de Zesde richtlijn geformuleerde uitzondering inzake monster, nu de hoeveelheid monsters die een belastingplichtige aan dezelfde ontvanger, te weten in casu een tussenpersoon, kan verstrekken afhankelijk is van de aard van het vertegenwoordigde product en van het gebruik dat de ontvanger daarvan moet maken.
34    In sommige gevallen kan het verstrekken van meerdere of zelfs van een aanzienlijke hoeveelheid specimina van hetzelfde product aan een bepaalde ontvanger immers noodzakelijk zijn om te beantwoorden aan de doelstellingen die met het verstrekken van monsters worden nagestreefd.
35          Wanneer het muziekopnames betreft, kan het derhalve voor de kritische beoordeling en voor de promotie van een cd noodzakelijk zijn dat grote aantallen exemplaren van die cd aan tussenpersonen worden verstrekt opdat deze die vervolgens kunnen doorgeven aan personen die gericht zijn uitgezocht op basis van hun capaciteit om de verkoop van een muziekopname te promoten.

Met samenvatting van Hanneke van Lith.

Merkenrecht. We beperken ons tot een wekelijks overzicht van de oppositiebeslissingen van het Gerecht EU. Ditmaal over:

(A) complementaire en niet soortgelijke waren: El Lancero tegen LE LANCIER
(B) Verhoogd risico op meeliften met ouder merk door familie van merkrechten: CITIGATE tegen CITI.
(C) Er zijn geen fouten gemaakt in de beoordeling (o.a. bekend merk): TUZZI tegen EMIDIO TUCCI.
(D) gedeeltelijke vernietiging vanwege geen bewijs normaal gebruik voor brillen, juwelen en toiletpapier: EMILIO PUCCI tegen EMIDIO TUCCI.
(E) Normaal gebruik wel aangetoond: EMIDIO TUCCI tegen EMILIO PUCCI
(F) Merken zijn verschillend: EMIDIO TUCCI tegen PUCCI

Gerecht EU 26 september 2012, zaak T-265/09 (Serrano Aranda / OHMI - Burg Groep (LE LANCIER))

(A) Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de houder van de nationale woord- en beeldmerken die het woordelement „EL LANCERO” bevatten voor waren van de klassen 29, 30 en 31, en strekkende tot vernietiging van beslissing R 366/2008-1 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 27 maart 2009 houdende verwerping van het beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling tot afwijzing van de oppositie ingesteld door verzoeker tegen de aanvraag tot inschrijving van het woordmerk „LE LANCIER” voor waren en diensten van de klassen 29 en 30. De voorziening wordt afgewezen.

40 Met betrekking tot het argument dat de distributie van de door de conflicterende merken aangeduide waren verloopt via dezelfde verkooppunten, inzonderheid supermarkten, is reeds geoordeeld dat het feit dat twee categorieën waren in dezelfde handelszaken, zoals warenhuizen of supermarkten, kunnen worden verkocht, niet erg relevant is, aangezien in deze verkooppunten zeer verscheiden waren te koop worden aangeboden, zonder dat de consument deze waren automatisch dezelfde herkomst toekent [zie in die zin arrest Gerecht van 13 december 2004, El Corte Inglés/BHIM – Pucci (EMILIO PUCCI), T‑8/03, Jurispr. blz. II‑4297, punt 43]. Zoals het BHIM aanvoert, betekent de verkoop in een supermarkt bovendien niet noodzakelijk dat de waren precies naast elkaar worden verkocht. Aangezien verzoeker het Gerecht niet meer beoordelingselementen heeft bezorgd, dient te worden geoordeeld dat de verkoop van de door de conflicterende merken aangeduide waren zal plaatsvinden in distributieruimtes met een zekere geografische nabijheid zonder dat daaruit uit het oogpunt van de consument een duidelijke complementariteit tussen de door de betrokken merken aangeduide waren voortvloeit. Verzoekers argument betreffende de verkoopwijze van de door de conflicterende merken aangeduide waren moet dus ook ongegrond worden verklaard.

41 In deze omstandigheden dient te worden geoordeeld dat, gelet op het bestaan van een zekere mate van complementariteit tussen de door de conflicterende merken aangeduide waren, sprake is van een geringe soortgelijkheid van deze waren in de zin van verordening nr. 207/2009.

76 Rekening houdend met zowel de geringe soortgelijkheid van de waren (zie punt 69 supra) als de geringe overeenstemming van de conflicterende merken (zie punt 41 supra), dient in casu in navolging van de kamer van beroep te worden geoordeeld dat er geen verwarringsgevaar bestaat.

Gerecht EU 26 september 2012, zaak T-301/09 (IG Communications / OHMI - Citigroup en Citibank (CITIGATE))

(B) Gemeenschapsmerk – Beroep door de aanvrager van het woordmerk „CITIGATE” voor waren en diensten van de klassen 9, 16, 35 en 42 ingesteld en strekkende tot vernietiging van beslissing R 821/2005–1 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 30 april 2009 houdende vernietiging van de afwijzing door de oppositieafdeling van de oppositie ingesteld door de houder en aanvrager van de nationale en communautaire woord en beeldmerken met de term „CITI” voor waren en diensten van de klassen 9, 16, 35, 36 en 42. De voorziening wordt afgewezen.

122 Therefore, as observed correctly by the Board of Appeal, there is a risk that the mark applied for will take advantage of the aura attaching to the CITIBANK mark on account of its reputation and that, lastly, the relevant section of the public might decide to use the applicant’s services in the belief that the mark in question is linked to the well-known mark CITIBANK. That risk is, moreover, increased because there is a family of CITI trade marks (see, to that effect, CITI, paragraph 83).

Gerecht EU 27 september 2012, zaak T-535/08 (Tuzzi fashion / OHMI - El Corte Inglés (Emidio Tucci))

(C) Gemeenschapsmerk – Beroep door de houder van het internationale en nationale woordmerk „TUZZI”, alsmede van de nationale firmanaam „TUZZI FASHION GMBH”, voor waren van klasse 25 [red. kleding] ingesteld en strekkende tot vernietiging van beslissing R 1561/2007-2 van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 23 september 2008 houdende verwerping van het beroep tegen de afwijzing door de oppositieafdeling van de oppositie ingesteld door verzoekster tegen de aanvraag tot inschrijving van het beeldmerk „Emidio Tucci” voor waren van klasse 25. De voorziening wordt afgewezen. Ook op IPKat, Marques (part I), (part II).

85 Le fait que la chambre de recours ne se soit pas explicitement prononcée sur les éléments de preuve présentés par la requérante afin d’établir le caractère distinctif accru des marques antérieures n’entache pas la motivation de la décision attaquée. En effet, au point 30 de la décision attaquée, la chambre de recours a souligné que, « même si l’opposante avait prouvé qu’il existait un caractère distinctif prononcé en raison d’une utilisation intensive, le résultat de la comparaison des signes [… était] suffisant pour exclure tout risque de confusion ». La motivation de la décision attaquée indique que, nonobstant lesdits éléments de preuve, les conditions pour apprécier l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit ne sont pas réunies et permet, donc, de connaître les raisons pour lesquelles la chambre de recours a exclu l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit (voir, en ce sens, arrêt OFTAL CUSI, point 80 supra, point 53).
86 En outre, dans la mesure où les allégations de la requérante concernant le caractère distinctif accru des marques antérieures ont été examinées par la chambre de recours et, par la suite, écartées, la requérante ne peut pas non plus prétendre que la chambre de recours a commis une violation de son droit d’être entendue.
87 Dès lors, il convient de rejeter cet argument comme non fondé.

Gerecht EU 27 september 2012, zaak T-357/09 (Pucci International / OHMI - El Corte Inglés (Emidio Tucci))

(D) Gemeenschapsmerk – Beroep door de houder van de communautaire en nationale woord en beeldmerken „EMILIO PUCCI” voor waren van de klassen 9, 12, 14, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 33 en 34 ingesteld en strekkende tot vernietiging van de beslissing van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 18 juni 2009 in de gevoegde zaken R 770/20082 en R 826/20082 houdende gedeeltelijke verwerping van het beroep tegen de gedeeltelijke afwijzing door de oppositieafdeling van de oppositie ingesteld door verzoekster tegen de aanvraag tot inschrijving van het beeldmerk „Emidio Tucci” voor waren en diensten van de klassen 1-45. De beslissing wordt vernietigd op de eerste plaats vanwege het ontbreken van bewijs van normaal gebruik van het merk voor brillen en op de tweede plaats, met toepassing van artikel 8 lid 5 reglement 207/2009, voor de volgende waren: brillen, juwelen en toiletpapier. Ook op IPKat, Marques (part I), (part II).

27 La division d’opposition a considéré que l’usage desdites marques n’était établi que pour les lunettes comprises dans la classe 9, les fauteuils compris dans la classe 20, les vêtements, les chaussures et la chapellerie compris dans la classe 25 et les produits compris dans les classes 18 et 24 couverts par la marque communautaire figurative antérieure, ces produits étant donc ceux pertinents aux fins d’apprécier l’existence d’un risque de confusion. La chambre de recours a confirmé en partie la conclusion de la division d’opposition. Néanmoins, elle a considéré, aux points 82 à 85 de la décision attaquée, que la preuve de l’usage présentée pour les lunettes et les fauteuils n’était pas suffisante aux fins d’établir l’usage sérieux desdites marques sur le marché et, en conséquence, a exclu ces produits de l’appréciation du risque de confusion. Par ailleurs, comme la chambre de recours l’a constaté au point 27 de la décision attaquée, la marque communautaire figurative antérieure couvrant les produits relevant des classes 18 et 24 n’était pas soumise à l’obligation d’usage.

Gerecht EU 27 september 2012, zaak T-373/09 (El Corte Inglés / OHMI - Pucci International (Emidio Tucci))

(E) Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de aanvrager van het beeldmerk „Emidio Tucci” voor waren van de klassen 1 tot en met 45, en strekkende tot vernietiging van beslissingen R 770/2008-2 en R 826/2008-2 van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 18 juni 2009 houdende gedeeltelijke verwerping van de beroepen tegen de beslissing van de oppositieafdeling tot gedeeltelijke weigering van de inschrijving van dit merk in het kader van de oppositie ingesteld door de houder van de communautaire en nationale woord en beeldmerken „Emilio Pucci” voor waren en diensten van de klassen 3, 9, 12, 14, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 33 en 34. De voorziening wordt afgewezen, omdat normaal gebruik wel is aangetoond. Ook op IPKat, Marques (part I), (part II).

57 Dans le cadre de l’examen des arguments de la requérante, il convient, tout d’abord, d’examiner les questions liées à la preuve de la renommée de la marque italienne de 1966, mentionnées aux points 36, 37 et 48 ci-dessus. À cet égard, il convient de rappeler que, comme il ressort du point 30 ci-dessus et comme l’a fait valoir la chambre de recours au point 68 de la décision attaquée, l’intervenante a réussi à établir à suffisance l’usage de la marque italienne de 1966 pour les vêtements, les chaussures, la chapellerie pour dames et les cravates. La renommée de la marque italienne de 1966 ne peut donc être remise en cause par l’absence d’utilisation de ladite marque sur le marché

Gerecht EU 27 september 2012, zaak T-39/10 (El Corte Inglés / OHMI - Pucci International (PUCCI))

PUCCI

(F) Gemeenschapsmerk – Beroep door de houder van de nationale beeldmerken „Emidio Tucci” voor waren van de klassen 3, 9, 14, 25 en 28 en van het nationale woordmerk „E. Tucci” voor waren van klasse 25 ingesteld en strekkende tot vernietiging van beslissing R 173/2009-1 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 29 oktober 2009 houdende verwerping van de afwijzing door de oppositieafdeling van de oppositie ingesteld door verzoekster tegen de aanvraag tot inschrijving van het woordmerk „PUCCI” voor waren van de klassen 3, 9, 14, 18, 25 en 28. De voorziening wordt afgewezen, omdat de merken verschillend zijn (par 65). Ook op IPKat, Marques (part I), (part II).

94 In the present case, first, it should be pointed out that, in paragraph 36 of the contested decision, the Board of Appeal did not acknowledge the reputation of the earlier mark for the men’s clothing and footwear in Class 25.

95 Secondly, it should be noted, as is clear from paragraph 65 above, that the marks at issue are neither identical nor similar. As the second condition referred to in paragraph 92 above has not been satisfied, this plea must be rejected, without considering whether the applicant provided evidence proving that the use of the mark applied for would take unfair advantage or be detrimental to the reputation of the earlier mark.

Vzr. Rechtbank van koophandel te Brussel 29 juli 2011, A.R. 2011/264 (Red Bull GmbH tegen NV Konings)

Uitspraken zijn ingezonden door Paul Maeyaert en Jeroen Muyldermans, Altius.

Merkenrecht. Uitleg begrip tussenpersoon 2.22 lid 6 BVIE. Red Bull energiedrank wordt wereldwijd gecommercialiseerd onder de merken Red Bull en Bullit. Konings vult blikjes in opdracht van de in het Verenigd Koninkrijk gevestigde Sun Mark met energiedrank die onder het teken BULLET te koop wordt aangeboden. Over het afvullen verwijst de rechtbank de vordering naar de rol in afwachting van C-119/10 (Frisdranken Industrie Winters tegen Red Bull, IEF 10674). De uitvoer moet als inbreukmakend merkgebruik worden beschouwd en het transitverweer gaat niet op. Tussen RED BULL en BULLET en de conceptuele reclame bestaat er geen direct, noch indirect verwarringsgevaar.

37. Uit hetgeen voorafgaat volgt dat, gelet op de identiteit tussen de waren, de quasi-identeit tussen het Bullit Merk en de energiedrank genaamd "BULLET", alsmede het lage aandachtsniveau van de consument er een reëel verwarringsgevaar bestaat in het hoofde van het relevante publiek, in die zin dat het gevaar bestaat dat het publiek zou kunnen menen dat de energiedrank "BULLET" geproduceerd en/of gecommercialisseerd wordt door de onderneming die "BULLIT" produceert dan wel er economisch mee verbonden is.

Vzr. Rechtbank van koophandel te Brussel 26 september 2012, A.R. 2011/264 (Red Bull GmbH tegen NV Konings)

Verwerende partij voert geen verweer tegen de vordering dat zij in haar hoedanigheid als tussenpersoon moet worden beschouwd. De vordering is gestoeld op 2.20.1 BVIE en 2.22.6 BVIE. Afvuldiensten zoals Konings verleent aan Sun Mark zijn te beschouwen als technische voorzieningen die in wezen de merkenrechtelijk inbreuk mogelijk maken en derhalve treedt verwerende partij op als "tussenpersoon".

14. De afvuldiensten die verwerende partij verleent aan Sun mark Ltd. zijn, zoals het Hof van Justitie opmerkt, te beschouwen als technische voorziening die in wezen de merkenrechtelijke inbreuk (en het merkenrechtelijke gebruik zoals uitvoer, verkoop, etc.) in hoofde van de opdrachtgever mogelijk maken. Derhalve treedt verwerende partij op als een "tussenpersoon" om de merkinbreuken in hoofde van haar opdrachtgever te plegen.

15. (...) Een exacte definitie van het begrip tussenpersoon wordt niet opgenomen in de Richtlijn nr. 2004/48. De Tussenpersoon wordt omschreven als de persoon 'wiens diensten door een derde worden gebruik om op een recht van intellectuele eigendom inbreuk te maken', of als de persoon die 'op commerciële schaal diensten die bij inbreukmakende handelingen worden gebruikt, blijkt te verlenen'. Het betreft zowel verleners van de informatiemaatschappij als verleners van fysische diensten ongeacht de aard hiervan.

16. Deze ruime interpretatie brengt met zich mee dat een stakingsbevel kan worden uitgevaardigd tegen tussenpersonen zelfs indien zij zelf geen merkinbreuk plegen en/of zelfs geen teken in het economisch verkeer gebruiken, evenals bij het gemis van een moreel bestanddeel omtrent de vermeende inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van de rechthebbende.

17. Het betreft een autonome rechtsvordering die kan worden ingesteld tegen de tussenpersoon ook wanneer deze schuldig noch aansprakelijk is voor de inbreuk.

18. Naar het oordeel van de rechtbank vervult verwerende partij als afvuller van de inbreukmakende waren een belangrijke rol bij de uitvoer van deze waren uit de Benelux door derden en het in het verkeer brengen ervan door derden in het Verenigd Koninkrijk. In die zin is het afvullen een voorwaarden voor de latere merkinbreuk.

Rechtbank van Koophandel Antwerpen 25 september 2012, A/11/10734 (JOHNSTONE Finnbar en BVBA XL tegen BVBA Alterego)

Uitspraak ingezonden door Dieter Delarue, Allen & Overy.

Auteursrecht op meubel. Vervalst Chinese modelregistratie. Publicatievordering.

Johnstone ontwerp meubelen en andere objecten in glasvezel en polyethyleen, waaronder de BALL CHAIR. Alterego verkoopt meubelen waaronder het model BUDA dat een slaafse kopie is, aldus eiser, van de Ball Chair. Daarop heeft Alterego de zeteltjes niet meer te koop aangeboden, de eerdere catalogus niet meer verdeeld, uit de toonzalen gehaald en voorraad teruggezonden.

De onvolmaakte bolvormige vormgeving met afgeplatte onderkant en de uitsnijding van het kenmerkende zitvlak met vloeiende lijnen maken de BALL CHAIR oorspronkelijk en deze elementen zijn overgenomen in het BUDA-model. Alterego legt een document voor waaruit zou blijken dat er reeds een certificaat van een modelregistratie in het Chinees octrooiregister is van vóór 1995 (waarbij eisende partijen wijzen op de vermeend vervalste foto aan een onbestaand modelnummer).

De inbreuk wordt aanvaard en de stakingsvordering wordt gegrond beschouwd. De vordering tot publicatie of bekendmaking, met als doel beëindiging van de inbreuk dan wel de uitwerking ervan, wordt niet nuttig geacht in het licht van het wettelijk doel.

Op andere blogs:
Meubelrecht (Als je als verkoper niet weet dat een product nagemaakt is, maak jij dan toch auteursrechtinbreuk?)

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (België) 21 september 2012, nr. 220.695 (Ter Beke / Pluma N.V. tegen la Région wallonne, betrokken derde: l'a.s.b.l. Association pour l'Usage et la Défense du Saucisson d'Ardenne)

Merkenrecht, geografische oorsprong, beschermde geografische aanduiding. Verordening 510/2006 , 2081/92 en 2082/92.

Ter Beke-Pluma mag de Vlaamse salami, gemaakt in Wommelgem in Vlaanderen, niet meer onder de naam "Saucisson d'Ardenne" verkopen. De Raad van State verwerpt het beroep van Ter Beke-Pluma dat de salami ‘de Ardense worst’ een generieke benaming is geworden, de salami in kwestie heeft geen band met de Ardennen. Onder meer spreekt de Afdeling over de reputatie van de in de Ardennen gezouten vleeswaren. Er wordt ook verwezen naar een aantal slagers gevestigd in de Ardennen die de geografische oorsprong wel mogen aangeven. De benaming Ardennen van het product betreft een beschermde geografische aanduiding in Wallonië. Om deze redenen mag de in Vlaanderen geproduceerde salami niet aangeduid worden als 'saucisson d'ardenne'.

De Raad van State overweegt:

“Considérant que la requérante elle-même ne conteste pas que la recette du saucisson d’Ardenne vient de l’Ardenne; que la circonstance qu’il en soit fabriqué ailleurs, même depuis longtemps, notamment par la requérante, n’a pas pour effet de modifier son lieu d’origine, c’est-à-dire la région où il a été initialement produit ou commercialisé;”

“Considérant que la réputation attribuée à une origine géographique est un critère pertinent pour décider de la reconnaissance d’une indication géographique protégée; qu’il importe peu que des produits, même d’aussi bonne qualité, soient fabriqués en d’autres lieux;”

“Considérant que l’argumentation présentée pour la première fois dans le dernier mémoire, en rapport avec le lieu de production, de transformation ou d’élaboration, aurait pu figurer dans la requête et n’est, de ce fait, pas recevable; qu’en cette branche, le moyen n’est pas fondé;”

“alors que de telles indications géographiques ne peuvent être reconnues que pour autant qu’elles désignent un produit originaire de la région de l’Ardenne, ce qui n’est pas le cas; qu’elle fait valoir que le champ d’application du règlement est limité «à certains produits agricoles et denrées alimentaires pour lesquels il existe un lien entre les caractéristiques du produit ou de la denrée et son origine géographique» (considérant n° 8 du règlement) et que cette nécessité d’un lien existant entre le produit ou la denrée et son origine géographique fait l’objet de la première des trois caractéristiques qu’une indication géographique doit obligatoirement présenter; qu’elle indique que même si un tel lien a pu exister entre les indications géographiques litigieuses et la région de l’Ardenne, ce lien est depuis bien des décennies absent, et que les produits mis sur le marché actuellement sous les indications géographiques litigieuses sont rarement originaires de l’Ardenne, qu’elle estime que s’il est louable pour les bouchers ardennais d’essayer de «relocaliser» la production des saucissons d’Ardenne en Ardenne afin d’y pérenniser de l’emploi (...)"

Op andere blogs:
HLN.be (Vlaamse salami mag niet 'Saucisson d'Ardenne' heten)