Gerecht EU 8 mei 2012, zaak T-244/10 (Tsakiris-Mallas/OHMI, inzake: Seven (7 Seven Fashion Shoes))

Europees Gemeenschapsmerk. In de oppositieprocedure komt aanvrager van het beeldmerk "7 Seven Fashion Shoes" (klasse 18 en 25) het Italiaans beeldmerk "7 Seven" en "Seven" tegen. De oppositieafdeling wijst de oppositie af, de kamer van beroep vernietigt de beslissing van de afdeling en wijst de aanvraag af voor klasse 18. Middel: ten onrechte is verwarringsgevaar aangenomen en heeft de Kamer niet onderzocht of artikel 8(5) al dan niet moest worden toegepast.

Het Gerecht EU bevestigt het verwarringsgevaar dat door de Kamer van beroep is vastgesteld. Er hoeft niet te worden bepaald of er sprake is van een bekend merk ex artikel 8(5), omdat er sprake is van verwarringsgevaar.

59 The Board of Appeal found that, in view of the fact that the goods covered by the marks at issue were identical and that those marks were similar, the relevant public may believe that the goods in question come from the same undertaking or from economically linked undertakings.

60 That conclusion does not contradict the finding made by the Board of Appeal regarding the degree of attention of the relevant public, which is only reasonably circumspect. In view of the fact that the goods covered by the marks at issue are identical and that those marks are visually, phonetically and conceptually similar (see paragraphs 46 to 57 above), the relevant public is likely to confuse the origin of the goods covered by the marks at issue.

64 It should be noted that, in paragraph 42 of the contested decision, the Board of Appeal held that, since there was a likelihood of confusion between the mark applied for and the earlier marks so far as the goods covered are concerned, there was no need to determine whether Article 8(5) of Regulation No 207/2009 was applicable.

Hof van Beroep Brussel 8 mei 2012, 2010/AR/1842 (Stabe N.V. tegen GmbH Gebr. Kremers)

Benelux merkenrecht. Inpocio, in rechte opgevolgd door Stabe, heeft een aanvraag tot inschrijving van het gecombineerde woord-/beeldmerk PARADISIO (klassen 9, 16, 20, 24, 25, 28 en 35) ingediend. Paradies GmbH, in rechte opgevolgd door GmbH Gebr. Kremers, heeft oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag, gebaseerd op de Europese merk PARADIES en aanverwante merken. De oppositie wordt gedeeltelijk gegrond verklaard tegen de inschrijving van PARADISIO (klassen 9, 16, 20, 24, 25 en 28). Het betwiste teken stemt begripsmatig en visueel overeen met de ingeroepen rechten, auditief is zelfs sprake van een sterke mate van overeenstemming. In de oppositieprocedure is het Bureau van oordeel dat er sprake is van verwarringsgevaar. Onderhavige zaak betreft een beroepsprocedure tegen deze oppositiebeslissing van 30 april 2010.

Bij een gemeenschappelijke conclusie delen de partijen mede dat ze een akkoord hebben bereikt waaruit volgt dat de ingestelde oppositie en het voorliggende geding voor het hof geen bestaansreden meer hebben. Het hof verleent de partijen akte dat ze een akkoord hebben bereikt om het geschil te beëindigen. Het hof vernietigt de bestreden oppositiebeslissing van het BBIE.

Gerecht EU 3 mei 2012, zaak T-270/10 (Conceria Kara/OHMI - Dima (KARRA))

Gemeenschapsmerkenrecht. Aanvrager van het gemeenschapsmerk KARRA (leer, meubelen, linnengoed, kleding en beurzen) komt houdster van het gemeenschapswoordmerk en Italiaanse beeldmerk KARA (leer, kleding) tegen in de oppositieprocedure. De oppositieafdeling wijst de oppositie gedeeltelijk toe, de kamer van beroep wijst het beroep af. Het aangevoerde middel betreft: motiveringsgebrek en onjuiste uitlegging en toepassing van artik 8(1)(b) van de Vo 207/2009. Het Gerecht weigert de voorziening en veroordeelt Conceria Kara in de kosten.

Bijzondere citaten: Er is geen sprake van normaal gebruik door het verhandelen van lederen eindproducten tegenover registratie voor het ruwe materiaal, de huiden en vellen.

58 Il s’ensuit que la chambre de recours a établi, à juste titre, que le seul fait que les produits finis que les clients de la requérante fabriquent et vendent au public incorporent les cuirs et les peaux confectionnés par elle ne saurait signifier que la requérante ait fait un usage sérieux des marques antérieures par rapport à de tels produits.

Het Europees merkenrechtsysteem is een autonoom systeem:
85 La constatation précédente ne saurait être infirmée par l’argument de la requérante fondé sur l’arrêt de la Cour du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C‑529/07, Rec. p. I‑4893, point 53). En effet, dans cet arrêt, la Cour, saisie d’une question préjudicielle, a explicité les conditions permettant de constater l’existence de la mauvaise foi de la demanderesse au moment du dépôt d’une demande de marque communautaire, au sens de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. En revanche, elle ne s’est pas prononcée sur la question de savoir s’il appartenait à l’OHMI, dans le cadre d’une procédure d’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, de prendre en compte la mauvaise foi aux fins de constater l’existence d’un risque de confusion entre les signes en conflit.

86 Par ailleurs, il y a lieu de rejeter comme dénuée de pertinence l’invocation par la requérante de la jurisprudence italienne à l’égard des actes qui, dans la juridiction nationale, constituent des actes déloyaux. En effet, bien que ni les parties ni le Tribunal ne sauraient être empêchés de s’inspirer, dans l’interprétation du droit de l’Union, d’éléments tirés de la jurisprudence des États membres [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 12 juillet 2006, Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI – Johnson’s Veterinary Products (VITACOAT), T‑277/04, Rec. p. II‑2211, point 71], il ressort de la jurisprudence constante que la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur le fondement du règlement n° 207/2009, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une jurisprudence nationale [arrêt GIORGIO BEVERLY HILLS, précité, point 53 ; arrêts du Tribunal du 4 novembre 2003, Díaz/OHMI – Granjas Castelló (CASTILLO), T‑85/02, Rec. p. II‑4835, point 37, et du 13 juillet 2004, AVEX/OHMI – Ahlers (a), T‑115/02, Rec. p. II‑2907, point 30].

Conclusie AG HvJ EU 3 mei 2012, zaak C-376/11 (Pie Optiek) - persbericht
Prejudiciële beslissing ingediend door het Hof van Beroep te Brussel (België)

Merkenrecht. Domeinnaamrecht. Lastgeving (eigen naam, maar voor rekening van een ander). Uitleg van de woorden: "licentiehouders van oudere rechten". Een persoon die slechts gemachtigd is om een domeinnaam te registreren die gelijk is of overeenstemt met het merk is "geen licentiehouder van oudere rechten" in de zin van de genoemde Verordening rondom regels, toepassing en werking van .eu-domeinnamen.

Pie Optiek voert met name aan dat Bureau Gevers geen recht heeft op registratie van de betrokken domeinnaam, aangezien zij zelf geen „houder van een ouder recht” in de zin van verordening nr. 874/2004 is. Het betrokken recht is namelijk in handen van de Amerikaanse onderneming Walsh Optical, die echter niet bevoegd is de domeinnaam te laten registreren aangezien zij buiten de Europese Unie is gevestigd en derhalve niet aan de wettelijke voorwaarden ter zake voldoet. Pie Optiek is van mening dat de twee ondernemingen een truc hebben toegepast om de voorwaarden voor registratie te omzeilen: zij hebben een contract met het opschrift „licentieovereenkomst” gesloten waarin Bureau Gevers zich ertoe verbindt, haar naam en adres in de Europese Unie ter beschikking te stellen om zo haar Amerikaanse klant de mogelijkheid te bieden de litigieuze domeinnaam te registreren. Bovendien betwijfelt Pie Optiek of er juridisch überhaupt sprake is van een licentieovereenkomst, aangezien Bureau Gevers alleen maar de bevoegdheid is verleend om het merk te registreren, maar niet om waren of diensten onder dat merk in de handel te brengen.

Conclusie AG: De woorden „licentiehouders van oudere rechten” in artikel 12, lid 2, van verordening nr. 874/2004 van de Commissie van 28 april 2004 tot vaststelling van regels met betrekking tot het overheidsbeleid voor de toepassing en werking van het .eu-topniveaudomein en de beginselen inzake registratie, moeten aldus worden uitgelegd dat zij in een situatie waarin het betrokken oudere recht een merkrecht is, niet kunnen doelen op een persoon die door de merkhouder uitsluitend is gemachtigd om, in eigen naam maar voor rekening van de licentiegever, een domeinnaam te registreren die gelijk is aan of overeenstemt met het merk, zonder evenwel te zijn gemachtigd om het merk voor andere doeleinden te gebruiken of om het teken als merk te gebruiken, bijvoorbeeld voor het in de handel brengen van waren of diensten onder het merk.

Vraag: 1. Moet artikel 12, lid 2, van verordening (EG) nr. 874/2004 van de Commissie van 28 april 2004 tot vaststelling van regels met betrekking tot het overheidsbeleid voor de toepassing en werking van het ".eu"-topniveaudomein en de beginselen inzake registratie1, aldus worden uitgelegd dat in een situatie waarin het betrokken oudere recht een merkrecht is, de woorden "licentiehouders van oudere rechten" kunnen doelen op een persoon die door de houder van het merk uitsluitend is gemachtigd om, in eigen naam maar voor rekening van de licentiegever, een aan het merk identieke of gelijkluidende domeinnaam te registreren, zonder evenwel gemachtigd te zijn om het merk voor andere doeleinden te gebruiken of om het teken als merk te gebruiken, bijvoorbeeld voor het in de handel brengen van waren of diensten onder het merk?

Vraag 2. Zo ja, moet artikel 21, lid 1, sub a, van verordening nr. 874/2004 dan aldus worden uitgelegd dat er "een recht of gewettigd belang" bestaat, zelfs als de "licentiehouder van oudere rechten" de ".eu"-domeinnaam in eigen naam maar voor rekening van de houder van het merk heeft geregistreerd, wanneer laatstgenoemde niet voldoet aan de vereiste van artikel 4, lid 2, sub b, van verordening (EG) nr. 733/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 22 april 2002 betreffende de invoering van het ".eu"-topniveaudomein2?

Op andere blogs:
IPKat (One in the eye from Pie? Or, when is a licence not a licence?)

Conclusie AG HvJ EU 3 mei 2012, zaak C-130/11 (Neurim Pharmaceuticals (1991) Ltd tegen Comptroller-General of Patents)

Prejudiciële beslissing ingediend door de Court of Appeal (England & Wales)
Octrooirecht. Aanvullende Beschermings Certificaat.

In't kort: Geen ABC voor geneesmiddel met werkzame stof op basis van latere vergunning, wanneer basisoctrooibescherming zich niet uitstrekt tot eerdere vergunning in de zin van artikel 4 EG Vo 469/2009. Oftewel: slechts een ABC op basis van de eerste vergunning.

Conclusie AG:

(1) Under Article 3(d) of Council Regulation (EEC) No 1768/92 of 18 June 1992 concerning the creation of a supplementary protection certificate for medicinal products, a supplementary protection certificate for a product which is protected by a basic patent in force may be granted only on the basis of the first authorisation which permits that product to be placed on the market as a medicinal product which is within the scope of protection conferred by the basic patent in the Member State for which the application is made. The fact that the same product has previously been authorised as a medicinal product for human use or a veterinary medicinal product in the Member State for which the application is made does not preclude the grant of a supplementary protection certificate based on a later authorisation to place that product on the market as a new medicinal product, provided the first-authorised medicinal product is not within the scope of protection conferred by the patent designated by the applicant as the basic patent.

(2) The first authorisation to place the product on the market in the European Union to which Article 13(1) of Regulation No 1768/92 refers must also be understood as the first authorisation to place a product on the market in the European Union as a medicinal product which is within the scope of protection conferred by the basic patent designated by the applicant.

(3) The answers to the above questions are no different if:

– in the Member State for which the application is made, a first authorisation has been granted to place a product on the market as veterinary medicinal product for a particular indication and a second authorisation has been granted to place that product on the market as a medicinal product for human use for a different indication;
– there are two authorisations to place a product on the market as a medicinal product and the later authorisation required a full application under Article 4 of Council Directive 65/65/EEC of 26 January 1965 on the approximation of provisions laid down by law, regulation or administrative action relating to proprietary medicinal products;
– the product covered by an earlier authorisation to place the medicinal product on the market is within the scope of protection of a patent which belongs to a different registered proprietor from the person who applied for a supplementary protection certificate on the basis of a later authorisation to place that product on the market as a new medicinal product and on the basis of a different patent.

Vraag:
Moet artikel 3, sub d, van verordening (EEG) nr. 1768/921 [nu verordening (EG) nr. 469/20092] (hierna: "ABC-verordening") aldus worden uitgelegd dat, wanneer voor een geneesmiddel met een bepaalde werkzame stof een vergunning voor het in de handel brengen (A) is verleend, geen aanvullend beschermingscertificaat (hierna: "ABC") kan worden verleend op basis van een latere vergunning voor het in de handel brengen (B) van een ander geneesmiddel met dezelfde werkzame stof, wanneer de door het basisoctrooi verleende bescherming zich niet uitstrekt tot het in de handel brengen van het product dat het voorwerp uitmaakt van de eerdere vergunning voor het in de handel brengen, in de zin van artikel 4?
Indien een ABC kan worden verleend, hebben de woorden "de eerste vergunning voor het in de handel brengen in de Gemeenschap" in artikel 13, lid 1, van de ABC-verordening dan steeds betrekking op een vergunning voor het in de handel brengen van een geneesmiddel dat binnen de grenzen van de door het basisoctrooi verleende bescherming valt, in de zin van artikel 4?

Op andere blogs:
SPC Blog (Neurim and "first authorisation": the Advocate General speaks)

Voorzitter van de Rechtbank van koophandel te  Brussel 2 mei 2012, A/12/00567 (O2 Holdings Ltd tegen Algemeen Vlaams Belang VZW c.s.)

Uitspraak ingezonden door de heer Gerolf Annemans, Vlaams Belang. (persbericht) en Michaël De Vroey, Baker McKenzie Antwerpen. Met een analytische samenvatting van Bart Van den Brande & Willem De Vos, Sirius Legal.

Gemeenschapsmerkenrecht. Bescherming van Gemeenschapsmerk geldt ook in lidstaten waar de merkhouder niet actief is.

Vlaanderen werd afgelopen week even opgeschrikt door de melding dat Vlaams Belang kopstuk Gerolf Annemans door de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel in Brussel een verbod opgelegd kreeg om zijn nieuwe boek "O2 - De Ordelijke Opdeling van België, zuurstof voor Vlaanderen" nog langer te verspreiden. Het Britse telecombedrijf O2 was immers van oordeel dat de letter/cijfercombinatie “O2” op de omslag toch wel erg leken op haar Gemeenschapsmerk en vorderde dus de staking van een veronderstelde merkinbreuk en van de daaruit voortvloeiende oneerlijke marktpraktijken.

De rechtbank kende de vordering op grond van het artikel 9 (1), (b) en (c) GMVo en artikel 95 WMPC toe en verbood het Vlaams Belang om enerzijds het boek nog langer aan te bieden, te verkopen of in voorraad te houden en anderzijds om er nog langer reclame voor te maken op haar website of op de T-shirts die de partij laten drukken had, dit alles op straffe van een dwangsom van 5.000 euro per dag en per overtreding.

Bij het Vlaams Belang maakte men gewag van een politiek geïnspireerde beslissing, die erop gericht is de partij het zwijgen op te leggen. O2 is immers niet eens actief in België en een rechtbank die dan tóch een staking oplegt moet wel politieke bedoelingen hebben. Volgens haar is er immers geen sprake van een mogelijk gevaar voor verwarring of voor schade aan het merk O2, vermits O2 niet actief is op de Belgische markt.

Een en ander levert ons de interessante vraag op of een (gemeenschaps)merkhouder ook kan optreden voor de bescherming van zijn merk in lidstaten waar hij zelf helemaal niet actief is.

Een analyse van het merkenrecht maakt duidelijk dat de Voorzitter het wel degelijk bij het rechte eind heeft en dat uit de aard van het Gemeenschapsmerk inderdaad volgt dat een merk bescherming geniet over de gehele Europese Unie. Dit volgt immers uit het eerste artikel van de Richtlijn zelf, dat stelt dat een gemeenschapsmerk een communautair karakter heeft en eenzelfde uitwerking heeft in de ganse Unie. Het spreekt dus voor zich dat men geen rekening kan houden met de vraag of de merkhouder al dan niet actief is in een bepaalde lidstaat, zoals in casu België. Het is immers niet omdat een merkhouder in een bepaalde markt niet actief is, dat een gebruik door een derde in die markt geen schade kan toebrengen aan zijn merk.

De Voorzitter hanteert in dit concrete geval overigens een aardig – maar in het licht van bovenstaande overbodig – argument om tot zijn besluit te komen: het merk O2 is wereldwijd (en voornamelijk in Engeland) bekend en ook in België is het wel degelijk bekend, bij bijvoorbeeld voetballiefhebbers omdat O2 jarenlang hoofdsponsor was van de Londense voetbalclub Arsenal FC. Er bestaat bijgevolg wel degelijk gevaar voor verwarring.

Dit volstaat voor de Voorzitter om te oordelen dat Vlaams Belang een ongerechtvaardigd voordeel haalt uit het onderscheidend vermogen van het O2 merk en dat de associatie met een politieke partij in België het niet in België actieve merk 02 wel degelijk kan schaden.

In het persbericht van 9 mei 2012 liet Vlaams Belang weten in beroep te zullen gaan tegen het vonnis indien O2 het vonnis zou laten betekenen. Echter het hoger beroep tegen een vonnis van de stakingsrechter werkt niet opschortend. Een interessante beslissing die een opvallend licht werpt op één dan de specifieke eigenheden van het Gemeenschapsmerk, met name het communautaire karakter ervan.

Van een mogelijk misbruik van het merkenrecht om een politieke afrekening te maken, vinden wij alvast geen spoor…

Bart Van den Brande en Willem De Vos
Advocaten bij Sirius Legal in Zaventem

Op andere blogs:
Merkwaardigheden (Zuurstof voor de hersenen (2))

Gerecht EU 2 mei 2012, zaak T-435/11 (Universal Display tegen OHIM (UniversalPHOLED))

Gemeenschapsmerkenrecht. Beschrijvend karakter.

De aanvrage van het merk woordmerk UniversalPHOLED wordt geweigerd door de onderzoeker omdat het teken een beschrijvende karakter heeft. Het onderdeel UNIVERSAL beschrijft de 'all-round application' en het onderdeel PHOLED is een acroniem voor 'phosphorescent organic light-emitting diode (LED). De kamer van beroep wijst het beroep af. Het aangevoerde middel: de kamer van beroep heeft blijk gegeven van een onjuiste opvatting bij de beoordeling van de mogelijkheid tot inschrijving van het aangevraagde gemeenschapsmerk "UniversalPHOLED" ( 7(1)(b) en (c)).

Het Gerecht EU stelt dat er geen fouten zijn gemaakt door de kamer van beroep en verwerpt het beroep: het beschrijvend karakter wordt bevestigd. Tenzij... there is a perceptible difference between the neologism or word and the mere sum of its parts, waarvan in dit geval geen sprake is.

18      A trade mark consisting of a neologism or a word composed of elements each of which is descriptive of characteristics of the goods or services in respect of which registration is sought is itself descriptive of the characteristics of those goods or services for the purposes of Article 7(1)(c) of Regulation No 207/2009, unless there is a perceptible difference between the neologism or the word and the mere sum of its parts. That assumes that, because of the unusual nature of the combination in relation to the goods or services, the neologism or word creates an impression which is sufficiently far removed from that produced by the mere combination of meanings lent by the elements of which it is composed, with the result that the word is more than the sum of its parts. In that regard, the analysis of the term in question in the light of the appropriate lexical and grammatical rules is also relevant (see TRUEWHITE, paragraph 14 above, paragraph 16 and the case‑law cited).

29      Second, according to the case‑law cited at paragraph 18 above, a mark consisting of a neologism or word composed of elements, each of which is descriptive of the characteristics of the goods in respect of which registration is sought, is itself descriptive of the characteristics of those goods for the purposes of Article 7(1)(c) of Regulation No 207/2009, unless there is a perceptible difference between the neologism or word and the mere sum of its parts. That assumes that, because of the unusual nature of the combination in relation to the goods, the neologism or word creates an impression which is sufficiently far removed from that produced by the mere combination of meanings lent by the elements of which it is composed, with the result that the word is more than the sum of its parts.

30      In the present case, it is clear that the mere combination of the words ‘universal’ and ‘pholed’, each of which is in itself descriptive of the type and nature of the goods in question, is itself also descriptive of the type and nature of those goods.

HvJ 2 mei 2012, zaak C-406/10 (SAS Institute)- persbericht

Prejudiciële vragen van de High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division.
Zie de Conclusie AG hier: IEF 10584.

Intellectuele eigendom. Auteursrecht. Computerprogrammarichtlijn 91/250/EEG. InfoSoc-Richtlijn 2001/29/EG. Inzake de rechtsbescherming van computerprogramma’s en de ontwikkeling van verschillende programma’s die de functies van een ander computerprogramma kopiëren, zonder toegang tot de broncode daarvan. Heel in't kort: Mag de licentiehouder de codevorm vertalen om interoperabiliteit tot stand te brengen, maar mag deze niet reproduceren?

Arrest (nog) niet in het Nederlands beschikbaar. Uit't persbericht:

The functionality of a computer program and the programming language cannot be protected by copyright. The purchaser of a licence for a program is entitled, as a rule, to observe, study or test its functioning so as to determine the ideas and principles which underlie that program.

Het HvJ EU verklaart voor recht:

Artikel 1, lid 2, van richtlijn 91/250/EEG van de Raad van 14 mei 1991 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma's, moet aldus worden uitgelegd dat noch de functionaliteit van een computerprogramma, noch de programmeertaal en de indeling van gegevensbestanden die in het kader van een computerprogramma worden gebruikt om bepaalde van de functies van dat programma te kunnen benutten, een uitdrukkingswijze van dit programma vormen en uit dien hoofde worden beschermd door het auteursrecht op computerprogramma's in de zin van deze richtlijn.

Artikel 5, lid 3, van richtlijn 91/250 moet aldus worden uitgelegd dat degene die onder licentie een kopie van een computerprogramma heeft verkregen, zonder de toestemming van de auteursrechthebbende de functionaliteit van dit programma kan observeren, bestuderen of uittesten teneinde vast te stellen welke ideeën en beginselen aan een element van dat programma ten grondslag liggen, wanneer deze persoon door die licentie gedekte handelingen verricht, alsook handelingen waarbij het programma wordt geladen en uitgevoerd en die voor het gebruik van het computerprogramma noodzakelijk zijn, op voorwaarde dat hij geen afbreuk doet aan de exclusieve rechten van de rechthebbende van dit programma.

Artikel 2, sub a, van richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij, moet aldus worden uitgelegd dat de reproductie in een computerprogramma of in een gebruikshandleiding voor dit programma van bepaalde elementen die in de handleiding van een ander, auteursrechtelijk beschermd computerprogramma zijn beschreven, een inbreuk kan vormen op het auteursrecht op laatstgenoemde handleiding indien deze reproductie de uitdrukking vormt van de eigen intellectuele schepping van de auteur van de auteursrechtelijk beschermde gebruikshandleiding van het computerprogramma, hetgeen de verwijzende rechter dient te verifiëren.

 Court of Justice of the European Union
PRESS RELEASE No 53/12
Luxembourg, 2 May 2012
Press and Information
Judgment in Case C-406/10
SAS Institute Inc. v World Programming Ltd
The functionality of a computer program and the programming language cannot be protected by copyright 
The purchaser of a licence for a program is entitled, as a rule, to observe, study or test its  functioning so as to determine the ideas and principles which underlie that program 

SAS Institute Inc. has developed the SAS System, an integrated set of programs which enables users to carry out data processing and analysis tasks, in particular statistical analysis. The core  component of the SAS System is called Base SAS. It  enables users to write and execute application programs (also known as ‘scripts’) written in the SAS programming language for data  processing. 

World Programming Ltd (WPL) perceived that there was a market demand for alternative software capable of executing application programs written in the SAS Language. WPL therefore produced  the World Programming System (WPS). The latter emulates functionalities of the SAS components to a large extent in that, with a few minor exceptions, WPL attempted to ensure that the same  inputs would produce the same outputs. This would enable users of the SAS System to run the scripts which they have developed for use with the SAS System on WPS.  

In order to produce the WPS program, WPL lawfully acquired copies of the Learning Edition of the SAS  System,  which were supplied under licences limiting the rights of the licensee to nonproduction purposes. WPL  used and studied those programs in order to  understand their functioning but there is nothing to suggest that WPL had access to or copied the source code of the SAS components. 

SAS Institute brought an action before the High Court in the UK, accusing WPL of having copied  the SAS System manuals and components, thus infringing its copyright and the terms of  the Learning Edition licence. In that context, the High Court has put questions to the Court of Justice  regarding the scope of the legal protection conferred by EU law on computer programs and,  in particular, whether that protection extends to programming functionality and language.

The Court recalls, first, that the Directive on the legal protection of computer programs 1 extends copyright protection to the expression in any form of an intellectual creation of the author of a  computer program 2. However, ideas and principles which underlie any element of a computer  program, including those which underlie its interfaces, are not protected by copyright under that directive.

Thus, only the expression of those ideas and principles is protected by copyright. The object of the protection conferred by Directive 91/250 is the expression in any form of a computer program, such as the source code and the object code,  which permits reproduction in different computer languages.

On the basis of those considerations, the Court holds that  neither the functionality of a computer program nor the programming language and the format of data files used  in a  computer program in order to exploit certain of its functions constitute a form of expression. Accordingly, they do not enjoy copyright protection. 

To accept that the functionality of a computer program can be protected by copyright would amount to making it possible to monopolise ideas, to the detriment of technological progress and industrial development.

In that context, the Court states that if a third party were to procure the part of the source code or object code relating to the programming language or to the format of data files used in a computer program, and if that party were to create, with the aid of that code, similar elements in its own computer program, that conduct would be liable to be prohibited by the author of the program. In the present case, it is apparent from the explanations of the national court that WPL did not have
access to the source code of SAS Institute’s program and did not carry out any decompilation of the object code of that program. It was only by means of observing, studying and testing the behaviour of SAS Institute’s program that WPL reproduced the functionality of that program by using the same programming language and the same format of data files.

Second, the Court observes that, according to the Directive, the purchaser of a software licence has the right to observe, study or test the functioning of that software in order to determine the ideas and principles which underlie any element of the  program. Any contractual provisions contrary to that right are null and void. Furthermore, the determination of those ideas and principles may be carried out within the framework of the acts permitted by the licence.

Consequently, the owner of the copyright in a computer program may not prevent, by relying on the licensing agreement, the purchaser of that licence from observing, studying or testing the functioning of that program so as to determine the ideas  and principles which underlie all the elements of the program in the case where the purchaser carries out acts covered by that licence  and the acts of loading and running necessary for the use of the program on condition that that purchaser does not infringe the exclusive rights of the owner of the copyright in that program. 

In addition, according to the Court, there is no copyright infringement where, as  in the present case, the lawful acquirer of the licence did not have access to the source code of the computer program but merely studied, observed and tested that  program in order to reproduce its functionality in a second program.

Lastly, the Court holds that the reproduction,  in a computer program  or a user manual for that program, of certain elements described in the user manual for another computer program protected by copyright  is capable  of constituting an infringement of the copyright in the latter manual if that reproduction constitutes the expression of the intellectual creation of the author of the manual. 

In this respect, the Court takes the view that, in the present case, the keywords, syntax, commands and combinations of  commands,  options, defaults and iterations consist of words, figures or mathematical concepts, considered in isolation, are not, as such, an  intellectual creation of the author of that program. It is only through the choice, sequence and combination of those words, figures or mathematical concepts that the author expresses his creativity in an original manner. 

It is for the national court to ascertain whether the reproduction alleged in the main proceedings constitutes the expression of the intellectual creation of the author of the user  manual for  the computer program protected by copyright. 

                                         
1 Council Directive 91/250/EEC of 14 May 1991 on the legal protection of computer programs (OJ 1991 L 122, p. 42). 
2   Case C-393/09 Bezpečnostní softwarová asociace. 
www.curia.europa.eu

Op andere blogs:
1709blog (Functionality of computer programs, language, unprotected by copyright, says CJEU)
BlogIT (Interessante ontwikkelingen in rechtspraak over software)
IPKat (Not much of an SOS for SAS)
IP-Watch (EU Court Of Justice Upholds Limits Of Copyright On Software)
IusMentis (Auteursrecht op programmeertalen kan niet (of je moet wel heel creatief zijn))
KluwerCopyrightBlog (Decrypting the code: CJEU SAS vs. World Programming)
Mediareport (Hof van Justitie EU: softwareauteursrecht beschermt echt alleen de broncode)
SCL Blog (SAS v WPL: No Copyright says ECJ)
SOLV (Alleen broncode van software is auteursrechtelijk beschermd)
Webwereld (Hof: geen copyright op functies van programmeertaal)

Gerecht EU 25 april 2012, zaak T-326/11 (Brainlab tegen OHIM, BRAINLAB)

Herstelverzoek merkenrecht. Het verzoek tot herstel van het woordmerk BrainLAB wordt door de dienst "register van inschrijvingen en daarmee verbonden datanken" afgewezen. Rekening houdend met de termijn die voor de indiening van het verzoek om hernieuwing en voor de betaling van de vernieuwingtaks is gesteld, herstel in de vorige toestand. Het aangevoerde middel:  alle betrokkenen waren ondanks het betrachten van alle in de gegeven omstandigheden noodzakelijke zorgvuldigheid niet in staat tegenover verweerder een termijn in acht te nemen, alsook de voor de indiening van het verzoek tot herstel in de vorige toestand gestelde termijn van twee maanden in acht is genomen.

Het Gerecht EU vernietigt de beslissing van de kamer van beroep omdat volgens regel 67 van de uitvoeringsverordening, indien een vertegenwoordiger is aangewezen, alle kennisgevingen aan hem moeten worden gericht. De kamer van beroep heeft overigens erkend dat de rappel „inderdaad verkeerdelijk” niet naar de aangewezen vertegenwoordigers, maar rechtstreeks naar verzoekster was verstuurd.

In citaten:

46      Een partij moet voor de tijdige vernieuwing van haar gemeenschapsmerkinschrijving weliswaar blijk geven van alle in de gegeven omstandigheden noodzakelijke zorgvuldigheid, wat in beginsel met zich meebrengt dat zij snel en passend reageert op de ontvangst van een krachtens regel 29 van de uitvoeringsverordening door het BHIM rechtstreeks tot haar gerichte mededeling.

47      Wanneer deze partij het beheer van de opvolging van haar gemeenschapsmerk heeft toevertrouwd aan een professionele vertegenwoordiger en het BHIM daarvan naar behoren heeft ingelicht, is het BHIM niettemin ertoe gehouden rekening te houden met deze keuze door zijn officiële dienstmededelingen te richten tot deze aangewezen vertegenwoordiger om hem in staat te stellen de belangen van zijn opdrachtgeefster te verdedigen met de hogere zorgvuldigheid waarvan hij als gekwalificeerde beoefenaar wordt geacht blijk te geven (zie in dit verband de richtsnoeren betreffende de procedures voor het BHIM, deel A, hoofdstuk 6, punt 6.2.3).

48      In dit verband kan het BHIM niet op grond van artikel 47, lid 2, van verordening nr. 207/2009 en regel 29 van de uitvoeringsverordening aanvoeren dat deze bepalingen het BHIM ertoe verplichten de gemeenschapsmerkhouder, maar niet zijn aangewezen professionele vertegenwoordiger ervan in kennis te stellen dat de geldigheid van deze merkinschrijving binnenkort verstrijkt (zie punt 31 supra).

49      Dit betoog schendt immers regel 67 van de uitvoeringsverordening volgens welke, indien een vertegenwoordiger is aangewezen, alle kennisgevingen aan hem moeten worden gericht. De kamer van beroep heeft in punt 19 van de bestreden beslissing overigens erkend dat de rappel „inderdaad verkeerdelijk” niet naar de aangewezen vertegenwoordigers, maar rechtstreeks naar verzoekster was verstuurd.

Gerecht EU 24 april 2012, zaak T-328/11 (Leifheit tegen OHIM, EcoPerfect)

Gemeenschapsmerk. De inschrijving van het woordmerk ECOPERFECT (klasse 21; huishoudelijke middelen) wordt door de onderzoeker geweigerd. De kamer van beroep verwerpt het beroep, waarna - in dit arrest - het middel wordt aangevoerd dat het beoogde merk niet beschrijvend is en evenmin ieder onderscheidend vermogen ontbeert.

Het Gerecht stelt vast dat de lettergreep "Eco" een (inmiddels) gebruikelijke afkorting van ecologisch is. Er bestaat ook geen twijfel over de betekenis van de lettergreep "Perfect". Met het teken EcoPerfect wordt verwezen naar de zinsnede "ecologically perfect" en dit benadrukt het beschrijvend karakter van de milieuvriendelijk geproduceerde huishoudsartikelen. Het Gerecht EU wijst de klacht af.

35. Somit ist zu schließen, dass das Zeichen EcoPerfect bei den maßgeblichen Verkehrskreisen keinen Eindruck erweckt, der hinreichend weit von dem entfernt wäre, der durch die bloße Aneinanderreihung der Begriffe „eco“ und „perfect“ hervorgerufen wird, und dass es unmittelbar als Bezugnahme auf die Wendung „ecologically perfect“ (ökologisch vollkommen) verstanden wird.

44      Das Zeichen EcoPerfect verweist direkt auf die Wendung „ecologically perfect“, die eine vollkommene Berücksichtigung der Belange der Natur und der Umwelt zum Ausdruck bringt.

66      Da der erste von der Klägerin vorgebrachte Klagegrund zurückgewiesen worden ist, braucht dieser Klagegrund nicht mehr geprüft zu werden.