Hieronder een selectie van de hoofdartikelen uit de vakbladen van deze maand. Voor de losse tijdschriftensites dient u apart in te loggen.

AMI 2015-5	BIE 2015-10	BMM Bulletin 2015/2
Mediaforum 2015-6	ICIP L'Ingenieur Conseil 2015/3	IRDI 2015/1
Informatie / aanvragen Enkele tijdschriften zijn ook opgenomen in de database Praktijkgebied IE.

AMI september-oktober 2015
Schadevergoeding bij online auteursrechtinbreuk: stand van zaken 2015
A.P. Engelfriet

De vele gedaantes van het vernieuwde artikel 45d
H.C. Klaassen

Jurisprudentie
Nr. 7 • Rb. Amsterdam 10 juni 2015, Pictoright/Stadsarchief Gemeente Rotterdam m.nt. M.M.M. van Eechoud

Nr. 8 • Rb. Gelderland 10 juni 2015, Heksenkaas m.nt. M.R. de Zwaan

Rechtspraak in het kort

Berichten IE
Artikelen
Auteursrecht op smaak? De grenzen van het auteursrechtelijk werkbegrip na het Kecofa/Lancôme-arrest
– Tobias Cohen Jehoram 198

Over rasnamen en rasmerken
– Paul van der Kooij 207

Rechtspraak
Octrooirecht
Nr. 46 Rechtbank Den Haag 15 juli 2015, Resolution/Shionogi c.s., IEF 15120, ECLI:NL:RBDHA:2015:8197 (Europees octrooi; beschermingscertificaat; beschermingsomvang; equivalentie; afstand van een gedeelte van de bescherming waarop het octrooi aanspraak geeft (‘afstandsleer’))
– met noot van R.M. Kleemans 211

Rechtspraak in het kort
Octrooirecht
Nr. 47 Vzr. Rechtbank Den Haag 22 april 2015, Matador/Bick en Little Jumbo Klimmaterieel, IEF 14898, ECLI:NL:RBDHA:2015:8869 (octrooi betreffende een trekhaakslot; gerede kans octrooi niet inventief; geen inbreuk) 228

Merkenrecht
Nr. 48 Gerechtshof Amsterdam 30 april 2015, X B.V./ de Inspecteur, IEF 15219 (douanewaarde; geen verplichting tot bijtelling van royalties als bedoeld in art. 32 lid 1 onder c CDW) 229
Nr. 49 Vzr. Rechtbank Den Haag 7 augustus 2015, FKP Sojuzplodoimport/Spirits, IEF 15170, ECLI:NL:RBDHA:2015:9255 (onrechtmatig faciliteren van merkinbreuk) 230

Modellenrecht
Nr. 50 Gerecht EU 10 september 2015, T-525/13, H&M/BHIM en YSL, IEF 15238 (gemeenschapsmodel; vrijheid van de ontwerper; eigen karakter) 231

Reclamerecht
Nr. 51 Vzr. Rechtbank Den Haag 6 augustus 2015, Oculus/I-Optics, IEF 15169 (vergelijkende reclame; spoedeisend belang; pan-Europees verbod; art. 6:194a BW) 231

Procesrecht
Nr. 52 HvJ EU 16 juli 2015, C-580/13, Coty/Stadtsparkasse Magdeburg, IEF 15116, ECLI:EU:C:2015:243 (beroep op bankgeheim geen onbeperkt en onvoorwaardelijk verweer tegen plicht ex art. 1019f Rv) 232

BMM Bulletin
Het interview - Kor Blumenstock - nr. 2 2015 pag.98/99
Redactioneel - de la rédaction Marten Bouma - nr. 2 2015 pag.77/77
3D-printen: een revolutie in het modellenrecht (?) Marjolein Driessen - nr. 2 2015 pag.78/82
Internationale depotstrategieën in het modellenrecht Manon Rieger-Jansen - nr. 2 2015 pag.83/89
Onder de hamer - affaires pendantes - nr. 2 2015 pag.90/93
Opmerkelijk of merkwaardig - remarquable Yvonne Noorlander - nr. 2 2015 pag.94/95
Bescherming in het buitenland - protection à l'étranger Marten Bouma - nr. 2 2015 pag.96/97

ICIP L'ingenieur conseil
Brevets
425 Cour d’appel de Bruxelles, 9e  ch., 5 mars 2015, affaire : « Shamrock c. État belge »
Marques
446 Cour de justice de l’Union européenne, 4e ch., 3 septembre 2015, affaire : « Iron & Smith kft c. Unilever NV » et note d’observations d’Emmanuel Cornu
464 Cour d’appel de Bruxelles, 8e  ch., 23 juin 2015, affaire : « Weekday »
482 Cour d’appel de Bruxelles, 18e  ch., 24 juin 2015, affaire : « BEST »
Dessins et modèles
493 Tribunal de l’Union européenne, 8e ch., 13 mai 2015, affaire : « Group Nivelles c. O.H.M.I. (modèle “siphon de douche”) » et note d’observations de Fernand de Visscher
540 Prés. du tribunal de commerce néerlandophone de Bruxelles, cess., 4 août 2015, affaire : « Grosfillex c. Dumaplast »
Droit d’auteur
565 Cour de cassation, 2e ch., 24 juin 2015, affaire : « mur Facebook »
570 Cour d’appel de Bruxelles, 9e  ch., 19 juin 2015, affaire : « Longchamp »
589 Cour d’appel de La Haye, 26 mai 2015, affaire : « Moulinsart » et note d’observations d’Alain Strowel
606 Cour d’appel de Bruxelles, 8e  ch., 28 avril 2015, affaire : « Logo EXPO 58 »
Concurrence déloyale
616 Tribunal de commerce de Mons et de Charleroi, division Charleroi, 17 septembre 2014, affaire : « Molière »
Saisie-contrefaçon
629 Prés. du tribunal de première instance francophone de Bruxelles, réf., 19 juin 2015, affaire : « Optimade »

IRDI 2015/1
Lachapelle, A., « Services numériques & TVA  & : état des lieux », R.D.T.I., 2015/1, n° 58, p. 5-38
Cour de Justice de l'Union européenne (4e ch.), 11/12/2014, R.D.T.I., 2015/1, n° 58, p. 39-44
de Terwangne, C., « L'exception concernant les traitements de données à des fins personnelles et domestiques de la directive 95/46 relative à la protection des données », R.D.T.I., 2015/1, n° 58, p. 45-51
Dusollier, S., « Les affaires Bhaalu et l'enregistrement en ligne de programmes de télévision », R.D.T.I., 2015/1, n° 58, p. 53-55
Rechtbank van koophandel te Antwerpen, 04/11/2014, R.D.T.I., 2015/1, nr. 58, p. 56-73
Cassiers, V., « Télévision sur Internet : les prestataires de services en ligne ont perdu la bataille. Ont-ils perdu la guerre ? », R.D.T.I., 2015/1, n° 58, p. 74-81

MediaForum 2015-7
OPINIE Wordt de consument beter van een herziening van het Telecomkader?
Marianne Minnecré-Kracht
WETENSCHAP Alleen het telecommunicatiegeheim: Of toch maar niet? Van brief naar e-mail, WhatsApps en andere bits
Jan Smits
BOEKBESPREKING Economisering van het informatierecht
Johan Wolswinkel
Jurisprudentie
Nr. 23 • HvJEU 6 oktober 2015, Maximilian Schrems/Data Protection Commissioner

HvJ EU 17 december 2015, IEFbe 1631; C-419/14; ECLI:EU:C:2015:832 (LiveJasmin.com)
Mediarecht. Knowhow. E-commerce. Belasting. Uit het persbericht: De overdracht van de knowhow voor de exploitatie van de erotische website livejasmin.com van Hongarije naar Madeira, waar een minder hoog btw-tarief geldt, maakt op zich geen misbruik uit. Deze overdracht maakt daarentegen wel misbruik uit wanneer het doel erin bestaat te verhullen dat de website in werkelijkheid vanuit Hongarije wordt geëxploiteerd.

1)      Het Unierecht moet aldus worden uitgelegd dat voor de beoordeling of in omstandigheden als in het hoofdgeding een licentieovereenkomst waarbij de knowhow voor de exploitatie van een internetsite waarop interactieve audiovisuele diensten worden aangeboden, wordt overgedragen en die is gesloten met een vennootschap die in een andere lidstaat is gevestigd dan de lidstaat van vestiging van de licentiegever, die een vennootschap is, rechtsmisbruik uitmaakt met het oog op verkrijging van een belastingvoordeel doordat het op deze diensten toepasselijke tarief van de belasting over de toegevoegde waarde in die andere lidstaat minder hoog is, het feit dat de bestuurder en enige aandeelhouder van de licentiegever de ontwikkelaar van die knowhow was, het feit dat diezelfde persoon invloed of zeggenschap uitoefende op de ontwikkeling en exploitatie van die knowhow en de op deze knowhow gebaseerde diensten, en het feit dat onderaannemers waren belast met het beheer van de financiële verrichtingen, van het personeel en van de technische instrumenten die noodzakelijk zijn voor deze diensten, alsmede de overwegingen die de licentiegever ertoe hebben kunnen brengen om de exploitatie van de betrokken knowhow toe te vertrouwen aan een in die andere lidstaat gevestigde vennootschap in plaats van die knowhow zelf te exploiteren, op zich niet van doorslaggevend belang lijken te zijn.

Het is de taak van de verwijzende rechter om alle omstandigheden van het hoofdgeding te analyseren teneinde te bepalen of deze overeenkomst een zuiver kunstmatige constructie vormt die verhult dat de betrokken diensten in werkelijkheid niet door de licentienemer doch in feite door de licentiegever werden verricht, en daarbij moet hij met name nagaan of de zetel van bedrijfsuitoefening of de vaste inrichting van de licentienemer niet daadwerkelijk bestond en of deze vennootschap voor de uitoefening van de betrokken economische activiteit niet over een geschikte structuur in termen van lokalen, menselijke en technische middelen beschikte, of nog of deze vennootschap deze economische activiteit niet in eigen naam en voor eigen rekening, op eigen verantwoordelijkheid en op eigen risico uitoefende.

2)      Het Unierecht moet aldus worden uitgelegd dat, ingeval misbruik is vastgesteld waardoor de plaats van een dienst is bepaald in een andere lidstaat dan de lidstaat waar de plaats van deze dienst zou zijn gelegen indien geen sprake was van dat misbruik, het feit dat belasting over de toegevoegde waarde in die andere lidstaat is voldaan overeenkomstig zijn wettelijke regeling, zich niet ertegen verzet dat deze belasting wordt nagevorderd in de lidstaat van de plaats van werkelijke verrichting van deze dienst.

3)      Verordening (EU) nr. 904/2010 van de Raad van 7 oktober 2010 betreffende de administratieve samenwerking en de bestrijding van fraude op het gebied van de belasting over de toegevoegde waarde moet aldus worden uitgelegd dat de belastingdienst van een lidstaat die onderzoekt of belasting over de toegevoegde waarde verschuldigd is over reeds in andere lidstaten aan deze belasting onderworpen diensten, verplicht is een verzoek om inlichtingen te richten tot de belastingdiensten van deze andere lidstaten wanneer een dergelijk verzoek nuttig of zelfs onontbeerlijk is om te bepalen of de belasting over de toegevoegde waarde in eerstbedoelde lidstaat verschuldigd is.

4)      Het Unierecht moet aldus worden uitgelegd dat het zich niet ertegen verzet dat met het oog op de toepassing van artikel 4, lid 3, VEU, artikel 325 VWEU, de artikelen 2, 250, lid 1, en 273 van richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 oktober 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde, de belastingdienst, teneinde het bestaan van misbruik inzake belasting over de toegevoegde waarde aan te tonen, kan gebruikmaken van bewijzen die in een parallelle nog niet afgesloten strafprocedure buiten het medeweten van de belastingplichtige zijn verkregen, bijvoorbeeld door middel van afluistering van telefoongesprekken en inbeslagname van e-mails, op voorwaarde dat bij de verkrijging van deze bewijzen in deze strafprocedure en bij het gebruik ervan in de administratieve procedure de door het Unierecht gewaarborgde rechten niet zijn geschonden.

In omstandigheden als in het hoofdgeding is het krachtens de artikelen 7, 47 en 52, lid 1, van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie de taak van de nationale rechter die de wettigheid toetst van de beslissing tot navordering van belasting over de toegevoegde waarde die op dergelijke bewijzen steunt, om na te gaan of, ten eerste, het afluisteren van telefoongesprekken en de inbeslagname van e-mails bij de wet vastgestelde en in de strafprocedure noodzakelijke onderzoeksmiddelen waren en, ten tweede, het gebruik door deze dienst van de met deze middelen verkregen bewijzen eveneens bij wet was toegestaan en noodzakelijk was. Bovendien is het zijn taak om na te gaan of de belastingplichtige in overeenstemming met het algemene beginsel van eerbiediging van de rechten van verdediging in de administratieve procedure de mogelijkheid heeft gehad om toegang tot deze bewijzen te hebben en over deze bewijzen te worden gehoord. Indien de nationale rechter vaststelt dat deze belastingplichtige deze mogelijkheid niet heeft gehad of dat deze bewijzen in de strafprocedure zijn verkregen of in de administratieve procedure zijn gebruikt met schending van artikel 7 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, moet hij deze bewijzen buiten beschouwing laten en deze beslissing nietig verklaren indien zij als gevolg daarvan grondslag mist. Deze bewijzen moeten eveneens buiten beschouwing worden gelaten wanneer deze rechter niet gemachtigd is te controleren of zij in de strafprocedure zijn verkregen in overeenstemming met het Unierecht of wanneer hij zich niet op zijn minst ervan kan vergewissen op basis van een toetsing die reeds door een strafgerecht is verricht in een procedure op tegenspraak, dat deze bewijzen zijn verkregen in overeenstemming met dat recht.

Gestelde vragen:

1)      Is het voor de uitlegging van de artikelen 2, lid 1, onder c), 24, lid 1, en 43 van de btw-richtlijn relevant met het oog op de vaststelling van de dienstverrichter voor de toepassing van de btw dat, in de omstandigheden van het hoofdgeding, de bestuurder en volledige eigenaar van de licentiegever, die een vennootschap is, de natuurlijke persoon is die de bij de licentieovereenkomst overgedragen knowhow heeft ontwikkeld, wanneer deze artikelen worden toegepast bij het onderzoek of de verrichting zuiver kunstmatig is, geen verband houdt met een economische en commerciële realiteit en uitsluitend bedoeld is om een fiscaal voordeel te verkrijgen?

 

2)      Indien de eerste vraag bevestigend wordt beantwoord: is het voor de toepassing van de artikelen 2, lid 1, onder c), 24, lid 1, en 43 van de btw-richtlijn en bij de beoordeling of er sprake is van een misbruikpraktijk, relevant dat die natuurlijke persoon informeel invloed uitoefent of kan uitoefenen op de exploitatie en de beslissingen van de licentieverkrijgende handelsonderneming? Kan het voor die uitlegging relevant zijn dat de ontwikkelaar van de knowhow direct of indirect aan de vaststelling van ondernemingsbeslissingen in verband met op die knowhow gebaseerde dienstverlening deelneemt of kan deelnemen door professioneel advies te verlenen over de ontwikkeling en de exploitatie van de knowhow?

 

3)      Is het in de omstandigheden van het hoofdgeding en gelet op hetgeen in de tweede vraag is uiteengezet, voor de identificatie van de verrichter van de aan btw onderworpen dienst, naast de analyse van de onderliggende contractuele verrichting, relevant dat de ontwikkelaar van de knowhow als natuurlijke persoon invloed, en zelfs beslissende invloed, of zeggenschap uitoefent over de wijze waarop de op die knowhow gebaseerde dienst moet worden verricht?

 

4)      Indien de derde vraag bevestigend wordt beantwoord: welke omstandigheden moeten in aanmerking worden genomen, of meer bepaald op basis van welke criteria kan bij de bepaling van de draagwijdte van die invloed en die zeggenschap worden vastgesteld dat [door de ontwikkelaar van de knowhow] beslissende invloed wordt uitgeoefend op de dienstverlening en dat de werkelijke economische inhoud van de onderliggende verrichting in het voordeel van de licentiegever werd uitgevoerd?

 

5)      Is het in de omstandigheden van het hoofdgeding bij het onderzoek of een fiscaal voordeel wordt verkregen, relevant voor de analyse van de verhoudingen tussen de marktdeelnemers en de personen die deelnemen aan de verrichting, dat de belastingplichtigen die betrokken zijn bij de op belastingontwijking gerichte contractuele verrichting, rechtspersonen zijn, wanneer de belastingdienst van een lidstaat het nemen van strategische en operationele exploitatiebeslissingen [in verband met de knowhow] toerekent aan een natuurlijke persoon? Zo ja, is het dan van belang in welke lidstaat de natuurlijke persoon die beslissingen heeft genomen? Indien in omstandigheden als in het hoofdgeding kan worden vastgesteld dat de contractuele positie van de partijen niet doorslaggevend is, is het dan voor de uitlegging relevant dat onderaannemers belast zijn met het beheer van de technische instrumenten, het personeel en de financiële verrichtingen die noodzakelijk zijn voor het verrichten van de aan de orde zijnde internetdienst?

 

6)      Indien kan worden vastgesteld dat de bepalingen van de licentieovereenkomst geen werkelijke economische inhoud hebben, impliceren de herkwalificatie van de contractuele bepalingen en het herstel van de toestand die zou hebben bestaan indien het misbruik nooit zou hebben plaatsgehad, dan dat de belastingdienst van de lidstaat kan uitgaan van een andere lidstaat van dienstverrichting en bijgevolg een andere plaats van verschuldigdheid van de belasting, zelfs wanneer de licentieverkrijgende onderneming in de lidstaat van vestiging de verschuldigde belasting heeft voldaan overeenkomstig de in die lidstaat gestelde wettelijke voorwaarden?

 

7)      Moeten de artikelen 49 VWEU en 56 VWEU aldus worden uitgelegd dat op deze bepalingen inbreuk wordt gemaakt en sprake is van misbruik van de vrijheid van vestiging en van dienstverrichting wanneer een contractuele constructie als die in het hoofdgeding wordt opgezet, waarbij een in een lidstaat belastingplichtige onderneming middels een licentieovereenkomst de knowhow en het exploitatierecht voor interactieve diensten met volwassenencontent via op het internet gebaseerde communicatietechnologie overdraagt aan een in een andere lidstaat belastingplichtige onderneming, in omstandigheden waarin de btw-druk voor het verrichten van de overgedragen dienst lager is in de lidstaat van vestiging van de licentienemer?

 

8)      Welk belang moet in omstandigheden als in het hoofdgeding worden gehecht aan commerciële overwegingen die, naast de verwachting dat een fiscaal voordeel wordt verkregen, de licentiegever hebben bewogen? Is het in deze specifieke context voor de uitlegging van belang dat de bestuurder en volledige eigenaar van de licentiegever de natuurlijke persoon is die de knowhow oorspronkelijk heeft ontwikkeld?

 

9)      Kan bij de beoordeling van het misbruik rekening worden gehouden met omstandigheden die vergelijkbaar zijn met die van het hoofdgeding, zoals de technische en infrastructurele gegevens in verband met het opzetten en verrichten van de dienst waarop de betrokken verrichting betrekking heeft, en de opleiding van het personeel waarover de licentiegever voor de betrokken dienstverlening beschikt, en zo ja, welk belang hebben die omstandigheden?

 

10)      Moeten de artikelen 2, lid 1, onder c), 24, lid 1, 43 en 273 van de btw-richtlijn, gelezen in samenhang met artikel 4, lid 3, VEU en artikel 325 VWEU, in casu aldus worden uitgelegd dat de belastingdienst van een lidstaat bij een dienstverrichting en met het oog op de identificatie van de dienstverrichter, teneinde daadwerkelijke naleving te verzekeren van de verplichting voor de Unielidstaten om het totale btw-bedrag daadwerkelijk en tijdig te innen en om derving van begrotingsinkomsten ingevolge belastingfraude en -ontduiking over de grenzen van de lidstaten heen te vermijden, met het oog op de vaststelling van de feiten in de onderzoeksfase van de bestuurlijke fiscale procedure gerechtigd is om gegevens, informatie en bewijzen alsook registers met gegevens die de onderzoeksinstantie van de belastingdienst buiten het medeweten van de belastingplichtige in het kader van een strafrechtelijke procedure heeft verkregen, te gebruiken en om haar oordeel over de fiscale gevolgen daarop te baseren? Moeten die artikelen voorts aldus worden uitgelegd dat de bestuursrechter die uitspraak doet over het beroep tegen het administratief besluit van de belastingdienst van de lidstaat, bevoegd is om die elementen als bewijzen te betrekken in de beoordeling van de rechtmatigheid van dat besluit?

 

11)      Moeten de artikelen 2, lid 1, onder c), 24, lid 1, 43 en 273 van de btw-richtlijn, gelezen in samenhang met artikel 4, lid 3, VEU en artikel 325 VWEU, in casu aldus worden uitgelegd dat, teneinde daadwerkelijke naleving te verzekeren van de verplichting voor de Unielidstaten om het totale btw-bedrag daadwerkelijk en tijdig te innen en met het oog op de uitvoering van de verplichting voor de lidstaten om te zorgen voor de naleving van de aan de belastingplichtige opgelegde verplichtingen, de beoordelingsmarge waarover de belastingdienst van de lidstaat bij het gebruik van de middelen beschikt, de bevoegdheid omvat om aanvankelijk voor strafrechtelijke doeleinden verkregen bewijzen te gebruiken om belastingontduikende gedragingen te bestraffen, zelfs wanneer het eigen nationale recht niet toelaat dat buiten het medeweten van de betrokkene informatie wordt verkregen in een bestuurlijke procedure die ertoe strekt belastingontduikende gedragingen te bestraffen, of die informatieverkrijging in de strafrechtelijke procedure onderwerpt aan waarborgen waarin de bestuurlijke fiscale procedure niet voorziet, waardoor de overheidsdienst tegelijk de bevoegdheid verkrijgt om te handelen in overeenstemming met het beginsel van bewijsvrijheid?

 

12)      Staat artikel 8, lid 2, van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1952 (hierna: ,EVRM’), juncto artikel 52, lid 2, van het Handvest, eraan in de weg dat de in de tiende en elfde vraag bedoelde bevoegdheid wordt toegekend aan de belastingdienst van de lidstaat, of kan het met het oog op de doeltreffende inning van de belasting in de omstandigheden van het hoofdgeding gerechtvaardigd worden geacht dat omwille van de ,economische welvaart van het land’ in een bestuurlijke fiscale procedure ter bestrijding van belastingontwijking gebruik wordt gemaakt van de uitkomsten van de in het geheim verkregen informatie?

 

13)      Heeft de belastingdienst van de lidstaat, voor zover uit het antwoord op de tiende tot en met twaalfde vraag blijkt dat hij dergelijk bewijs in de bestuurlijke procedure mag gebruiken, teneinde de volle werking van het recht op behoorlijk bestuur en het recht op verweer overeenkomstig de artikelen 7, 8, 41 en 48 juncto artikel 51, lid 1, van het Handvest te waarborgen, de absolute verplichting om de belastingplichtige in de bestuurlijke procedure te horen, hem toegang te verlenen tot de uitkomsten van de in het geheim verkregen informatie en rekening te houden met de doelstelling waarvoor de in dat bewijs vervatte gegevens zijn verkregen, of staat in die context de omstandigheid dat de in het geheim verkregen informatie uitsluitend voor een strafonderzoek is bestemd, zonder meer eraan in de weg dat van dergelijk bewijs gebruik wordt gemaakt?

 

14)      Indien bewijzen worden verkregen en gebruikt die indruisen tegen de artikelen 7, 8, 41 en 48 juncto artikel 47 van het Handvest, voldoet dan aan het recht op een doeltreffende voorziening in rechte een nationale regeling op grond waarvan de betwisting in rechte van de procedurele regelmatigheid van beslissingen in belastingzaken enkel kan slagen en leiden tot nietigverklaring van de beslissing indien, naargelang van de omstandigheden van het geval, de bestreden beslissing daadwerkelijk anders zou kunnen hebben geluid indien de procedurele onregelmatigheid niet zou zijn begaan en die onregelmatigheid bovendien gevolgen heeft gehad voor verzoeksters individuele rechtspositie, of moeten die procedurele onregelmatigheden in een ruimere context in aanmerking worden genomen, ongeacht welke gevolgen de met het Handvest strijdige procedurele onregelmatigheid heeft voor de uitkomst van de procedure?

 

15)      Vereist de doeltreffendheid bedoeld in artikel 47 van het Handvest dat de bestuursrechter die uitspraak doet over het beroep tegen de administratieve beslissing van de belastingdienst van de lidstaat, in een procedurele situatie als in casu kan nagaan of het voor de strafvervolging in de strafprocedure in het geheim vergaard bewijs op rechtmatige wijze is verkregen, met name wanneer de belastingplichtige op wie de strafprocedure betrekking had, in die parallelle strafprocedure geen kennis van die documenten heeft kunnen nemen en evenmin de rechtmatigheid van de verkrijging van die documenten bij een rechter heeft kunnen betwisten?

 

16)      Moet, mede in het licht van de zesde vraag, verordening nr. 904/2010, met name gelet op punt 7 van de considerans ervan – waarin wordt verklaard dat de lidstaten voor de belastinginning moeten samenwerken om ervoor te helpen zorgen dat de btw juist wordt geheven en daarom niet alleen moeten toezien op de juiste toepassing van de op hun eigen grondgebied verschuldigde belasting, maar ook de andere lidstaten moeten bijstaan om te zorgen voor de juiste toepassing van de belasting die verband houdt met een op hun grondgebied verrichte activiteit maar verschuldigd is in een andere lidstaat – aldus worden uitgelegd dat de belastingdienst van de lidstaat die het bestaan van een belastingschuld op het spoor komt, in een feitelijke situatie als in casu een verzoek moet richten tot de belastingdienst van de lidstaat waarin de aan de belastingcontrole onderworpen belastingplichtige zijn plicht tot betaling van de belasting reeds heeft voldaan?

 

17)      Indien de zestiende vraag bevestigend wordt beantwoord en de rechter bij wie de beslissingen van de belastingdienst van de lidstaat worden aangevochten, vaststelt dat zij procedureel onregelmatig zijn doordat in die procedure geen inlichtingen zijn ingewonnen en geen verzoek is gericht tot de bevoegde autoriteiten van een andere lidstaat, welke gevolgen dient de rechter in het beroep tegen de door die belastingdienst genomen beslissingen daaraan te verbinden, mede gelet op hetgeen in de veertiende vraag is uiteengezet?

Op andere blogs:
IP Finance

In korte tijd heeft het Duitse BGH een aantal interessante arresten gewezen:
1. Geen auteursrechtvergoeding voor slechts beschikbaar stellen van tv-toesten in hotelkamers
2. Overname van delen uit exclusieve interviews in tv-uitzending van concurrenten
3. No-reply-bevestigingsmail met reclame is niet toegestaan
4. Reclame voor multivruchtensap 'Rotbäckchen' met aanduiding 'Kracht om te leren' en 'met ijzer' toegestaan
5. Verbod HIMBEER-VANILLE-ABENTEUER-reclame

1. BGH: Geen auteursrechtvergoeding voor slechts beschikbaar stellen van tv-toesten in hotelkamers
Uit het persbericht: Keine Urhebervergütung für das bloße Bereitstellen von Fernsehgeräten in Hotelzimmern: Der u.a. für das Urheberrecht zuständige I. Zivilsenat des Bundesgerichtshof hat heute entschieden, dass der Betreiber eines Hotels der GEMA keine Vergütung für das Bereitstellen von Fernsehgeräten in den Hotelzimmern zahlen muss, wenn die Hotelgäste mit diesen Geräten die ausgestrahlten Fernsehprogramme nur über eine Zimmerantenne empfangen können.

2. BGH: Overname van delen uit exclusieve interviews in tv-uitzending van concurrenten is geen inbreuk Leistungsschutzrecht, want er zijn nog uitzonderingen, zoals het citaatrecht
Uit het persbericht: Bundesgerichtshof zur Übernahme von Exklusivinterviews in Fernsehsendungen: Die Parteien sind private Fernsehunternehmen. Die Klägerin führte Exklusivinterviews mit Liliana M. über sich und ihre Ehe mit dem ehemaligen Fußballnationalspieler Lothar M. Die Klägerin strahlte die Interviews am 26. Juli 2010 sowie am 2. August 2010 in ihrer Sendung "STARS & Stories" aus. Nachdem die Beklagte sich zuvor jeweils vergeblich bei der Klägerin um eine Zustimmung zu der Nutzung dieser Interviews bemüht hatte, verwendete sie daraus verschiedene Ausschnitte unter Angabe der Quelle am 1. und 3. August 2010 in ihrer Sendung "Prominent".

Die Klägerin sieht darin eine Verletzung ihrer Schutzrechte als Sendeunternehmen. (...) Der Bundesgerichtshof hat angenommen, dass die Beklagte durch die Übernahme von Teilen der von der Klägerin in den Sendungen "STARS & stories" ausgestrahlten Interviews in das der Klägerin als Sendeunternehmen zustehende Leistungsschutzrecht eingegriffen hat. Die vom Oberlandesgericht getroffenen Feststellungen rechtfertigen jedoch nicht seine Annahme, die Eingriffe in das Leistungsschutzrecht der Klägerin habe die Beklagte widerrechtlich vorgenommen.

Allerdings kann sich die Beklagte nicht mit Erfolg auf die urheberrechtliche Schrankenregelung der Berichterstattung über Tagesereignisse (§ 50 UrhG)* berufen. Diese Schrankenregelung soll die anschauliche Berichterstattung über aktuelle Ereignisse in den Fällen, in denen Journalisten oder ihren Auftraggebern die rechtzeitige Einholung der erforderlichen Zustimmung des Rechteinhabers noch vor dem Abdruck oder der Sendung eines aktuellen Berichts nicht möglich oder nicht zumutbar ist, dadurch erleichtern, dass sie die Nutzung geschützter Werke, die im Verlauf solcher Ereignisse wahrnehmbar werden, ohne den Erwerb entsprechender Nutzungsrechte und ohne die Zahlung einer Vergütung erlaubt. Im Streitfall war es der Beklagten jedoch möglich und zumutbar, vor der Übernahme des in Rede stehenden Bildmaterials um die Zustimmung der Klägerin nachzusuchen. Zudem erlaubt § 50 UrhG keine Berichterstattung, die die urheberrechtlich geschützte Leistung - hier die Interviewsendungen der Klägerin - selbst zum Gegenstand hat. Die Leistung muss vielmehr bei einem anderen Ereignis in Erscheinung treten.

Aufgrund der bislang getroffenen Feststellungen kann aber nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Beklagte auf das Zitatrecht (§ 51 UrhG)** berufen kann.

3. BGH: No-reply-bevestigingsmail met reclame is niet toegestaan
Uit het persbericht: Bundesgerichtshof zur Zulässigkeit sogenannter "No-Reply" Bestätigungsmails mit Werbezusätzen: Die zugelassene Revision hat zur Aufhebung des Berufungsurteils und zur Wiederherstellung des amtsgerichtlichen Urteils geführt. Jedenfalls die Übersendung der Bestätigungsmail mit Werbezusatz vom 19. Dezember 2013 hat den Kläger in seinem allgemeinen Persönlichkeitsrecht verletzt, weil sie gegen seinen zuvor erklärten ausdrücklichen Willen erfolgt ist.

4. BGH: Reclame voor multivruchtensap 'Rotbäckchen' met aanduiding 'Kracht om te leren' en 'met ijzer' toegestaan:
Uit het persbericht: Bundesgerichtshof zur Bewerbung des Mehrfruchtsafts "Rotbäckchen"
Das Landgericht hat der Klage stattgegeben. Das Oberlandesgericht hat die Berufung der Beklagten zurückgewiesen. Es hat angenommen, die Angaben "Lernstark" und "Mit Eisen … zur Unterstützung der Konzentrationsfähigkeit" seien nicht nach Maßgabe der Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 zugelassene und damit unzulässige gesundheitsbezogene Angaben in Form von Angaben über die Gesundheit von Kindern gemäß Art. 10 Abs. 1*, Art. 14 Abs. 1 Buchst. b ** dieser Verordnung.

5. BGH: Verbod HIMBEER-VANILLE-ABENTEUER-reclame
Uit het persbericht: Bundesgerichtshof verbietet "HIMBEER-VANILLE- ABENTEUER"-Werbung von Teekanne:
Zwar lesen Verbraucher, die sich in ihrer Kauf-entscheidung nach der Zusammensetzung des Erzeugnisses richten, das Verzeichnis der Zutaten. Der Umstand, dass dieses Verzeichnis auf der Verpackung des Tees angebracht ist, kann jedoch für sich allein nicht ausschließen, dass die Etikettierung des Erzeugnisses und die Art und Weise, in der sie erfolgt, die Käufer irreführen. Die Etikettierung umfasst alle Angaben, Kennzeichnungen, Hersteller­ und Handelsmarken, Abbildungen oder Zeichen, die sich auf ein Lebensmittel beziehen und auf dessen Verpackung angebracht sind. Wenn die Etikettierung eines Lebensmittels und die Art und Weise, in der sie erfolgt, insgesamt den Eindruck entstehen lassen, dass das Lebensmittel eine Zutat enthält, die tatsächlich nicht vorhanden ist, ist eine Etikettierung geeignet, den Käufer über die Eigenschaften des Lebensmittels irrezuführen. Danach sind die verschiedenen Bestandteile der Etikettierung des Früchtetees insgesamt darauf zu überprüfen, ob ein normal informierter und vernünftig aufmerksamer und kritischer Verbraucher über das Vorhandensein von Zutaten oder Aromen irregeführt werden kann. Das ist vorliegend aufgrund der in den Vordergrund gestellten Angaben auf der Verpackung der Fall, die auf das Vorhandensein von Vanille- und Himbeerbestandteilen im Tee hinweisen.

Cour de cassation 16 novembre 2015, IEFbe 1629 (Office national de l'emploi tegen F.O.A.N.K.W.)
Resumé par par Michaël De Vroey, Baker McKenzie. CUMUL D'ALLOCATIONS DE CHOMAGE ET DE DROITS D'AUTEURS SANS PLAFONNEMENT NE VAUT QUE POUR AUTANT QUE L'ENSEMBLE DES ACTIVITES ARTISTIQUES AIT PRIS FIN AVANT LA DEMANDE D’ALLOCATIONS DE CHOMAGE. Suivant l’article 130 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage (l'« Arrêté »), le chômeur qui perçoit au cours de l’année civile des revenus tirés directement ou indirectement de l’exercice d’une activité artistique de création ou d’interprétation (des ‘royalties’) conserve intégralement le bénéfice des allocations de chômage, à condition que l’activité artistique ne procure pas un revenu journalier net imposable supérieur à la somme de 10,18 EUR indexée. Lorsque le revenu est supérieur à ce plafond, le montant journalier de l’allocation est réduit en conséquence. Il n'est toutefois pas tenu compte du revenu tiré de l'exercice d'activités artistiques ayant pris définitivement fin avant le début de la période de chômage ou ayant pris fin depuis au moins deux années civiles consécutives en cours de chômage. Il reste néanmoins à déterminer ce que l’on entend par ‘activités (…) ayant pris définitivement fin’ au sens de l’article 130, § 2, alinéa 4, de l’Arrêté.

L'Office national de l'emploi soutient que l’ensemble des revenus, autres que salariés ou statutaires, perçus au cours de l’année civile pour l’exercice d’une activité artistique est pris en considération, même lorsque ces revenus se rapportent à des œuvres artistiques créées, enregistrées ou interprétées avant le début de la période de chômage ou, en cours de chômage, mais depuis plus de deux ans. L’exonération des revenus provenant des activités artistiques antérieures ne vaut donc que si toute activité artistique a définitivement pris fin avant la demande d’allocations de chômage ou, en cas de cessation de l’activité artistique intervenue en cours de chômage, si elle a cessé depuis deux années civiles consécutives.

Le défendeur soutient en revanche que, pour la réduction des allocations de chômage, il ne faut tenir compte que des revenus générés par une œuvre créée en cours de chômage, et ce, pendant uniquement deux années civiles ininterrompues, et non pas des revenues générés par des œuvres qui ont été créées et enregistrées à la Sabam avant le début de la période de chômage ou, en cours de chômage, mais depuis plus de deux ans.

Par un jugement du 16 novembre 2015, la Cour de Cassation a confirmé le point de vue de l'Office national de l'emploi, et a jugé que les ‘activités (…) ayant pris définitivement fin’ sont constituées, non de chacune des œuvres examinées séparément, mais de l’ensemble des activités artistiques du chômeur. En s’abstenant de tenir compte des droits d’auteur au motif qu'une activité de création doit être considérée comme ayant pris définitivement fin une fois que l’œuvre a été créée et enregistrée à la Sabam, l’arrêt du 30 octobre 2013 rendu par la cour de travail de Bruxelles viole l’article 130, § 2, alinéa 4 de l’Arrêté.

HvJ EU 17 december 2015, IEFbe 1628; ECLI:EU:C:2015:820; zaak C-517/13 (Proximus tegen Provincie Namen)
[vgl. IEFbe 1536] Elektronischecommunicatienetwerken en ‑diensten. Voorwaarden die aan de algemene machtiging en de gebruiksrechten voor radiofrequenties en voor nummers kunnen worden verbonden, en specifieke verplichtingen – Artikel 13 – Vergoeding voor het recht om faciliteiten te installeren – Werkingssfeer – Provinciale regelgeving – Belasting op zendmasten en/of zend- en ontvangsteenheden van het mobieletelefonienetwerk. HvJ EU:

De artikelen 6 en 13 [machtigingsrichtlijn'] moeten aldus worden uitgelegd dat zij niet eraan in de weg staan dat een belasting als die welke in het hoofdgeding aan de orde is, wordt opgelegd aan de natuurlijke of rechtspersoon die een zendmast en/of een zend- en ontvangsteenheid van het mobieletelefonienetwerk exploiteert.

Gestelde vragen:

1)      Moet artikel 13 van [de machtigingsrichtlijn] aldus worden uitgelegd dat het eraan in de weg staat dat een nationale autoriteit of een plaatselijke overheid, voor begrotingsdoeleinden die niets van doen hebben met de doeleinden van deze machtiging, bij reglement een belasting invoert op de infrastructuur voor mobiele communicatie die wordt gebruikt bij de uitoefening van de werkzaamheden waarvoor overeenkomstig deze richtlijn een algemene machtiging is verleend (waarbij in voorkomend geval een onderscheid wordt gemaakt tussen het geval waarin deze infrastructuur op particuliere eigendom is geplaatst en het geval waarin zij op openbare eigendom is geplaatst)?

 

2)      Moet artikel 6, lid 1, van [de machtigingsrichtlijn] aldus worden uitgelegd dat het eraan in de weg staat dat een nationale autoriteit of een plaatselijke overheid, voor begrotingsdoeleinden die niets van doen hebben met de doeleinden van deze machtiging, bij reglement een belasting op de infrastructuur voor mobiele communicatie invoert die niet behoort tot de voorwaarden die in deel A van de bijlage bij die richtlijn worden opgesomd, met name omdat zij geen administratieve bijdrage is in de zin van artikel 12 [van deze richtlijn]?

Conclusie AG HvJ EU 17 december 2015, IEFbe 1627; ECLI:EU:C:2015:834; zaak C-163/15 (Hassan tegen Breiding)
Merkenrecht. Vraag gesteld [IEFbe 1334] Licentiehouder heeft recht om een vordering wegens inbreuk in te stellen hoewel de licentie niet in het register van gemeenschapsmerken is ingeschreven. Conclusie AG:

1) Artikel 23, lid 1, eerste volzin, van [Gemeenschapsmerkenrechtverordening] staat niet eraan in de weg dat de houder van een licentie die niet is ingeschreven in het register van gemeenschapsmerken een vordering wegens inbreuk op een gemeenschapsmerk instelt.

2)      Aangezien de tweede prejudiciële vraag alleen wordt gesteld in het geval dat de eerste vraag bevestigend wordt beantwoord, hoeft daarop geen antwoord te worden gegeven.

Gestelde vraag:

1)      Staat artikel 23, lid 1, eerste volzin, van [de] verordening [...] eraan in de weg dat een licentiehouder die niet is ingeschreven in het register [...] een vordering wegens inbreuk op een gemeenschapsmerk instelt?

2)      Indien vraag 1 bevestigend wordt beantwoord: Staat artikel 23, lid 1, eerste volzin, van [de] verordening [...] in de weg aan een nationaalrechtelijke praktijk volgens welke de licentiehouder de aanspraken van de merkhouder tegen de inbreukmaker kan handhaven op grond van de bevoegdheid om in eigen naam een procedure te voeren over diens recht (,Prozessstandschaft’)?

Hof van beroep Brussel 15 september 2015, IEFbe 1625 (PI Pharma tegen Mylan)
Gemeenschapsmerk. Parallelimport. Beide partijen zijn actief op de markt voor geneesmiddelen. Mylan Inc. is houdster van het Gemeenschapsmerk “Mylan”. Pharma bracht, op grond van een vergunning voor parallelvervoer, een generisch geneesmiddel op de Belgische markt onder de naam Omeprazole Mylan. Dit product was afkomstig van Ratiopharm, een (Nederlandse) concurrent van Mylan, welke het product onder de naam Omeprazol Ratiopharm verkocht. Wanneer Mylan zich beroept op haar merkenrecht verweert Pharma zich met de stelling dat dit recht is uitgeput omdat volgens haar Ratiopharm licentiehouder is van Mylan. Het Hof wijst dit verweer af en stelt Mylan in het gelijk.

11 Evenmin is de praktijk aan de orde waarbij verschillende merken worden gebruikt voor eenzelfde geneesmiddel door de tot die merken gerechtigde of waarbij een merkhouder, al dan niet via met hem verbonden vennootschappen, voor het op de markt brengen van eenzelfde geneesmiddel verschillende merken gebruikt.

Het kwestieuze geneesmiddel wordt in Nederland immers op de markt gebracht door Ratiopharm (een rechtstreekse concurrent van Mylan) onder het merk Ratiopharm, waarop Mylan geen enkel recht heeft.

12 Het hof besluit dat Mylan zich nuttig kan beroepen op artikel 9 1 a Gemeenschapsmerkverordening om het gelaakte gebruik van haar Gemeenschapsmerk Mylan door PI Pharma te laten verbieden.

NL Rechtbank van Eerste Aanleg Brussel 15 december 2014, IEFbe 1577 (Eisers tegen De Persgroep)
Mediarecht. Privacy. Inbreuk privéleven. Publieke persoon. Er wordt een artikel gepubliceerd over de vermeende affaire van een van eisers. Eisers stellen door dit artikel geschaad te zijn in hun goede naam en dat deze inbreuk maakt op hun privé- en gezinsleven. Zij eisen onder andere morele schadevergoeding.

De Rechtbank oordeelt dat het artikel, ondanks de interviewvorm, betrekking heeft op een intieme aangelegenheid in het privéleven van eisers. Dat eiseres een publieke persoon is, maakt niet dat haar privéleven publiek bezit is en er bestaat geen enkele noodzaak of maatschappelijke relevantie om tot publicatie van de beweringen over te gaan. De Rechtbank verklaart de vordering lastens De Persgroep tot 50.000 EUR per eiser, wegens de totstandkoming en de publicatie van het gewraakte artikel, onontvankelijk. Voor het overige moeten de journalisten 2.500 EUR per eiser en De Persgroep 5.000 EUR per eiser betalen.

r.o. 5.1: “(...) Eisers, in het bijzonder eiseres zijn weliswaar publieke personen, die in het verleden het grote publiek reeds vrijwillig inzage hebben gegeven in bepaalde aspecten van hun privé-leven, doch daaruit kan niet worden afgeleid dat hun privé-leven publiek bezit is en dat zulks aldus aan de pers een vrijgeleide geeft om over elke aspect daarvan op grond van om het even welk gerucht of getuigenis te verhalen"

"Eisers werden door verweerders gecontacteerd, doch zij hebben gesteld niet te willen ingaan op dit intieme gedeelte van hun relatie: hieruit hebben verweerders ten onrechte afgeleid dat eisers geen wederwoord wilden en verweerders hebben de stellingname van eisers volledig foutief geïnterpreteerd als een “carte blanche” om de beweringen van de getuige ongenuanceerd te publiceren en - in tegenstelling tot hetgeen verweerders thans stellen - kan uit het artikel worden afgeleid dat verweerders de stellingen van de getuige wel degelijk tot de hunne hebben gemaakt; Het gaat niet louter om een interview van een - overigens dubieuze getuige - er worden in het artikel ook duidelijke beschouwingen en gevolgtrekkingen van eerste, tweede en derde verweerders zelf opgenomen; Het is bovendien geenszins bewezen dat de beweerde overspelige relatie van eiser, reeds voor de publicatie van het gegriefd artikel in andere bladen het voorwerp van artikelen is geweest."

r.o. 5.2: "De rechtbank stelt vast dat vierde verweerster - onmiskenbaar uit commerciële overwegingen - het artikel extra in de verf heeft gezet door het overgrote deel van de voorpagina te gebruiken ter aankondiging van de in het artikel geuite beschuldigingen; Daarbij werden ongenuanceerd "oneliners" gepubliceerd, volledig buiten de context van het artikel zelf en werden de ontoelaatbare beschuldigingen zonder enige nuance op de voorpagina geplaatst, voorpagina die ongetwijfeld ook door het publiek, zelfs door publiek dat de uitgave niet zelf aankocht wordt gelezen; De ongenuanceerde en onevenwichtige publicatie van de beschuldigingen op de voorpagina heeft trouwens onmiskenbaar tot doel de aandacht van het publiek te trekken en de verkoop te stimuleren; (...) Vierde verweerster is door deze beide acties duidelijk te kort geschoten in haar voorzichtigheidsplicht, door een op zich reeds zeer betwist artikel extra in de verf te zetten, hetzij door er zeer uitgebreid naar te verwijzen op de cover en het bovendien op te nemen in andere publicaties, waardoor een nog groter publiek werd bereikt;"

r.o. 5.3: "De rechtbank aanvaard dat eiseressen morele schade hebben geleden. (...) "De omvang van de door eisers geleden morele schade wordt niet in concreto bewezen en kan ook moeilijk begroot worden aan de hand van de door partijen voorgelegde CIM-persbereikstudies. Het gaat in deze studies uiteraard steeds om een gemiddeld aantal lezers en men mag er niet van uitgaan dat alle lezers het artikel zeer effectief lezen. De rechtbank is van oordeel dat in deze de morele schade van eisers wegens de publicatie van het artikel billijk begroot en beperkt kan worden tot 2.500 euro."

"Wat de specifieke fouten van vierde verweerster betreft (de vermeldingen op de cover en het gebruiken van dezelfde publicatie in een wervingscampagne voor het aantrekken van nieuwe medewerkers), moet rekening worden gehouden met het feit dat vierde verweerster met de betreffende cover ongetwijfeld commercieel gewin heeft nagestreefd, waarbij mag worden gesteld dat vierde verweerster kennelijk meer bekommerd was om een spectaculaire voorpagina zulks op basis van een onvoldoende afgecheckt artikel, waarvan bovendien op voorhand kon geweten worden dat het de aandacht van het publiek zou trekken en waarbij - zelfs bij de niet-kopers van het magazine, die, bijvoorbeeld bij een bezoek aan een krantenwinkel enkel de oneliners op de cover hebben gelezen, eisers in diskrediet werden gebracht; Ook moet rekening worden gehouden dat door het tweede gebruik van dezelfde cover in alle edities van vierde verweerster, met het oog op een wervende campagne, de cover ook werd gelezen door een publiek dat gewoonlijk het magazine "Dag Allemaal" niet koopt of leest, waardoor de ruchtbaarheid die aan de desbetreffende cover werd gegeven in ernstige mate werd verhoogd; De rechtbank is van oordeel dat voor wat de specifieke fouten van vierde verweerster betreft (de samenstelling van de cover en de tweede verspreiding) de morele schade van eisers ex aequo et bono kan worden begroot op 5.000,00 EUR;"

Conseil d’État 20 novembre 2015, IEFbe 1626 (TerBeke-Pluma contre la Région Wallonne)
Décision envoyée par Eric de Gryse, Simont Braun. Décisions similaires dans IEFbe 295 et IEFbe 610. Marques, Indication Géographique Protégée. Règlement 510/2006, 2081/92 en 2082/92. La demande d’annulation d’une décision de la Région wallonne par laquelle elle avait accordé une période transitoire à Ter Beke lui permettant d’utiliser “Saucisson d’Ardenne”, à condition de mentionner que ses produits ont été ‘produits hors zone d'Ardenne’, est rejetée. La demande pour obtenir une Indication Géographique Protégée est pendante devant la Commission Européenne.

Considérant qu’il n’est pas contradictoire d’octroyer une période d’adaptation qui permette à la requérante et à une autre société de continuer à commercialiser leurs produits sous des dénominations d’indications géographiques qui font référence à l’Ardenne, et de prévoir, «pour éviter de tromper le consommateur», que l’étiquetage de ces produits doit porter la mention «Produit hors zone d’Ardenne» ou indiquer le lieu de production; que ces deux mentions correspondent à la prise en compte, d’une part, de l’intérêt des producteurs en cause XV - 2603 - 6/6 et, d’autre part, de celui des consommateurs, et établissent un équilibre entre ces intérêts divergents; qu’en cette branche, le moyen n’est pas fondé,

Gerecht EU 16 december 2015, IEFbe 1624; ECLI:EU:T:2015:979 (Perfetti Van Melle tegen OHIM)
Uitspraak ingezonden door Maarten Haak, Hoogenraad & Haak Advertising + IP Advocaten. Merkenrecht. Kraft Foods Global Brand heeft bij het OHIM een aanvraag ingediend voor het Gemeenschapsmerk TRIDENT PURE. Perfetti gaat in oppositie tegen deze aanvraag, gebaseerd op eerdere merken (art. 8(1)(b) Gemeenschapsmerkenverordening). Oppositie divisie wijst de oppositie toe op grond van verwarringsgevaar. De kamer van beroep vernietigt deze beslissing. Perfetti vordert voor het Gerecht om aanpassing uitspraak van de kamer van beroep en dat de aanvraag voor een merkdepot wordt afgewezen. Het Gerecht merkt op dat de kamer van beroep bij de beoordeling van het onderscheidende karakter van “pure" terecht onderscheid heeft gemaakt tussen het deel van het publiek dat het woord wel kent en het deel dat het woord niet kent. Dit heeft tevens invloed op de vergelijking van de merken en het verwarringsgevaar. Zo is het begripsmatige overeenstemming voor het publiek dat het woord “pure” niet kent neutraal. Net als de kamer van beroep oordeelt het Gerecht dat er geen verwarringsgevaar bestaat tussen beide merken. Het beroep wordt verworpen.

3.     The comparison of the signs and the likelihood of confusion

44      In the present case, the word element ‘pure’ exists in English and also in a similar form in other languages, including Italian (puro), French (pur), Spanish (puro), Portuguese (puro), German (pur), and Dutch (puur), which is the reason why it may be assumed that that word will be understood by consumers in those countries. In other languages, however, the word has no equivalent originating from the same stem (‘pur-’). While it is true that a large portion of the population of those language areas will understand the English word ‘pure’, which forms part of the basic vocabulary frequently used in advertising to describe the characteristics of goods, it nevertheless cannot be accepted, contrary to what the intervener submits, that, in the absence of any supporting evidence, it is understood throughout the territory of the European Union. The Board of Appeal therefore correctly found that there was a significant number of consumers for whom the word ‘pure’ was devoid of any meaning. For that portion of the relevant public, the word is fanciful and has, as the Board of Appeal correctly found, an average inherent distinctiveness, which, moreover, is not disputed by the applicant.

47 In the first place, the argument that the word ‘pure’ is not commonly used in confectionery and candy advertisements and that purity is not a characteristic of those goods does not resolve the question of how the relevant public will perceive that word element. That question does not depend on whether or not that word element is frequently used in advertisements or whether use of that element in the context of marketing a product is logically or scientifically correct. The only relevant question in this case, for the purposes of determining whether the element ‘pure’ is distinctive or whether it is, on the contrary, descriptive, is whether or not use of a term in the marketing of a product leads the consumer to perceive that term as a description of the product, since a word mark which is descriptive of the characteristics of goods or services is, on that account, necessarily devoid of any distinctive character in relation to those goods or services (see, to that effect, judgment of 29 March 2012 in Kaltenbach & Voigt v OHIM (3D eXam), T‑242/11, EU:T:2012:179, paragraph 39 and the case-law cited).

48      In the second place, the applicant’s argument that the distinctiveness of the element ‘pure’ is even greater given that the applicant has demonstrated intensive use of a family of trade marks that share the element ‘pure’ is unrelated to the question of whether the inherent distinctiveness of an element of a composite mark is higher or lower. This argument will be addressed in the context of the global assessment of the likelihood of confusion.

49      In the third place, the applicant’s argument that OHIM’s decision-making practice indicates that the word element ‘pure’ is not descriptive also cannot succeed. The applicant relies, first, on the decision of the Opposition Division of OHIM of 29 August 2011 in Case B 1 771 164, Pure Collection Limited v Tina Baum. At page 7 of that decision, the Opposition Division noted that the word element ‘pure’ had no particular meaning in relation to the goods at issue, namely clothing, footwear and bags adapted for sporting articles. Consequently, the Opposition Division found that the distinctive character of the word element ‘pure’ was normal. However, contrary to what the applicant apparently infers from that decision, the Opposition Division in no way concluded that the element ‘pure’ had, as a general rule, an average distinctive character. Although it is true that the element ‘pure’ did not characterise the goods at issue in that case, the same reasoning cannot apply to the goods in the present case, as has been shown in paragraph 45 above. Second, the applicant relies on the decision of the Opposition Division of OHIM of 18 February 2013 in Case B 1 916 546, Euroquimica SA v The Dial Corporation. That case involved laundry detergents sold under the marks PUREX and PUREX COMPLETE. The Opposition Division concluded, at page 6 of that decision, that the word ‘purex’ had no meaning for a major part of the relevant public, comprising the Spanish public, whereas it would be associated by a small portion of consumers in that public with the concept of purity of the detergent derived from use of the product. The Opposition Division stated that, for that smaller part of the relevant public, the word elements ‘purex’ and ‘complete’ had an equivalent distinctive character. With regard to the mark PUREX, the Opposition Division stated that that word was distinctive even for consumers who associated it with the concept of the purity or cleanliness of detergent, since that word does not exist in Spanish as such. However, it cannot be inferred from the reasoning followed by the Opposition Division in that case that the word element ‘pure’, in the present case, also has a distinctive character, since the comparison made by the Opposition Division in the case mentioned above did not involve the word ‘pure’, but a different expression. It follows that the decisions relied on by the party relate to circumstances that differ significantly from those in the present case and that they are, therefore, not relevant to the outcome of the present dispute.

50      It must therefore be concluded that the Board of Appeal acted correctly in finding that, for the part of the relevant public that understood the meaning of the word ‘pure’, that word was descriptive. As has been shown in paragraph 45 above, the word element ‘pure’ has a sufficiently direct and specific link with the goods in question to enable consumers immediately to perceive, without further thought, a description of one of the characteristics of those goods. For those consumers who understand the word ‘pure’, that term is, therefore, devoid of any distinctive character (see, to that effect and by analogy, judgment of 27 February 2002 in REWE-Zentral v OHIM (LITE), T‑79/00, ECR, EU:T:2002:42, paragraphs 35 to 39). By contrast, for those consumers who do not understand the meaning of the word ‘pure’, the element ‘pure’ is, as the Board of Appeal correctly concluded, without being challenged on this point by the parties, a fanciful term endowed with average distinctive character.

 The comparison between the mark applied for and Community figurative mark No 9291634 (word element ‘pure’ above a design representing a mint leaf) and the likelihood of confusion

107    In the light of all of the foregoing, the view must therefore be taken that, for those consumers who do not understand the word ‘pure’, the differences which have been identified between the marks at issue, particularly the critical importance that consumers attribute to visual appearance characterised, as regards the earlier mark, by the significant role played by the figurative element and, as regards the mark applied for, by its beginning, are sufficient to lessen phonetic similarity even for the category of consumers who pronounce the word ‘pure’ in two syllables. It must therefore be held that the overall impressions created by the marks at issue are, despite the similarities identified, sufficiently different to justify the conclusion that there is no likelihood of confusion for consumers who do not understand the word ‘pure’.

108    For those consumers who do understand that word, any likelihood of confusion must also a fortiori be ruled out, since, first, those consumers will attribute even less importance to the element ‘pure’, which to them is merely descriptive, and, second, the impact of the identified conceptual similarity on the overall impression created by the marks at issue is very low and is thus not decisive for the purposes of the global assessment of the likelihood of confusion. The conceptual similarity results solely from the descriptive element ‘pure’, which attracts those consumers’ attention only in a limited manner.

109    Accordingly, the Board of Appeal was right to conclude that there was no likelihood of confusion between the marks at issue, even if it committed two errors, first, in concluding that there was no visual similarity between those marks and, second, in taking the view that the conceptual similarity of those marks resulting from the presence of the word element ‘pure’ was not relevant for the purposes of the conceptual comparison. However, those errors had no bearing on the result of the assessment which it carried out.

The comparison between the mark applied for and Community trade mark No 6771869 (PURE WHITE) and the likelihood of confusion

120    With regard to the global assessment of the likelihood of confusion between the two marks, it is necessary to take into consideration the fact that, for those consumers who do not understand the words ‘pure’ and ‘white’, the marks at issue are of low visual similarity and are, at most, of average phonetic similarity and are each of average distinctiveness. As has been demonstrated in paragraph 101 above, the applicant has proved neither that there was an enhanced distinctive character by reason of use nor that there was a family of trade marks. Taking into account the fact that, first, consumers pay more attention to the beginnings of marks than to their ends and that, second, visual appearance plays a more important role than phonetic appearance in the present case, it must be concluded that there is no likelihood of confusion for consumers who understand neither the word ‘pure’ nor the word ‘white’. For those consumers who understand the word ‘pure’, but not the word ‘white’, the differences between the marks at issue are even greater, since these consumers attach more weight to the elements which they do not understand, with the result that the only element which those marks have in common, namely the element ‘pure’, will attract their attention less in comparison with consumers who understand neither of the words ‘pure’ and ‘white’. Finally, for the reasons set out in paragraph 108 above, the same conclusion must apply in regard to consumers who do understand the words ‘pure’ and ‘white’.

121    Accordingly, the Board of Appeal was correct to exclude, also for Community trade mark No 6771869, all likelihood of confusion for all groups of consumers.

The comparison between the mark applied for and French word mark No 63431610 (PURE FRESH)

125    With regard to the global assessment of the likelihood of confusion, it is appropriate to refer, in essence, to the findings already made in the context of the examination of the other marks examined. Given that the similarities between the marks at issue are even less evident than in the context of the other marks examined and that the element ‘pure’ is descriptive for all of the relevant public concerned, the Board of Appeal’s conclusion — that a likelihood of confusion between the marks at issue is excluded — must be endorsed.

The comparison between the mark applied for and the other earlier marks relied on by the applicant

132    In that regard, it must be pointed out that the applicant has provided no evidence capable of proving that the umbrella brand MENTOS was widely known by the relevant public. Even on the assumption that it has been proved that the element ‘mentos’ was readily known by the relevant public, that element is not, for that reason, less important for the purposes of the comparison of the signs at issue. On the contrary, the Court of Justice has indicated that the overall impression produced by a mark made up of a widely-known element and an element which was not widely known was, as a general rule, characterised more by the former than by the latter (see, to that effect, judgment in Medion, paragraph 76 above, EU:C:2005:594, paragraph 34). It must also be pointed out that a widely-known word element incorporated in a composite mark is particularly appropriate for indicating the commercial origin of the goods sold under that mark, for which reason it is impossible to regard such an element as ancillary, or even as negligible.