Publicaties/noten - Publications/commentaires  

DEPREEUW & HUBIN, Study on the making available right and its relationship with the reproduction right in cross-border digital transmissions, ec.europa.eu.
The present Study deepens the analysis of the relation between the making available right and the reproduction right. Considering acts of streaming and downloading, it examines whether the copies of works made through the technical process of making them available on the internet fall under the scope of art. 2 of the InfoSoc Directive, and whether these may be exempted under the exception for temporary copy or the exception for private copy provided by art. 5. The Terms of Reference of the Study are the following:

(...) 2. This report contains the outputs required in the terms of reference and adapted to the Commission’s comments. The newly adopted directive of the European Parliament and of the Council on collective management of copyright and related rights and multi-territorial licensing of rights in musical works for online uses in the internal market is beyond the scope of this study and consequently this report does not examine its relation to the making available right and the reproduction right. This report represents the state of the law as of April 2014.

Lees de volledige studie hier

OLG Köln 31 oktober 2014, IEFbe 1105 (WeserGold tegen Deutsche SiSi-Werke) - vertaling
Bijdrage ingezonden door Kurt Stöpetie en Rutger Stoop, Brinkhof. Advocaten treden op namens Capri-Sun. Merkenrecht. Waar in eerste aanleg het vormmerk in zowel Nederland [IEF 13734] als Duitsland [IEF 14226] nietig werd verklaard, omdat de vorm van het sta-zakje van CAPRI-SUN noodzakelijk zou zijn om een technische uitkomst te verkrijgen, legt het Duitse Oberlandesgericht van Keulen het nietigheidsoordeel van het DPMA naast zich neer. De Duitse appelrechter handhaaft het aan riha Wesergold opgelegde inbreukverbod, omdat het oordeel van het DPMA niet definitief is en zij het – op basis van een analyse van de aangevoerde argumenten – het niet zeer waarschijnlijk acht dat het DPMA-oordeel in stand zal blijven. Dit oordeel is in lijn met het recente arrest van het Gerecht Simba Toys v OHIM (T-450/09) over de uitleg van de uitsluitingsgrond vanwege technische noodzakelijkheid (zie artikel 7, lid 1 (e, ii) Vo (EG) 207/2009): zie IEF 14409.

De Duitse appelrechter oordeelt verder, net zoals alle tot nog toe ingeschakelde Duitse Landgerichten, dat het vormmerk van het sta-zakje van CAPRI-SUN onderscheidend vermogen bezit en dat door het gebruik van een sta-zakje met nagenoeg dezelfde afmetingen (zij het met een zgn. S-vorm) gevaar voor publieksverwarring gegeven is.

Onderscheidend vermogen
De Duitse appelrechter oordeelt dat het gaat om een verpakkingsvorm met een unieke positie op de relevante markt, want zelfs als gekeken wordt naar andere verpakkingen van vloeibare levensmiddelen op de markt moet geconstateerd worden dat geen vergelijkbare sta-zakjes worden gebruikt (p. 10, onder aa.). Het voorgaande en het gemiddelde onderscheidend vermogen en de aanzienlijke bekendheid van het sta-zakje meegewogen, maken dat het publiek de verpakkingsvorm zal waarnemen als een indicatie van herkomst (p. 15, onder cc.).

Verwarringsgevaar
Bij de beoordeling van het verwarringsgevaar is een belangrijke factor dat het vormmerk en het litigieuze teken worden gebruikt voor identieke waren, namelijk vruchtendranken. Uitgaande van een normaal onderscheidend vermogen van het vormmerk en van een hoge mate van overeenstemming tussen het vormmerk en het litigieuze teken, is het redelijk om aan te nemen dat verwarringsgevaar aanwezig is, aangezien een significant deel van het publiek zal menen dat de waren van gelieerde ondernemingen afkomstig zijn (p. 15, onder b).

Verbod blijft overeind
De Keulse appelrechter onderschrijf het oordeel van het Keulse Landgericht en handhaaft op basis van het geldig te achten Duitse vormmerk DE 39508178 zowel het verbod op de inbreukmakende sta-zakjes, als het verbod op de inbreukmakende kartonnen omverpakkingen.

Volledige tekst van het arrest in het Duits, of de Engelse vertaling.

T.F. Westenbroek, ‘Hof Brussel omarmt Louboutin en registergegevens BBIE', IEF 14410, IE-Forum.nl.
Bijdrage van Tomas Westenbroek, VU Amsterdam/auteur. Het Hof van beroep te Brussel heeft op 18 november 2014 het ‘rode zool’ merk van Louboutin gered van een wisse dood. In een helder en consciëntieus arrest, volgt het Brusselse Hof van beroep nauwgezet de registergegevens, zoals opgenomen in het Benelux merkenregister: Eerder dit jaar shockeerde de Brusselse voorzieningenrechter de wereld door het rode zool merk van Louboutin nietig te verklaren en de doorhaling ervan te bevelen in een zaak die door de Franse schoenmaker was aangespannen tegen Van Dalen Footwear B.V. En dat terwijl een jaar eerder, in Den Haag, werd vastgesteld dat er inbreuk werd gemaakt op het geldige merkenrecht van de Franse koning van de (hele) hoge hak.

(...bijdrage is sterk ingekort, lees de volledige bijdrage hier...)
And they litigated happily ever after
Na het herstelarrest van het Brusselse Hof kan Louboutin niet alleen opgelucht ademhalen, maar dus ook lustig voort procederen tegen eenieder die een rode zool onder een gehakte schoen naait. Nu de geldigheid van het merk niet meer ter discussie lijkt te staan, zal bezien moeten worden tot hoever de beschermingsomvang van het litigieuze teken in de praktijk reikt. Immers, via de sub b. en sub c. gronden kan deze omvang nog wel eens groter blijken dan vermoed. Wat te denken van sneakers met rode zolen, die Louboutin ondertussen zelf ook al op de markt brengt? Of van een oranje of lichtrode zool onder een hooggehakte schoen? Is dat dan inbreuk?

De systematiek van het merkenrecht voor positiemerken lijkt inmiddels duidelijk, daar zal het beroep in Den Haag zeer vermoedelijk niets aan veranderen. Daarmee is evenwel niet de normatieve vraag beantwoord, of wij als samenleving, het nog altijd gerechtvaardigd vinden dat iemand een potentieel eeuwigdurend monopolie op een rode schoenzool kan verkrijgen. Die vraag lag natuurlijk ook niet voor, maar het merkenrechtelijk systeem biedt weinig ruimte voor dergelijke normatieve overwegingen. In de merkenrechtelijke systematiek kan vrijwel ieder banaal versiersel of volkomen beschrijvende aanduiding, door inburgering, merkenrechtelijk gemonopoliseerd worden.

Dit ondersteunt nog eens de stelling dat het, net zoals dat in sommige landen geldt voor het aantonen van normaal gebruik, geen hele vreemde gedachte zou zijn om merkhouders periodiek de (voortdurende) inburgering te laten aantonen. Uiteraard is er het correctiemechanisme van de nietigheid op grond van verlies van het onderscheidend vermogen, maar de bewijslast daarvan ligt nou eenmaal niet bij degene die de vruchten van het monopolie plukt.

Tomas Westenbroek

The Advocate General of the Court of Justice gives a boost to the implementation process by claiming that Spanish actions against the EU Regulations on the unitary patent protection must be dismissed. The opinions can be found here [IEFbe 1051].While refuting the Spanish claims, Advocate General Yves Bot states that the unitary patent protection conferred provides a genuine benefit in terms of uniformity and integration, whilst the choice of languages reduces translation costs considerably and safeguards the principle of legal certainty.

Advocate General Bot also confirms the link between the Unitary Patent Protection and the Unified Patent Court Agreement. In his view it would be contrary to the principles underlying the Regulations to apply them before the establishment of the Unified Patent Court.

He goes on to stress that, since the application of the two EU regulations are depending on it, the participating Member States are obliged by the principle of sincere cooperation to ratify the Unified Patent Court Agreement. The opinion is certainly good news for the Preparatory Committee and should provide a boost for Signatory States in their endeavours to implement the package and ratify the Agreement.

L. Guibault, 'Trouver le diamant dans la mine de données ou les implications juridiques de l'exploration de données', Documentalist-Sciences de l'Information, 2014-2, p. 23-25.
Trouver le diamant dans la mine de données ou les implications juridiques de l’exploration de données [ recherche ] La conjonction du big data et du data mining offre de nombreuses perspectives aux chercheurs. Pour profiter pleinement de ces promesses, il est urgent de trouver des solutions juridiques.
Lees verder

Bijdrage ingezonden door Luc Van Caneghem, Caneghem Peeters. In een vonnis van 4 november heeft de Antwerpse rechtbank van koophandel [IEFbe 1038] het ‘Collaboratieve Video Recorder’ (CVR) systeem van de aanbieder Bhaalu (de NV Right Brain Interface) onrechtmatig verklaart. Het CVR-systeem bestaat eruit dat abonnees van hetzij Telenet hetzij TV-Vlaanderen via het internet aan Bhaalu opdracht konden geven een uitzending te registreren die ze dan nadien op hun vraag in streaming konden bekijken. De uitzendingen werden opgenomen en tijdelijk opgeslaan in het datacentrum van Bhaalu. De Vlaamse omroepen vechtten dit systeem aan.

Een eerste belangrijke stelling van de rechtbank is dat Bhaalu zelf niet als de kopieerder kan worden beschouwd. Het is de gebruiker die opdracht tot de opnames geeft en de gebruiker kan enkel die uitzendingen bekijken waarvan hij de opname geïnitieerd heeft. Daaruit besluit de rechtbank dat de gebruikers zelf de kopieerders zijn en niet Bhaalu.

De gebruikers, als abonnees,  hebben recht op het maken van een private (thuis) kopie.  Het is een voorwaarde voor dit recht dat het gaat om kopieën die gemaakt zijn uit een geoorloofde bron. Voor het capteren van hun signaal van heeft Bhaalu echter geen toestemming van Telenet of TV-Vlaanderen en bovendien gebruikt het smartcards of ontvangers die door abonnees ter beschikking werden gesteld in weerwil  van de algemene voorwaarden. Daaruit besluit de rechtbank dat er voor het leveren van de Bhaalu dienst geen gebruik werd gemaakt van rechtmatige thuiskopieën en dat de gebruikte kopie dus ongeoorloofd was.

Bijkomend oordeelt de rechtbank ook dat het Bhaalu systeem een ongeoorloofde mededeling aan het publiek inhoudt. Het werkt immers met een (weder)doorgifte die in zijn technische werkwijze verschilt van de doorgifte waartoe de omroeporganisaties toestemming gegeven hebben.  Of het al dan niet om een nieuw publiek gaat wordt door de rechtbank niet relevant geoordeeld.

Het argument van de omroepen dat Bhaalu hun rechten schendt als producenten van de databanken aan de hand waarvan zij hun programmatie opstellen werd niet weerhouden omdat er geen sprake is van onrechtmatig rechtstreeks putten uit deze databanken.

Luc Van Caneghem

Presentaties en verslag INTA Roundtable, 8 October 2014. Tomas Westenbroek from BOIP kicked off the Roundtable by giving his view on the new definition of a trademark. The requirement of graphic representation is deleted in the proposals for the new trade mark legislation. However, the requirements as set by the ECJ in the Sieckmann-ruling will still apply, according to Westenbroek. New applications would first have to be examined in light of those requirements, before examining the application further.

He also notices that the ECJ's ruling about the Apple store seems not to be in accordance with the Sieckmann-requirements, since the ECJ considers as follows: 'that the representation, by a design alone, without indicating size of proportions'. Westenbroek also notices that the proposed addition 'or other characteristics' to the grounds of exclusion in the latest compromise proposal may prove interesting with regards to the 'new' trademarks that will be able to be registered under the proposed legislation. The 'new' trademarks such as sound marks, may turn out to be such characteristics.

Lees verder

Bijdragen ingezonden door Bas Kist, Chiever. Natuurlijk is een fiets iets anders dan een paard. Daarover bestaat ook bij Ralph Lauren, het bedrijf achter het bekende Polo-merk geen discussie. Echter, dat wil volgens het modeconcern nog niet zeggen dat je, zoals het Engelse bedrijf FreshSide deed, in Europa zomaar een beeldmerk kunt registreren van een fiets met daarop een polospeler die, net als in het bekende merk van Ralph Lauren, zijn polostick in de lucht houdt.

Ralph Lauren tekende bezwaar aan bij het Europese merkenbureau maar kreeg daar nul op rekest. De merken verschillen toch teveel, er is geen gevaar voor verwarring, aldus de Kamer van Beroep. Ralph Lauren pikte het niet ging in hoger beroep. Onlangs bepaalde het Europese Gerecht dat het merkenbureau fout zat: die merken lijken wèl op elkaar [IEF 14228]. Het mag dan om een fiets tegenover een paard gaan, maar bij de gemiddelde consument blijft bij waarneming van een merk toch de totaalindruk hangen en niet de details. En die totaalindruk van deze merken is dezelfde. De Kamer van Beroep van het merkenbureau moet zijn werk nu overdoen en dat betekent zonder enige twijfel het einde van de fietsende polospeler.

Dit artikel werd eerder gepubliceerd in NRC Handelsblad Ralph Lauren wil geen polo op de fiets NRC 21-10-2014

Van 14-17 september vond het World Intellectual Property Congres van AIPPI plaats in Toronto. Ongeveer 12 leden van de VIE, de Nederlandse groep van AIPPI, waren daarbij aanwezig. Tijdens het ExCo zijn er vier nieuwe resoluties aangenomen naar aanleiding van de zgn. working questions:
Q238: Second medical use or indication claims
Q239: The basic mark requirement under the Madrid System
Q240: Exhaustion issues in copyright law
Q241: IP licensing and insolvency

Daarnaast is er een bijzondere resolutie aangenomen over Prior User Rights, die was voorbereid door de Special Committee voor patents. Q228 Patents.

De teksten van deze resoluties zijn tot stand gekomen op basis van de rapporten die door de diverse nationale groepen zijn opgesteld en op basis van de debatten die in Toronto hebben plaatsgevonden. Met name voor de resolutie over prior user rights is ter plaatse flink gelobbyd, waarbij ook de Nederlandse groep actief heeft deelgenomen om ervoor te zorgen dat volgens de resolutie prior user rights niet beperkt zijn tot die uitvoeringsvormen die door de voorgebruiker voor de prioriteitsdatum van het octrooi zijn gebruikt, maar dat eenvoudige aanpassingen zijn toegelaten.

In 2015 zal er weer een World Congress zijn. Dit zal plaatsvinden in Rio de Janeiro van 9 – 15 oktober. Daar zullen wederom delegates van alle nationale groepen discussiëren over vier nieuwe vragen met de bedoeling daarvoor resoluties aan te nemen. De vragen die in Rio aan de orde zullen komen zijn:

Q242: Inventorship of multinational inventions
Q243: Taking unfair advantage of trade marks: parasitism and freeriding
Q244: Exceptions to and limitations of copyright protection for libraries and archives, and for educational and research institutions
Q245: Trade secrets

Leden van de Nederlandse Vereniging voor Intellectueel Eigendom kunnen zich nu vast bij het secretariaat aanmelden voor deelname aan een werkgroep voor één of meer van de vragen. Zodra de working guidelines door het Bureau van AIPPI in Zwitserland zijn opgesteld, zullen de werkgroepen aan het werk kunnen.

L.W. Kamp, Een koekje zonder eigen karakter, IE-Forum.be 986.
Bijdrage ingezonden door Laurens Kamp, Bingh advocaten. Een half koekje is ook een koekje. Het Gerecht gaat naar mijn mening uit van het verkeerde model, te weten het hele koekje (zie par. 24). Het model in kwestie bestaat namelijk niet uit het gehele koekje, maar slechts de helft. Dit is mogelijk, aangezien artikel 3 van de Verordening bepaalt dat een model ook kan bestaan uit een “deel van een voortbrengsel”. Het is juist dat onzichtbare delen van een model niet in aanmerking kunnen worden genomen (zie bijvoorbeeld ook artikel 3.6 sub f BVIE). Dit geldt alleen niet voor de vulling van het koekje van Poult. Wanneer alleen de helft van het koekje (i.c. het relevante model) als Gemeenschapsmodel wordt geregistreerd, dan is de vulling gewoon zichtbaar. De door het Gerecht aangehaalde overwegingen uit de considerans van de Verordening maken dit niet anders. Het oordeel van het Gerecht op dit punt lijkt dan ook niet juist.
Lees verder