IEFBE 203

Gebruikte software (conclusie)

Conclusie AG HvJ EU 24 april 2012, zaak C-128/11 (UsedSoft) - persbericht

Prejudiciële vragen gesteld door het Bundesgerichtshof, Duitsland.

Herpublicatie van IT 763. Gebruikte software, tweedehands softwarelicenties, begrip "rechtmatige verkrijger".

In steekwoorden: Uitleg van artikel 4, lid 2, eerste alinea, en van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2009/24/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma’s (PB L 111, blz. 16). Downloaden van internet, op basis van een softwarelicentie en met toestemming van de rechthebbende, kopieëren van gedownloade computerprogramma’s op een gegevensdrager. De vraag of een beroep op uitputting kan worden gedaan terzake van het recht van de rechthebbende om controle uit te oefenen op de verdere distributie van kopieën van het computerprogramma. Handel in „tweedehandse” softwarelicenties van programma’s die de eerste verkrijger heeft gedownload. Begrip „rechtmatige verkrijger”.

Conclusie AG:

„1) Artikel 4, lid 2, van richtlijn 2009/24/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma’s moet aldus worden uitgelegd dat het recht op distributie van de kopie van een computerprogramma is uitgeput, wanneer de rechthebbende, die toestemming heeft verleend voor het downloaden van internet van deze kopie op een digitale gegevensdrager, tevens tegen betaling en voor onbeperkte tijd een gebruiksrecht op deze kopie heeft overgedragen.

Ingevolge deze bepaling moet namelijk als verkoop worden aangemerkt, elke beschikbaarstelling in de Unie – ongeacht op welke wijze en in welke vorm – van een kopie van een computerprogramma voor het gebruik ervan voor een onbeperkte tijd en tegen betaling van een vaste prijs.

2) De artikelen 4, lid 1, en 5, lid 1, van richtlijn 2009/24 moeten aldus worden uitgelegd dat in geval van wederverkoop van het gebruiksrecht van de kopie van een computerprogramma de tweede verkrijger dit programma niet met een beroep op de uitputting van het recht op distributie van deze kopie mag reproduceren door een nieuwe kopie te maken, ook al heeft de eerste verkrijger zijn kopie gewist of gebruikt hij deze niet meer.”

Op andere blogs:
IPKat (UsedSoft: "Would they have wiped their own? " Bot advises CJEU)

IEFBE 202

Inbreuklocatie adwords: waar het merk is ingeschreven, én

HvJ EU 19 april 2012, zaak C-523/10 (Wintersteiger tegen Products 4U Sondermaschinenbau GmbH) - dossier

Prejudiciële vragen van het Oberster Gerichtshof, Oostenrijk.

Adwords, andere landcode-topniveaudomeinnamen en de plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan of zich kan voordoen.

Verkorte vraag: Volgens welke criteria moet worden bepaald of bij gebruik als AdWord van een merk van de staat van het gerecht op een website van een zoekmachine met een ander landcode-topniveaudomein dan dat van de staat van het gerecht, een bevoegdheid krachtens verordening Brussel I ontstaat?

Conclusie AG: Artikel 5 [Verordening Brussel I] dient aldus te worden uitgelegd dat, wanneer via het internet handelingen worden gesteld die een schending van een in een lidstaat ingeschreven nationaal merk kunnen vormen, de gerechten bevoegd zijn:
– van de lidstaat waar het merk is ingeschreven,
– en van de lidstaat waar de noodzakelijke middelen worden gebruikt om daadwerkelijk inbreuk te maken op een in een andere lidstaat ingeschreven merk.

Antwoord HvJ EU:
Artikel 5, punt 3, van verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, moet aldus worden uitgelegd dat een geschil over een inbreuk op een in een lidstaat ingeschreven merk die zou bestaan in het gebruik door een adverteerder van een aan dat merk identiek trefwoord op de website van een zoekmachine die via een landgebonden topniveaudomeinnaam van een andere lidstaat opereert, aanhangig kan worden gemaakt bij de rechters van de lidstaat waar het merk is ingeschreven of bij de rechters van de lidstaat van de plaats waar de adverteerder is gevestigd.

Gehele vraagstelling: Moeten de woorden "plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan of zich kan voordoen" in artikel 5, nr. 3, van verordening (EG) nr. 44/2001 (hierna: "verordening Brussel I")1, wanneer van een in een andere lidstaat gevestigde persoon wordt beweerd dat hij inbreuk op een merk van de staat van het gerecht heeft gepleegd door gebruikmaking van een aan het merk gelijk trefwoord (AdWord) in een internetzoekmachine die haar diensten onder verschillende landcode-topniveaudomeinen aanbiedt, aldus worden uitgelegd:
1.1.    dat de bevoegdheid uitsluitend ontstaat wanneer het trefwoord wordt gebruikt op de website van de zoekmachine waarvan het topniveaudomein dat van de staat van het gerecht is;
1.2.    dat de bevoegdheid uitsluitend ontstaat wanneer de website van de zoekmachine waarop het trefwoord wordt gebruikt, in de staat van het gerecht kan worden geraadpleegd;
1.3.    dat voor de bevoegdheid vereist is dat naast de mogelijkheid om de website te raadplegen, aan andere eisen is voldaan?
2.    Indien de vraag onder punt 1.3 bevestigend wordt beantwoord:
Volgens welke criteria moet worden bepaald of bij gebruik als AdWord van een merk van de staat van het gerecht op een website van een zoekmachine met een ander landcode-topniveaudomein dan dat van de staat van het gerecht, een bevoegdheid krachtens artikel 5, nr. 3, van verordening Brussel I ontstaat?

IEFBE 201

Luisterboeken (arrest)

HvJ EU 19 april 2012, zaak C-461/10 (Bonnier Audio e.a) - dossier

illustratie link bibliotheekoosterwolde

Prejudiciële vragen Högsta domstol, Zweden.

Zie eerdere conclusie AG, IEF 10510. Verkorte vraag: Wanneer moet ISP NAW-gegevens verschaffen van inbreukmaker?

HvJ EU verklaart voor recht:

Richtlijn 2006/24/EG [gegevensbewaring] moet aldus worden uitgelegd dat zij niet in de weg staat aan de toepassing van een op artikel 8 van [handhavings]richtlijn 2004/48/EG gebaseerde nationale wettelijke regeling volgens welke een internetprovider met het oog op de identificatie van een internetabonnee of -gebruiker kan worden gelast aan een auteursrechthouder of diens vertegenwoordiger informatie te verstrekken over de abonnee aan wie de internetprovider het IP-adres (Internet Protocol) heeft toegewezen dat is gebruikt om inbreuk te maken op dit auteursrecht, aangezien een dergelijke wettelijke regeling buiten de werkingssfeer ratione materiae van richtlijn 2006/24 valt.

De omstandigheid dat de betrokken lidstaat richtlijn 2006/24 nog niet in nationaal recht heeft omgezet ofschoon de termijn daarvoor is verstreken, is in het hoofdgeding irrelevant.

Richtlijn 2002/58/EG [privacy en elektronische communicatie] en richtlijn 2004/48 moeten aldus worden uitgelegd dat zij niet in de weg staan aan een nationale wettelijke regeling als die in het hoofdgeding, voor zover deze regeling de nationale rechterlijke instantie waarbij door een persoon met procesbevoegdheid een verzoek om een bevel tot mededeling van persoonsgegevens is ingediend, in staat stelt om de in het geding zijnde tegengestelde belangen af te wegen op basis van de concrete omstandigheden van de zaak en daarbij terdege rekening te houden met de uit het evenredigheidsbeginsel voortvloeiende vereisten.

Vraag: Staat richtlijn 2006/24/EG [... gegevensbewaring] van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 betreffende de bewaring van gegevens die zijn gegenereerd of verwerkt in verband met het aanbieden van openbaar beschikbare elektronischecommunicatiediensten of van openbare communicatienetwerken en tot wijziging van richtlijn 2002/58/EG (richtlijn bewaring van gegevens), inzonderheid de artikelen 3, 4, 5 en 11 daarvan, in de weg aan de toepassing van een op artikel 8 van [handhavings]richtlijn 2004/48/EG gebaseerde nationale bepaling volgens welke in een civielrechtelijke procedure een internetprovider met het oog op de identificatie van een abonnee kan worden gelast aan een auteursrechthouder of diens vertegenwoordiger informatie te verstrekken over de abonnee aan wie de internetprovider het IP-adres heeft toegewezen dat is gebruikt om inbreuk te maken op het auteursrecht, wanneer de verzoeker een duidelijk bewijs van de inbreuk op een bepaald auteursrecht heeft overgelegd en die maatregel in overeenstemming is met het evenredigheidsbeginsel?

Heeft de omstandigheid dat de lidstaat de richtlijn bewaring van gegevens nog niet in nationaal recht heeft omgezet ofschoon de termijn daarvoor is verstreken, invloed op het antwoord op vraag 1?

Op andere blogs:
Bits of Freedom (Beperkt gebruik gegevens bewaarplicht blijkt loze belofte)
DomJur
Future of copyright (ECJ clarifies the law on access to retained data for IP enforcement purposes)
SOLV (Bewaarplicht ISP's en handhaving IE-rechten)

IEFBE 200

Geen glans of spiegeling

Gerecht EU 29 maart 2012, zaak T-547/10 (Omya AG tegen OHIM/Alpha Calcit Füllstoffgesellschaft)

Gemeenschapsmerkenrecht. In de oppositieprocedure komt de aanvrager van het woordmerk CALCIMATT (kleurvullingen) de houdster van diverse (inter)nationale en gemeenschapswoordmerken CALCIPLAST, CALCILIT, CALCICELL en CALCILAN tegen. De oppositieafdeling wijst de oppositie af. In beroep wordt deze beslissing vernietigd en wordt de aanvraag aldus afgewezen. Het aangevoerde middel: de merken zijn niet dermate overeenstemmend dat ze verward kunnen worden met de betrokken waren (Calciumcarbonaten en kleurstof). Het Gerecht EU: De klacht wordt afgewezen, het woordelement "Calci" verwijst naar Calciumverbindingen en het onderdeel "Matt" heeft de betekenis "geen glans" of "geen spiegeling". Daarom kan het merk wel worden verward met de betrokken waren.

32      Drittens ist, was den begrifflichen Vergleich angeht, festzustellen, dass die beiden einander gegenüberstehenden Marken den Bestandteil „Calci“ enthalten. Mit der Beschwerdekammer ist darauf hinzuweisen, dass sämtliche Waren, die im vorliegenden Fall betroffen sind, Calciumverbindungen, insbesondere Calciumkarbonat, umfassen oder als wesentlichen Bestandteil enthalten, so dass es naheliegt, dass die maßgeblichen Verkehrskreise in der Europäischen Union, bei denen es sich um Fachkreise handelt, diesen Bestandteil als einen Hinweis auf das chemische Element Calcium oder eine seiner Verbindungen auffassen kann. Die übrigen Bestandteile „matt“ und „lan“ weisen keine semantische Ähnlichkeit auf und können somit zur Differenzierung der fraglichen Marken beitragen. Insoweit ist allerdings festzustellen, dass sich aus der angefochtenen Entscheidung ergibt, dass der Bestandteil „lan“ in keiner der Amtssprachen der Union eine Bedeutung hat, und dass andererseits der Bestandteil „matt“ in einer begrenzten Zahl der Sprachen der Union „ohne Glanz“ oder „nicht spiegelnd“ bedeutet, also beschreibend ist; diese Feststellungen werden von der Klägerin nicht bestritten.

Afbeelding: http://www.invurt.com

IEFBE 199

Food for babies

Gerecht EU 29 maart 2012, zaak T-41/09 (Hipp & Co KG tegen BHIM / Nestlé)

Gemeenschapsmerkenrecht. In de oppositieprocedure komt de aanvrager van het woordmerk BEBIO (5, 29, 30, 32, vooral baby-voeding) de houdster van het internationaal woordmerk BEBA (kl. 5, 29 en 30) tegen. De oppositieafdeling wijst de oppositie gedeeltelijk toe, het beroep wordt vervolgens verworpen. Als middel wordt aangevoerd dat de kamer van beroep ten onrechte verwarringsgevaar heeft vastgesteld. Het Gerecht EU stelt vast dat er verwarringsgevaar bestaat (onder verwijzing naar de PAGESJAUNES-uitspraak) omdat er voldaan moet worden aan de cumulatieve voorwaarden (onder verwijzing naar BRICO CENTER-uitspraak) en wijst de middelen af.

56 In any event, it should be noted that the finding of a weak distinctive character for the earlier trade mark does not preclude a finding of a likelihood of confusion in the present case. Although the distinctive character of the earlier mark must be taken into account when assessing the likelihood of confusion, it is only one factor among many involved in such assessment. Thus, even in a case involving an earlier mark of weak distinctive character, there may be a likelihood of confusion on account, in particular, of a similarity between the signs and between the goods or services covered (see Case T‑134/06 Xentral v OHIM – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM) [2007] ECR II‑5213, paragraph 70 and the case-law cited). Even if the component ‘beb’ can be considered to be descriptive of the goods in question and, therefore, the earlier mark is itself considered to be weakly distinctive, the degree of similarity between the goods covered by the marks at issue and the degree of similarity between the marks themselves, considered cumulatively, are sufficiently high to justify the conclusion that there is a likelihood of confusion (see, to this effect, judgment of 28 June 2011 in Case T‑475/09 ATB Norte v OHIM – Bricocenter Italia (Affiliato BRICO CENTER), not published in the ECR, paragraph 64).

57      It follows from all of the foregoing that, in the circumstances of the present case, there is a likelihood of confusion between the marks at issue. Given that the goods concerned are similar, or indeed identical, and given the degree of similarity of the signs at issue, particularly from the conceptual point of view, the Board of Appeal rightly held that there was a likelihood of confusion between the marks at issue.

IEFBE 198

Geen extra, maar eerste en enige bewijzen

Gerecht EU 29 maart 2012, zaak  T-214/08 (Rehbein tegen BHIM / Martinho)

In de oppositieprocedure komt de aanvrager van het beeldmerk Outburst de houdster van het Duitse woordmerk Outburst tegen. De oppositieafdeling wijst de oppositie af en ook het beroep wordt verworpen. De aangevoerde middelen: er is wel sprake van normaal gebruik, ten onrechte is de onder ede afgelegde verklaring en het bijkomend bewijsmateriaal niet in aanmerking.

Het Gerecht EU vernietigt het beroep omdat er in het onderhavige geval  "geen extra bewijselementen [waren], maar de eerste en enige bewijzen inzake het gebruik".

47. In de onderhavige zaak heeft de kamer van beroep in de punten 27 tot en met 29 van de bestreden beslissing, op basis van de in de punten 41 tot en met 46 supra uiteengezette beginselen, geoordeeld dat zij niet over enige beoordelingsvrijheid beschikte op basis waarvan zij rekening kon houden met de door verzoekster voor het eerst voor haar overgelegde bewijzen, aangezien geen enkel nieuw element rechtvaardigde dat deze bewijzen te laat werden overgelegd.

53. Regel 22, lid 2, van verordening nr. 2868/95 moet immers aldus worden uitgelegd dat niets er zich tegen verzet dat rekening wordt gehouden met aanvullende bewijsstukken die louter worden toegevoegd aan andere binnen de gestelde termijn overgelegde bewijsstukken, wanneer de initiële bewijzen niet irrelevant zijn, maar onvoldoende zijn geacht. Een dergelijke overweging, die bovengenoemde regel geenszins overbodig maakt, klemt te meer daar verzoekster de gestelde termijnen niet heeft misbruikt door bewust gebruik te maken van dilatoire tactieken of door kennelijk blijk te geven van nalatigheid, en de door haar overgelegde aanvullende bewijsstukken de aanwijzingen die reeds uit de binnen de gestelde termijn overgelegde verklaringen onder ede voortvloeien, enkel staven.

54      Een dergelijke uitlegging lijkt niet strijdig met de in punt 46 supra vermelde rechtspraak, waarin de aan de zaak ten grondslag liggende feiten verschillend waren. In de zaak die heeft geleid tot het arrest HIPOVITON, punt 24 supra, had de opposant binnen de gestelde termijn bewijsstukken overgelegd. Later had de merkaanvrager in zijn bij de kamer van beroep ingediende memorie nieuwe feiten en argumenten aangedragen. Het Gerecht heeft de kamer van beroep evenwel verweten de opposant niet te hebben verzocht een standpunt over deze memorie in te nemen en heeft geoordeeld dat de opposant de mogelijkheid was ontnomen te beoordelen of het nuttig was aanvullende bewijselementen aan te dragen. Het heeft daaraan toegevoegd dat de kamer van beroep bijgevolg niet alle relevante omstandigheden in aanmerking had kunnen nemen bij de beoordeling of het gebruik van het oudere merk als normaal kon worden aangemerkt en dat zij zich aldus op een onvolledige feitelijke grondslag had gebaseerd (arrest HIPOVITON, punt 24 supra, punten 54 en 58). In de zaak die heeft geleid tot het arrest CORPO livre, punt 42 supra, heeft het Gerecht, om te oordelen dat het BHIM met betrekking tot de inaanmerkingneming van de na de gestelde termijn overgelegde bewijzen geen beoordelingsvrijheid had, uitdrukkelijk vastgesteld dat deze bewijzen „geen extra bewijselementen [waren], maar de eerste en enige bewijzen [...] inzake het gebruik” van de oudere merken die in deze zaak werden overgelegd (arrest CORPO livre, punt 42 supra, punt 50).
IEFBE 197

Billijke kwekersrechtvergoeding

Conclusie AG HvJ EU 29 maart 2012, Zaak C-509/10 (Geistbeck en Geistbeck)

Kwekersrechtvergoeding. Verordening (EG) nr. 2100/94 van 27 Juli 1994.

Over de gepaste vergoeding, die een landbouwer aan de houder van een communautair kwekersrecht in overeenstemming met de verordening betaald. Deze vergoeding wordt gebaseerd op het gemiddelde bedrag van de vergoeding, die in hetzelfde gebied wordt gevraagd, voor het genereren van een overeenkomstige hoeveelheid van het onder licentie geproduceerd teeltmateriaal van de beschermde rassen van de betrokken plantensoorten.

Voor de berekening van de billijke vergoeding kan ten eerste de houder de situatie herstellen naar de situatie voordat de overtreding plaatsvond en de gevolgen van de inbreuk op zijn rechten elimineren. Ten tweede kan de houder de gemaakte kosten voor monitoring en controle in de licentievergoeding opnemen. De betaling daarvan kan alleen plaatsvinden als het gaat om extra (buiten)gerechtelijke kosten in verband met het onderzoek van een specifiek geval en waarvan de vergoeding van de kosten in overeenstemming met en zonder afbreuk te doen aan het bepaalde in artikel 94, paragraaf 2 verordening nr. 2100/94 kan worden verlangd.

Conclusie AG, helaas (nog) niet in het Nederlands noch Engels beschikbaar.

Die angemessene Vergütung, die ein Landwirt dem Inhaber eines gemeinschaftlichen Sortenschutzrechts gemäß Art. 94 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 2100/94 des Rates vom 27. Juli 1994 über den gemeinschaftlichen Sortenschutz zu zahlen hat, weil er durch Nachbau gewonnenes Vermehrungsgut einer geschützten Sorte genutzt und die in Art. 14 Abs. 3 der Verordnung Nr. 2100/94 und Art. 8 der Verordnung (EG) Nr. 1768/95 der Kommission vom 24. Juli 1995 über die Ausnahmeregelung gemäß Artikel 14 Absatz 3 der Verordnung Nr. 2100/94 über den gemeinschaftlichen Sortenschutz in der durch die Verordnung (EG) Nr. 2605/98 der Kommission vom 3. Dezember 1998 geänderten Fassung festgelegten Verpflichtungen nicht erfüllt hat, ist nach dem Durchschnittsbetrag der Gebühr zu berechnen, die in demselben Gebiet für die Erzeugung einer entsprechenden Menge in Lizenz von Vermehrungsmaterial der geschützten Sorten der betreffenden Pflanzenarten verlangt wird. Da es die Bemessung der angemessenen Vergütung auf oben genannter Grundlage zum einen ermöglicht, den Sortenschutzinhaber wieder in die Lage zu versetzen, in der er sich vor dem Verstoß befunden hat, und die Folgen der Verletzung seiner Rechte zu beseitigen, und zum anderen davon auszugehen ist, dass der Sortenschutzinhaber angefallene Kontroll- und Überwachungskosten in die Lizenzgebühr hat einfließen lassen, kann die Zahlung dieser Kosten vom Sortenschutzinhaber nur insoweit verlangt werden, als es sich um zusätzliche vorgerichtliche oder gerichtliche Kosten im Zusammenhang mit der Prüfung eines besonderen Falls einer Verletzungshandlung handelt, deren Erstattung nach Maßgabe und unbeschadet der Voraussetzungen des Art. 94 Abs. 2 der Verordnung Nr. 2100/94 verlangt werden kann.

IEFBE 196

Apple kan rolstoel BEATLE verbieden

Gerecht EU 29 maart 2012, zaak T-369/10 (You-Q tegen OHIM/Apple) - perscommuniqué

Apple Corps kan verhinderen dat een gemeenschapsbeeldmerk bestaande uit het woordelement „BEATLE” voor elektrische rolstoelen wordt ingeschreven Het is aannemelijk dat You-Q door het gebruik van dat merk een ongerechtvaardigd voordeel zou halen uit de bekendheid en de voortdurende aantrekkingskracht van de merken BEATLES en THE BEATLES van Apple Corps.

35 The existence of reputation must be established by reference to the public concerned by the earlier marks, namely the public at large, and not, contrary to the applicant’s assertion, by reference to the public concerned by the mark applied for, namely a specialist public, even if, in the circumstances of this case, as OHIM rightly stated at the hearing, those two sections of the public overlap, since the public at large also encompasses the specialist public. However, it should be borne in mind that the taking into consideration of the public concerned by the mark applied for occurs not in the context of the examination of reputation, but, as OHIM rightly observed, in the context of the examination of whether any unfair advantage has been taken of the distinctive character or reputation of the earlier marks. As is apparent from Intel Corporation, paragraph 33 above (paragraph 36), injury consisting of unfair advantage taken of the distinctive character or the repute of the earlier mark must be assessed by reference to average consumers of the goods or services for which the mark applied for is registered, who are reasonably well informed and reasonably observant and circumspect, in so far as what is prohibited is the drawing of benefit from the earlier mark by the proprietor of the mark applied for.

36 Third, with respect to the strength of the reputation of the earlier marks, which the applicant disputes, the Court would point out that the material mentioned in paragraph 16 of the contested decision (namely the witness statement of Mr A., the figures from the record company EMI, the copies of the accounts mentioning the figures) highlights the importance of the sales of one of the Beatles’ albums which reached the top chart position in over 30 countries and more than 8 million copies of which were sold. Moreover, it is apparent from the contested decision that combined sales of sound records bearing the mark BEATLES amounted to 28.7 million between 1995 and 2004, figures which were supported by accounting documents in the file and whose veracity and authenticity have not been contested by the applicant. Furthermore, amongst the numerous articles from various international press bodies, the Daily Express article of 19 October 2002, which the Board of Appeal cites specifically in paragraph 16 of the contested decision, highlights the fact that the Beatles group is considered to be a group having an exceptional reputation stretching over more than 40 years.

37 In the light of all the material mentioned in paragraph 16 of the contested decision, and which is in OHIM’s file which was lodged before the Court, the Board of Appeal was therefore entitled to find that the earlier marks THE BEATLES and BEATLES have an enormous reputation for ‘sound records, video records, films’.

38 Moreover, the Board of Appeal was also entitled to find that the earlier marks have a reputation for merchandising products such as toys and games, on account, first, of the manufacture, under licence, of model London taxis and double-decker buses as well as yellow submarines bearing the earlier marks and, second, of the sales figures generated by those goods between 2000 and 2005, although that reputation is lesser than that acquired by the earlier marks for ‘sound records, video records, films’.

39 On the basis of that material, and without its being necessary to rule on the inadmissibility – raised by OHIM – of the applicant’s argument contesting not the reputation of the earlier marks, but their extent as determined by the Board of Appeal, the Court considers that the Board was entitled to infer from the abovementioned material that the earlier marks have a very substantial reputation.
IEFBE 195

Exclusievebevoegdheidsregel niet van toepassing in incident

Conclusie AG HvJ EU 29 maart 2012, Zaak C-616/10 (Solvay tegen Honeywell)

In navolging van IEF 9311, 9089. In steekwoorden: Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Rechterlijke bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen – Verordening (EG) nr. 44/2001 – Rechtsvordering wegens inbreuk op Europees octrooi – Bijzondere en exclusieve bevoegdheid – Artikel 6, punt 1 – Pluraliteit van verweerders – Artikel 22, punt 4 – Bestrijding van geldigheid van octrooi – Artikel 31 – Voorlopige of bewarende maatregelen.

Conclusie:
„1)      Primair:
a)      Artikel 6, punt 1, van verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, moet aldus worden uitgelegd dat het van toepassing is op een procedure ter zake van inbreuk op een Europees octrooi waarin meerdere, in verschillende verdragsluitende staten gevestigde vennootschappen zijn betrokken, wanneer de vorderingen elk afzonderlijk handelingen betreffen die in dezelfde lidstaat zijn verricht en inbreuk maken op hetzelfde nationale deel van een Europees octrooi waarop hetzelfde rechtstelsel van toepassing is.

b)      Artikel 22, punt 4, van verordening nr. 44/2001 moet aldus worden uitgelegd dat de hierin vervatte exclusievebevoegdheidsregel niet van toepassing is wanneer de vraag naar de geldigheid van een octrooi enkel in een incidentele procedure wordt opgeworpen, voor zover de eventuele in die procedure te nemen beslissing geen definitieve gevolgen sorteert.

2)      Subsidiair:
Artikel 31 van verordening nr. 44/2001 moet aldus worden uitgelegd dat een nationale rechter niet bevoegd is een voorlopige maatregel toe te staan die geen effect op zijn grondgebied sorteert, hetgeen aan hem is om te bepalen.”

Op andere blogs:
DeBrauw (Advocate General saves Dutch cross-border practice)
IPKat (Patents and jurisdiction: Solving Solvay)

IEFBE 194

Distributie (on)beschermde werken

Conclusie A-G HvJ EU 29 maart 2012, in zaak C-5/11 (Donner)

Vrijheid van goederenverkeer tegenover de medeplichtigheid aan handel in meubels die in Italië niet auteursrechtelijk beschermd zijn.

In steekwoorden: Vrij verkeer van goederen – Industriële en commerciële eigendom – Verkoop van goederen die auteursrechtelijk zijn beschermd in lidstaat van koper maar niet in lidstaat van verkoper – Strafrechtelijke sanctie voor bij verkoop en levering betrokken persoon – Verkoopovereenkomsten op afstand – Distributie van kopieën van werken – Richtlijn 2001/29.

Conclusie: „De artikelen 34 VWEU en 36 VWEU tot regeling van het vrije goederenverkeer staan er niet aan in de weg dat medeplichtigheid aan de onrechtmatige distributie van kopieën van auteursrechtelijk beschermde werken op grond van het nationale strafrecht strafbaar is, wanneer kopieën van auteursrechtelijk beschermde werken door verkoop in een lidstaat worden verspreid doordat zij voor het publiek in die lidstaat beschikbaar worden gemaakt door middel van een grensoverschrijdende verkoopovereenkomst op afstand die haar oorsprong vindt in een andere lidstaat van de Europese Unie waar het werk niet auteursrechtelijk was beschermd of auteursrechtelijke bescherming niet afdwingbaar was.”

Op andere blogs:
KluwerCopyrightBlog (The Donner case: when EU law meets copyright law)

IEFBE 193

De betekenis van herhaaldelijk en systematisch hergebruiken?

Hof 's-Gravenhage 27 maart 2012, LJN BW2216 (Innoweb tegen Wegener)

Uitspraak ingezonden door Joris van Manen, Hoyng Monegier LLP.

Databankenrecht. Gaspedaal. Autotrack. Hergebruik bij realtime doorzoeken en doorvoeren van een zoekopdracht. Herhaaldelijk en/of systematisch gebruik. Het cumulatieve effect. Stellen en bewijzen van normale exploitatie.

Het hof was reeds voornemens om vragen te stellen [IEF 9415] aan het HvJ EU. Bij deze negen vragen over het databankenrecht, let daarbij op de accenten die door het hof zijn gelegd:

1.  Moet artikel 7, lid 1 van de richtlijn aldus worden uitgelegd dat sprake is van hergebruik (ter beschikking stelling) van het geheel of een in kwalitatief of kwantitatief opzicht substantieel deel van de inhoud van een via een website aangeboden (on line) databank door een derde indien die derde aan het publiek de mogelijkheid biedt via een door hem aangeboden zoekmachine de volledige databank of een substantieel deel daarvan “realtime” te doorzoeken, door een zoekopdracht van een gebruiker “door te voeren” naar het zoekmechanisme van de website waarop de databank wordt aangeboden?

2. Zo nee, is dit anders indien die derde na terugontvangst van de resultaten van de zoekopdracht aan elke gebruiker een zeer klein deel van de inhoud van de databank zendt of toont op en in de opmaak van zijn eigen website?

3. is het voor de beantwoording van vragen 1 en 2 van belang dat die derde deze handelingen voortdurend verricht en in totaal dagelijks 100.000 zoekopdrachten van gebruikers via haar zoekmachine "vertaald" doorvoert en de ontvangen resultaten daarvan op een wijze als hiervoor omschreven aan verschillende gebruikers ter beschikking stelt?

4. Moet artikel 7, lid 5 van de richtlijn aldus worden uitgelegd dat niet toegestaan is het herhaaldelijk en systematisch hergebruiken van niet-substantiële delen van de inhoud van de databank, in strijd met de normale exploitatie of waardoor ongerechtvaardigde schade wordt toegebracht aan de rechtmatige belangen van de fabrikant van de databank of is daarvoor voldoende dat sprake is van herhaaldelijk of systematisch hergebruiken?

5. Indien vereist is dat sprake is van herhaaldelijk en systematisch hergebruiken, wat is
a. de betekenis van systematisch?
b. Is daarvan sprake als het hergebruiken via een geautomatiseerd systeem gebeurt?
c. Is relevant dat daarbij gebruik wordt gemaakt van een dedicated meta-zoekmachine op een wijze als hiervoor beschreven?

6. Moet artikel 7, lid 5, van de richtlijn aldus worden uitgelegd dat het daarin neergelegde verbod niet geldt indien herhaaldelijk aan afzonderlijke gebruikers van een meta-zoekmachine van die derde per zoekopdracht slechts niet-substantiële delen van de inhoud van de databank ter beschikking worden gesteld?

7.  Zo ja, geldt dit ook als het cumulatief effect van het herhaald hergebruiken van die niet-substantiële delen is dat een substantieel deel van de inhoud van de databank ter beschikking wordt gesteld aan die afzonderlijke gebruikers tezamen?

8.  Moet artikel 7, lid 5 van de richtlijn aldus worden uitgelegd dat, in geval sprake is van gedragingen waarvoor geen toestemming is gegeven en die ertoe strekken om door het cumulatief effect van het hergebruik, de gehele inhoud of een substantieel deel van de inhoud van een beschermde databank ter beschikking te stellen van het publiek, voldaan is aan de vereisten van dit artikel of moet ook nog worden gesteld en bewezen dat deze handelingen in strijd zijn met de normale exploitatie van de databank of ongerechtvaardigde schade toebrengen aan de rechtmatige belangen van de producent van de databank?

9.  Wordt verondersteld dat ernstige schade wordt toegebracht aan de investering van de samensteller van de databank indien sprake is van voormelde gedragingen?

Lees het arrest hier (LJN BW2216, grosse 200.033.595/01)

IEFBE 192

Wel, geen, wel overeenstemming

Gerecht EU 27 maart 2012, T-420/10 (Armani tegen OHMI/Del Prete) - dossier

Gemeenschapsmerkenrecht. In de oppositieprocedure komt de aanvrager van het beeldmerk met woordelement "AJ Amici Junior" de houdster van het oudere Italiaans beeldmerk met woordelement "AJ Armani Jeans" en Italiaans woordmerk "ARMANI JUNIOR" tegen. De oppositie wordt toegewezen, vervolgens wordt het beroep toegewezen. Het aangevoerde middel: verwarringsgevaar tussen merken en de waren.

De kamer van beroep heeft een fout begaan in de beoordeling van de visuele overeenstemming. Het Gerecht EU vernietigt het beroep.

33      À cet égard, il y a lieu de rappeler que la renommée d’une marque est un élément qui doit être pris en compte pour apprécier si la similitude entre les signes ou entre les produits et les services est suffisante pour donner lieu à un risque de confusion [arrêt du Tribunal du 27 octobre 2005, Éditions Albert René/OHMI – Orange (MOBILIX), T‑336/03, Rec. p. II‑4667, point 84]. En effet, la renommée d’une marque antérieure peut contribuer au caractère distinctif élevé de celle-ci et, dès lors, augmenter le risque de confusion entre cette marque et une marque demandée [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 4 novembre 2003, Díaz/OHMI – Granjas Castelló (CASTILLO), T‑85/02, Rec. p. II‑4835, point 44].

34      Ainsi qu’il résulte du point 33 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé, tout en déclarant ne pas avoir examiné le matériel probatoire soumis par la requérante à cet égard, que le caractère distinctif élevé des marques antérieures invoquées à l’appui de l’opposition est lié à l’élément « armani », qui constitue le principal élément de différenciation visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en conflit. Toutefois, la chambre de recours n’a pas exposé sur quel fondement elle a pu arriver à cette conclusion. Or, un tel exposé était d’autant plus essentiel que, comme il résulte du même point de la décision attaquée, la requérante a fait valoir la renommée des marques invoquées à l’appui de l’opposition dans leur ensemble et non en tant qu’elles comportent le terme « armani ».

35      Dans ces conditions, et compte tenu de l’erreur constatée s’agissant du degré de similitude visuelle entre la marque demandée et la marque figurative antérieure, la décision attaquée doit être annulée.

IEFBE 191

Elixer: een lovende connotatie

Gerecht EU 23 maart 2012, zaak T-157/10 (Barilla tegen BHIM/Brauerei Schlösser)

Gemeenschapsmerkenrecht. In de oppositieprocedure komt aanvrager van het woordmerk ALIXIR houdster van ouder Duits woordmerk Elixeer tegen. De oppositieafdeling wijst de oppositie in haar geheel toe. Het beroep wordt verworpen. Aangevoerd middel: er is ten onrechte verwarringsgevaar vastgesteld.

De klacht wordt afgewezen, de kamer van beroep heeft geen fouten gemaakt: "the earlier mark does have a weak distinctive character because it can be differentiated, albeit only slightly, from the German word ‘Elixier’, which has a laudatory connotation as regards drinks." Er is wel sprake van onderscheidend vermogen.

24      In those circumstances, the Board of Appeal did not err in finding that the signs at issue have a low degree of visual similarity and a high degree of phonetic similarity.

25      As regards the conceptual comparison of the signs, it should be noted that – as the Board of Appeal observed – the phonetic similarity between the mark applied for and the German word ‘Elixier’ may lead the average consumer to associate that mark with the German word, just as he may associate it with the earlier mark for the reasons outlined in paragraph 22 above. That assessment does not mean that greater weight has been attributed to the phonetic aspect than the conceptual aspect; rather, it comes about as a result of taking into account the possible pronunciation of a word in order to determine the way in which it will be conceptually perceived by the relevant public or by a part of that public.


26      Consequently, the finding made by the Board of Appeal regarding similarity between the signs was not vitiated by error.

27      As regards the global assessment of the likelihood of confusion, the applicant’s argument, based on the weak distinctive character of the earlier mark, cannot be upheld. In that context, it should be noted that, although the distinctive character of the earlier mark must be taken into account for the purposes of assessing the likelihood of confusion, it is only one factor among others involved in that assessment. Accordingly, even in a case involving an earlier mark of weak distinctive character, there may be a likelihood of confusion on account, in particular, of a similarity between the signs and between the goods or services covered (see judgment of 16 September 2009 in Case T‑400/06 Zero Industry v OHIM – zero Germany (zerorh+), not published in the ECR, paragraph 74 and the case-law cited).

29      In the present case, it is appropriate to confirm the assessment made by the Board of Appeal to the effect that the earlier mark does have a weak distinctive character because it can be differentiated, albeit only slightly, from the German word ‘Elixier’, which has a laudatory connotation as regards drinks.

IEFBE 190

Dag van indiening, ook het uur en de minuut

HvJ EU 22 maart 2012, zaak C-190/10 (GENESIS tegen Boys Toys SA en Administración del Estado) - dossier

In navolging van conclusie AG [IEF 9525]. Merkenrecht. Elektronische indiening van aanvraag. Uitleg begrip "datum van indiening"

Vraag: Kan artikel 27 van verordening nr. 40/941 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk aldus worden uitgelegd, dat behalve met de dag, ook rekening mag worden gehouden met het uur en de minuut van indiening van de aanvraag om inschrijving van een gemeenschapsmerk bij het BHIM (voor zover dat gegeven is vastgelegd) voor de vaststelling van de temporele voorrang ten opzichte van een nationaal merk dat op dezelfde datum is aangevraagd, wanneer het tijdstip van indiening een relevante omstandigheid is volgens de nationale wetgeving die de inschrijving van het nationale merk regelt?

Het hof verklaart voor recht:
Artikel 27 van verordening (EG) nr. 40/94 (...) moet aldus worden uitgelegd dat het niet toestaat dat behalve met de dag, ook rekening wordt gehouden met het uur en de minuut van indiening van de gemeenschapsmerkaanvraag bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) om te bepalen of een gemeenschapsmerk ouder is dan een op dezelfde dag ingediend nationaal merk, zelfs wanneer de op de inschrijving van dat nationale merk toepasselijke nationale regeling het uur en de minuut van indiening in dit verband als relevant beschouwt. [red. accent]

Op andere blogs;
Merkwaardigheden (Gij zult alles delen)

 

IEFBE 189

GTI werd al beschrijvend gebruikt vóór registratie

Gerecht EU 21 maart 2012, zaak T-63/09 (Volkswagen tegen BHIM/Suzuki Motor) - dossier - perscommuniqué

159 Matti Kortelainen and Hannu Mattila (FIN) Suzuki Swift SportDoet sterk denken aan de TDI-uitspraak [ IEF 10487].
 
Gemeenschapsmerkenrecht. In de oppositieprocedure komt aanvrager van het gemeenschapswoordmerk SWIFT GTI, Suzuki, houdster van het Duitse en internationale woordmerk GTI tegen. De afdeling wijst de oppositie af, het beroep wordt verworpen. De aangevoerde middelen: Er bestaat wel verwarringsgevaar tussen de merken.

Gerecht EU: Volkswagen kan zich niet verzetten tegen de inschrijving van het door Suzuki aangevraagde gemeenschapsmerk SWIFT GTi. Het Gerecht bevestigt de beslissing van het BHIM dat er geen gevaar bestaat voor verwarring tussen dit merk en de oudere merken „GTI” van Volkswagen.

Omdat de lettercombinatie GTI al lang voor aanmelding van GTI-merk van Volkswagen werd gebruikt als beschrijvende aanduiding, komt het Gerecht EU niet tot een andere conclusie. Het element "SWIFT" is een onderscheidende fantasiebenaming. Het Gerecht EU beoordeelt separaat over het verwarringsgevaar in respectievelijk Zweden, Duitsland en een aantal andere lidstaten (waaronder de Benelux). De klacht wordt afgewezen en Volkswagen wordt veroordeeld in de kosten.

Uit't perscommuniqué: Het Gerecht stelt vast dat het BHIM geen vergissing heeft begaan door te oordelen dat mensen uit de automobielsector de lettercombinatie „gti” als een beschrijvende aanduiding zullen opvatten en dat deze lettercombinatie slechts een zeer gering intrinsiek onderscheidend vermogen bezit voor het grote publiek. In dit verband had het BHIM met name rekening gehouden met de omstandigheid dat het letterwoord GTI veel wordt gebruikt door talrijke autofabrikanten in heel Europa (zoals Rover, Nissan, Mitsubishi, Peugeot, Suzuki en Toyota) om de technische kenmerken van bepaalde modellen aan te duiden en dat er andere merken met het letterwoord GTI bestaan (zoals „Peugeot GTI” of „Citroën GTI”). Bovendien heeft het BHIM terecht geoordeeld dat het woord SWIFT, dat als een verzonnen woord wordt opgevat en in het begindeel van het aangevraagde merk staat, het meest onderscheidende bestanddeel van dit merk vormt.

Het Gerecht is dan ook van oordeel dat het BHIM terecht heeft vastgesteld dat de modelnaam SWIFT de visuele, fonetische en begripsmatige overeenstemming van de conflicterende merken grotendeels zoniet geheel opheft. Evenzo heeft het BHIM terecht geoordeeld dat de gemiddelde consument in Zweden, in de Benelux, in Duitsland, in Frankrijk, in Italië en in Oostenrijk niet louter door de combinatie van de drie letters „gti” zal veronderstellen dat alle voertuigen, onderdelen en toebehoren van dezelfde fabrikant afkomstig zijn, zodat er geen verwarringsgevaar bestaat.

97      Zudem ist hervorzuheben, dass der Wortbestandteil „gti“, anders als die Klägerin vorträgt, in der Anmeldemarke keine äquivalente selbständig kennzeichnende Stellung behält, da er zum einen als Beschreibung technischer Spezifikationen der fraglichen Waren und damit als sehr schwach unterscheidungskräftig aufgefasst wird (siehe oben, Randnr. 86) und zum anderen nur an nachrangiger Stelle am Ende der Anmeldemarke steht.

112    Weiter geht aus der die Automobilbranche betreffenden Rechtsprechung hervor, dass, wenn in tatsächlicher Hinsicht erwiesen ist, dass der Durchschnittsverbraucher ein bestimmtes Produkt wegen seiner objektiven Merkmale erst nach einer besonders aufmerksamen Prüfung erwirbt, rechtlich zu berücksichtigen ist, dass dieser Umstand die Verwechslungsgefahr zwischen Marken für solche Produkte in dem entscheidenden Zeitpunkt, in dem die Wahl zwischen den Produkten und den Marken getroffen wird, verringern kann (Urteil des Gerichtshofs vom 12. Januar 2006, Ruiz Picasso u. a./HABM, C‑361/04 P, Slg. 2006, I‑643, Randnr. 40). Somit und im Hinblick auf die obigen Feststellungen in den Randnrn. 41 und 42 ist davon auszugehen, dass das in der vorstehenden Randnummer dargelegte Ergebnis, dass keine Verwechslungsgefahr besteht, durch den Umstand bestätigt wird, dass das allgemeine Publikum bei der Anschaffung der fraglichen Waren überdurchschnittlich aufmerksam ist. Dies gilt umso mehr für die Fachkreise, bei denen eine hohe Aufmerksamkeit und Kenntnis des relevanten Marktes besteht.

130    Schließlich habe die Klägerin nicht bewiesen, dass sie in einer erheblichen Reihe von Fällen gegenüber anderen Herstellern ein Verbot durchgesetzt hätte, GTI‑Autos jeweils unter ihrer eigenen Marke zu verkaufen, sei es auf dem deutschen Markt oder in einem anderen Mitgliedstaat. Eine einzige derartige Zwangsmaßnahme gegen eine Neuheit auf dem deutschen Markt, den Lada GTi im Jahr 2007, reiche nicht aus, um die Feststellung zu widerlegen, dass die Buchstabenkombination „gti“ von verschiedenen Autoherstellern bereits lange vor der Anmeldung der fraglichen Gemeinschaftsmarke umfangreich benutzt worden sei. Jedenfalls könnten die Schlussfolgerungen der Beschwerdekammer nicht durch ein einziges Verfahren, das lange nach Beginn des vorliegend in Rede stehenden Widerspruchsverfahrens anhängig gemacht und ohne Entscheidung in der Sache abgeschlossen worden sei, in Frage gestellt werden.

Op andere blogs:
AOMB (Een snelle beslissing)

IEFBE 188

Goede goede grond voor vaststelling kwader trouw

Gerecht EU 21 maart 2012, zaak T-227/09 (Feng Shen Technology tegen OHIM/ Majtczak) - dossier

Nietigheidsprocedure. Op grond van meerdere oudere merkinschrijvingen van het beeldteken FS (rechts) voor o.a. ritssluitingen wordt de nietigheid van het aangevraagde gemeenschapsbeeldmerk FS (links) verzocht. De afdeling wijst de vordering af en het beroep wordt verworpen. De aangevoerde middelen: de kamer van beroep heeft de bewijzen niet naar behoren beoordeeld en de feiten voor de kwader trouw beoordeling niet naar behoren geanalyseerd.

Het Gerecht EU concludeert dat inderdaad de kamer van beroep niet op goede grond kon vaststellen dat interveniënt niet te kwader trouw was en daarom moet de beslissing worden vernietigd. Het Gerecht maakt geen eigen beoordeling die in de plaats van de vernietigde beslissing komt.

51      Met betrekking tot de twee overige overwegingen moet worden vastgesteld dat zij op zich niet volstaan om uit te maken of interveniënt te kwader trouw was bij de indiening van de gemeenschapsmerkaanvraag. Op basis van de omstandigheid dat verzoekster geen belangstelling heeft getoond voor bescherming van de oudere Taiwanese merken in de Unie en interveniënt wettelijk niet ertoe was gehouden verzoekster vooraf van zijn gemeenschapsmerkaanvraag te informeren, kan interveniënts bedoeling bij het indienen van deze aanvraag niet worden vastgesteld.

52      Bijgevolg kon de kamer van beroep niet op goede grond vaststellen dat interveniënt niet te kwader trouw was en de door verzoekster ingediende vordering tot nietigverklaring op grond van deze overwegingen afwijzen.

53      Het enige middel moet derhalve worden aanvaard en de bestreden beslissing moet worden vernietigd.

56      In het onderhavige geval laten de in de bestreden beslissing vastgestelde elementen niet toe te bepalen welke beslissing de kamer van beroep had moeten nemen. Hoewel deze elementen de vaststelling dat interveniënt niet te kwader trouw was, niet rechtvaardigen, zoals hierboven bij het onderzoek van de vordering tot nietigverklaring is vastgesteld, rechtvaardigen zij, op zich, immers evenmin de tegenovergestelde vaststelling.

57      Gezien het bovenstaande moet verzoeksters vordering tot herziening die ertoe strekt dat het Gerecht het bestreden merk nietig verklaart, worden afgewezen.

IEFBE 187

Golvende lijnen

Gerecht EU 15 maart 2012, zaak T-379/08 (Mustang tegen OHIM/Decathlon)

In't kort
: Gemeenschapsmerkenrecht. In de oppositieprocedure komt de aanvrager van het gemeenschapsbeeldmerk (boven) de houdster van het ouder nationaal en internationaal beeldmerk (onder) tegen. Beide tekens zijn gedeponeerd voor de waren in de klassen 3, 18 en 25. De oppositieafdeling wijst de oppositie toe, het beroep wordt verworpen. Middel: schending van artikel 8, lid 1, sub b, daar de merken geen visuele, fonetische of begripsmatige gelijkenis vertonen waardoor gevaar voor verwarring zou ontstaan. Gerecht EU: Het ouder merk heeft een zwak onderscheidend vermogen. In de globale beoordeling zijn door de kamer van beroep geen fouten gemaakt, en het enige middel wordt afgewezen.

56 La conclusion de la chambre de recours relative à l’existence d’un risque de confusion doit être entérinée dès lors que, comme il a été constaté ci-dessus, les produits concernés sont, pour la très grande majorité d’entre eux, identiques et, pour le reste, moyennement similaires, et que l’examen effectué quant à la comparaison des marques en conflit révèle que, prises dans leur globalité, celles-ci présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel, aucune comparaison n’étant possible sur les plans phonétique et conceptuel. En outre, il y a lieu de rappeler que le public pertinent ne fait pas preuve d’un degré d’attention supérieur à la normale (voir point 28 ci-dessus).

58 Ladite conclusion n’est pas remise en cause par la circonstance, relevée au point 36 ci-dessus, que les marques antérieures ne sont pas particulièrement distinctives.

IEFBE 186

Gekocht zonder de naam van het merk uit te spreken

Gerecht EU 15 maart 2012, zaak T-288/08 (Cadila Healthcare tegen OHMI/Novartis)

Gemeenschapsmerkenrecht. In de oppositieprocedure komt de aanvrager van het gemeenschapswoordmerk ZYDUS de houdster van het ouder gemeenschapswoordmerk ZIMBUS tegen. Beide tekens hebben de aanduiding voor farmaceutische preparaten gedeponeerd. De oppositieafdeling wijst de oppositie deels toe, het beroep wordt gedeeltelijk verworpen. Middel: de kamer van beroep heeft blijk gegeven van een onjuiste opvatting door in strijd met algemene beginselen van het merkenrecht, en in het bijzonder in strijd met artikel 8, lid 1, sub b te oordelen dat er gevaar voor verwarring van het oudere merk met het aangevraagde merk bestond. Gerecht EU: Farmaceutische producten worden in het algemeen niet mondeling besteld, dus de auditieve gelijkenis is van minimale betekenis. Meestal worden deze producten gekocht zonder de naam van het merk uit te spreken. Het visuele aspect is aldus juist geanalyseerd in de 'overall assesment' door de kamer van beroep en de klacht wordt afgewezen.

63 The foregoing considerations are not called into question by the applicant’s argument that, given that pharmaceutical preparations and sanitary preparations are not generally purchased orally, the phonetic similarity between the marks at issue is of limited significance.

 66 In any event, even if one were to assume that the goods at issue – including veterinary preparations, which the applicant does not refer to in the argument currently being examined – are usually purchased without the name of the mark having to be pronounced, and the visual aspect is therefore of greater importance in the overall assessment of the likelihood of confusion, the Board of Appeal’s finding that such a likelihood exists would still be fully justified because, as was stated in paragraphs 52 and 53 above, the marks at issue indeed also display a certain degree of visual similarity.

IEFBE 185

Nevenschikking van een lettercombinatie (arrest)

HvJ EU 15 maart 2012, zaak C-90/11 en C-91/11 (Strigl tegen DPMA en Securvita tegen Öko-Invest)

Conclusie A-G IEF 10832. Over de nevenschikking van een beschrijvend woord en een niet-beschrijvende lettercombinatie die elkaars betekenis verduidelijken. Het HvJ EU verklaart voor recht:

Artikel 3, lid 1, sub b en c, van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten dient aldus te worden uitgelegd dat het van toepassing is op een woordmerk dat wordt gevormd door nevenschikking van een beschrijvende woordcombinatie en een lettercombinatie die afzonderlijk beschouwd niet-beschrijvend is, wanneer deze lettercombinatie door het relevante publiek wordt waargenomen als de afkorting van deze woordcombinatie doordat deze lettercombinatie uit de beginletters van de woorden van de woordcombinatie bestaat, en het betrokken merk aldus in zijn geheel kan worden opgevat als een combinatie van beschrijvende benamingen of afkortingen, die bijgevolg elk onderscheidend vermogen mist.

Prejudiciële vraag

Geldt de weigeringsgrond van artikel 3, lid 1, sub b en/of sub c, van richtlijn 2008/95/EG1 ook voor een woordteken dat wordt gevormd door nevenschikking van een beschrijvende woordcombinatie en een niet-beschrijvende lettercombinatie, wanneer de lettercombinatie door het relevante publiek wordt waargenomen als de afkorting van de beschrijvende woorden daar deze afkorting uit de beginletters van deze woorden bestaat en het merk in zijn geheel daardoor kan worden opgevat als de combinatie van beschrijvende benamingen of afkortingen die elkaars betekenis verduidelijken?

Meer Overzicht merkenrechtpraktijk HvJ EU

 

IEFBE 184

Hotelkamergelden (arrest)

HvJ EU 15 maart 2012, zaak C-162/10 (Phonographic Performance Ireland) - perscommuniqué

De conclusie van A-G [IEF 9860]. Uit't perscommuniqué: Een hotelexploitant die fonogrammen doorgeeft in zijn gastenkamers dient de producenten een billijke vergoeding te betalen De lidstaten kunnen deze hotelexploitant niet vrijstellen van de verplichting om een dergelijke vergoeding te betalen.

Voor de vragen zie onderaan. Het HvJ EU verklaart voor recht:

1) Een hotelexploitant die zijn gastenkamers uitrust met televisie- en/of radiotoestellen waaraan hij een uitgezonden signaal doorgeeft, is een „gebruiker” die uitgezonden fonogrammen „meedeelt aan het publiek” in de zin van artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende het verhuurrecht, het uitleenrecht en bepaalde naburige rechten op het gebied van intellectuele eigendom.

2) Een hotelexploitant die zijn gastenkamers uitrust met televisie- en/of radiotoestellen waaraan hij een uitgezonden signaal doorgeeft, is krachtens artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115, naast de billijke vergoeding die de omroeporganisatie betaalt, zelf ook gehouden een billijke vergoeding te betalen voor de doorgifte van een uitgezonden fonogram.

3) Een hotelexploitant die zijn gastenkamers niet uitrust met televisie- en/of radiotoestellen waaraan hij een uitgezonden signaal doorgeeft, maar met andere afspeelapparatuur voor fonogrammen, en er fonogrammen in fysieke of digitale vorm beschikbaar stelt die door middel van zulke apparatuur kunnen worden afgespeeld of gehoord, is een „gebruiker” die fonogrammen „meedeelt aan het publiek” in de zin van artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115. Bijgevolg is hij gehouden een „billijke vergoeding” in de zin van deze bepaling te betalen voor de doorgifte van deze fonogrammen.

4) Op grond van artikel 10, lid 1, sub a, van richtlijn 2006/115, dat een beperking stelt aan het in artikel 8, lid 2, van deze richtlijn bedoelde recht op een billijke vergoeding wanneer het om „privégebruik” gaat, mogen de lidstaten een hotelexploitant die fonogrammen „meedeelt aan het publiek” in de zin van artikel 8, lid 2, van deze richtlijn, niet vrijstellen van de verplichting om een dergelijke vergoeding te betalen.

Prejudiciële vragen:

(i) Is een hotelexploitant die in kamers voor gasten televisies en/of radio’s beschikbaar stelt waaraan hij een uitgezonden signaal doorgeeft, een "gebruiker" die fonogrammen die kunnen worden afgespeeld in een uitzending "mededeelt aan het publiek" in de zin van artikel 8, lid 2, van de gecodificeerde richtlijn 2006/115/EG [1] van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006?
(ii) Indien vraag (i) bevestigend wordt beantwoord: verplicht artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115/EG lidstaten om naast de billijke vergoeding die de omroeporganisatie betaalt, te voorzien in een recht op een billijke vergoeding door de hotelexploitant voor het afspelen van het fonogram?
(iii) Indien vraag (i) bevestigend wordt beantwoord: staat artikel 10 van richtlijn 2006/115/EG lidstaten toe, hotelexploitanten vrij te stellen van de verplichting "een enkele billijke vergoeding" te betalen op grond van "privégebruik" in de zin van artikel 10, lid 1, sub a?
(iv) Is een hotelexploitant die in kamers voor gasten toestellen (andere dan een televisie of radio) en fonogrammen in fysieke of digitale vorm ter beschikking stelt, die door middel van een dergelijk toestel kunnen worden afgespeeld of gehoord, een "gebruiker" die de fonogrammen "mededeelt aan het publiek" in de zin van artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115/EG?
(v) Indien vraag (iv) bevestigend wordt beantwoord: staat artikel 10 van richtlijn 2006/115/EG lidstaten toe, hotelexploitanten vrij te stellen van de verplichting "een enkele billijke vergoeding" te betalen op grond van "privégebruik" in de zin van artikel 10, lid 1, sub a, van richtlijn 2006/115/EG?

Meer Overzicht auteursrechtpraktijk HvJ EU

Op andere blogs:
IPKat (The Sound of Music: the Court of Justice rules)