Hof van Beroep Brussel 29 april 2014, IEFbe 966 (Quantum Corporation tegen Quantum ICT)
Merken. Domeinnamen. Handelsnamen. Quantum Corporation is houder van diverse woordmerken QUANTUM en wereldwijd actief in de ICT, meer bepaald in het beheer van data, alsmede de archivering en het herstel daarvan. Quantum ICT optimaliseert overdracht van gegevens via het telefoonnetwerk en het internet en is houder van merk QUANTUM ICT. ICT is beschrijvend, ook in combinatie met Quantum. De tekens zijn dus gelijk en een van risico van verwatering is voldoende aannemelijk. Aan de cumulatieve voorwaarden uit artikel 4 Domeinnaamwet wordt niet voldaan. Omdat partijen onder dezelfde handelsnaam actief zijn in dezelfde sector en binnen hetzelfde geografische gebied, is er verwarringsgevaar tussen de handelsnamen.

1. Appellante, de vennootschap naar Amerikaans recht Quantum Corporation, is een onderneming die aanvoert wereldwijd actief te zijn in de sector van "Informatie Communicatie Technologie" ("ICT") en meer bepaald in het beheer van data, alsmede de archivering en het herstel daarvan.

Zij stelt hiertoe producten en diensten ontwikkeld te hebben, zoals geïntegreerde producten met disks, cassettes, encryptie van gegevens, databeheer software, evenals "intelligente" producten die vanuit een centraal punt back-up en archiefsystemen beheren en controleren.
(...)

2. Geïntimeerde, de NV Quantum ICT voert aan diensten aan te bieden inzake installatie en onderhoud van telefooncentrales, van actieve netwerkelementen en van beveiliging van netwerken, van switches voor datanetwerken evenals van software voor beveiliging van datanetwerken. Haar activiteit zou hoofdzakelijk geconcentreerd zijn rond de optimalisatie van de overdracht van gegevens via het telefoonnetwerk en het internet.

12. (...)
Wat de identiteit betreft tussen het gelaakte teken QUANTUM ICT zoals gebruikt door Quantum ICT en de woordmerken van Quantum Corporation, stelt het hof vast dat het gelaakte teken bestaat uit twee woordelementen of tekens, te weten Quantum en ICT. ICT is louter beschrijvend en staat voor "Informatie Communicatie Technologie". Dit teken heeft geen onderscheidend vermogen en vervult niet de functie van het merk, te weten de aanduiding van de herkomst van de dienst, doch duidt louter de deinst zelf aan. De combinatie van het teken QUANTUM met het teken ICT doet niets af aan hetgeen voorafgaat of maakt met andere woorden de combinatie van beide tekens niet onderscheidend op zich.

Hetgeen voorafgaat, geldt zowel op visueel als op auditief en begripsmatig vlak.
(...)

13. Gelet op hetgeen voorafgaat besluit het hof dat het teken QUANTUM ICT  in zijn geheel beschouwd in vergelijking met de merken QUANTUM van Quantum Corporation verschillen vertoont die dermate onbeduidend zijn dat zij aan de aandacht van de gemiddelde consument kunnen ontsnappen en dat derhalve dient besloten te worden tot de gelijkheid van de vergeleken tekens en merken.

15. (...)
Er kan niet ernstig betwist worden dat er in casu minstens een dreiging bestaat dat het gelaakte gebruik van de tekens "QUANTUM ICT" en "QUANTUM" door Quantum ICT afbreuk zou doen aan de herkomstfunctie of het onderscheidend vermogen van de ingeroepen merken van Quantum Corporation, hetgeen de wezenlijke functie van deze merken is. Het is immers, gelet op alle concrete omstandigheden van de zaak, waaronder het gegeven dat de beide partijen actief zijn in de ICT-sector en in die mate concurrerende activiteiten hebben, voldoende aannemelijk dat er een grote kans bestaat dat het gedrag van het relevante publiek in de toekomst zal wijzigen, omdat dit ervan zal uitgaan dat de ICT-waren en - diensten die door Quantum ICT geleverd worden onder de door haar gebruikte tekens, waren en diensten zijn die geleverd worden door Quantum Corporation, zijnde de houder van de merken "Quantum" waarvan sprake in het feitenrelaas, die deze merken reeds 30 jaar voor waren en diensten waarvoor ze werden ingeschreven (hetgeen door Quantum ICT niet wordt betwist). Aldus is er voldoende aannemelijk dat er een risico op verwatering bestaat van de merken van Quantum Corporation (...)

18. (...)
Aangezien één van de voorwaarden van artikel 4 van de Domeinnaamwet niet vervuld is, is de vordering van Quantum Corporation gesteund op dit artikel, ongegrond.

21. (...)
Daarenboven zijn de partijen beiden onder dezelfde handelsnaam actief in minstens deels dezelfde sector, met name deze van de ICT (cfr. supra), en zijn zij in die mate elkaars concurrenten, zelfs indien de waren en diensten die zij in concreto aanbieden niet allemaal identiek of soortgelijk zijn en/of volledig hetzelfde doelpubliek hebben (cfr. de waren en diensten waarvoor het Benelux0-merk Quantum ICT ingeschreven werd).

Ten slotte zijn beide partijen actief binnen hetzelfde geografische gebied, aangezien Quantum ICT actief is in België en Quantum Corporation wereldwijd, en dus onder meer in België.

Hof van Beroep Gent 18 november 2013, IEFbe 906 (Revetkoo tegen Leefbaar Wonen Kringloopcentrum - erkenning huisvuilophaling)
Marktpraktijken. Partijen houden zijn ophalers en selectieve inzamelaars van bruikbare en duurzame verbruiksgoederen en hebben daartoe erkenning en overeenkomsten overlegt. Appellante beschikt over erkenning als overbrenger van niet gevaarlijke afvalstoffen, maar toont niet een exclusief recht tot ophaling aan. De aard van de (rechts)persoon noch het handelskarakter zijn relevant om van een 'onderneming' in de zin van 2 2 WMPC te spreken; de aard van de activiteit is determinerend. Appellante legt geen overeenkomst voor waaruit de opdracht tot inzameling blijkt, daarom kan geïntimeerde zich op 95 WMPC beroepen wanneer er ophalingen zonder toelating worden verricht.

7. "in tegenstelling tot [geïntimeerde] , legt [appellante] geen overeenkomst met IVBO (intercommunale voor vuilverwijdering en -verwijzing in Brugge en Ommeland) voor, waarbij zij opdracht kreeg tot selectieve inzameling van de bruikbare, duurzame verbruiksgoederen met het oog op hergebruik en reclyclage.
(...)
Weliswaar beschikt [geïntimeerde] niet over een exclusief recht tot ophaling, wat [geïntimeerde] trouwens nooit heeft gesteld, zij kan zich beroepen op art. 95 WMPC wanneer [appellante]  ophalingen verricht zonder enige toelating van de betrokken overheden en aldus op een oneerlijke wijze de belangen schaadt van ondernemingen of verenigingen die hetzelfde doel nastreven"

8. Gelet op wat voorafgaat zijn er naar het oordeel van het hof geen redenen om, zoals door appellante in ondergeschikte orde gevorderd, het stakingsbevel te beperken tot de steden Brugge en Blankenberge.

Er is evenmin aanleiding om de door de eerste rechter opgelegde dwangsom van 6.500,00 EUR per overtreding van het opgelegde stakingsbevel te herleiden tot 250,00 EUR.

Hof van Beroep Brussel 29 april 2014, IEFbe 964 (POM Wonderful LLC tegen X)
Merkenrecht. X heeft een Beneluxbeeldmerk POM 1247700 gedeponeerd in mei 2012. Opposante POM Wonderful roept merkrechten in die verbonden zijn aan drie Gemeenschapsmerken `POM ´: 6198253, 4704276 en 6275754. De oppositie is gericht tegen alle waren en diensten waarvoor het merk is ingeschreven op grond van artikel 2.14.1a en 2.3.b BVIE. Het hof verwerpt de vordering, omdat de tekens geen overeenstemming vertonen. Op auditief vlak valt er geen overeenstemming te ontwaren aangezien het een figuratieve voorstelling betreft die niet voor verwoording vatbaar is. Ook conceptueel is er geen gelijkenis.

29. Op auditief vlak valt er geen overeenstemming te ontwaren aangezien een figuratieve voorstelling, zoals het teken van verweerder, niet voor 'verwoording' vatbaar is. Het teken kan niet worden uitgesproken.

De auditieve gelijkenis is dus een onbestaande.

30. De betrokken tekens zijn ook conceptueel niet overeenstemmend: er is geen begripsmatige inhoud verbonden aan de betrokken tekens en ze zijn geheel verschillend opgevat in hun verschijningsvorm.

Het woord 'POM' heeft geen betekenis en is nuchter. De figuur in het teken van verweerder staat evenmin voor een begrip en is fantasierijk.

31. Zodoende moet worden besloten dat de tekens geen enkele overeenstemming vertonen.

32. Bij ontstentenis van enige overeenstemming tussen de tekens behoeft de vraag naar het overeenstemmend karakter van de waren en diensten geen verder onderzoek.

Enig verwarringsgevaar kan niet voorhanden zijn.

Nederlandse Orde van Octrooigemachtigden, Orgaan 236, Convocaat en jaarverslag 2013.
Pagina 11: Internet bereikbaarheid blijft essentieel. Onderdeel hiervan is het Benelux Patent Platform/IT samenwerking: Op 14 februari 2013 was de kick-off van dit platform. Het systeem is eerst getest en live gegaan in België. In Nederland zal deze in november 2014 live gaan. Het online filing systeem zal worden vernieuwd en een ‘my page’ wordt geïntroduceerd.
Lees verder

Hof van Beroep Brussel 1 april 2014, IEFbe 961 (Luc tegen Atos Worldwide)
Octrooirecht. Nietigheid wegens gebrek uitvinderswerkzaamheid. Atos heeft in 1999 een toestel “X-ZAM/SMASH” op de markt gebracht, bestemd voor elektronisch betalen. Eiser was houder van een octrooi BE 927 met als voorwerp een “mobiele interface met GSM protocol voor elektronisch bankieren”. In eerste aanleg is het octrooi van appellant nietig verklaard. Het hof besluit dat de uitvinding niet voldoet aan de voorwaarde van de uitvinderswerkzaamheid. Deze voorwaarde was reeds op 4 oktober 1999 niet vervuld, waardoor de nietigverklaring met terugwerkende kracht (ex tunc) geschiedt.

1.  (…) Atos heeft in 1999 een toestel "X-ZAlvllSMASH" op de markt gebracht, bestemd voor elektronisch betalen. Dit toestel y3s aangesloten op het vaste telefonienetwerk. Aangezien het op een vast netwerk aangesloten diende te zijn, kon het niet gebruikt worden zonder aan de muur te zijn gekoppeld via een kabel.

2.    De heer […] was houder van een Belgisch octrooi BE 1 012 927, hierna "BE 927", met als voorwerp een 'mobiele interface met GSM-protocol voor elektronisch bankieren", door de Dienst voor de Industriële Eigendom verleend op 5 juni 2001, met aanvangsdatum (datum indiening aanvraag) 4 oktober 1999, Het betrokken octrooi wed toegekend zonder voorafgaand onderzoek van zijn octrooieerbaarheid, zonder waarborg voor zijn waarde of van de juistheid van de beschrijving der uitvinding en op eigen risico van de aanvrager (cfr. stuk I van de heer […]).

20. (…) Aangezien er aanwijzingen bestonden in de stand van de techniek die de gemiddelde vakman, geconfronteerd met het technisch probleem, ertoe zouden gebracht hebben om deze stand van de techniek te wijzigen of aan te passen op basis van deze aanwijzingen ten einde de uitvinding te realiseren, aangezien BE 927 niet verder reikt dan de eenvoudige logische ontwikkeling van de stand van de techniek, en aangezien blijkt dat de vakman op de datum van de octrooiaanvraag (in casu 4 oktober 1999) op basis van zijn kennis van de stand van de techniek, op voor de hand liggende wijze tot hetgeen als uitvinding wordt opgeëist, zou gekomen zijn, voldoet de uitvinding  niet aan de voorwaarde van uitvinderswerkzaamheid (en dus aan artikel 6 BOW).

23. Atos vordert de nietigverklaring van BE 927 met terugwerkende kracht. De nietigverklaring is ex tunc. Hiervoor werd uiteengezet waarom het hof oordeelt dat het voorwerp van het octrooi BE 921 niet voldoet aan de wettelijke voorwaarde van de uitvinderswerkzaamheid. Deze voorwaarde was reeds op 4 oktober 1999 niet vervuld.

Cour d'Appel de Bruxelles 20 mars 2014, IEFbe 960 (Silk & Co contre Jean Cassegrain)
Droit d'auteur. Contrefaçon. Dommages et intérêts. Critères d'appréciation. Sous sa marque Longchamp, Cassegrain distribue des sacs, incorporant le modèle représenté ci-après. Dans le courant de l'année 2005, Silk & Co met sur le marché des sacs incorporant les modèles de Cassegrain. Silk & Co ne peut donc exciper d'une quelconque bonne foi. Il ne peut être soutenu que la somme forfaitaire de 60,00 € par sac allouée par le premier juge dépasse les limites d'une juste modération. La cour écarte des débats les conclusions de Silk & Co, reçoit l'appel mais le dit non fondé et met les dépens d'appel à charge de Silk & Co et la condamne à payer à Cassegrain une indemnité de procédure de 7.000,00 €.

9. Eu égard à la notoriété des sacs Longchamp et plus particulièrement des modèles Pliage, Silk & Co ne pouvait ignorer que les sacs qu’elle importait de Chine – pays mondialement connu pour ses exportations de produits contrefaisants – constituaient des contrefaçons, d’autant plus évidentes qu’il s’agissait de copies à l’identique des modèles déposés. Elle ne peut donc exciper d’une quelconque bonne foi. Comme la contrefaçon concerne des dessins et modèles (et pas des produits), il importe peu, pour l’appréciation de la bonne foi, que les produits n’auraient pas porté de signes distinctifs.
(...)

10. (...) En tenant compte de toutes les composantes du dommage (atteintes au monopole et au prestige de la marque, dépréciation des exemplaires originaux, perte des investissements, dommage moral, perte de chiffres d'affaires, frais d’exposer en vue de protéger la propriété intellectuelle, etc.), il ne peut être soutenu que la somme forfaitaire de 60,00 € par sac allouée par le premier juge dépasse les limites d'une juste modération.
(...)
Si le montant total est élevé, c'est uniquement en raison du nombre très important de produits contrefaisants : soutenir, comme l'a fait Silk & Co en termes de plaidoiries, qu'il y aurait lieu d'appliquer un plafond ou de globaliser le montant du dédommagement indépendamment de l'ampleur quantitative de la contrefaçon, reviendrait à décerner un brevet d'impunité aux très gros contrefacteurs pour ce qui excède ure certaine limite, ce qui ne peut être admis.

Hof van beroep Antwerpen 28 april 2014, IEFbe 959 (B & T Textilia tegen NV Artesutto Indecor)
Auteursrecht. Tekeningen- en modellenrecht. NV Artesutto commercialiseert sier- en gebruiksvoorwerpen (onder andere kussens en wandtapijten) waarin tekeningen, motieven en ontwerpen zijn verwerkt die stadsgezichten van diverse historische steden voorstellen. NV B & T Textilia begon gelijkwaardige producten te produceren. NV Artesutto’s vorderingen zijn op grond van enerzijds het tekeningen- en modellenrecht en anderzijds het auteursrecht. Het Hof van Cassatie besliste dat voor bescherming het niet vereist is dat een werk de stempel van de persoonlijkheid van de auteur draagt (IEFbe 150). Ten aanzien van het auteursrecht oordeelt het hof dat de werken niet origineel zijn, mede omdat ze geen persoonlijk stempel van de auteur dragen. De originaliteit van de werken kan ook niet afgeleid worden uit het feit dat er bepaalde gelijkenissen zouden bestaan tussen de werken. Het i-depot is in dit verband irrelevant, want creëert geen intellectueel eigendomsrecht (maar enkel vaste dagtekening). De vorderingen gegrond op het tekeningen- en modellenrecht zijn eveneens ongegrond, door gebrek aan inschrijving van een depot.

4.2.4. Bij gebrek aan inschrijving van een depot, is de vordering van de eerste geïntimeerde, voor zover gegrond op het tekeningen- en modellenrecht, ongegrond.

4.3.4. Het hof maakt deze oordeelkundige overwegingen van het hof van beroep te Gent tot de zijne. Het hof voegt daaraan toe dat Amandina Cuppens, auteur van de betrokken tekeningen, geen oorspronkelijke werken heeft ontworpen, maar zich ertoe beperkt heeft om tekeningen te maken van bestaande, eeuwenoude stadsgezichten, dit uitgaande van de concrete omgeving en daarenboven in een traditionele stijl. Ongetwijfeld zijn die werken het resultaat van het vakmanschap en de intellectuele inspanningen van Amandina Cuppens, maar vakmanschap noch intellectuele inspanningen volstaan op zich voor auteursrechtelijke bescherming. De stempel van haar persoonlijkheid ontbreekt in de betrokken werken in hun geheel genomen. De door haar gemaakte keuzes inzake lichtinval, sites waarop water te zien is, zomertaferelen, kleurscharingen in bomen, herfstsfeer, bewolking, afboording, … kunnen niet als uitingen van de persoonlijkheid van de auteur worden beschouwd. Al evenmin kan de originaliteit van de werken van Amandina Cuppens afgeleid worden uit het feit dat er bepaalde gelijkenissen zouden bestaan tussen haar werken en de werken van de appellante en de tweede geïntimeerde. Het i-depot is in dit verband irrelevant, want creëert geen intellectueel eigendomsrecht (maar enkel vaste dagtekening). Tenslotte kunnen ook de indertijd door de appellante ondertekende overeenkomsten de eerste geïntimeerde geen soelaas brengen, aangezien auteursrechten niet (kunnen) ontstaan uit overeenkomst (maar slechts uit de wet)  en daarenboven die overeenkomsten geenszins de erkenning impliceren van de originaliteit van de werken waarvan sprake.

4.5.1. De vorderingen van de eerste geïntimeerde zijn ongegrond, ongeacht of ze worden gebaseerd op het tekeningen- en modellenrecht, dan wel op het auteursrecht.

Cour eur. D.H, 24 juin 2014, reqûete nr 27329/06 (Roşiianu c. Roumanie)
Citaat van Dirk Voorhoof, UGent: The European Court of Human Rights has reiterated in a judgment of 24 June 2014 that collecting information and guaranteeing access to documents held by public authorities is a crucial right for journalists in order to be able to report on matters of public interest. In the case of Ioan Romeo Rosiianu, a presenter of a regional television programme, the Court came to the conclusion that the Romanian authorities have violated Article 10 of the European Convention on Human Rights by refusing access to the documents of a public nature he had requested for at Baia Mare, a city in the north of Romania. The Court’s judgment clarifies that efficient enforcement mechanisms are necessary in order to make the right of access to public documents under Article 10 practical and effective:
Lees verder

Hof Den Haag 5 augustus 2014, IEFbe 956 (Truvo tegen Yellow Telecom; inzake Yellow) en (Yellow Mobile)
Merkenrecht. Woordmerk. Truvo heeft als houder van het woordmerk YELLOW PAGES oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het woordmerk YELLOW [oppositie] en YELLOW MOBILE [oppositie]. Er moet niet uitsluitend worden gekeken naar de vraag of sprake was van overeenstemming tussen de merken, maar ook naar de vergelijking van waren en diensten waarvoor het merk is ingeschreven en het onderscheidend vermogen van het merk. Nu (soort)gelijkheid een cumulatieve voorwaarde is voor het aannemen van verwarringsgevaar en het slagen van de oppositie, is de oppositie terecht afgewezen. Het hof wijst het verzoek van Truvo af.

18. (…) Het hof is van oordeel dat van gebruik voor alle waren in klasse 9 en van gebruik voor telecommunicatiediensten in klasse 38 niet blijkt; noch uit de stellingen van Truvo, noch uit de door haar overgelegde stukken valt dit af te leiden. Het hof merkt op dat onder telecommunicatie dient te worden verstaan het overbrengen van informatie van de ene plek naar een andere (met name over grotere afstanden) zonder dat iets of iemand zich fysiek daar naartoe verplaatst, bijvoorbeeld via telefoon, of internet. Een aanbieder van telecommunicatiediensten biedt diensten, faciliteiten en/of apparatuur aan waardoor gebruik kan worden gemaakt van (elektronische) communicatie netwerken; het gaat daarbij bijvoorbeeld om providers; het is niet zo dat ieder die informatie verschaft via internet (van de slager tot alle grote bedrijven en de overheid) telecommunicatiediensten aanbiedt. Zij gebruiken telecommunicatie slechts als vehikel om hun informatie over te brengen, maar bieden zelf dit vehikel niet aan Dit brengt mee dat bij de vergelijking van de waren en diensten waarvoor het merk is ingeschreven en het teken is gedeponeerd, de inschrijving van het merk voor alle waren in klasse 9 en voor diensten op het gebied van telecommunicatie in klasse 38 buiten beschouwing moeten worden gelaten.

20. Gelet op hetgeen in rechtsoverweging 18 is overwogen over het ontbreken van bewijzen van normaal gebruik van het merk voor waren en diensten in klasse 9 en 38, gaat het hof voorbij aan hetgeen Truvo stelt over de soortgelijkheid van de waren en diensten waarvoor het merk is ingeschreven in klasse 9 en diensten op het gebied van telecommunicatie in klasse 38. Het hof zal hierna dus slechts ingaan op de stellingen van Truvo dat de waren en diensten waarvoor het teken is gedeponeerd soortgelijk zijn aan de waren in klasse 16, de diensten in klasse 35 en de “niet-telecommunicatiediensten” in klasse 38, waarvoor het merk is ingeschreven.
Truvo stelt dat de dienst telecommunicatie, waarvoor het teken is gedeponeerd soortgelijk is aan de waren waarvoor het merk is ingeschreven in klasse 16 omdat (adres)boeken en publicaties ondersteunend zijn aan de dienst telecommunicatie en deze “klasse 16 waren” ook door telecommunicatiedienstverleners worden aangeboden en ook contactgegevens bevatten. Dat telecommunicatiedienstverleners bij het aanbieden van hun diensten gebruik maken van publicaties (zoals vrijwel alle aanbieders van diensten en waren), maakt niet dat het publiek aan telecommunicatiediensten en boeken en publicaties in het algemeen dezelfde herkomst zal toekennen. Naar het oordeel van het hof gaat het bij telecommunicatiediensten in voormelde betekenis niet om contactgegevens. Er is dan ook in zoverre geen sprake van soortgelijke waren/diensten.
Voorts heeft Truvo gesteld dat diensten op het gebied van (zakelijke) administratie en reclame in klasse 35, waarvoor het merk is ingeschreven en diensten op het gebied van verzekeringen en financiële diensten, waarvoor het teken is gedeponeerd in klasse 36 soortgelijk zijn. Het hof is van oordeel dat het publiek in het algemeen hieraan niet dezelfde herkomst zal toekennen. Als verzekeringen en financiële diensten al onder administratieve diensten zouden vallen, gaat het bovendien om een algemeen gebruikelijke subcategorie. Ook in zoverre is derhalve geen sprake van soortgelijke diensten.
Tenslotte heeft Truvo nog gesteld dat de dienst software in klasse 38 waarvoor het teken is gedeponeerd gelijk is aan software in klasse 38 waarvoor het merk is ingeschreven. In klasse 38 is het teken niet gedeponeerd voor software. Het is wel in klasse 42 gedeponeerd voor het ontwerpen en ontwikkelen van software. Het merk is daarvoor echter niet ingeschreven. Dat is, voor zover relevant, ingeschreven voor communicatie(diensten) via het internet en het overbrengen van informatie of gegevens via de computer. Daargelaten of deze diensten in klasse 38 thuishoren, is het hof van oordeel dat het publiek ook hieraan niet dezelfde herkomst zal toekennen als aan diensten op het gebied van ontwerpen en ontwikkelen van software. Ook in zoverre is derhalve geen sprake van soortgelijke diensten.

21. Op grond van het bovenstaande is het hof van oordeel dat de waren en diensten waarvoor het teken is gedeponeerd en het merk (voor zover nog relevant) is ingeschreven niet (soort)gelijk zijn. Nu (soort)gelijkheid een cumulatieve voorwaarde is voor het aannemen van verwarringsgevaar (zie rechtsoverweging 6 hiervoor) en het slagen van de oppositie, is de oppositie terecht afgewezen. De grieven kunnen derhalve niet tot vernietiging leiden.

Op andere blogs: DomJur

OHIM 21 juli 2014, IEFbe 955 (Spinning)
Met samenvatting van Helen Maatjes, The Legal Group. Begin jaren ’90 ontstond in de Verenigde Staten een nieuwe sport in de fitnesscentra, die bestaat uit een work-out op een stationaire fiets, waarbij op muziek en op verschillende tempo ‘gefietst’ wordt, een sport die beter bekend staat als  ‘spinning’. Inmiddels wordt deze sport niet alleen in de Verenigde Staten, maar ook in heel veel andere landen, waaronder ook Nederland beoefend. De Amerikaanse onderneming Mad Dogg Athletics Inc., de onderneming achter spinning, zorgt niet alleen voor opleidingen van instructeurs, maar verkoopt daarnaast ook spinningfietsen, spinning DVD’s en spinningkleding. Genoeg reden om er met verschillende merkregistraties voor te proberen te zorgen dat alleen Mad Dogg het recht heeft om het woord spinning te gebruiken.

Sportscholen kunnen licenties afsluiten waarbij zij het recht krijgen om de aanduiding spinning te gebruiken, maar moeten dan wel bijvoorbeeld hun instructeurs bij Mad Dogg laten opleiden en de spinningfietsen aanschaffen die door Mad Dogg worden vervaardigd.

Er zijn echter een heel groot aantal sportscholen die geen enkele band met Mad Dogg hebben en ook spinninglessen of andere spinning activiteiten aanbieden. Mad Dogg heeft al enkele malen in Nederland getracht hier een halt aan toe te roepen, maar zonder succes. Inmiddels heeft ook het Harmonisatiebureau voor de interne markt (OHIM, het ‘Europese merkenbureau’) geoordeeld dat spinning geen geldig merk is.

In 2008 werd door de bekende Nederlandse fietsenfabrikant Batavus een fiets onder de naam “Ultimaate Spinning 3s” aangeboden, waarop Mad Dogg een verbod trachtte te vorderen bij de Rechtbank Den Haag. De Voorzieningenrechter was het eens met Batavus dat de spinning merken van Mad Dogg tot soortnaam zijn verworden. Het publiek gebruikt spinning immers als aanduiding van de activiteit en niet als herkomstteken van Mad Dogg. Nu Batavus de aanduiding bovendien gebruikt ter aanduiding van een wezenlijk kenmerk van de fiets – namelijk om deze bij spinning als spinner te gebruiken – is er sprake van eerlijk gebruik en geen merkinbreuk [IEF6097].

Ook in een procedure die Mad Dogg tegen VES aanspande wegens het gebruik van “Spin for Life” voor een spinningevenement waarbij geld voor een goed doel wordt ingezameld, werd geoordeeld dat gebruik daarvan is toegestaan. Overigens was door VES ook een beeldmerk geregistreerd, hetgeen de verschillen groter maakt. In deze procedure overwoog het Hof Den Haag dat de merken van Mad Dogg een zeer gering onderscheidend vermogen bezaten [IEF13050].

Deze uitspraken maakten al wel duidelijk dat de Nederlandse rechters niet overtuigd waren van een geldige merkregistratie ‘spinning’, maar werd er nog geen definitief antwoord gegeven op de vraag of spinning wel of niet een geldig merk was. Daar is inmiddels verandering in gekomen. Op 21 juli 2014 heeft het OHIM namelijk in een nietigheidsprocedure die door een Tsjechische partij was opgestart, geoordeeld dat het woord spinning geen geldig merk oplevert [IEF 14105].

Het OHIM oordeelt onder meer het volgende. Overigens geldt dat omdat de procedure door een Tsjechische partij is gestart, veel wordt gekeken naar de Tsjechische markt, maar dit heeft uiteindelijk wel effect op de gehele Europese merkregistratie.
Een aanzienlijk deel van het Tsjechische publiek vat de aanduiding spinning niet op als een herkomstteken. Spinning wordt juist gebruikt om een bepaalde soort training aan te duiden, waarbij sporters in een groep en onder leiding van een instructeur aan indoor-cycling doen. Nu Mad Dogg heeft gekozen voor een suggestieve term – spinning refereert immers naar een ronddraaiend wiel of trapper – wordt het risico groter dat dergelijke term op generieke wijze gebruikt wordt.

In veel bewijsstukken die in de procedure aan bod komen, zoals artikelen in de media, wordt spinning gebruikt om het soort training aan te duiden, zoals ook bijvoorbeeld naar yoga of aerobics wordt verwezen. Dit alles heeft tot gevolg dat woord spinning, dan in aanvang nog onderscheidend was, dit onderscheidende vermogen heeft verloren. Mede dankzij het succes op de markt, heeft Mad Dogg het nu te danken dat dit woord op zo’n grote schaal wordt gebruikt, dat het geen merknaam meer is, maar een generieke term.

Het OHIM oordeelt tevens dat Mad Dogg onvoldoende maatregelen heeft genomen om ervoor te zorgen dat spinning geen soortnaam zou worden. Mad Dogg hoeft niet iedere mogelijke actie daadwerkelijk te ondernemen om haar merknaam te beschermen, maar in dit geval heeft zij toch wat teveel afgewacht.

Dit alles leidt tot de conclusie dat spinning een soortnaam is geworden, de merkregistratie van Mad Dogg wordt doorgehaald en het een ieder vrij staat om deze term te gebruiken. Voor het publiek zal er waarschijnlijk weinig veranderen, immers gebruikt iedereen het woord spinning al als een soortnaam voor de sport. Wel zal het effect hebben voor sportscholen die in het verleden door Mad Dogg werden aangesproken. Spinning mag nu gewoon gebruikt worden zonder een licentie met Mad Dogg af te sluiten. Het wachten is nu op een eventueel hoger beroep dat Mad Dogg nog kan instellen…

Helen Maatjes