Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 7 november 2013, 12LY02627 (sa Les Editions de l'Armançon vs. Ministère de l’Economie et des Finances)
Met samenvatting van Bart Van den Brande, Sirius Legal.
Auteursrecht. Fiscaal Recht. Verjaringstermijnen. Een Franse uitgeverij, sa Les Editions de l'Armançon, heeft tijdens de boekjaren 2006, 2007 en 2008 boekhoudkundige provisies ingeschreven voor een totaal bedrag van om en bij de 45.000 euro aan auteursrechten die zij nog zou verschuldigd zijn aan een aantal auteurs waarmee zij tijdens de afgelopen jaren had samengewerkt, maar waarvoor de betrokken auteurs (nog) geen factuur hadden uitgeschreven. Deze provisies had zij vervolgens ingebracht als aftrekbare kost in het kader van haar belastingaangifte. Naar aanleiding van een belastingcontrole oordeelde de Franse fiscus dat les Editions de l’Armançon ten onrechte de betreffende bedragen als kost had ingebracht omdat volgens de fiscus de betrokken vorderingen verjaard waren en dus niet langer konden opgeëist worden door de auteurs. De Franse fiscus beriep zich hiervoor op artikel L. 110-4 van de Franse code de commerce, waarin wordt voorzien dat vorderingen tussen handelaars onderling of tussen handelaars en privépersonen verjaren na tien jaar en klaarblijkelijk sloegen de genomen provisies voor 45.000 euro op prestaties of verleende rechten van meer dan tien jaar geleden.

Les Editions de l’Armançon verzette zich hiertegen met het argument dat auteursrechten onderworpen zijn aan een eigen verjaringsregime, waaronder het auteursrecht blijft bestaan tot 70 jaar na het overlijden van de auteur en dat de betrokken auteurs dus op elk ogenblik nog een factuur konden opstellen voor de aan hen verschuldigde auteursrechten. De 45.000 euro aan auteursrechten was dus terecht in provisie gehouden en als kost ingebracht. Ondergeschikt meende les Editions de l’Armançon dat zelfs als de tienjarige verjaringstermijn van artikel L. 110-4 van de Franse code de commerce van toepassing zou zijn, die verjaringstermijn minstens geschorst zou zijn van het ogenblik dat zij de betwiste provisie had aangelegd in afwachting van ontvangst van de factuur van de betrokken auteurs. Ook in dat geval zou de genomen provisie regelmatig zijn.

Het geschil werd vervolgens achtereenvolgens voorgelegd aan de Tribunal administratif de Dijon en aan het Cour administrative d'appel de Lyon, die beiden de argumenten van les Editions de l’Armançon verwierpen. Het hof bevestigt dat op vorderingen tussen handelaars onderling of tussen handelaars en privépersonen (zoals auteurs) wel degelijk de tienjarige verjaringstermijn van artikel L. 110-4 van de Franse code de commerce van toepassing is, ongeacht het feit dat de beschermingsduur van het auteursrecht doorloopt tot 70 jaar na het overlijden van de auteur. Het hof maakt aldus een onderscheid tussen de beschermingsduur voor auteursrechtelijke prestaties en de verjaringstermijn waarbinnen met in het kader van een commerciële relatie aangaande die auteursrechten betaling van de overeengekomen rechten kan vorderen. De vordering van de auteurs is wel degelijk verjaard indien zijn niet binnen tien jaar volgend op hun prestatie of op de door hen verleende exploitatierechten betaling vorderen. Het Hof voegt daaraan toe dat het eenzijdig aanleggen van een provisie door de schuldenaar de verjaringstermijn van de schuldeiser niet kan schorsen, temeer daar de auteurs niet eens op de hoogte waren van de genomen provisie.

De te onthouden les onder Frans recht is dat ook auteurs binnen 10 jaar betaling dienen te vorderen van het aan hen verschuldigde bedrag voor een specifieke prestatie of een specifiek verleend (exploitatie-)recht. Het feit dat de auteurswet hen een veel langere beschermingsduur verleend tot 70 jaar na hun overlijden, doet niets af aan de noodzaak om tijdig facturen op te stellen in het kader van de commerciële exploitatie van hun auteursrecht.

Conclusie A-G HvJ EU 14 november 2013, zaak C-351/12 ((Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o. s. (OSA) tegen Léčebné lázně Mariánské Lázně, a. s.) - dossier
Prejudiciële vragen gesteld door Krajský soud v Plzni, Tsjechische republiek.
Zie eerder IEF 11786. Uitlegging van de artikelen 3 en 5 van InfoSoc-richtlijn, van de artikelen 56, 101 en 102 VWEU, en van de artikelen 14 en 16 van dienstenrichtlijn. Beperkingen en restricties op het reproductierecht en het recht van mededeling. Uitzending van werken door middel van televisie- en radioapparatuur in de kamers van patiënten van een kuuroord. Nationale wetgeving die de aanvrager een uitsluitend recht verleent auteursrechten op het nationale grondgebied collectief te beheren.

Conclusie A-G:
„1. Een beperking die auteurs een vergoeding ontzegt voor de mededeling van hun werk via radio‑ of televisie-uitzending door middel van radio‑ of televisieontvangstapparatuur aan patiënten in de kamers van een kuurinrichting die geldt als onderneming, is in strijd met de bepalingen van richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij.

2. Indien een lidstaat richtlijn 2001/29 niet correct in nationaal recht heeft omgezet moet de nationale rechter het nationale recht zoveel mogelijk uitleggen in het licht van de bewoordingen en het doel van die richtlijn, teneinde het daarmee beoogde resultaat te bereiken. In omstandigheden als die van het hoofdgeding is het irrelevant of de bepalingen van de richtlijn voldoende nauwkeurig en onvoorwaardelijk zijn om door particulieren voor de nationale rechter te kunnen worden ingeroepen jegens de staat of een met de staat te vereenzelvigen entiteit.

3. Artikel 102 VWEU of artikel 16 van richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt, staat niet in de weg aan de toepassing van bepalingen van nationaal recht die het collectieve beheer van auteursrechten op het grondgebied van de staat voorbehouden aan één collectieve beheersorganisatie voor auteursrechten (monopolist) en daardoor afnemers van de dienst niet de vrijheid hebben om te kiezen voor een collectieve beheersorganisatie van een andere lidstaat van de Europese Unie. Dergelijke bepalingen zijn krachtens de artikelen 56 e.v. VWEU slechts ongeoorloofd wanneer komt vast te staan dat zij geen met het Verdrag verenigbaar legitiem doel nastreven, geen rechtvaardiging vinden in dwingende redenen van algemeen belang, niet geschikt zijn om het ermee beoogde doel te verwezenlijken en verder gaan dan nodig is om dat doel te bereiken.”

Gestelde vragen:

1. Moet richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van

Conclusie A-G HvJ EU 14 november 2013, zaak C-609/12 (Ehrmann tegen Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs) - dossier
Zie eerder LS&R 382.
Prejudiciële vragen gesteld door Bundesgerichtshof. Uitlegging van de artikelen 10, leden 1 en 2, 28, lid 5 en 29 claimsverordening. Gezondheidsclaims. Specifieke voorwaarden. Temporele werkingssfeer .

Conclusie A-G:
„De artikelen 10, lid 2, en 28, lid 5, van verordening (EG) nr. 1924/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 inzake voedings‑ en gezondheidsclaims voor levensmiddelen, zoals gewijzigd bij verordening (EU) nr. 116/2010 van de Commissie van 9 februari 2010, moeten aldus worden uitgelegd dat de informatieverplichtingen van artikel 10, lid 2, moeten worden geëerbiedigd sedert 1 juli 2007.

Gestelde vraag:

Moesten de vermeldingsplichten in de zin van artikel 10, lid 2, van verordening (EG) nr. 1924/2006 reeds in 2010 worden nageleefd?

Conclusie A-G HvJ EU 14 november 2013, zaak C-484/12 (Georgetown University) - dossier
Zie eerder: IEF 11908 en IEF 11581. Prejudiciële vragen gesteld door Rechtbank ’s-Gravenhage. Uitlegging van de artikelen 3, sub c, en 14, sub b, van ABC-geneesmiddelenverordening. Voorwaarden voor het verkrijgen van een certificaat. Basisoctrooi dat meerdere producten beschermt. Al dan geen recht op certificaat voor ieder product.

Conclusie A-G:
„1) Afstand van het aanvullende beschermingscertificaat wordt beheerst door artikel 14, sub b, van verordening (EG) nr. 469/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 betreffende het aanvullende beschermingscertificaat voor geneesmiddelen, en niet door nationaal recht. Aangezien afstand enkel voor de toekomst werkt, kan bovendien niet achteraf ervan worden uitgegaan dat door die afstand voor het betrokken product nooit een certificaat in de zin van artikel 3, sub c, van die verordening is afgegeven.

2) In de situatie waarin een aanvrager meerdere aanvragen voor aanvullende beschermingscertificaten heeft ingediend voor verschillende, maar door eenzelfde octrooi beschermde producten, is het aan hem te beslissen welke van die aanvragen voorrang heeft. Bij gebreke van die keuze is het aan de nationale autoriteiten om daar de eventuele gevolgen naar nationaal recht aan te verbinden.”

Gestelde vragen:

Vraag 1 Verzet Verordening 469/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 betreffende het aanvullende beschermingscertificaat voor geneesmiddelen, meer in het bijzonder artikel 3, aanhef en onder c daarvan, zich ertegen dat, in de situatie dat een van kracht zijnd basisoctrooi meerdere producten beschermt, aan de houder van het basisoctrooi een certificaat wordt afgegeven voor ieder van de beschermde producten?

Vraag 2 Indien de eerste vraag bevestigend moet worden beantwoord, hoe dient artikel 3, aanhef en onder c, van de Verordening te worden uitgelegd in de situatie dat een van kracht zijnd basisoctrooi meerdere producten beschermt en op de aanvraagdatum van een certificaat voor één van de door het basisoctrooi beschermde producten (A), weliswaar nog geen certificaten waren verkregen voor andere producten (B, C) beschermd door hetzelfde basisoctrooi, doch op die aanvragen voor de producten (B, C) certificaten zijn afgegeven voordat op de aanvrage voor een certificaat voor het eerstgenoemde product (A) is beslist?

Vraag 3 Is het voor de beantwoording van de vorige vraag van belang of de aanvrage voor één van de door het basisoctrooi beschermde producten (A) op dezelfde datum is ingediend als de aanvragen voor andere producten (B, C) beschermd door hetzelfde basisoctrooi?

Vraag 4 Indien de eerste vraag bevestigend moet worden beantwoord, kan een certificaat worden afgegeven voor een door een van kracht zijnd basisoctrooi beschermd product, indien reeds eerder voor een ander door hetzelfde basisoctrooi beschermd product een certificaat is afgegeven, maar van dit laatste certificaat door de aanvrager afstand wordt gedaan met het oogmerk een nieuw certificaat te kunnen verkrijgen op basis van hetzelfde basisoctrooi?

Vraag 5 Indien het voor beantwoording van de vorige vraag relevant is of de afstand terugwerkende kracht heeft, wordt de vraag of afstand terugwerkende kracht heeft beheerst door artikel 14, aanhef en onder b, van de Verordening of door het nationale recht? Indien de vraag of afstand terugwerkende kracht heeft wordt beheerst door artikel 14, aanhef en onder b, van de Verordening, dient die bepaling zo te worden uitgelegd dat afstand terugwerkende kracht heeft?

Conclusie A-G HvJ EU 14 november 2013, zaak C-390/12 (Pfleger e.a.) - dossier
Zie eerder IT 902. Verzoek om een prejudiciële beslissing van Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Oberösterreich. Uitlegging van artikel 56 VWEU alsmede de artikelen 15 tot en met 17, 47 en 50 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. Kansspel. Regeling van een lidstaat waarbij de exploitatie van kansspelautomaten met geringe prijzen („kleines Glücksspiel”) zonder vergunning van de bevoegde autoriteit strafbaar is gesteld. Evenredigheidsbeginsel

Conclusie A-G
1. Artikel 56 VWEU verzet zich tegen een nationale regeling als die in het hoofdgeding, volgens welke slechts een beperkt aantal vergunninghouders kansspelen mag organiseren, tenzij die beperking gerechtvaardigd is op grond van een dwingende doelstelling van algemeen belang, zoals de consumentenbescherming en/of de misdaadbestrijding, die doelstelling gelet op het handelsbeleid van de bestaande vergunninghouders op een consequente en samenhangende wijze wordt nagestreefd, en ook evenredig is. Of aan deze criteria is voldaan, staat ter beoordeling van de nationale rechter. Wanneer een beperking aan deze criteria voldoet, is zij niet in strijd met de artikelen 15, 16 of 17 van het Handvest.

2. Artikel 56 VWEU en de artikelen 15, 16 en 17 van het Handvest verzetten zich niet tegen een bepaling die de strafrechtelijke aansprakelijkheid uitbreidt tot de personen die direct of indirect verantwoordelijk zijn voor de schending van een beperking van het aanbieden van gokdiensten, mits de personele werkingssfeer van de strafrechtelijke aansprakelijkheid zich beperkt tot de personen die wisten of hadden moeten weten dat zij met hun handelen een bijdrage aan de overtreding zouden leveren.

3. Noch artikel 56 VWEU, noch de artikelen 16, 47 of 50 van het Handvest verzetten zich tegen een nationale regeling als die in het hoofdgeding, volgens welke in het geval van illegale gokdiensten met een inzet van 10 EUR en seriespelen met kleinere afzonderlijke inzetten die tezamen meer dan 10 EUR bedragen, strafrechtelijke sancties worden opgelegd, terwijl in het geval van illegale gokdiensten met een inzet van minder dan 10 EUR administratieve sancties van toepassing zijn.

4. Artikel 56 VWEU en de artikelen 15, 16 en 17 van het Handvest verzetten zich tegen een nationale regeling volgens welke automaten die bij illegale kansspelen worden gebruikt, automatisch worden verbeurdverklaard en vernietigd zonder dat daarbij rekening kan worden gehouden met de mate van schuld van de eigenaar van de automaat en/of de ernst van de overtreding. Artikel 56 VWEU en de artikelen 15, 16 en 17 van het Handvest verzetten zich echter niet tegen een nationale regeling volgens welke een lidstaat een discretionaire bevoegdheid heeft om een onderneming te sluiten in het geval dat illegale kansspelautomaten aan het publiek ter beschikking zijn gesteld.

De gestelde vragen:

Verzet het in artikel 56 VWEU en in de artikelen 15 tot en met 17 Handvest van de grondrechten van de Europese Unie tot uitdrukking gebrachte evenredigheidsbeginsel zich tegen een nationale regeling zoals de in het hoofdgeding relevante bepalingen van §§ 3 tot en met 5 alsmede §§ 14 en 21 GSpG, die de exploitatie van kansspelen door middel van automaten afhankelijk stelt van de voorwaarde dat tevoren een vergunning is verleend (waarvan het aantal aan een maximum gebonden is), bij ontbreken waarvan zowel strafrechtelijke sancties kunnen worden opgelegd als rechtstreeks door dwangmiddelen op zaken kan worden opgetreden, hoewel tot nog toe - voor zover bekend - door de Staat in geen enkele gerechtelijke of bestuurlijke procedure is bewezen dat daarmee verbonden criminaliteit en/of gokverslaving daadwerkelijk een substantieel probleem vormt, dat niet door gecontroleerde expansie van geoorloofde kansspelactiviteiten naar een groot aantal afzonderlijke aanbieders, maar enkel door een gecontroleerde, door louter gematigde reclame gekanaliseerde expansie van een monopolist (dan wel zeer weinig oligopolisten) kan worden tegengegaan?

Voor het geval de eerste vraag ontkennend moet worden beantwoord: verzet het in artikel 56 VWEU en in de artikelen 15 tot en met 17 Handvest van de grondrechten tot uitdrukking gebrachte evenredigheidsbeginsel zich tegen een nationale regeling zoals in §§ 52 tot en met 54 GSpG, § 56a GSpG en § 168 StGB, die als gevolg van open wettelijke begrippen leidt tot bijna volledig sluitende strafbaarstelling van talrijke handelingen door (eventueel in andere lidstaten van de Europese Unie gevestigde) personen die slechts in ver verwijderd verband staan tot de exploitatie van kansspelautomaten (zoals distributeurs, verpachters of verhuurders)?

Voor het geval ook de tweede vraag ontkennend moet worden beantwoord: verzetten de vereisten van democratie en rechtsstaat, die kennelijk aan artikel 16 Handvest van de grondrechten ten grondslag liggen, en/of het in artikel 47 Handvest van de grondrechten neergelegde recht op een eerlijk proces en een doeltreffende voorziening in rechte en/of het in artikel 56 VWEU neergelegde transparantievereiste en/of het in artikel 50 Handvest van de grondrechten neergelegde verbod van dubbele vervolging en bestraffing zich tegen een nationale regeling zoals in §§ 52 tot en met 54 GSpG, § 56a GSpG en § 168 StGB, waarvan de onderlinge afbakening bij gebreke van een eenduidige wettelijke regeling voor een burger nauwelijks voorzienbaar en voorspelbaar is maar in een concreet geval pas na een omslachtige formele procedure duidelijk wordt, in weerwil van de verstrekkende verschillen op het vlak van de bevoegdheden (overheidsdienst of rechter), de interventiebevoegdheden, de daarmee verbonden stigmatisering en de procespositie (bijvoorbeeld omkering van de bewijslast) die deze afbakening meebrengt?

Voor het geval een van deze drie vragen bevestigend moet worden beantwoord: verzetten artikel 56 VWEU en/of de artikelen 15 tot en met 17 Handvest van de grondrechten en/of artikel 50 Handvest van de grondrechten zich tegen de bestraffing van personen die in een van de in § 2, lid 1, punt 1, en § 2, lid 2, GSpG genoemde nauwe betrekkingen tot een kansspelautomaat staan, en/of tegen inbeslagneming dan wel confiscatie van deze automaten en/of tegen sluiting van de gehele onderneming van deze personen?

Domeinnaamrecht. We beperken ons tot een doorlopende selectie van WIPO-geschillenbeslechtingsprocedures die wellicht interessant zijn. Hier een overzicht van de in de laatste weken gepubliceerde procedures. Heeft u ideeën over deze rubriek, laat het ons weten: redactie@ie-forum.nl. Ditmaal over:
A) Domeinnaam wordt niet meer gebruikt, dus geen kwader trouw
B) Onvoldoende bewijs inzake registratie danwel gebruik te kwader trouw
C) WIPO-procedure dient alleen merk- en handelsnamen, niet namen van kinderen
D) Truereligion.com; Wel gebruik te kwader trouw, maar geen registratie te kwader trouw
E) Verkeerde eis (tegen andere domeinnaam) ingediend
F) Gebruik merknaam om aan te geven wat je generiek geneesmiddel doet "nominative fair use"
G) Merendeel afgewezen apple/iphone-domeinnamen; geen contractuele verhouding tussen domeinnaamhouders, voor de rest duidelijke domeinnaaminbreuk
Deze selectie is samengevat door Sara Biersteker, Van Till advocaten.

D2013-1281
johnsons.com > Complaint denied with dissenting opinion
A) Eiser is sinds 1912 houder van het merk “Johnson’s”. Merk wordt gebruikt voor verzorgingsproducten. Verweerder heeft de domeinnaam in 2006 verkregen van een rechtsvoorganger. Domeinnaam is al eerder geregistreerd en onderwerp van geschil geweest tussen eiser en rechtsvoorganger van verweerder. De domeinnaam heeft enige tijd inhoud gehad (pay-per-click links) die aanhaakte bij de producten van eiser en concurrerende producten liet zien. Op het moment dat verweerder hier lucht van kreeg heeft zij echter direct actie ondernomen dit te stoppen. De domeinnaam wordt momenteel ook niet meer gebruikt, daarom geen kwader trouw. De dissenting panelist merkt nog op dat er volgens hem wel sprake was van registratie te kwader trouw (de verweerder wist immers door de eerdere procedure dat het een merk betrof) maar, dat de domeinnaam inderdaad niet te kwader trouw werd gebruikt.

“In this case, the Respondent states that the Respondent had no initial knowledge of the automatic pay-per-click advertising links that was automatically added to the parking site using the Domain Name, but when being aware of this, the Respondent took actions to change the links in order not to refer to the Complainant’s trademark. Further, when discovering that the parking site had changed again, the Respondent states that in order to avoid the same thing happening again, decided to take down the website entirely.
Although the specific time and date for the take-down is not clearly specified, the fact that the Domain Name is currently no longer in use is confirmed by the Complainant.

Considering the history of the Domain Name, the relations between the Respondent and the previous holder, and the fact that the Respondent has shown some good faith attempt toward preventing and inclusion of advertising or links which profit from trading on the Complainant’s trademark, the Panel cannot come to any other conclusion than that substantial bad faith use is not proved by the Complainant.”

D2013-1223
electroluxmallorca.com > Complaint denied
B) Eiser is houder van het merk “Elektrolux”. Verweerder heeft de domeinnaam op 19 januari 2013 geregistreerd en niet op de eis gereageerd. Geschillenbeslechter betwijfelt of verweerder een eigen recht danwel een legitiem belang bij de domeinnaam heeft. De eis wordt afgewezen nu er onvoldoende bewijs is inzake een registratie dan wel gebruik te kwader trouw. Op de website wordt door verweerder duidelijk weergegeven dat hij geen enkele band heeft met de merkhouder. Blijkens de redenatie van de geschillenbeslechter heeft eiser wel een steekje laten vallen: er wordt namelijk niet door eiser ingegaan op het feit dat op de website onder de domeinnaam ook andere merken (zoals Philips en Yatron) worden genoemd.

“It is also submitted by the Complainant that the Respondent is using the disputed domain name to intentionally attempt to attract, for commercial gain, Internet users to the website, by creating a likelihood of confusion with the Complainant’s mark as to the source, sponsorship, affiliation or endorsement of the website. The evidence provided by the Complainant however, shows that on the webpage to which the disputed domain name devolves, there are four statements at the top, in the middle and end of the webpage, that the Respondent (1) is an unofficial technical service of Electrolux and other brands, (2) is a technical service independent of the manufacturer Electrolux, (3) is not an official technical service of the manufacturer Electrolux, and (4) that the trademark ELECTROLUX is the property of its legitimate owners. While two of these statements are in smaller font than the surrounding text, the number of times the statements appear and their equal prominence in the middle of the page and prominent flag at the end of the page, together suggest an Internet user would be unlikely to be confused by the source, sponsorship, affiliation or endorsement of the website.

The Complaint makes no allegation that the Respondent is using the disputed domain name to support or sell third party products in the same field as the Complainant, although there is a reference to Philips, Yatron and Fulgor without any mention as to what these are. In the absence of any submission by the Complainant on this potential issue however, the Panel makes no finding.”

D2013-1124
advaiteshabirla.com & aryamanvikrambirla.com > Complaint denied
C) Verweerder heeft de namen van twee minderjarige Indiase kinderen (kinderen van de eigenaar van een grote Indiase onderneming) geregistreerd. De kinderen zijn 8 en 15 jaar. In de procedure voeren de kinderen aan dat zij recht hebben op de domeinnaam nu deze verwarringwekkend overeenstemt met een merk. De namen van de kinderen zijn echter niet aan te merken als merknamen. Geschillenbeslechter betreurt de uitspraak, maar benadrukt dat de WIPO-procedure in principe alleen dient voor merk- en handelsnamen.

“The Panel takes no pleasure in coming to this decision. Hijacking for commercial gain the names of others who are unable to fight back is an unsavoury, abusive practice. However, it is well-established that the scope of the Policy is a very narrow one designed to give relief in appropriate circumstances to no-one other than those who have rights in trademarks. As the learned panel observed in Philippe Pierre Dauman v. Dinner Business, WIPO Case No. D2013-1255:

“This case gives the Panel but one serious issue to address. The disputed domain name is identical to the name in which Complainant asserts rights. Respondent’s proposed use of it (as alleged by Complainant and acknowledged by Respondent) demonstrate that Respondent lacks any rights to or legitimate interest in the disputed domain name and constitutes bad faith under a host of Policy decisions. The question here is whether Complainant’s name is a “a trademark or service mark in which the complainant has rights,” as required by paragraph 4(a)(i) of the Policy.””

D2013-1324
truereligion.com > Complaint denied
D) Eiser is houder van het merk “True Religion” sinds 2002. Verweerder heeft de domeinnaam geregistreerd in 1998. De domeinnaam is de eerste 10 jaar na registratie gebruikt om door te linken naar diverse religieuze websites en niet te kwader trouw gebruikt. Vanaf 2008 is de domeinnaam wel te kwader trouw gebruikt door pay-per-click diensten aan te bieden waarop o.a. (links naar) de producten van eiser werden getoond. Nu er echter geen sprake was van registratie te kwader trouw (welke naast gebruik te kwader trouw ook vereist is), wordt de eis afgewezen.

“The majority’s view of registration in good faith is only reinforced by the exceptional circumstance in this case that the Respondent made an apparently bona fidenoncommercial use of the domain name for ten years after registration. It was only after this time that the Respondent started taking advantage of the opportunity to earn pay per click type advertising income from the increasing amount of Internet traffic seeking out the Complainant’s business and website. Even though the Respondent’s subsequent use might be considered to be a diversion of Internet users for commercial purposes in terms of paragraph 4(b)(iv) of the Policy, the majority, similar to the approach of the panel in the Validas decision, does not consider that this provision can be interpreted to deem evidence of use in bad faith as evidence of both registration and use in bad faith in circumstances that there is clear evidence of good faith registration.”

D2013-1411
spyopticsoutlet.com > Complaint denied
E) Hier is sprake van domain name hijacking. De eis is onvolledig en daarnaast is in de eis verkeerde domeinnaam genoemd. Het lijkt erop dat geheel de verkeerde eis is ingediend. Namelijk tegen een andere domeinnaam die er wel op lijkt. Dit vindt de geschillenbeslechter “ongehoord”.

“The fact that this Complainant filed a separate UDRP complaint against a different respondent involving this second domain name1 may explain, though not excuse, the reference to the unrelated (so far as the evidence shows) domain name in this proceeding. Perhaps the quoted clause was cut and pasted from the other complaint. Such a practice makes things worse for the Complainant or its representative and cannot be squared with the certification required by paragraph 3(b)(xiv) of the Rules. And the fact that the Complainant is represented by counsel makes matters worse still. After a dozen years’ Policy cases a professional who signs a pleading in a Policy proceeding should be familiar with Policy practice. For the same reasons as a judge would rebuke the Complainant for such conduct, whether careless or intentional,2 in civil litigation, this Panel shall rebuke it in this proceeding.”

D2013-0995
diet-xenical.com > Complaint denied
F) Opmerkelijke uitspraak, vooral nu verweerder ook niet heeft gereageerd op de eis. Verweerder gebruikt een domeinnaam, die uit de merknaam van eiser bestaat, om een eigen generiek geneesmiddel te verkopen. Eiser heeft ooit het merkgeneesmiddel “Xenical” op de markt gebracht. Na verlopen van het octrooi heeft verweerder een eigen generiek geneesmiddel gemaakt en op de markt gebracht. Verweerder gebruikt nu de merknaam in de domeinnaam om zijn eigen product te promoten/duidelijk te maken wat zijn product doet.  Dit valt volgens de geschillenbeslechter onder de zogenaamde “nominative fair use”. Deze doctrine (uit de VS) zegt dat men de merknaam van een ander mag gebruiken indien men die nodig heeft om het eigen product te omschrijven dan wel om het eigen product mee te vergelijken. Vergelijkbaar met bv. Benelux-merkenrecht dat eveneens zegt dat wanneer je accessoires of toebehoren van een bepaald merkproduct verkoopt je ook dat merk mag noemen.

“In a number of domain-name-dispute cases, the panels found that individuals or entities who had registered domain names similar to those in which a pharmaceutical company owned a trademark must be transferred or cancelled. See, e.g. F. Hoffmann-La Roche AG v. Private Whois buyvaliumg.com, WIPO Case No. D2012-0422;Hoffmann-La Roche Inc. v. ML, Matt Leavsi / WhoisGuard, WIPO Case No. D2012-0587; Sanofi-aventis v. Evangelos Sopikiotis, WIPO Case No. D2008-1459. In most of these cases, the Respondent offered to sell the brand-name drug without a license or prescription. In the cases this Panel has reviewed, the decisionmaker(s) did not consider the nominative-fair-use privilege. Indeed, a September 27, 2013 search of WIPO panel decisions found no documents using both the term "nominative fair use" and the term "generic drug."
Earlier panel decisions have, however, accepted the nominative fair use defense as a doctrine. In Nelnet Business Solutions, Inc. d/b/a FACTS Management Co. v. Andrew Goldberger, WIPO Case No. D2013-0764, a case not involving the sale of generic drugs, the panel restated the elements of nominative fair use:
"Under the three-pronged test for nominative fair use, Respondent would need to show that (1) the Complainant’s tuition-related products are not identifiable without the use of the mark; (2) only so much of the mark was used as was reasonably necessary to identify the product; and (3) Respondent did nothing that
In this case, the Panel finds that the Respondent has satisfied the three elements of the nominative fair use doctrine.”

D2013-1312
appeloffre.com; appestore.com; appleiphoneunlockcode.info; applesore.com; applestpre.com; applestroe.com; appllestore.com; bestiphonestuff.com; beyouriphone.com; crackmyapple.com; downloadsforipod.com; ebookforipad.com; hargaipod.com; i4iphone.com; ifixipods.com; ipod2download.com; unlockiphone4free.com > Transfer, denied in part
G) Niet alle domeinnamen kunnen behandeld worden nu de domeinnaamhouders niet in een contractuele verhouding tot elkaar staan. Ze vallen niet onder één groep of organisatie (“common control”). Derhalve wordt de eis ten aanzien van het merendeel van de domeinnamen afgewezen. Voor het overige is er duidelijk sprake van domeinnaaminbreuk.

“As a general principle, the consolidation of multiple respondents must be “both procedurally fair and equitable to all parties.” Speedo Holdings B.V., supra. Circumstances in the record must demonstrate that all Respondents are under common control, or that a “sufficient unity of interests otherwise exists” so that the parties may be treated as a single domain name holder for the purposes of the Policy. Although Complainant alleges that Respondent Stanley Pace retained control of all seventeen disputed domain names, Complainant has ultimately failed to satisfy its burden of proof as to this issue. Accordingly, this Decision will only determine rights concerning the disputed domain names registered to Respondent Stanley Pace: <crackmyapple.com>, <i4iphone.com> and <hargaipod.com>.”

Uit het persbericht: On-line music service providers will be able to get licenses more easily under a provisional deal struck by Parliament and Council negotiators on Monday evening. The new rules are intended to stimulate the creation of EU-wide online music services for consumers and ensure that creators' rights are better protected and their royalties are paid more quickly.

“The Directive will effectively protect the interests of European creators and make it possible for end users to have access to copyright-protected content throughout Europe. This new piece of legislation clearly demonstrates that copyright can be easily adapted to the digital era,” said the rapporteur, Marielle Gallo (EPP, FR).

Lees verder

Gerecht EU 8 november 2013, zaak T-536/10 (Kessel / OHMI - Janssen-Cilag (Premeno)) - dossier
Gemeenschapsmerk – Beroep door de aanvrager van het woordmerk „Premeno” voor waren van klasse 5 ingesteld en strekkende tot vernietiging van beslissing R 708/20104 van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 21 september 2010 houdende verwerping van het beroep tegen de weigering van de oppositieafdeling om dit merk in te schrijven in het kader van de oppositie die door de houder van het nationale woordmerk „Pramino” voor waren van klasse 5 is ingesteld. Beroep wordt toegewezen. Voor verwarringsgevaar zijn verkeerde definities van waren vergeleken. Beperking was gebaseerd op gebrek aan recept. Beslissing van de kamer van beroep wordt vernietigd.

Beoordeling
50 Il s’ensuit que, en omettant de prendre en considération la limitation des produits demandée par la requérante dans la mesure où celle-ci était fondée sur l’indication thérapeutique, la chambre de recours a violé l’article 43, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009.

51 En conséquence, il y a lieu d’accueillir le troisième moyen.

52 Il découle de l’ensemble des développements qui précèdent que le troisième moyen soulevé par la requérante doit être accueilli en tant que, dans la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté la demande de limitation des produits visés par la demande de marque dans la mesure où celle-ci était fondée sur l’indication thérapeutique. L’erreur de droit ainsi commise par la chambre de recours a pour conséquence que l’appréciation du risque de confusion entre les marques en conflit dans la décision attaquée est fondée sur une comparaison de produits qui ne sont pas correctement définis.

53 En outre, il n’appartient pas au Tribunal, dans le cadre du contrôle de la légalité de la décision de la chambre de recours, d’apprécier pour la première fois, sur le fond, des éléments que la chambre de recours n’a pas examinés, comme, en l’espèce, la comparaison entre les produits visés par la marque demandée, tels que limités par la requérante, et les produits visés par la marque antérieure, sans tenir compte du critère de soumission à une prescription médicale, en vue d’apprécier si ces produits, bien qu’ils ne soient pas identiques, sont en tout état de cause similaires, comme le soutiennent l’OHMI et l’intervenante.

54 Partant, il convient d’annuler la décision attaquée, sans qu’il y ait lieu d’examiner le deuxième moyen du recours tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

BGH 17 oktober 2013, I ZR 51/12 (Davidoff Hot Water)
Uit het persbericht: Bundesgerichtshof legt Europäischem Gerichtshof Frage zur Auskunftspflicht von Bankinstituten über Kontodaten bei Markenfälschungen vor.

Der unter anderem für das Markenrecht zuständige I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat dem Gerichtshof der Europäischen Union die Frage vorgelegt, ob ein Bankinstitut eine Auskunft über Namen und Anschrift eines Kontoinhabers unter Hinweis auf das Bankgeheimnis verweigern darf, wenn über das Konto die Zahlung des Kaufpreises für ein gefälschtes Markenprodukt abgewickelt worden ist.

 Die Klägerin ist Lizenznehmerin für die Herstellung und den Vertrieb von Davidoff-Parfüms. Im Januar 2011 bot ein Verkäufer auf der Internetplattform eBay ein Parfüm unter der Marke "Davidoff Hot Water" an, bei dem es sich um eine Produktfälschung handelte. Als Konto, auf das die Zahlung des Kaufpreises erfolgen sollte, war bei eBay ein bei der beklagten Sparkasse geführtes Konto angegeben. Die Klägerin ersteigerte das Parfüm und zahlte den Kaufpreis auf das angegebene Konto. Nach Darstellung der Klägerin konnte sie nicht in Erfahrung bringen, wer Verkäufer des gefälschten Parfüms war. Sie hat deshalb die beklagte Sparkasse nach § 19 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 MarkenG* auf Auskunft über Namen und Anschrift des Inhabers des Kontos in Anspruch genommen.

Das Landgericht hat der Klage stattgegeben. Das Berufungsgericht hat die Klage abgewiesen. Es hat angenommen, die beklagte Sparkasse sei aufgrund des Bankgeheimnisses zur Verweigerung der Auskunft berechtigt.

Der Bundesgerichtshof hat das Verfahren ausgesetzt und dem Gerichtshof der Europäischen Union vorgelegt. Nach Ansicht des Bundesgerichtshofs stellt der Vertrieb des gefälschten Parfüms eine offensichtliche Rechtsverletzung dar. Die beklagte Sparkasse hat durch die Führung des Girokontos, über das der Verkäufer den Zahlungsverkehr abgewickelt hat, auch eine für die rechtsverletzende Tätigkeit genutzte Dienstleistung in gewerblichem Ausmaß erbracht. Damit liegen die Voraussetzungen des § 19 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 MarkenG an sich vor. Die beklagte Sparkasse braucht die begehrte Auskunft aber nicht zu erteilen, wenn sie nach § 383 Abs. 1 Nr. 6 ZPO** zur Verweigerung des Zeugnisses im Prozess berechtigt ist. Da § 19 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 MarkenG Art. 8 Abs. 3 Buchst. c der Richtlinie 2004/48/EG zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums umsetzt, muss das Recht zur Verweigerung der Auskunft durch die Richtlinie gedeckt sein. In Betracht kommt insoweit Art. 8 Abs. 3 Buchst. e der Richtlinie, der den Schutz der Vertraulichkeit von Informationsquellen und die Verarbeitung personenbezogener Daten zum Gegenstand hat. Im Streitfall stellt sich die Frage, ob die Kontodaten, über die die Klägerin von der Sparkasse Auskunft verlangt, Art. 8 Abs. 3 Buchst. e der Richtlinie unterfallen und - wenn dies der Fall sein sollte - ob gleichwohl im Interesse der effektiven Verfolgung von Markenverletzungen die Beklagte Auskunft über die Kontodaten geben muss. Da die Frage die Auslegung von Unionsrecht betrifft, hat der Bundesgerichtshof sie dem Gerichtshof der Europäischen Union zur Vorabentscheidung vorgelegt. Der Bundesgerichtshof hat in dem Vorlagebeschluss erkennen lassen, dass aus seiner Sicht das Interesse an einer effektiven Verfolgung einer Schutzrechtsverletzung den Vorrang vor dem Interesse der Bank haben sollte, die Identität des Kontoinhabers geheimzuhalten.

Gestelde vraag:

Ist Art. 8 Abs. 3 Buchst. e der Richtlinie 2004/48/EG dahin auszulegen, dass diese Vorschrift einer nationalen Regelung entgegensteht, die einem Bankinstitut in einem Fall wie dem Ausgangsverfahren gestattet, eine Auskunft nach Art. 8 Abs. 1 Buchst. c dieser Richtlinie über Namen und Anschrift eines Kontoinhabers unter Berufung auf das Bankgeheimnis zu verweigern?

Gerecht EU 7 november 2013, zaak T-666/11 (Budziewska / OHMI - Puma (Félin bondissant)) -  dossier

Gemeenschapsmodel. Beroep ingesteld door de houder van gemeenschapsmodel nr. 697016 0001 (weergave van een poema) en strekkende tot vernietiging van beslissing R 1137/20103 van de derde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 23 september 2001, houdende verwerping van het beroep tegen de beslissing van de nietigheidsafdeling tot toewijzing van de vordering tot nietigverklaring die door Puma AG Rudolf Dassler Sport, als houdster van een internationale merken en model dat een katachtig roofdier weergeeft, is ingesteld. Het beroep wordt afgewezen. Er is geen sprake van een eigen karakter. In feite is de totaalindruk die door de twee ontwerpen gevormd door het silhouet van een kat in een positie om te springen met de staart omhoog, in profiel, naar links en getoond in een lichte kleur op een donkere achtergrond, hetzelfde.

38 S’agissant, premièrement, de l’allégation selon laquelle le dessin ou modèle contesté représenterait un chat domestique et non un puma sauvage, il y a lieu de considérer que l’impression globale produite par le dessin ou modèle contesté, qu’elle soit ou non celle d’un chat domestique ou d’un puma sauvage, est, en tout état de cause, celle d’un félin. Cela ressort, notamment, de la silhouette effilée et flexible, ainsi que de la dynamique prédatrice de l’animal qui y figure. C’est donc sans erreur que la chambre de recours a estimé que l’impression globale produite tant par le dessin ou modèle contesté que le dessin ou modèle antérieur était celle d’un félin. À cet égard, il convient de préciser que, du point de vue de l’appréciation du caractère individuel, le critère déterminant n’est pas la classification phylogénétique ou la taxinomie biologique des animaux représentés, mais l’impression globale produite sur l’utilisateur averti par les dessins ou modèles comparés.

39 S’agissant, deuxièmement, de l’allégation selon laquelle le dessin ou modèle contesté représenterait un félin retombant sur ses quatre pattes et non un félin bondissant en position de saut comme dans le dessin ou modèle antérieur, force est de constater qu’elle ne ressort en aucune façon du dessin ou modèle contesté. En effet, un félin en position d’atterrissage toucherait d’abord le sol avec ses pattes antérieures et non ses pattes postérieures. Or, sur le dessin ou modèle contesté, ce sont les pattes postérieures qui sont les plus proches du sol imaginaire. Dès lors, il y a lieu de considérer que les félins sur les deux dessins ou modèles comparés présentent la même position de saut, ou bondissante.

40 S’agissant, troisièmement, de l’allégation selon laquelle les dessins ou modèles comparés présenteraient des différences relatives aux oreilles, aux pattes et à la queue de l’animal représenté, il convient de relever que la chambre de recours, ainsi qu’il ressort du point 23 de la décision attaquée, n’a pas omis de prendre ces différences en considération, mais qu’elle a estimé qu’elles ne portaient que sur des menus détails sans influence sur l’impression d’ensemble produite par les deux dessins ou modèles comparés. À cet égard, il y a lieu de considérer, en tenant compte du degré très élevé de liberté du créateur de logotypes, non contesté par la requérante, que les différences alléguées entre le dessin ou modèle contesté et le dessin ou modèle antérieur, bien que perçues par l’utilisateur averti de logotypes, sont insuffisamment marquées pour invalider l’appréciation globale de similitude retenue par la chambre de recours.

41 Force est, dès lors, de constater que le deuxième argument s’avère non fondé et que c’est sans erreur que la chambre de recours a estimé que le dessin ou modèle contesté ne produisait pas sur l’utilisateur averti une impression globale différente de celle produite par le dessin ou modèle antérieur.