HvJ EU 18 juli 2013, zaak C-252/12 (Specsavers tegen Healthcare) - dossier
Prejudiciële vragen gesteld door Court of Appeal, Engeland & Wales.
Gebruik van apart ingeschreven woord- en beeldmerk tezamen gebruiken, levert gebruik ex art. 15 en 51 op? Uitlegging van de artikelen 9, lid 1, sub b en c, 15 en 51 van Gemeenschapsmerkverordening. Begrip „normaal gebruik”. Gecombineerd gebruik van afzonderlijk ingeschreven beeldmerk en woordmerk. Merk ingeschreven zonder kleur, maar gebruikt in een bepaalde kleur zodat die kleur bij een deel van het publiek met het merk geassocieerd is geraakt.

Het Hof verklaart voor recht:

1) De artikelen 15, lid 1, en 51, lid 1, sub a, van Gemeenschapsmerkverordening moeten aldus worden uitgelegd dat aan de voorwaarde van „normaal gebruik” in de zin van deze bepalingen kan zijn voldaan wanneer een gemeenschapsbeeldmerk enkel wordt gebruikt in combinatie met een erover geplaatst gemeenschapswoordmerk, waarbij de combinatie van beide merken bovendien zelf als gemeenschapsmerk is ingeschreven, voor zover de verschillen tussen de vorm waarin het merk wordt gebruikt en die waarin dit merk is ingeschreven, het onderscheidend vermogen van dat merk zoals dit is ingeschreven, niet wijzigen.

2) Artikel 9, lid 1, sub b en c, van verordening nr. 207/2009 moet aldus worden uitgelegd dat, wanneer een gemeenschapsmerk niet in kleur is ingeschreven, maar de houder het op ruime schaal in een specifieke kleur of kleurencombinatie heeft gebruikt, waardoor een aanzienlijk deel van het publiek dit merk met die kleur of kleurencombinatie is gaan associëren, de kleur of kleuren die een derde gebruikt voor de weergave van een teken dat beweerdelijk inbreuk maakt op dat merk, relevant zijn bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar of van het ongerechtvaardigd voordeel in de zin van deze bepaling.

3) Artikel 9, lid 1, sub b en c, van verordening nr. 207/2009 moet aldus worden uitgelegd dat het bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar en van het ongerechtvaardigd voordeel in de zin van deze bepaling relevant is dat de derde die gebruikmaakt van een teken dat beweerdelijk inbreuk maakt op het ingeschreven merk, door een aanzienlijk deel van het publiek wordt geassocieerd met de specifieke kleur of kleurencombinatie die hij gebruikt om dat teken weer te geven.

Gestelde vragen:

A. Indien een handelaar houder is van afzonderlijk ingeschreven gemeenschapsmerken voor
i) een beeldmerk;
ii) een woordmerk;
en deze beide tezamen gebruikt, kan dit dan gebruik van het beeldmerk voor de toepassing van de artikelen 15 en 51 van verordening nr. 207/2009 opleveren? Zo ja, hoe dient het gebruik van het beeldmerk te worden beoordeeld?
B. Maakt het daarbij verschil of:
i) het woordmerk over het beeldelement is geplaatst?
ii) de handelaar ook de combinatie van het beeldelement en het woordmerk als gemeenschapsmerk heeft ingeschreven?
C. Hangt het antwoord op vraag A of B ervan af of het beeldelement en de woorden door de gemiddelde consument worden opgevat als i) afzonderlijke tekens; of ii) tekens met elk een zelfstandige onderscheidende rol? Zo ja, hoe?
D. Is de kleur (of kleuren) waarin de verwerende partij het omstreden teken gebruikt, relevant bij de globale beoordeling van i) het verwarringsgevaar in de zin van artikel 9, lid 1, sub b, of ii) het ongerechtvaardigd voordeel in de zin van artikel 9, lid 1, sub c, van verordening nr. 207/2009, indien een gemeenschapsmerk niet in kleur is ingeschreven, maar de houder het op ruime schaal heeft gebruikt in een bepaalde kleur of kleurencombinatie, waardoor het bij een aanzienlijk deel van het publiek (in een deel van, maar niet in de gehele Gemeenschap) met die kleur of kleurencombinatie geassocieerd is geraakt? Zo ja, hoe?
E. Zo ja, is het voor de globale beoordeling relevant dat de verwerende partij zelf bij een aanzienlijk deel van het publiek geassocieerd is geraakt met de kleur of kleurencombinatie die zij voor het omstreden teken gebruikt?

HvJ EU 18 juli 2013, zaak C-621/11 P (New Yorker SHK Jeans/BHIM) - dossier
Zie eerder IEF 10258. Hogere voorziening tegen het arrest van het Gerecht (Zesde kamer) van 29 september 2011, New Yorker SHK Jeans / BHIM (T415/09), waarbij het Gerecht heeft verworpen het beroep tot vernietiging dat door de aanvrager van het woordmerk „FISHBONE”, voor waren van de klassen 18 en 25, is ingesteld tegen beslissing R 1051/20081 van de eerste kamer van beroep van het BHIM tot gedeeltelijke verwerping van het beroep tegen de gedeeltelijke weigering van de oppositieafdeling om dit merk in te schrijven in het kader van de oppositie die door de houder van het nationale merk „FISHBONE BEACHWEAR”, voor waren van klasse 25, alsook van het in het economische verkeer gebruikte nationale teken „Fishbone” is ingesteld. Normaal gebruik van het oudere merk. Inaanmerkingneming van extra bewijsmateriaal.

De hogere voorziening wordt afgewezen. Gerecht heeft terecht geoordeeld dat het niet verboden is voor het BHIM om na het door BHIM gestelde termijn ingeleverde bewijzen in aanmerking te nemen ex 76 lid 2.

26 In casu heeft de oppositieafdeling van het BHIM deze regel toegepast en Vallis K.‑Vallis A. een termijn gesteld om dat bewijs te leveren. Bovendien staat vast dat Vallis K.‑Vallis A. binnen deze termijn verschillende bewijzen van het gebruik van het oudere merk heeft overgelegd.

30 Uit hetgeen voorafgaat volgt dat, zoals het Gerecht in het bestreden arrest terecht heeft geoordeeld, wanneer zoals in casu bewijzen die relevant worden geacht om het gebruik van het betrokken merk aan te tonen zijn overgelegd binnen de termijn die het BHIM krachtens regel 22, lid 2, van verordening nr. 2868/95 heeft gesteld, het na verloop van deze termijn nog mogelijk blijft bijkomende bewijzen van dat gebruik aan te dragen. In dat geval is het voor het BHIM geenszins verboden, zoals het Gerecht ook terecht heeft geoordeeld en in de punten 22 en 23 van het onderhavige arrest in herinnering is gebracht, om dergelijke te laat overgelegde bewijzen in aanmerking te nemen op grond van de krachtens artikel 76, lid 2, van verordening nr. 207/2009 hem toegekende beoordelingsbevoegdheid. 31 Derhalve moet het primaire onderdeel van het enige middel worden afgewezen.

HvJ EU 18 juli 2013, zaak C-265/12 (Citroën Belux) - dossier
Prejudiciële vragen gesteld door het Hof van beroep te Brussel, België.
Uitlegging van artikel 56 VWEU en artikel 3, lid 9, van Richtlijn oneerlijke handelspraktijken. Nationale regeling inzake consumentenbescherming die, onder voorbehoud van limitatief opgesomde uitzonderingen, op algemene wijze elk gezamenlijk aanbod bestaande uit ten minste één financiële dienst verbiedt.

Het Hof verklaart voor recht:

Artikel 3, lid 9, van de [richtlijn oneerlijke handelspraktijken], en artikel 56 VWEU moeten aldus worden uitgelegd dat zij zich niet verzetten tegen een bepaling van een lidstaat als die welke in het hoofdgeding aan de orde is, die – onder voorbehoud van in de nationale wettelijke regeling limitatief opgesomde gevallen – gezamenlijke aanbiedingen aan de consument waarvan minstens één bestanddeel een financiële dienst is, op algemene wijze verbiedt.

Prejudiciële vragen:
Moet artikel 3.9 van richtlijn 2005/29/EG2 zo worden uitgelegd dat het zich verzet tegen een bepaling, zoals artikel 72 WMPC, die - onder voorbehoud van de limitatief in de wet opgesomde gevallen - op algemene wijze elk gezamenlijk aanbod aan de consument verbiedt zodra minstens één bestanddeel een financiële dienst uitmaakt?

Moet artikel 56 VWEU, betreffende de vrijheid van dienstverlening, zo worden uitgelegd dat het zich verzet tegen een bepaling, zoals artikel 72 WMPC, die - onder voorbehoud van de limitatief in de wet opgesomde gevallen - op algemene wijze elk gezamenlijk aanbod aan de consument verbiedt zodra minstens één bestanddeel een financiële dienst uitmaakt?

Een redactionele bijdrage van Suzanne van Duijn, LinkedIn-profiel.
Recentelijk is geoordeeld dat rode schoenveteruiteinden niet als gemeenschapsmerk kunnen worden geregistreerd. Het Gerecht EU bepaalde dat het rode schoenveteruiteinden aan onderscheidend vermogen ontbrak [IEF 12862]. Al eerder oordeelde het HvJ EU over oranje sokpunten dat deze evenmin als gemeenschapsmerk kunnen worden ingeschreven [IEF 9811]. Ook hier was het ontbreken van onderscheidend vermogen de reden. De vraag die rijst is waarom op de rode zool van Louboutin [IEF 12573] dan wel een merkrecht kan rusten. Waarin verschillen deze gekleurde onderdelen?

In de eerste zaak wilde de aanvrager een merk (laten) inschrijven dat de rode veteruiteinden van schoenen beschermt. Het betrof hier een zogezegd ‘Positionsmarke’, wat ziet op een merk met een bepaalde positie op of aan het product. Verzoeker heeft echter niet kunnen bewijzen dat andere schoenontwerpen wezenlijk anders zijn dan de onderhavige, of dat rode schoenveteruiteinden afwijken van de normen of gebruiken in de (schoenen)branche. Kortom: de rode schoenveteruiteinden missen het cruciale onderscheidend vermogen.

Een andere aanvrager wilde een merk inschrijven ter bescherming van de oranje kleur van de punt van een sok [IEF 9811]. Deze aanvraag is eveneens geweigerd wegens het ontbreken van onderscheidend vermogen. Dit omdat het aangevraagde merk volgens HvJ EU door het relevante publiek als een decoratief element zal worden opgevat. Oranje sokpunten wijken immers niet af van wat in de branche normaal of gebruikelijk is: het merk valt samen met de waren.

Wijken de rode zolen van Louboutin wel af van het in de branche gebruikelijke, en valt dit merk dan niet samen met de waren? In de meest recente rode zolenzaak Louboutin/VanHaren [IEF 12573] oordeelde de rechter dat (de kleur van) zolen wel degelijk samenvallen met de waren. Echter, Louboutin heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat het relevante publiek het zoolmerk herkent als van Louboutin. Het zoolmerk is dus ingeburgerd. In tegenstelling tot rode schoenveteruiteinden en oranje sokpunten bezitten rode zolen van Louboutin (inmiddels) dus wel onderscheidend vermogen.

Enige kanttekening is dat ook rode zolen niet onderscheidend worden geacht indien sprake is van rode (hooggehakte) schoenen. Bij een geheel rode schoen is het immers niet per se afwijkend dat de schoen ook rode zolen heeft.

Dit biedt perspectief voor rode schoenveteruiteinden en oranje sokpunten. Wellicht moet Louboutin (ook) hier als inspiratiebron gebruikt worden, en moeten de schoenen, veters en sokken in verhouding met de schoenveteruiteinden en sokpunten consequent een meer contrasterende kleur krijgen. Blijkbaar kan iets dergelijks op den duur inburgeren, en kunnen rode schoenveteruiteinden en oranje sokpunten dan ook als merk worden ingeschreven. Een tweede kanttekening is dan wel: pas op voor na-apers!

Suzanne van Duijn

Vijf LRO Expert Determinations. Inmiddels zijn de eerste LRO-zaken beslist. In deze zaken die enigszins vergelijkbaar zijn met UDRP-beslissingen, moet een panelist (die in deze procedure ook Expert wordt genoemd) op basis van een klacht gaan bepalen of het nieuwe top level domein (het gedeelte dus achter de punt) inbreuk maakt op de existing legal rights (meestal merkrechten) van derden. De procedure is opgenomen in artikel 9 van ICANN’s New gTLD Dispute Resolution Procedure, en verder uitgewerkt in de WIPO Rules for New gTLD Dispute Resolution. Informatie over de lopende Objections worden geregistreerd op deze pagina: LRO Cases. De vijf gepubliceerde zaken, zijn allemaal afwijzingen:

WIPO LRO 2013-0014, betreft .vip
WIPO LRO 2013-0022, betreft .express
WIPO LRO 2013-0030, betreft .rightathome
WIPO LRO 2013-0032, betreft .home
WIPO LRO 2013-0032, betreft .tunes

Domeinnaamrecht. We beperken ons tot een doorlopende selectie van WIPO-geschillenbeslechtingsprocedures die wellicht interessant zijn. Hier een overzicht van de in de laatste weken gepubliceerde procedures. Ditmaal over:
A) Registratie, slechts beperkte commerciële activiteit
B) Slechts sprake van aanvraag merknaam
C) TUBLR geen foutieve spelling van een woordenboekwoord
D) Domeinnaam eerder geregistreerd, onmogelijk te kwader trouw
E) Lang wachten met procedure brengt hogere eisen voor kwader trouw
F) Te weinig gesteld voor geen eigen recht/legitiem belang

Deze selectie is samengevat door Sara Biersteker, Van Till advocaten.

D2013-0578
samsunghub.com > Complaint denied
A) Merkhouder “Samsung” treedt op tegen de domeinnaam www.samsunghub.com die door de verweerder in 2006 is geregistreerd. Verweerder heeft onder de domeinnaam een website actief met nieuws over de merkhouder. Discussie concentreert zich op de vraag of er sprake is van registratie en gebruik te kwader trouw. Eiser is van mening dat – omdat er advertenties van Google op de website staan – verweerder haar merk (en de domeinnaam) gebruikt om internetgebruikers naar haar website te lokken. De geschillenbeslechter is echter van mening dat dit slechts om beperkte commerciële activiteit (het zijn slechts twee advertenties). Dit is niet voldoende. Daarnaast heeft de merkhouder opmerkelijk lang  gewacht – zeven jaar – met het ondernemen van actie. 

“The Panel acknowledges that the Respondent’s Website contains advertisements provided by Google AdSense, for which, depending on whether visitors to the site click on them, the Respondent may receive revenue. However, the mere fact that the Respondent’s Website involves limited commercial activity in the form of the presence of Google advertisements, does not automatically lead to the finding that the Respondent registered and is using the Domain Name in bad faith pursuant to 4(b)(iv) of the Policy. The Panel finds that this is a case in which the Google advertisements are of an ancillary or limited nature and cannot be used to imply that the Respondent registered and is using the Domain Name in bad faith, see Chivas USA Enterprises, LLC, et al. v. Cesar Carbajal, WIPO Case No. D2006-0551; 2001 White Castle Way, Inc. v. Glyn O. Jacobs, WIPO Case No. D2004-0001 and Nintendo of America Inc. v. Alex Jones, WIPO Case No. D2000-0998. In particular, to succeed under 4(b)(iv) the Complainant must show that the Respondent “intended to create a likelihood of confusion with the Complainant’s mark”. There is little persuasive evidence to support a contention that the Respondent registered the Domain Name to cause confusion with the Complainant for financial gain, rather it appears likely that the Respondent registered the Domain Name to accurately describe the service it was to offer, namely a “hub” for all news about Samsung.”

D2013-0511
indura.com > Complaint denied
B) Verweerder heeft domeinnaam geregistreerd in februari 2013. Op 7 januari 2013 heeft eiser een aanvraag gedaan voor de EU-merknaam “Indura”. Het gaat hier om een aanvraag en niet om een registratie. Geen sprake van een bestaand merkrecht in februari. Eiser stelt ook te weinig om bestaan van een “Common Law trademark” aan te nemen. Eis loopt derhalve al stuk op het eerste vereiste: geen sprake van verwarringwekkende overeenstemming met een merk. Daarnaast ook geen sprake van kwader trouw.

D2013-0220
tublr.com > Complaint denied
C) Eiser is houder van het merk Tumblr. Sprake van verwarringwekkende overeenstemming met een merk. De domeinnaam en de merknaam stemmen overeen. De domeinnaam moet wel zijn afgeleid van de merknaam nu zij geen foutieve spelling is (kan zijn) van een woordenboekwoord. Dit is bij Tumblr (“Tumbler”) wel het geval. De eis wordt uiteindelijk afgewezen nu er te weinig bewijs is om kwader trouw aan de zijde van verweerder aan te nemen. Dat eiser zijn domeinnaam ruim voor registratie van de domeinnaam door verweerder heeft geregistreerd maakt daarbij niet uit.

“Based on a visual comparison of the Disputed Domain Name and the trademark TUMBLR, the similarity is readily visible. Phonetically, the Disputed Domain Name would be missing a distinctive “m” consonant sound at the end of the first syllable “tu”. In addition, the first syllable “tu” may potentially be pronounced as in the word “too”. The Panel would be hesitant to conclude that there is clear phonetic similarity. Conceptually, neither “tublr” nor “tumblr” strikes this Panel as a dictionary word. However, “tumblr” appears to be a misspelling of “tumbler” while “tublr” does not appear to the Panel to be a misspelling of any known English word. Therefore, there is arguably a conceptual difference between “tublr” and “tumblr.

The Panel also noted that the registration of the Complainant’s domain name <tumblr.com> on June 8, 2006 pre-dated the registration of the Disputed Domain Name by about nine months. However, the Panel is mindful that the registration of a domain name does not per se impart any trademark rights, or that the world at large becomes imputed with knowledge of such a domain name. It remains necessary for sufficient use and publicity of a trademark to exist before any unregistered trademark may arise. As use of the trademark TUMBLR took place only from February 19, 2007, and no evidence of use or publicity prior to this date is present before the Panel, the Panel is unable to make any finding that the Complainant had unregistered trademark rights as of February 19, 2007for the purpose of these proceedings under the Policy. There is also insufficient evidence before the Panel in this case that the Respondent must have been aware of the trademark TUMBLR, or even the existence of the domain name <tumblr.com> as of March 27, 2007.”.”

D2012-2413
yu.com > Complaint denied
D) Merkhouder die merk “Yu” heeft geregistreerd in 2012 en voornemens is een app te ontwikkelen onder die naam, komt op tegen verweerder die de domeinnaam sinds 2006 heeft. Op de domeinnaam worden door verweerder Pay-Per-Click diensten aangeboden. Geschillenbeslechters verschillen van mening met betrekking tot eigen recht of legitiem belang van verweerder bij domeinnaam, maar achten allebei geen sprake van kwader trouw. Nu de domeinnaam al eerder was geregistreerd dan de merknaam is het onmogelijk om te zien hoe er sprake kan zijn van kwader trouw aan de zijde van verweerder.

“Complainant’s case is that it does not yet have a business using the expression “yu” on its app, but that it is minded to establish one and that, to that end, it has registered the trademark YU. But Respondent acquired the disputed domain name <yu.com> several years before, on November 18, 2006 and for practical purposes is taken to have registered it on that date. However, the trademark was not applied for until 5 years later, on August 24, 2011 and registered on January 25, 2012. Accordingly, the trademark was not registered or even applied for until several years after the disputed domain name was registered. It is therefore impossible to see how Respondent could have been motivated by bad faith towards Complainant or its trademark or anything else relating to the Complainant when, at the time of registration of the disputed domain name, Complainant’s trademark did not exist, had not even been applied for and Complainant had no business that could have been harmed by the use of the disputed domain name.”

D2013-0495
alterna.com > Complaint denied with dissenting opinion
E) Eiser is sinds 1995 houder van het merk “Alterna” in verschillende landen. Het is geen zogenaamd Engels woordenboekwoord. Verweerder heeft sinds 2006 de domeinnaam. Deze domeinnaam is in 1996 geregistreerd. Domeinnaam verwijst door naar Pay-Per-Click website waar ook links naar pagina’s met producten van eiser worden getoond. Geschillenbeslechters verschillen van mening met betrekking tot kwader trouw. Meerderheid van het panel is echter van mening dat er geen sprake is van kwader trouw nu de eiser niet (voldoende) heeft aangetoond dat verweerder bij verkrijging van de domeinnaam van haar merk op de hoogte was. Het feit dat eiser zo lang heeft gewacht met het starten van een procedure maakt dat aan haar hogere eisen worden gesteld om kwader trouw aan te tonen. Daarnaast wordt de merknaam ook door anderen gebruikt zonder inbreuk te maken op de merkrechten van eiser.

“Even though the Respondent has not explained the reasons why it opted to register the disputed domain name, identical to the Complainant’s trademark, and has merely redirected it since its acquisition to a parking page with pay-per-click links, the majority of the Panel finds that others elements need to be considered in the assessment of bad faith registration. Firstly, based on the documents and statements submitted by the Respondent, that the Panel carefully examined, several companies besides the Complainant have been using ALTERNA as a trademark to identify their goods or services not interfering with the Complainant’s business. In addition, the Complainant, which is based in the United States, has failed to prove that the Respondent, located in Luxembourg, was actually aware of the Complainant’s trademark at the time of the registration. Moreover, the majority of the Panel finds that the Complainant has not submitted sufficient evidence to show that the trademark ALTERNA was well-known at the time the Respondent acquired the disputed domain name. Indeed, the 2013 Huffington Post note, submitted as evidence by the Complainant, is not apt to prove the Complainant’s well-known character, since the first line states that the actress Katie Holmes has signed with a "little-known haircare company”. The Panel recognizes that the use of the disputed domain name to publish links related also to ALTERNA hair care products highlighted by the screenshot taken in 2013 and by the 2008 historical web site record submitted by the Complainant could have mislead Internet users as to the source, sponsorship or affiliation of the correspondent web site by the Complainant. However, based on the documents and statements submitted by the parties in the present proceeding, the majority of the Panel finds that the evidence provided as to the use of the disputed domain name in 2008 and in 2013 is not sufficient to infer that the Complainant was aware of the Complainant’s trademark and registered the disputed domain name to specifically target the Complainant’s trademark.”

D2013-0633
iwebtechno.com > Complaint denied
F) Eiser is sinds eind jaren ’90 in verschillende landen houder van het merk “Iweb”. Verweerder – iWeb Technology Solutions uit India - heeft domeinnaam geregistreerd in februari 2005. Verweerder heeft sinds 2006 ook het merk “Iweb Enterprise suite” geregistreerd in India. Het panel overweegt dat de toevoeging “techno” aan de merknaam er niet aan in de weg staat dat er sprake is van overeenstemming met het merk van eiser. Eiser stelt echter te weinig om geen eigen recht/legitiem belang van verweerder aan te nemen. Daarnaast is er ook onvoldoende bewijs om registratie te kwader trouw aan de zijde van verweerder aan te nemen. In de tijd dat verweerder actief werd en was in India was eiser slechts actief in de VS en Canada. Eiser heeft geen bewijzen overgelegd waaruit blijkt dat zij ook in andere landen (zoals India) actief was. Ook geen sprake van gebruik te kwader trouw.

“In absence of any evidence of sales by the Complainant in India prior to the registration of the disputed domain name, the Panel finds that the Complainant cannot claim to have acquired, at that time, any common law rights, or renown in India for its trademark IWEB.
In light of the above, the Panel finds that the Complainant has failed to prove that the Respondent was or ought to be aware of the Complainant and of its trademark at the time of the registration of the disputed domain name.
With reference to the use of the disputed domain name, the Complainant states that the Respondent is using the correspondent website “solely … to cause confusion amongst consumers looking for the Complainant’s products or services” (paragraph 44 of the Complaint). However, the Panel notes that, considering the goods and services described in the Complainant’s trademark registration, on the one hand, and the description of the Respondent’s activities published on the Respondent’s website, on the other hand, the two companies are not competitors. The activities of the Complainant are, in fact, described in the United States trademark registration No. 3235840 for IWEB as follows: “Internet services, namely, hosting the websites of others on a computer server for a global computer network, dedicated server services, managed hosting services, server co-location application hosting, registration of domain names for identification of users on a global computer network providing customized on-line web pages featuring user-defined information, which includes search engines and on-line web links to other sites”; while the description of the Respondent’s activity published on the Respondent’s website is the following: “iWeb Technology Solutions Pvt. Ltd. (iWeb) is a Private Limited Company incorporated in the year 2005. Using innovative tools, it develops and implements a suite of innovative enterprise applications that operate in an integrated environment and conform to international standards. Although founded as a pure software product/solutions company, it is strategically diversifying as a software services provider to draw on a growing market that wants ‘Software as a Service’ (SaaS) & ‘Platform as a Service’ (PaaS)”. Furthermore, a close examination of the evidence submitted by the parties as to the content of the Respondent’s website clearly explains the origin, the key persons involved and line of activities of the Respondent, all of which are located in India. Furthermore, there is not any link to competitors of the Complainant and the Panel cannot see any Internet users misdirection or comments by the Complainant to that effect. In light of the above, the Panel finds that the Respondent was not acting in bad faith in registering and using the disputed domain name.”

Merkenrecht. We beperken ons tot een wekelijks overzicht van de (voortgezette oppositie)beslissingen van het Gerecht EU. Ditmaal over:
A) Cultra en Sculptra: de tekens klinken niet slechts beperkt gelijk
B) Fout in vergelijkbare diensten, geen uitwerking op rechtmatigheid
C) Bevestiging van het oordeel dat inschrijving te kwader trouw geschiedde

Gerecht EU 11 juli 2013, zaak T-142/12 (Aventis Pharmaceuticals / OHMI - Fasel (CULTRA)) - dossier
Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de houder van de nationale woordmerken „SCULPTRA” voor waren en diensten van de klassen 5, 10 en 44, en strekkende tot vernietiging van beslissing R 2478/20101 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 26 januari 2012 houdende verwerping van het beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling waarbij verzoeksters oppositie tegen de aanvraag om inschrijving van het beeldmerk met het woordelement „CULTRA” voor waren van de klasse 10 is afgewezen. De beslissing van het BHIM wordt vernietigd, omdat het Gerecht EU oordeelt dat de tekens niet slechts beperkt gelijk klinken en conceptueel anders zijn.

51 The Board of Appeal found, in paragraph 26 of the contested decision, that the signs at issue were globally similar to a low degree.
52 That finding cannot be upheld, since it was founded on the incorrect premisses (see paragraphs 42 to 45, 48 and 49 above) that the signs at issue were phonetically similar only to a low degree and that they were conceptually different.
54 In the present case, the Board of Appeal excluded the existence of a likelihood of confusion, despite the identity or similarity of the goods or services at issue.
56 It should be noted that, since the goods and services covered by the trade marks at issue are similar or identical, the exclusion of the existence of a likelihood of confusion between those marks, established in the contested decision, necessarily flows from the inadequate assessment which led the Board of Appeal to its incorrect findings as regards the assessment of the phonetic and conceptual similarity of those trade marks.

Gerecht EU 11 juli 2013, zaak T-197/12 (Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones / OHMI - MIP Metro (METRO)) - dossier
Gemeenschapsmerk – Door de houder van gemeenschapsbeeldmerk in kleur met het woord „GRUPOMETROPOLIS” voor diensten van klasse 36 ingesteld beroep tot vernietiging van beslissing R 2440/20101 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 1 maart 2012 tot verwerping van het beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling die verzoeksters oppositie tegen de aanvraag voor het beeldmerk in kleur met het woord „METRO” voor diensten met name van klasse 36 afwijst. Het beroep wordt afgewezen, dat de kamer van beroep over de vergelijkbaarheid van de beweerde diensten foutief heeft geoordeeld, heeft geen uitwerking op de rechtmatigheid van de beslissing. Een beroep op artikel 6 EVRM strandt.

50 Geboten ist daher die Schlussfolgerung, dass, wie bereits die Widerspruchsabteilung festgestellt hatte, zwischen den fraglichen Dienstleistungen keine Ähnlichkeit besteht, denn selbst wenn man unterstellt, dass die Finanzdienstleistungen für die Verwendung der Immobiliendienstleistungen unerlässlich oder wichtig seien, sind sie dies doch nicht in einem solchen Maße, dass die Verbraucher die Verantwortung für diese Finanzdienstleistungen und Immobiliendienstleistungen demselben Unternehmen zuschreiben würden.

51 Daraus folgt, dass die Beschwerdekammer rechtsfehlerhaft auf eine Ähnlichkeit der fraglichen Dienstleistungen geschlossen hat; dieser Fehler hat jedoch keinerlei Auswirkung auf die Rechtmäßigkeit der angefochtenen Entscheidung, da, wie bereits die Widerspruchsabteilung festgestellt hatte, eine der Anwendungsvoraussetzungen des Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 nicht erfüllt ist.

52 Demgemäß ist der dritte Klagegrund zurückzuweisen, ohne dass es eines Eingehens auf das Vorbringen der Klägerin bedarf, das die von der Beschwerdekammer in der angefochtenen Entscheidung vorgenommene Prüfung der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen und der Gefahr einer Verwechslung dieser Zeichen betrifft.

Gerecht EU 11 juli 2013, zaak T-321/10 (SA.PAR. / OHMI - Salini Costruttori (GRUPPO SALINI)) - dossier
Gemeenschapsmerk. Kwade trouw. Beroep tot vernietiging van beslissing R 219/20091 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 21 april 2010, waarbij de beslissing van de nietigheidsafdeling is vernietigd en het woordmerk „GRUPPO SALINI”, voor diensten van de klassen 36, 37 en 42, nietig is verklaard, in het kader van het door SA.PAR ingediende verzoek om nietigverklaring. Het beroep wordt verworpen,

33 Hieraan moet worden toegevoegd dat bij de beoordeling of de merkaanvrager te kwader trouw is, tot slot rekening kan worden gehouden met de mate van bekendheid die een teken geniet bij de indiening van de aanvraag tot inschrijving ervan, aangezien deze mate van bekendheid juist het belang van de aanvrager kan rechtvaardigen om te verzekeren dat zijn teken een ruimere rechtsbescherming geniet (arrest Lindt Goldhase, punt 19 supra, punten 51 en 52). In casu zij erop gewezen dat uit het dossier niet blijkt dat het betwiste merk bij de indiening van de inschrijvingsaanvraag reeds was gebruikt, terwijl vaststaat dat het teken van interveniënte reeds een aantal decennia werd gebruikt en laatstgenoemde de laatste jaren in Italië qua activiteit een significante groei heeft gekend, wat haar bekendheid bij het betrokken publiek heeft versterkt.

34 Uit het voorgaande volgt dat de analyse van de kamer van beroep, die tot de slotsom komt dat verzoekster te kwader trouw was bij de indiening van de merkaanvraag, moet worden bevestigd. Geen van verzoeksters argumenten kan afdoen aan deze conclusie.

Gerecht EU 10 juli 2013, zaak T-3/12 (Kreyenberg / OHMI - Commission (MEMBER OF €e euro experts)) - dossier
Gemeenschapsmerk. Absolute weigeringsgrond. Emblemen van Unie en van haar activiteiten. Bijzonder openbaar belang. Het gebruik van het €uro-symbool. Beroep tot vernietiging van beslissing BHIM en daarmee eerdere toewijzing van de door de Europese Commissie ingestelde nietigverklaring betreffende het beeldmerk bevattende de woordbestanddelen „MEMBER OF €e euro experts” is ingesteld. Het beroep wordt verworpen.

Het feit dat dat een embleem verband houdt met een van de activiteiten van een internationale intergouvernementele organisatie vormt een voldoende bewijs dat de bescherming ervan van openbaar belang is. Het euro-symbool is ongetwijfeld een symbool van een activiteit van de EU, dat bepaalde lidstaten de euro niet als munt hebben, betekent niet dat het ex Verdrag van Parijs en art. 7 lid 1 Verordening is uitgesloten. De vergelijking met het internationale symbool dat recycleerbare producten aanduidt loopt spaak. Dat het euro-symbool „in het leven van elke dag door het publiek louter als een monetair teken wordt opgevat” en niet voor bescherming in aanmerking komt, is onjuist. De mededeling betreffende het gebruik van het euro-symbool staat  niet toe dat het euro-symbool als merk of als bestanddeel van een merk wordt weergegeven of nagebootst.

47 In dit verband preciseert artikel 3, lid 4, VEU dat „[d]e Unie [...] een economische en monetaire unie in[stelt] die de euro als munt heeft”. Het euro-symbool is dus ongetwijfeld het symbool van een activiteit van de Europese Unie. Op basis van de enkele omstandigheid dat bepaalde lidstaten de euro niet als munt hebben, kan niet worden geconcludeerd dat dit symbool, waarvan uit de stukken niet blijkt dat het regelmatig aan de verdragsluitende Staten bij het Verdrag van Parijs is meegedeeld, van de bij artikel 7, lid 1, sub i, van verordening nr. 207/2009 ingevoerde beschermingsregeling is uitgesloten.

51 Ten derde betoogt verzoeker dat het BHIM de bij artikel 7, lid 1, sub i, van verordening nr. 207/2009 verleende bescherming heeft geweigerd voor „andere belangrijke symbolen, zoals het internationale symbool dat recycleerbare producten aanduidt”. De wettigheid van de beslissingen van de kamers van beroep moet evenwel alleen op basis van verordening nr. 207/2009 en van de andere op het geding toepasselijke bepalingen, zoals uitgelegd door de Unierechter, worden beoordeeld en niet op basis van een eerdere beslissingspraktijk van het BHIM [arrest Hof van 26 april 2007, Alcon/BHIM, C‑412/05 P, Jurispr. blz. I‑3569, punt 65, en arrest Gerecht van 2 mei 2012, Universal Display/BHIM (UniversalPHOLED), T‑435/11, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 37]. Dit geldt des te meer daar verzoeker niet aangeeft hoe de oplossing die het BHIM voor het „internationale symbool dat recycleerbare producten aanduidt” heeft gehanteerd, op de onderhavige zaak kan worden toegepast.

53 Verzoeker stelt dat het euro-symbool „in het leven van elke dag door het publiek louter als een monetair teken wordt opgevat”. Zelfs indien het eerste onderdeel van het middel wordt afgewezen, komt dit symbool – als monetair teken – volgens hem niet in aanmerking voor bescherming volgens artikel 7, lid 1, sub i, van verordening nr. 207/2009.

55 Om te beginnen blijkt evenwel nergens uit dat het euro-symbool, te weten een embleem dat verband houdt met een actiegebied van de Europese Unie, van de toepassingssfeer van artikel 7, lid 1, sub i, van verordening nr. 207/2009 kan worden uitgesloten wegens het enkele feit dat het een „monetair teken” is. Voorts staat de mededeling betreffende het gebruik van het euro-symbool niet toe dat het euro-symbool als merk of als bestanddeel van een merk wordt weergegeven of nagebootst. De Commissie verzoekt alle muntgebruikers in dit document immers louter „om het [euro-]symbool te gebruiken telkens als een herkenbaar teken nodig is om bedragen in euro aan te geven, bijvoorbeeld in prijslijsten, op facturen, op cheques en in alle overige rechtsinstrumenten”.

67 Verzoeker stelt dat de kamer van beroep zich ten onrechte aldus heeft uitgesproken. Volgens hem omvat het betrokken merk namelijk geen „identieke” reproductie van het euro-symbool, maar enkel een „gewijzigde” weergave ervan. De betrokken afbeelding heeft niet dezelfde kleur als het euro-symbool, zoals dit in de mededeling betreffende het gebruik van het euro-symbool is beschreven. In tegenstelling tot dit symbool vertoont de afbeelding een kleurverloop. Bovendien is zij „gefuseerd” met de letter „e”. Ten slotte ís de onderste kromming ervan langer dan die van dat symbool.

70 Zelfs indien verzoeker zou hebben willen stellen dat de kamer van beroep blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te oordelen dat het betrokken merk een nabootsing van het euro-symbool omvatte, had zijn betoog hoe dan ook niet kunnen slagen.

71 De verschillen tussen de weergave van het in het betrokken merk afgebeelde euro-symbool en dit symbool zelf zijn immers onvoldoende groot aanzienlijk om deze weergave louter als een nabootsing aan te merken.

Hieronder een overzicht van een elftal recent gepubliceerde uitspraken in Duitse procedures, KluwerPatentBlog.

Federal Court of Justice (Bundesgerichtshof), 19 February 2013, Kluwer Patent Blog (Wundverband)
by Anja Petersen Hoffmann Eitle , for Kluwer Patent Cases If the patentee has granted an exclusive license after filing an infringement action, an exclusive licensee is (in part) a legal successor of the patentee. Therefore, as long as the patentee’s claims are pending at another German court, the exclusive licensee has no right to sue with regard to the same subject matter due to the force of res judicata of the judgment against the legal successor and the lis pendens rule. The final decision against the patentee will have binding effect against the licensee as well.

Federal Court of Justice (Bundesgerichtshof), 15 January 2013, Kluwer Patent Blog (Messelektronik fuer Coriolisdurchflussmesser)
by Jochen Buehling , for Kluwer Patent Cases The Federal Court of Justice held that under the specific circumstances of the case it was likely that a service manual regarding flow meter technology had been available to third parties. The Court considered as decisive the agreement between the party supplying the manual and the recipient. According to the Court it is relevant whether the parties agreed upon confidentiality either expressly or implicitly or whether it was to be expected under the circumstances that the recipient would keep the information confidential.

Federal Court of Justice (Bundesgerichtshof), 5 February 2013, Kluwer Patent Blog (Genveraenderungen)
by Jochen Buehling , for Kluwer Patent Cases According to the law on employee inventions, the inventor is entitled to information about all income generated by the employer from third parties in exploiting the invention. This information is the basis for claims of the employees against the employer for compensation. The Court confirmed the decisions of the lower courts and held that the income of the employer comprises all financial benefits related to the employees’ invention and its exploitation. This includes not only payments made to the employer but also other benefits such as patent protection.

Federal Court of Justice (Bundesgerichtshof), 18 December 2012, Kluwer Patent Blog (Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren)
by Jochen Buehling , for Kluwer Patent Cases Regarding the question whether costs for double representation of a party by a patent attorney and an attorney-at-law are reimbursable the Court held that these costs are to be reimbursed at least in a situation where parallel infringement proceedings concerning the same patent are pending before a civil court and in which the same party or an affiliate of that party is involved.

Federal Court of Justice (Bundesgerichtshof), 19 July 2012, Kluwer Patent Blog (Take Five)
by Jochen Buehling , for Kluwer Patent Cases In an earlier decision (BGH M2Trade), the Court held that the termination of the main license agreement does not automatically lead to a termination of the sublicense. It remains in force when the main license is terminated for reasons such as a mutual agreement of the main licensor and the main licensee who is also the sub-licensor. The Court applied this principle in the present case in which the license was exclusive. According to the Court, the interests of the sub-licensee were to prevail over the interests of the main licensor.

Federal Court of Justice (Bundesgerichtshof), 19 July 2012, Kluwer Patent Blog (M2Trade)
by Jochen Buehling , for Kluwer Patent Cases Although the right of the main licensee to use the invention automatically fell back to the licensor upon the licensee’s insolvency, the Court held that the sublicensee enjoys protection of succession and that the sublicense continued to exist despite the termination of the main license.

Federal Court of Justice (Bundesgerichtshof), 24 July 2012, Kluwer Patent Blog (Leflunomide)
by Thorsten Bausch Hoffmann Eitle and Bernd Kröger. A combination of two pharmaceutical ingredients, i.e. leflunomide and teriflunomide is to be considered obvious if the person skilled in the art uses an obvious process to obtain leflunomide that automatically results in – even with a certain delay – both components due to a chemical reaction.

Federal Court of Justice (Bundesgerichtshof), 23 October 2012, Kluwer Patent Blog (Sachverstaendigenablehnung VI)
by Jochen Buehling , for Kluwer Patent Cases The Court held that a lack of impartiality of a court-appointed expert can be assumed if the expert maintains a close economic relationship with one of the parties. This is not necessarily so where the expert was engaged by a third party that maintains a consulting relationship with one of the parties.

Federal Court of Justice (Bundesgerichtshof), 20 November 2012, Kluwer Patent Blog (Fuehrungsschiene)
by Jochen Buehling , for Kluwer Patent Cases This decision deals with a court order to obtain an expert opinion in a nullity appeal proceeding subject to the new procedural rules that apply to nullity actions filed since October 1, 2009. Due to revised rules in nullity appeal proceedings, as a general rule, the appeal court shall decide on legal questions only, and not questions of fact such as expert opinions. However, the Court held that regarding facts relevant for novelty or inventive step it, the appointment of a court expert to clarify the factual background is still admissible, even if the relevant facts were already a subject in the first instance proceedings.

Federal Court of Justice (Bundesgerichtshof), 28 August 2012, Kluwer Patent Blog (Fahrzeugwechselstromgenerator)
by Jochen Buehling , for Kluwer Patent Cases The Appeals Court held that an argument that was not raised in first instance proceedings, shall not be considered a new matter, and consequently be dismissed, if it only further specifies or clarifies the line of argumentation in first instance. On the other hand, f the plaintiff refers to the specifics of a technical teaching disclosed in prior art for the first time at the appeal stage in order to support a nullity attack, it shall be considered a new matter, even if this prior art was already filed in first instance.

Federal Court of Justice (Bundesgerichtshof), 13 November 2011, Kluwer Patent Blog (Diglycidverbindung (Diglycidyl Compounds))
by Jochen Buehling , for Kluwer Patent Cases Under the doctrine of equivalents, a patent does not convey protection for all options disclosed in the broader patent description if these options are not specifically included in the patent claims.

Raad van de EU, Council agrees its position on revised EU tobacco directive, PRESSE 284. - dossier
Zie eerder LS&R 642. The Council today agreed a general approach on a revised draft EU tobacco directive aimed at making tobacco products less attractive by strengthening the rules on how tobacco products can be manufactured, presented and sold (11483/13). The deal, which was reached on the basis of a compromise proposal from the Irish presidency, includes the following key elements:
– An obligation for combined picture and text health warnings to cover 65 % of the front and the back of packages of tobacco products for smoking.
– A ban of any misleading labelling (such as "natural" or "organic"). (...)
– Member states may introduce more stringent rules on additives or on packaging of tobacco products (such as plain-packaging), subject to certain conditions (such as notification of the Commission).

Vervolg
– A ban on the use of cigarettes and roll-your-own tobacco with characterising flavours such as fruit flavours, chocolate or menthol or which contain additives that increase addictiveness and toxicity. This is to make sure that tobacco products taste and smell like tobacco products.
– The extension of the scope of the directive to
• novel tobacco products (products that are placed on the market after the entry into force of the directive) which would require a prior notification before being placed on the market;
• nicotine containing products (such as electronic cigarettes); these products would be allowed on the market below a certain nicotine threshold provided they feature health warnings; above this threshold such products would only be
allowed if authorised as medicinal products (e.g. nicotine replacement therapies);
• herbal products for smoking which would have to carry health warnings.
– Introduction of a tracking and tracing system, together with safety features in order to strengthen the fight against illicit trade and falsified products;
– Member states may decide to ban cross-border distance sales of tobacco products;

The general approach agreed today enables the incoming Lithuanian presidency to engage discussions with the European Parliament on this file. The committee for environment, public health and food safety of the European Parliament is expected to vote its draft amendments in July.