Overig - Autre  

HvJ EU 3 april 2014, ECLI:EU:C:2014:215 (Hi Hotel HCF tegen Uwe Spoering) - dossier
Zie eerder: IEF 11937. Internationale bevoegdheid inzake onrechtmatige daad – Handeling die is gesteld in een eerste lidstaat en bestaat in de deelneming aan de op het grondgebied van een tweede lidstaat gestelde onrechtmatige handeling – Bepaling van plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan (art. 5 EEX). HvJ EU verklaart voor recht:

Artikel 5, punt 3, [EEX] moet aldus worden uitgelegd dat wanneer sprake is van meerdere vermeende veroorzakers van beweerde schade aan in de lidstaat van de aangezochte rechter beschermde vermogensrechten die aan het auteursrecht zijn verbonden, de rechter van een rechtsgebied waar de voor hem opgeroepen vermeende veroorzaker niet heeft gehandeld, krachtens deze bepaling niet bevoegd kan zijn op basis van de plaats van de schadeveroorzakende gebeurtenis, maar wel op basis van de plaats waar de beweerde schade is ingetreden, als deze kan intreden in het rechtsgebied van de aangezochte rechter. In laatstbedoelde hypothese mag die rechter slechts uitspraak doen over de schade die is veroorzaakt op het grondgebied van zijn lidstaat.

Gestelde vraag:

„Dient artikel 5, punt 3, van verordening [...] nr. 44/2001 aldus te worden uitgelegd dat het schadebrengende feit zich in een lidstaat (lidstaat A) heeft voorgedaan wanneer de onrechtmatige daad waarop de procedure betrekking heeft of waarop aanspraken worden gebaseerd, in een andere lidstaat (lidstaat B) is gesteld en bestaat in de deelneming aan de in eerstgenoemde lidstaat (lidstaat A) gepleegde onrechtmatige daad (basisdelict)?”

Voorz. Rechtbank van Koophandel 27 maart 2014, IEFbe 729 (Artex c.s. tegen Zimmer + Rhode)
Uitspraak ingezonden door Anne Marie Verschuur, Philippe Péters en Tanguy de Haan, NautaDutilh. Merkenrecht. Basisrechtsplegingsvergoeding. Zimmer + Rhode is houdster van alle merkinschrijvingen voor het woord-/beeldmerk ADO. De Beneluxrechten zouden uitdrukkelijk en expliciet overgedragen zijn aan het (oude) ADO Duitsland, waarvan eiseressen de merken hebben gekocht. Artikel 2.19 BVIE wordt ingeroepen. Prima facie moet de merkhouder blijken uit de officiële registers, daartoe levert Zimmer&Rhode bewijs dat zij dat is. De vorderingen worden afgewezen.

Een beroep op 2.20 BVIE is voorbehouden aan merkhouders, een vordering uit onrechtmatige daad kan slechts bijkomend worden ingesteld. De zaak is niet dermate complex om van de basisrechtsplegingsvergoeding af te wijken en de gevorderde kosten worden van het gevorderde €11.000 tot enkel nuttig begroot op €1.320.

p. 7 In voorliggende zaak leveren verwerende partijen prima facie het bewijs dat alle "ADO" merken ter wereld, inclusief de Benelux, op naam van Zimmer&Rhode zijn ingeschreven.

De vordering van eiseressen is bijgevolg onontvankelijk op grond van artikel 2.19 BVIE aangezien eiseressen prima facie geen merkhouders zijn.

Eiseressen stellen dat hun vordering in feite geen merkenrechtelijke vordering zou zijn en zij beroepen zich op artikel 2.20 BVIE. (...)
Overigens slaat artikel 2.20 BVIE enkel op de rechten van de merkhouder. Artikel 2.20 BVIE bepaalt immers: "Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht".

De tweede zin voegt eraan toe dat de merkhouder bovenop de in artikel 2.20 BVIE opgesomde merkenrechtelijk vordering, een bijkomende vordering kan instellen op basis van het "gemene recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad".

 

Rechtbank van Koophandel Antwerpen 21 maart 2014, IEFbe 719 (PlayGo tegen Trends2com)
Uitspraak ingezonden door Paul Mazel, Trip advocaten. Merkenrecht. Zie eerder op IE-Forum.nl. Nadat beëindiging van de agentuurrelatie, ontstaat betwisting omtrent eigendom Gemeenschapsmerk PLAY-BEAR. Er vindt geen toepassing plaats van artikel 18 Merkenrechtverordening, omdat niet aan drie voorwaarden is voldaan. Door de ondertekening van een akkoord omtrent de mede-eigendom, met een naar men mag verwachten kennis van zaken van o.a. artikel 18 MerkenVo., heeft PLAYGO aangegeven dat het niet aan voorwaarden is onderworpen. De vorderingen van PLAYGO worden afgewezen.

 Opdat vermeld artikel kan worden toegepast, dient aan drie voorwaarden voldaan te zijn:
- Het gemeenschapsmerk werd ingeschreven op naam van de gemachtigde of vertegenwoordiger
- Het gemeenschapsmerk werd ingeschreven zonder instemming van de merkhouder
- De gemachtigde of vertegenwoordiger kan zijn handelswijze niet rechtvaardigen.

Het invullen van de drie voorwaarden gaat uit van een feitelijke situatie die onveranderd is gebleven sinds de inschrijving van het litigieuze merk, beter, waar merkhouder geen stappen heeft ondernomen die wijzen op een veranderde situatie mbt zijn instemming.

De rechtbank oordeelt dan ook dat vermeld artikel geen toepassing vindt en dit op basis van de "Transfer Agreement" (overeenkomst van overdracht dd 15 februari 2006) alsmede de "Transfer Agreement" (overeenkomst van overdracht dd. 7 december 2006).
(...)
De door PLAYGO aangereikte argumenten om het bestaan dan wel de draagwijdt van haar akkoordverklaring in vraag te stellen, overtuigen niet en dit om volgende redenen:
- Dat TRENDS2COM haar handelsnaam heeft aangepast, kan niet worden aanvaard als een element waardoor deze zou afstand hebben gedaan van de mede-eigendom. De merkinschrijving een activa in het vermogen van TRENDS2COM, onafhankelijk of dit merk wordt weergegeven in haar handelsnaam.
- Dat TRENDS2COM zich na de beëindiging van de agentuurovereenkomst zich niet op de overeenkomsten zou hebben beroepen, staat evenmin de rechtsgeldigheid ervan in de weg. De beëindiging van de agentuurovereenkomst heeft geen invloed op het verderbestaan van de overeenkomsten tot mede-eigendom.
- Dat de mede-eigendom niet werd ingeschreven in het register, bewijst onvoldoende naar recht dat de overeenkomst niet zou worden nageleefd. De overeenkomst tot mede-eigendom blijft tegenstelbaar aan PLAYGO als medecontractant.
- Dat de desbetreffende mede-eigendomsovereenkomst onderdeel uitmaakten van een niet-geslaagde globale strategie (akkoord om mede-eigenaar te worden van alle merken die PLAYGO zou bezitten, wordt niet aanvaard als argument om de reeds ondertekende overeenkomsten teniet te doen. Deze overeenkomsten werden ondertekend en er wordt niet verwezen naar een opschortende voorwaarde omtrent de ondertekening van andere overeenkomsten.

Cour d'appel de Bruxelles 22 mars 2013, IEFbe 702 (X contre SABAM)
Droit d'auteur. Contrat conclu avec la Sabam. Reçoit l'appel mais le dit non fondé. La Sabam entend stigmatiser le comportement de [..] qu'elle considère comme téméraire, vexatoire et dilatoire. La Sabam n'établit pas que le dommage qu'elle a subi en raison de l'intentement de l'appel est autre que celui d'avoir été obligée de se défendre en justice et de recourir ainsi aux services d'un avocat.

1. Sur l'adage [le criminel tient le civil en état].
4. [..] affirme que la S.P.R.L. Mundofuturo a été la victime des agissements culpeux d'un dénommé [..] chargé par la Sabam de récolter les montants dus pour les manifestations qu'elle organisait.

Une plainte avec constitution de partie civile a été déposée par la S.P.R.L. Mundofuturo contre [..].

Par une ordonnance du [..] la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles a déclaré qu'il n'ya avait pas lieu à poursuivre et a condamné la S.P.R.L. Mundofuturo à payer à [..] indemnité de procédure.

Cette décision ne fait pas l'objet d'un appel.

2. Sur le demande de la Sabam
7. [..] Partant, même à suivre la thèse de [..] selon laquelle le contrat a été conclu originairement pour un mois, il découle des considérations qui précèdent qu'il a, dans cette hypothèse, été tacitement mais certainement renouvelé, en sorte que les montants réclamés par la Sabam sont dus.

3. Sur le caractère téméraire et vexatoire de l'appel
9. La Sabam entend stigmatiser le comportement de [..] qu'elle considère comme téméraire, vexatoire et dilatoire.

Depuis l'entrée en vigueur de la loi du [..] relative à la répétibilité des honoraires et frais d'avocat, aucune partie ne peut plus être tenue au paiement d'une indemnité pour l'intervention de l'avocat de l'autre partie au-delà du montant de l'indemnité de procédure.

La Sabam n'établit pas que le dommage qu'elle a subi en raison de l'intentement de l'appel est autre que celui d'avoir été obligée de se défendre en justice et de recourir ainsi aux services d'un avocat.

Elle ne peut donc revendiquer que l'octroi d'une indemnité de procédure.

Hof van Cassatie 6 maart 2014, IEFbe 694 (Ogi systems tegen Sarin Technologies)
Uitspraak ingezonden door Eric De Gryse en Philippe Campolini, Simont Braun. In eerste aanleg [IEFbe 691] heeft de rechtbank naast technisch ook om juridisch advies gevraagd aan het college van deskundigen. Het Hof van Cassatie volgt de conclusie van de A-G [IEFbe 693] en vernietigt het arrest [IEFbe 692] in zoverre het oordeelt dat de gegevens van het deskundigenverslag ook niet wat betreft de feitelijke vaststellingen en technische adviezen in aanmerking mogen worden genomen en oordeelt over de tegenvordering van eiseressen.

8. De appelrechters die aldus oordelen dat ingevolge de schending van de artikelen 11 en 962 Gerechtelijk Wetboek met de gegevens van het deskundigenverslag geen rekening gehouden mag worden, ook niet in de mate dat het feitelijke vaststellingen en technische adviezen behelst, verantwoorden hun beslissing niet naar recht.

Hof van Beroep Antwerpen 12 januari 2012, IEfbe 688 (ETT e.a. tegen de stad Maaseik)
Uitspraak mede ingezonden door Dascha Mengels en Jan Peeters, Integra advocaten en Stefan Van Camp en Geert Somers, time.lex. Vorderingen eiser afgewezen. Geen reputatieschade. Geen auteursrechtinbreuk. Vordering verweerder deels toegewezen: te kwader trouw domeinnaamregistratie door ETT. De stad Maaseik gerechtigd zich te verzetten tegen de opname van de stadsnaam in de domeinnamen.

7. Ongeacht of de stad Maaseik al dan niet onrechtmatig gewag kon maken van de door haar georganiseerde markt als de 21ste keramiekmarkt was de boodschap van ETT en [..] dat deze markt niet zou doorgaan onrechtmatig.

ETT en [..] erkennen het recht van de stad Maaseik om een keramiekmarkt te organiseren. Dat gewag werd gemaakt van het feit dat het om de 21ste editie ging liet aan ETT en [..] niet toe aan te kondigen dat die markt niet zou doorgaan. Zij hadden hun boodschap moeten beperken tot hetgeen zij als onrechtmatig aanklagen.

Door te melden dat de markt om organisatorische redenen niet zo doorgaan hebben zij verkeerde informatie verspreid. Zij kunnen zich er zich dan ook niet op beroepen alleen te hebben willen aankondigen dat "hun" markt niet zou doorgaan. Zij hebben bewust verwarring gezaaid. Om deze redenen is de fout in hoofde van ETT en [..] bewezen.

8. De stad Maaseik bewijst niet schade te hebben geleden in oorzakelijk verband met deze fout.

13. Volgens de stad Maaseik heeft ETT te kwader trouw domeinnamen laten registreren: keramiekmarkt, europesekeramiekmarkt, internationalekeramiekmartkt, keramiekmarktmaaseik, maaseikkeramiekmarkt, maaseikerkeramiekmarkt en maaseiksekeramiekmarkt. Zij vordert de staking van het gebruik en vordert de overdracht van deze domeinnamen.

De stad Maaseik gerechtigd zich te verzetten tegen de opname van de stadsnaam in de domeinnamen.

Rechtbank Gelderland 4 december 2013,  ECLI:NL:RBGEL:2013:6458 (X tegen Pfizer Manufacturing Belgium NV)
Schadeposten komen niet onrechtmatig of ongegrond voor en worden toegewezen ad €847.269 (met wettelijke rente vanaf verschillende startdata). Geen vergoeding van de immateriële schade en werkelijke proceskosten. Niet is gesteld of gebleken van misbruik van procesrecht of van anderszins door haar wijze van verweer onrechtmatig handelen jegens eiser.

2.1. Bij op tegenspraak gewezen vonnis van deze rechtbank van 20 januari 2010 is Upjohn veroordeeld aan [eiser] te betalen de als gevolg van het onrechtmatig handelen door hem geleden materiële schade, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet.

3.2. Het gevorderde komt de rechtbank wat betreft de schadeposten onder B1 t/m B7 en B11 niet onrechtmatig of ongegrond voor en zal daarom worden toegewezen. De over de bedragen sub B1 en B2 gevorderde rente is eveneens toewijsbaar. De over de bedragen sub B3 (€ 44.534,--) en B4 gevorderde rente is toewijsbaar vanaf de datum van betekening van de schadestaat, 6 september 2013, nu [eiser] niet heeft aangegeven tot welke datum de rente in die bedragen is begrepen. De rente over het onder B3 genoemde bedrag van € 3.335,-- is eveneens vanaf laatstbedoelde datum toewijsbaar. Over de bedragen genoemd onder B5, B6, B7 en B11 zal de wettelijke rente eveneens worden toegewezen vanaf 6 september 2013, nu [eiser] niet duidelijk heeft gemaakt wanneer hij de daar genoemde kosten heeft gemaakt/schade heeft geleden.

3.3. De vordering van [eiser] tot vergoeding van immateriële schade (B8) moet worden afgewezen. Op die vordering is al bij vonnis van 20 januari 2010 beslist en thans ligt alleen nog ter beoordeling voor de omvang van de door [eiser] geleden materiële schade, zoals dat ook volgt uit het dictum van laatstbedoeld vonnis.

De rechtbank
4.1. veroordeelt Pfizer om aan [eiser] te betalen een bedrag van € 847.269,-- (zegge: achthonderdzevenenveertigduizend tweehonderd negenenzestig euro), vermeerderd met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW over:
€ 42.000,-- vanaf 1 januari 2013
€ 101.900,-- vanaf 1 januari 2014
€ 44.534,--, € 3.335,--, € 255.000,--, € 45.000,--, € 250.000,--, € 100.000,-- en € 5.500 vanaf
6 september 2013, telkens tot de dag van volledige betaling,
4.2.
veroordeelt Pfizer in de kosten van de procedure, aan de zijde van [eiser] tot op heden bepaald op € 2.580,-- voor salaris van de advocaat en op € 1.474,-- wegens griffierecht,

Voorz. Rechtbank van Koophandel Brussel 12 juni 2012, AR C/12/00101 (NV Sanico tegen Lundbeck)
Uitspraak ingezonden door Patricia Cappuyns, Olswang. Derdenverzet. Beslag. Generiek geneesmiddel escitalopram. Derdenverzet door Sanico omdat er prima facie geen geldig recht zou bestaan tot beschrijvende en bewarende maatregelen. Het verweer richt zich hoofdzakelijk tot de inbreuk op de werkwijze conclusie, terwijl de vordering de productconclusie betreft. Het actief bestanddeel van het generieke geneesmiddel is escitalopram dat de productconclusies van het octrooi van deze stof dekt, wat logisch lijkt vermits EUROGENERICS anders zijn generieke marktvergunning zou hebben bekomen. Derdenverzet komt ongegrond voor.

19. (...) Octrooi- en ABC rechten zijn exclusieve rechten die slechts na grondig onderzoek door het EOB worden toegekend. Deze rechten werden door EUROGENERICS noch door SANICO betwist vooraleer met de commercialisatie van het generieke product te beginnen.
Het op de markt brengen van de generieke versie van escitalopram tijdens de beschermingsduur van het ABC'039 wijst op een inbreuk op de exclusieve recht van LUNDBECK.
De voorliggende gegevens lijken er m.a.w. op te wijzen dat de inbreuk op de productconclusie niet redelijkerwijze betwist kan worden en dat er een redelijke kans bestaat dat de producten van EUROGENERICS door de bodemrechter als inbreukmakend zullen worden beschouwd.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 5 februari 2014, ECLI:NL:RBZWB:2014:1467 (Nederlandse Zuivelorganisatie tegen Alpro c.s.)

Procesrecht. EEX-verdrag. Geen aanhouding hoofdzaak. Alpro c.s. vordert  op grond van artikel 28 EEX-Vo aanhouding van de hoofdzaak wegens samenhang met een procedure die is ingeleid voor de voorzitter van de  Rechtbank van Koophandel te Brussel. Omdat het gaat om andere (reclame)verpakkingen, taal en producten is er geen sprake van eenzelfde situatie, feitelijk en rechtens. De rechtbank wijst de incidentele vordering af en  de hoofdzaak komt op de rol.

3.5. Alpro c.s. stelt hiertoe – samengevat – dat in onderhavige procedure vrijwel hetzelfde geschil aan de orde is als in de procedure bij de Rechtbank van Koophandel. In beide procedures draait het geschil volgens Alpro c.s. immers om de Alpro verpakkingen, de verwijzingen op deze verpakkingen en de door Alpro gebruikte (reclame)materialen. Bovendien komen in beide procedures, zo stelt Alpro c.s., dezelfde rechtsvragen aan de orde, waarop grotendeels hetzelfde Europese recht van toepassing is. In beide procedures gaat het daarom om soortgelijke verwijten en vorderingen met dezelfde grondslagen. Zowel de Belgische als de Nederlandse rechter dienen dan ook een uitspraak te doen over de uitleg van dezelfde Europeesrechtelijke artikelen uit dezelfde verordeningen en richtlijnen betreffende dezelfde feiten, zodat daarmee volgens Alpro c.s. de vereiste samenhang en het risico op tegenstrijdige uitspraken is gegeven.

3.6. De rechtbank overweegt dat het Hof van Justitie in haar arrest van 6 december 1994 in de zaak Tatry/Maciej Rataj (LJN: AD2263), welk arrest ook door beide partijen is aangehaald, heeft geoordeeld dat in het licht van de doelstelling van het bepaalde in artikel 28 EEX-Vo het begrip “samenhang” ruim dient te worden uitgelegd en alle gevallen dient te omvatten waarin gevaar voor tegenstrijdige uitspraken bestaat, ook al kunnen de uitspraken afzonderlijk ten uitvoer worden gelegd en sluiten de rechtsgevolgen ervan elkaar niet uit. In het eveneens door beide partijen aangehaalde arrest van 13 juli 2006 heeft het Hof van Justitie in de zaak Roche/Primus (LJN: AY6817) voorts geoordeeld dat het ruime criterium niet met zich brengt dat uitspraken reeds tegenstrijdig kunnen worden geacht op grond van een (mogelijke) divergentie in de beslechting van het geschil. Voor rechtens relevante tegenstrijdigheid is vereist dat deze divergentie zich voordoet in het kader van eenzelfde situatie, feitelijk en rechtens. Uit de overwegingen van het Hof van Justitie volgt voorts dat deze niet enkel zien op de uitleg van artikel 6 lid 1 EEX-Verdrag, waartoe het Hof van Justitie geroepen was, doch tevens op artikel 22 EEX-Verdrag, thans artikel 28 EEX-Vo.

3.7. NZO voert gemotiveerd verweer en betwist dat in beide procedures sprake is van eenzelfde feitelijke situatie. Volgens NZO zijn immers de Nederlandse verpakkingen in het Nederlands gesteld en de Belgische verpakkingen in het Frans en Vlaams, waardoor niet alleen de verpakkingen zelf van elkaar verschillen, doch eveneens de verwijzingen op deze verpakkingen. Ook de (reclame)verpakkingen waarvan Alpro gebruik maakt verschillen in Nederland en België van elkaar. In de onderhavige procedure zijn daarnaast tevens Alpro-producten in het geding, welke in de procedure bij de Rechtbank van Koophandel niet aan de orde zijn, zoals room en vla. Bovendien is in de onderhavige procedure, anders dan in de bij de Rechtbank van Koophandel aanhangige procedure, tevens de feitelijke vraag aan de orde of Alpro Soja het kort geding vonnis van 30 mei 2012 heeft geschonden en of zij daardoor dwangsommen heeft verbeurd. Voorts betwist NZO dat in beide procedures sprake is van eenzelfde situatie rechtens. Volgens NZO is immers in de onderhavige procedure tevens nationaal recht van toepassing, zoals het bepaalde in het Warenwetbesluit Zuivel ter zake van vla. In de procedure bij de Rechtbank van Koophandel gaat het eveneens over het schenden van het nationale Belgische recht door Alpro, zoals onder meer de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 17 april 1980 betreffende de reclame voor voedingsmiddelen. NZO betwist eveneens dat in beide procedures sprake is van dezelfde rechtsvragen.

3.8. Gelet op het door Alpro c.s. gestelde, de inhoud van productie 1, alsmede het gemotiveerde verweer van NZO is de rechtbank van oordeel dat niet is komen vast te staan, althans onvoldoende aannemelijk is geworden, dat sprake is van eenzelfde situatie, feitelijk en rechtens. Van de vereiste samenhang tussen beide procedures in de zin van artikel 28 EEX-Vo is dan ook niet, dan wel onvoldoende, gebleken. Zij overweegt daartoe als volgt.

3.9. De rechtbank is met NZO van oordeel dat in onderhavige kwestie aansluiting dient te worden gezocht bij hetgeen het Hof van Justitie heeft geoordeeld in de zaak Roche/Primus. Zoals door het Hof van Justitie op dezelfde wijze is geoordeeld, kan in een situatie van rechtsvorderingen ter zake van inbreuken op Europese warenwetgeving, waarbij verscheidene in verschillende verdragsluitende staten gevestigde vennootschappen zijn gedagvaard voor feiten die zij zouden hebben begaan op het grondgebied van een of meer van deze staten, niet worden geconcludeerd dat er sprake is van eenzelfde feitelijke situatie omdat de gedaagde partijen verschillen en het hun ten laste gelegde, in verschillende verdragsluitende staten gepleegde onrechtmatig handelen niet hetzelfde is. Eventuele divergenties tussen de beslissingen van de betrokken nationale gerechten zullen zich derhalve niet voordoen in het kader van eenzelfde feitelijke situatie. In beide procedures is daarnaast eveneens nationaal recht van toepassing. Hieruit volgt dat eventuele divergenties tussen beslissingen van betrokken gerechten in verdragsluitende staten zich evenmin zullen voordoen in het kader van eenzelfde situatie rechtens. Eventuele divergerende beslissingen zullen derhalve niet als tegenstrijdig kunnen worden aangemerkt en van de vereiste samenhang tussen vorderingen vanwege soortgelijk onrechtmatig handelen van in verschillende verdragsluitende staten gevestigde vennootschappen voor feiten die elke vennootschap zou hebben gepleegd op het grondgebied van die staat kan geen sprake zijn.

Lees hier de uitspraak:
ECLI:NL:RBZWB:2014:1467 (link)
ECLI:NL:RBZWB:2014:1467 (pdf)

Wouter Pors, Analysing the Trade Secrets Directive, IE-Forum.nl IEF 13607.
Bijdrage ingezonden door Wouter Pors, Bird & Bird. The European Commission has published a proposal for a Trade Secrets Directive on 28 November 2013. This is a big step forward in the long-desired harmonization of trade secret law throughout Europe. It has the potential to bring protection to the same level as in the US, where the Uniform Trade Secrets Act has been around for quite a while. It was also necessary since so far most Member States have not taken sufficient steps to implement Article 39 TRIPs, which requires a minimum level of trade secret protection.

(...) 4. Conclusion
The proposal for the Trade Secret Directive certainly is a big step forward towards effective protection. It contains a lot of useful tools and provides a comprehensive, though not perfect, delimitation of the scope of trade secrets. At the same time it is an imperfect proposal with a fundamental flaw. It denies trade secrets their full protection as intellectual property rights as required by TRIPs. The fear for too much protection has led to some provision that might render the law rather ineffective. The choice not to have trade secrets covered by the Enforcement Directive means that different sets of tools apply and essential tools for collecting evidence are missing.

It is clear that the commission also has not appreciated, or chosen not to appreciate, the problems this causes in litigation practice. Any patented invention starts with a trade secret, but even once patent protection is granted, trade secret protection is still required. Not every bit of know-how meets the requirements for patentability and not every further development or technology involved in implementing the patent can be patented, either for legal or for economic reasons. However, if the invention is then copied by an infringer, this may be a combination of patent and trade secret infringement, which the owner might want to address in a single action. Because of the diverging rules for enforcement, that might prove to be quite difficult.
The current proposal is not the final text. Some of the problems are a result of political compromise and very hard to repair. Others are more up for debate, also by legal professionals. There will be lots of opportunities for industry to have this debate in the near future. The Directive is not expected to be enacted in the very near future, probably at least not before the end of this year. It is worthwhile to have these discussions and share views with the Commission, in order to create a good system that brings Europe to the same level as the US.

Wouter Pors

Meegezonden documenten:
Trade secrets proposal
Trade secrets implementation plan
Trade secrets summary impact assessment