HvJ EU 30 april 2020, IEF 19178, LS&R 1815, IEFbe 3071; ECLI:EU:C:2020:327 (Royalty Pharma tegen DPMA) Royalty Pharma Collection Trust (hierna: Royalty Pharma) is houder van een aangevraagde Europees octrooi. Deutsches Patent- und Markenamt (hierna: DPMA) is het Duits octrooi- en merkenbureau. Royalty Pharma en DPMA hebben een geschil over de weigering van een aanvullend beschermingscertificaat voor sitagliptine, een stof die wordt gebruikt voor de behandeling van diabetes mellitus. De werkzame stof was als klasse stoffen in de vorm van een functionele formule in het basisoctrooi opgenomen. De verwijzende rechter, het Bundespatentgericht, stelde daarom de vraag of (1) een product slechts beschermd is door een van kracht zijnde basisoctrooi als deze onder de beschermingsomvang van de octrooiconclusies valt in de vorm van een specifiek aan de vakman geopenbaarde vorm ("embodiment") van de stof, of dat het (2) ook beschermd kan worden als de stof onder een in de octrooiconclusies beschermde functionele formule voor een klasse van stoffen valt, maar niet individueel geclaimd is in een van de conclusies; en (3) of een product wordt beschermd door een van kracht zijnde basisoctrooi als een stof onder de in een conclusie geclaimde functionele formule valt, maar deze stof later als een eigen inventieve ontwikkeling ("independent inventive step") is ontwikkeld.

Royalty Pharma verzoekt om heropening van de mondelinge behandeling en voert twee argumenten aan. Ten eerste heeft de A-G  het verkeerde octrooi genoemd in zijn conclusie en ten tweede zou hij zijn afgeweken van het Teva-arrest. Zie [IEF 18685]. Er wordt geoordeeld dat de te herstellen feitelijke onjuistheden niet van dien aard zijn dat zij een beslissende invloed hebben op de beslissing van het HvJ EU en daarom de heropening van de mondelinge fase van de procedure rechtvaardigen. Er wordt tevens opgemerkt dat Royalty Pharma wenst te reageren op de conclusie van de A-G, terwijl dat niet mogelijk is. Volgens het Hof is er voldoende voorgelicht om de vragen van de verwijzende rechter te beantwoorden en dat partijen hun standpunten over alle argumenten op basis waarvan de onderhavige zaak moet worden beslecht, voldoende hebben kunnen uitwisselen.

De prejudiciële vragen worden als volgt beantwoord:

HvJ EU A-G 2 april 2020, IEF 19173, IT 3119, IEFbe 3070; ECLI:EU:C:2020:261 (Constantin Film Verleih tegen YouTube en Google) Constantin Film Verleih is een Duitse onderneming die stelt houdster te zijn van de exclusieve gebruiksrechten van twee films. Zij eist dat het internetplatform YouTube en de moedermaatschappij Google informatie verstrekken over het e-mailadres, het telefoonnummer en het IP-adres van gebruikers die de betrokken films illegaal op YouTube hebben geüpload. Er is twijfel of de verzochte informatie valt onder het begrip “de naam en het adres” in de zin van artikel 8(2)a) van de richtlijn. Enerzijds zouden deze gegevens het enige doeltreffende middel voor de handhaving van intellectuele eigendomsrechten kunnen vormen, anderzijds zijn IP-adressen persoonsgegevens. Het Landgericht Frankfurt am Main heeft de vorderingen afgewezen. Het Oberlandesgericht Frankfurt am Main heeft in hoger beroep YouTube en Google veroordeeld om de e-mailadressen van de betrokken gebruikers te verstrekken en de overige vorderingen afgewezen. Het Bundesgerichtshof vraagt zich af of de geëiste informatie valt onder artikel 8(2)(a) van de Handhavingsrichtlijn en stelt prejudiciële vragen [IEF 18550].

De A-G is van mening dat artikel 8, lid 2, onder a), van richtlijn 2004/48 aldus moet worden uitgelegd dat het in deze bepaling gehanteerde begrip „namen en adressen” met betrekking tot een gebruiker die bestanden op internet heeft geplaatst die inbreuk maken op een intellectuele-eigendomsrecht, geen betrekking heeft op het e-mailadres, het telefoonnummer of het IP-adres dat is benut om deze bestanden online te plaatsen, noch op het IP-adres dat is benut bij de laatste toegang tot de gebruikersaccount.

Hof van beroep Antwerpen 1 april 2020, IEFbe 3068; 2019/AR/1563 (De Fakkels tegen 't Fakkelhuis) Eiser baat sinds 1989 een gastronomisch restaurant uit in Sint-Truider onder de handelsnaam De Fakkels. Verweerder heeft een café-brasserie in Borgloon onder de naam ’t Fakkelhuis sinds juni 2019. Centraal staat de vraag of er risico op verwarring is tussen de handelsnaam De Fakkels van eiser en de handelsnaam ’t Fakkelhuis van verweerder. Er wordt gesteld dat de gehanteerde handelsnamen in grote mate auditief en conceptueel vergelijkbaar zijn, door het gelijklopend gebruik van de term fakkel. Bovendien zijn de commerciële activiteiten van eiser en verweerder gelijklopend. Ze zijn beiden actief in dezelfde handelssector en zij richten zich op de dezelfde doelgroep. Tot slot is de invloedsfeer en het publiek van partijen ook identiek. Er wordt geoordeeld dat verweerder het gebruik van de combinatie van de bewoordingen of tekens ’t Fakkelhuis dient te staken in elke mogelijke vorm van publicatie.

HvJ EU 23 april 2020, IEF 19169, IEFbe 3067; ECLI:EU:C:2020:296 (Gömböc) Gömböc heeft een aanvraag gedaan voor inschrijving van een driedimensionaal teken als merk voor siervoorwerpen (overkoepelend en siervoorwerpen van glas en keramiek) en speelgoederen in Hongarije bij het Bureau voor IE. Het Bureau heeft deze aanvraag op basis van een weigeringsgrond in de Hongaarse Merkenwet afgewezen. De inschrijving als speelgoed is geweigerd omdat het teken een vorm is die noodzakelijk geacht wordt voor de technische uitkomst van Gömböc, wat de keuzevrijheid van concurrenten zou beperken. Met betrekking tot het merk als siervoorwerp stelt het Bureau dat siervoorwerpen worden uitgesloten van merkregistratie als ze uitsluitend bestaan uit de vorm, en de Gömböc ontleent zijn opvallende verschijningsvorm aan het ontwerp. Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 3, lid 1, onder e), ii) en iii), van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht van de lidstaten (PB 2008, L 299, blz. 25).

Beantwoording van de prejudiciële vragen:

Sezen Sümer deed onderzoek naar het nieuw ingevoerde certificeringsmerk en de consequenties die dit nieuwe merk heeft voor huidige merkinschrijvingen. Sümer, alumnus van de Hogeschool Leiden, deed dit in samenwerking met merkenbureau Abcor en het Intellectueel Eigendom LAB van het lectoraat Recht & Rechtvaardigheid van Hogeschool Leiden. Zij zocht uit wat individuele, collectieve en certificeringsmerken zijn op Benelux en Europees niveau. Daarnaast onderzocht ze op basis van dossieronderzoek en interviews op welke wijze individuele merken omgezet worden in certificeringsmerken en wat de consequenties al dan niet zijn indien het individuele merk opnieuw wordt gedeponeerd. Uit het onderzoek naar 63 dossiers van BOIP en EUIPO is naar voren gekomen welke geregistreerde individuele merken in de praktijk gebruikt worden als certificeringsmerken.

Het komt veel voor dat merkproducten verkocht worden op een platform voor elektronische handel. De onderneming die dat platform inricht en aan verkopers ter beschikking stelt, treedt met die merkproducten naar buiten. Die onderneming wordt in de Richtlijn elektronische handel dienstverlener genoemd. De betrokkenheid van dergelijke dienstverleners tot de verkoop van de producten varieert in de praktijk. In het onderhavige arrest doet zich de merkwaardigheid voor dat de verwijzende rechter, het Duitse BGH, de dienstverlener Amazon omschrijft als een persoon die waren opslaat die inbreuk op een merkrecht maken, zonder van die inbreuk te weten, terwijl hij niet zelf, maar een derde beoogt de waren aan te bieden of in de handel te brengen [IEF 19119].

In deze tijden van Corona zijn er uiteraard al personen op het idee gekomen om “COVID-19”, “CORONAVIRUS” of varianten erop als merk te registreren. Maar gaat dat wel? Kunnen dergelijke merken wel onderscheidend zijn? En vooral, is dat wel gepast? Of zou dat niet in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden? Het ideale moment om even op te frissen hoe het nu ook alweer zat met merken en openbare orde en goede zeden.

De openbare orde en de goede zeden in de EU
In de EU heeft het EUIPO traditioneel steeds een streng standpunt ingenomen over de toepassing van de weigeringsgrond van de openbare orde en goede zeden,  die in de Uniemerkenverordening is opgenomen in artikel 7 (1) (f). Dat strenge standpunt werd herhaaldelijk bevestigd door het Gerecht van de EU. De lijst van  merken die op EU-niveau zijn geweigerd of nietig verklaard omdat ze in strijd waren met de openbare orde en de goede zeden is dan ook lang.

Met zijn arrest van 2 april 2020 heeft het Hof van Justitie van de EU (“het Hof”) – in antwoord op prejudiciële vragen van de hoogste Duitse rechter – uitleg gegeven aan de merkenrechtelijke gebruikshandeling “het in voorraad hebben” in de zin van het Unierechtelijke merkenrecht [IEF 19119]. Merkhouder Coty Germany (“Coty”) verweet twee ondernemingen uit de groep Amazon (verantwoordelijk voor de online marktplaats van Amazon) merkinbreuk wegens het in de EU (fysiek) in voorraad hebben van goederen die niet door of met toestemming van Coty op de markt in de Europese Economische Ruimte (“EER”) waren gebracht. De goederen werden in voorraad gehouden voor de adverteerders-verkopers op Amazon. Het Hof maakt duidelijk dat het in voorraad houden voor derden als zodanig onvoldoende grond biedt aan de stelling dat sprake is van merkinbreuk. Daarvan is alleen sprake als het op voorraad houden plaatsvindt met het oogmerk om zelf de goederen op de markt te brengen in de EER, welk oogmerk ontbreekt bij Amazon.

HvJ EU 2 april 2020, IEF 19119, IEFbe 3062; ECLI:EU:C:2020:267 (Coty tegen Amazon) Prejudiciële beslissing in het kader van een geding tussen Coty Germany GmbH enerzijds en Amazon Services Europe Sàrl, Amazon Europe Core Sàrl, Amazon FC Graben GmbH en Amazon EU Sàrl anderzijds betreffende de verkoop op een marktplaats van de website www.amazon.de, door een derde verkoper, zonder toestemming van Coty, van parfumflesjes waarvoor de aan het betrokken merk verbonden rechten niet zijn uitgeput.
Het betreft de uitlegging van artikel 9, lid 2, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het [Uniemerk] (PB 2009, L 78, blz. 1), in de versie van vóór de wijziging ervan bij verordening (EU) 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 (PB 2015, L 341, blz. 21), en van artikel 9, lid 3, onder b), van verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk (PB 2017, L 154, blz. 1).